BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 4/09 vom 22. Februar 2011 in der Rechtsbeschwerdesache Nachtr344glicher Leitsatz Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Patentstreitsache PatG 247 143 Abs. 1 Der Begriff der Patentstreitsache ist grunds344tzlich weit auszulegen. Zu den Patentstreitsachen z344hlen alle Klagen, die einen Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand haben oder sonst wie mit einer Erfindung eng verkn374pft sind. Ein Rechtsstreit ist jedoch nicht bereits deshalb Patentstreitsache, weil Anspr374che aus einem Vertrag geltend gemacht werden, in dem sich eine Vertragspartei zur 334bertragung eines Patents verpflichtet hat. BGH, Beschluss vom 22. Februar 2011 - X ZB 4/09 - OLG M374nchen LG M374nchen I - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin M374hlens und die Richter Gr366ning, Dr. Grabinski und Hoffmann beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Kl344gers werden der Be-schluss des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts M374nchen vom 30. Dezember 2008 und der Kostenfestsetzungsbe-schluss des Landgerichts M374nchen vom 3. Juli 2008 im Kos-tenpunkt und insoweit aufgehoben, als zugunsten des Be-klagten zu erstattende Kosten von mehr als 15.640,88 200 nebst Zinsen festgesetzt worden sind. Im Umfang der Aufhebung wird der Kostenfestsetzungsan-trag zur374ckgewiesen. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens und des Rechts-beschwerdeverfahrens haben der Kl344ger ein Viertel und der Beklagte drei Viertel zu tragen. Der Gegenstandswert f374r das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 20.183,83 200 festgesetzt. - 3 - Gr374nde: I. Die Parteien streiten um die Erstattung der Kosten eines Rechts-streits, in dem der Kl344ger erfolglos Schadensersatz wegen vors344tzlicher sittenwidriger Sch344digung durch arglistiges Erschleichen des Urteils in einem Vorprozess begehrt hat. 1 Im Vorprozess hatte der Kl344ger (gemeinsam mit einem weiteren Kl344ger) vom Beklagten zun344chst die 334bertragung eines Patents aufgrund einer notariell beurkundeten Vereinbarung und schlie337lich Schadensersatz wegen Nichterf374llung verlangt, war jedoch in allen Instanzen unterlegen geblieben. 2 Im vorliegenden Rechtsstreit wirkte, wie bereits im Vorprozess, auf Seiten des Beklagten ein Patentanwalt mit. Gegen das klageabweisende erstinstanzliche Urteil legte der Kl344ger Berufung ein, die er mit der Bitte an den Beklagten verband, vorl344ufig noch keinen anwaltlichen Vertreter f374r die zweite Instanz zu bestellen. Die Prozessbevollm344chtigten des Beklag-ten folgten dieser Bitte nicht und zeigten die Vertretung des Beklagten in der zweiten Instanz sowie die (weitere) Mitwirkung des Patentanwalts an. Der Kl344ger nahm seine Berufung vor Ablauf der Begr374ndungsfrist zur374ck, woraufhin ihm auch die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt wur-den. 3 4 Im Kostenfestsetzungsbeschluss hat das Landgericht Rechtsan-waltskosten und Patentanwaltskosten f374r die erste und die zweite Instanz und pauschale Kosten f374r die Herstellung von Kopien zugunsten des Be-klagten in H366he von insgesamt 31.093,75 200 nebst Zinsen festgesetzt. Die hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet sich der Kl344ger gegen die Festsetzung der Patentanwaltskosten aus bei-den Instanzen und der Rechtsanwaltskosten aus der zweiten Instanz. - 4 - II. Das Beschwerdegericht ist der Auffassung, der Rechtsstreit be-treffe eine Patentstreitsache im Sinne des 247 143 Abs. 1 PatG, weshalb der Kl344ger gem344337 247 143 Abs. 3 PatG auch die Geb374hren des auf Seiten des Beklagten mitwirkenden Patentanwalts zu tragen habe. Der Vorprozess habe einen Anspruch auf 334bertragung eines Patents betroffen. Mit dem nunmehr angestrengten Rechtsstreit habe der Kl344ger sachlich nichts an-deres als "eine Neuauflage" des rechtskr344ftig abgeschlossenen Vorpro-zesses begehrt, denn auch im vorliegenden Rechtsstreit habe die Ver-pflichtung des Beklagten zur 334bertragung des Patents gekl344rt werden m374ssen. Weiterhin habe der Kl344ger die auf Seiten des Beklagten entstan-denen Rechtsanwaltsgeb374hren f374r die Berufungsinstanz zu tragen. Der Beklagte sei kein Rechtsanwalt; dass seine Ehefrau als Rechtsanw344ltin in der von ihm bevollm344chtigten Anwaltskanzlei arbeite und im Rechtsstreit auch f374r ihn t344tig geworden sei, sei f374r das Entstehen der zweitinstanzli-chen Anwaltsgeb374hren ohne Bedeutung. 5 III. Die zul344ssige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. 6 1. Das Beschwerdegericht hat gegen den Kl344ger zu Unrecht die Kosten festgesetzt, die dem Beklagten aufgrund der Mitwirkung eines Pa-tentanwalts entstanden sind. 7 8 a) Der Kl344ger hat dem Beklagten diese Kosten nicht gem344337 247 143 Abs. 3 PatG zu erstatten, weil das vom Kl344ger auf 247 826 BGB gest374tzte Klagebegehren keine Patentstreitsache im Sinne des 247 143 Abs. 1 PatG begr374ndet. aa) Zu den Patentstreitsachen z344hlen alle Klagen, die einen An-spruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand ha-ben oder sonstwie mit einer Erfindung eng verkn374pft sind (BGH, Urteil vom 22. Juni 1954 - I ZR 225/53, BGHZ 14, 72; RGZ 170, 226, 229 f.). Hierzu k366nnen insbesondere Klagen geh366ren, deren Anspruchsgrundlage sich aus einem Patent oder einer nicht gesch374tzten Erfindung ergibt, so- 9 - 5 - wie solche, deren Anspr374che auf einem Lizenz- oder sonstigem Verwer-tungsvertrag beruhen (BGH, Urteil vom 7. November 1952 - I ZR 43/52, BGHZ 8, 16, 18). Um den Rechtsstreit nicht mit Zust344ndigkeitsfragen zu belasten, die mit dem eigentlichen Streit zwischen den Parteien nichts zu tun haben, ist das Vorliegen einer Patentstreitsache grunds344tzlich nicht von streng zu pr374fenden Voraussetzungen abh344ngig zu machen. Die Pro-zess366konomie und das Interesse der Parteien, ihren eigentlichen Streit verhandelt und entschieden zu wissen, gebietet, eine Patentstreitsache anzunehmen, wenn die oben genannten Voraussetzungen hinreichend dargestellt und erkennbar werden. Daraus ergibt sich in der Praxis zu Recht eine entsprechend weite Auslegung des Begriffs einer Patentstreit-sache. Gleichwohl erlaubt dies nicht eine grenzenlose Handhabung. Ein Rechtsstreit ist nicht stets vor einer Zivilkammer eines f374r Patentstreitsa-chen zust344ndigen Landgerichts zu verhandeln, allein weil ein Patent zu dem den Streitgegenstand bildenden Sachverhalt geh366rt, denn eine sol-che Konstellation kann sich auch zuf344llig ergeben. Die damit verbundene, ohne eine Erforderlichkeitspr374fung zu tragende Kostenbelastung der un-terlegenen Partei gem344337 247 143 Abs. 3 PatG w344re allein mit einem Zufall nicht zu rechtfertigen. Bei Klagen, deren Anspruchsgrundlage sich nicht - entsprechend dem Wortlaut des 247 143 PatG - aus dem Patentgesetz er-gibt und bei denen das den Klagegrund bildende Rechtsverh344ltnis auch keine sonstige Regelung durch das Patentgesetz erf344hrt, ist deshalb der Sinn und Zweck der Zust344ndigkeit gem344337 247 143 PatG zu beachten. Die Zuweisung einer Patentstreitsache an das hierf374r zust344ndige Landgericht, bei dem regelm344337ig nur bestimmte Spruchk366rper mit Patentstreitsachen betraut werden, und die f374r Patentstreitsachen vorgesehene Mitwirkung von Patentanw344lten sollen gew344hrleisten, dass sowohl das Gericht als auch die zur Vertretung einer Partei berufenen und die bei der Prozess-vertretung mitwirkenden Anw344lte 374ber besonderen Sachverstand verf374- 10 - 6 - gen, um die technische Lehre einer Erfindung und die f374r ihr Verst344ndnis und die Bestimmung ihrer Reichweite ma337geblichen tats344chlichen Um-st344nde erfassen und beurteilen zu k366nnen (vgl. RGZ 170, 266, 230). An dieser Rechtfertigung fehlt es, wenn das den Streitgegenstand bildende Rechtsverh344ltnis ausschlie337lich Anspruchsvoraussetzungen und sonstige Tatbestandmerkmale aufweist, f374r deren Beurteilung das Gericht und die Prozessvertreter der Parteien auch bei summarischer Betrachtung zwei-felsfrei keines solchen Sachverstandes bed374rfen. In diesen F344llen kann deshalb, sofern das Rechtsverh344ltnis nicht entsprechend dem Wortlaut des 247 143 PatG im Patentgesetz geregelt wird, die Zuweisung eines Rechtsstreits an das Patentstreitgericht weder auf den Sinn und Zweck dieser Vorschrift noch auf die Zweckm344337igkeit einer prozess366konomi-schen Handhabung gest374tzt werden. bb) Ob ein Rechtsstreit, in dem der Kl344ger einen Schadensersatz-anspruch nach 247 826 BGB geltend macht, der auf die Erschleichung eines unrichtigen Urteils gest374tzt ist, eine Patentstreitsache darstellt, richtet sich grunds344tzlich danach, ob es sich bei dem Ausgangsrechtsstreit, in dem das unrichtige Urteil erwirkt worden sein soll, um eine Patentstreitsache handelt. Denn eine der Voraussetzungen des Klagebegehrens ist die ma-teriell fehlerhafte Entscheidung des Vorprozesses. War der Vorprozess etwa ein Patentverletzungsprozess, kann die Klage nur Erfolg haben, wenn der Kl344ger unter anderem darlegt, dass die Verletzungsfrage im Vorprozess falsch entschieden worden ist. Zur Beurteilung dieser Frage, die nicht entscheidungserheblich werden muss, aber werden kann, bedarf es der gleichen Sachkunde, die auch im Vorprozess erforderlich war. 11 cc) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts handelte es sich bei dem Vorprozess nicht um eine Patentstreitsache. Weder wurde vom Kl344ger ein Anspruch aus dem Patentgesetz geltend gemacht, noch lag dem Klagebegehren ein im Patentgesetz geregeltes Rechtsverh344ltnis zugrunde. Der blo337e Umstand, dass das Patentgesetz die 334bertragbarkeit 12 - 7 - von Patentrechten anordnet (247 15 Abs. 1 Satz 2), gen374gt nicht, um anzu-nehmen, dass ein jeder Vertrag, in dem sich eine Vertragspartei zur 334ber-tragung (zumindest auch) eines Patents verpflichtet, deswegen ein im Pa-tentgesetz geregeltes Rechtsverh344ltnis betrifft. Ein solches Vertragsver-h344ltnis kann auch nicht ohne weiteres als sonstwie mit einer Erfindung eng verkn374pftes Rechtsverh344ltnis angesehen werden. Denn das Patent kann im vertraglichen Kontext lediglich als verm366genswertes Recht, gegebe-nenfalls unter anderen, Erw344hnung finden. Dies allein rechtfertigt es je-doch nicht, jede Auseinandersetzung 374ber vertragliche Rechte oder Pflich-ten unabh344ngig davon als Patentstreitsache zu qualifizieren, ob die tech-nische Lehre des zum Gegenstand des Vertrags gemachten Patents nach dem Klagevorbringen unter irgendeinem Gesichtspunkt Bedeutung erlan-gen kann. Im Vorprozess war das Klagebegehren auf die Behauptung ge-st374tzt, der Beklagte habe sich zur 334bertragung des im Vertrag erw344hnten Schutzrechts verpflichtet. Der Inhalt des Schutzrechts und der Umstand, dass es sich bei ihm um ein Patent handelte, spielten f374r die Rechtferti-gung des Klagebegehrens unter keinem denkbaren Gesichtspunkt eine Rolle. Unter diesen Umst344nden kann der Vorprozess nicht als Patent-streitsache qualifiziert werden. 13 dd) Auch der im vorliegenden Rechtsstreit erhobene Anspruch qua-lifiziert die Streitsache nicht als Patentstreitsache. Der Kl344ger hat den Kla-geanspruch darauf gest374tzt, dass der Beklagte wider besseres Wissen seine Darstellung dazu bestritten habe, welche m374ndlichen 304u337erungen von den Vertragsparteien und dem Notar anl344sslich der notariellen Beur-kundung des Vertrags abgegeben worden seien, auf den der im Vorpro-zess geltend gemachte 334bertragungsanspruch gest374tzt war. Der An-spruch sollte sich daraus ergeben, dass der Notar auf Fragen des Kl344gers die schlie337lich beurkundete Fassung des Vertrages zuvor in einer be-stimmten Weise erl344utert habe und diese Erl344uterung zu einem Konsens unter den Vertragsschlie337enden gef374hrt habe. Da diese 304u337erungen nach - 8 - den Behauptungen des Kl344gers rechtlicher und nicht technischer Natur waren, bedurfte es auch f374r deren Beurteilung keines besonderen techni-schen Sachverstandes, wie er f374r die Beurteilung von Patentstreitsachen vorausgesetzt wird. Insofern gebietet auch die Prozess366konomie keine typisierende Be-trachtung, die zu einer Zuweisung des Rechtsstreits an das zust344ndige Patentstreitgericht gef374hrt h344tte. Auch bei einer solchen Betrachtung st374n-de im Vordergrund, dass der Kl344ger einen Schadensersatzanspruch we-gen eines - entsprechend seinen Behauptungen - sittenwidrigen Verhal-tens geltend machte. Dass der Verm366gensgegenstand, um den der Kl344ger arglistig gebracht worden sein soll, ein Patent war, hatte f374r den vorlie-genden Rechtsstreit ebenso wenig Bedeutung wie f374r den Vorprozess; die aufgeworfenen Fragen w344ren nicht anders zu behandeln und zu beurteilen gewesen, wenn es ein anderer Verm366gensgegenstand gewesen w344re. 14 b) Eine Erstattungspflicht f374r die dem Beklagten durch die Einschal-tung eines Patentanwalts entstandenen Kosten ergibt sich weiterhin nicht aus 247 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. 334ber die F344lle des 247 143 PatG hinaus sind die Kosten eines Patentanwalts als notwendige Kosten zur Rechtsverfol-gung oder Rechtsverteidigung nur zu erstatten, wenn in einem Rechts-streit technische oder patentrechtliche Fragen eine Rolle spielen, die in das typische Arbeitsfeld eines Patentanwalts geh366ren (OLGR K366ln 2006, 810 f.). 15 16 Solche Fragen waren in dem vorliegenden Rechtsstreit nicht zu er-366rtern. Soweit die Parteien um die H366he des Schadens stritten, geh366rten zu den geltend gemachten Positionen keine, die nach dem Wert eines Patents bzw. einer Erfindung oder entgangenen Ums344tzen aus einer Pa-tentnutzung zu bemessen gewesen w344ren. Den Verm366gensnachteil aus der Nicht374bertragung des Patents hat der Kl344ger mit dem Betrag bemes-sen, zu dem es schlie337lich vom Beklagten an einen Dritten verkauft wur- - 9 - de. F374r die Bewertung des sich aus diesem Betrag zu bemessenden Ver-m366gensnachteils bedurfte es keiner besonderen technischen oder patent-rechtlichen Kenntnisse, die zum typischen Arbeitsfeld eines Patentanwal-tes geh366ren. 2. Die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten des Beklagten in der zweiten Instanz hat das Beschwerdegericht zutreffend festgesetzt. 17 Zu den notwendigen Kosten, f374r die der obsiegende Berufungsbe-klagte gem344337 247 91 ZPO eine Erstattung verlangen kann, geh366ren auch die Kosten eines unmittelbar nach Zustellung einer nur zur Fristwahrung ein-gelegten Berufung vom Berufungsbeklagten beauftragten Rechtsanwalts, auch wenn die Berufung noch vor ihrer Begr374ndung zur374ckgenommen wird (Senat, Beschluss vom 17. Dezember 2002 - X ZB 9/02, NJW 2003, 756 unter II 3 c; BGH, Beschluss vom 3. Juli 2007 - VI ZB 21/06, NJW 2007, 37, 23 Rn. 5). Auch wenn die Einlegung einer nur zur Fristwahrung eingereichten Berufung nicht sicher erkennen l344sst, ob die Berufung tat-s344chlich durchgef374hrt werden soll und deshalb zu diesem Zeitpunkt die Einschaltung eines Rechtsanwalts zum Zwecke der Verteidigung gegen die Berufung objektiv noch nicht erforderlich ist, kann der Berufungsbe-klagte gleichwohl eine Erstattung solcher Kosten verlangen, weil er die Einholung anwaltlichen Rats in dieser f374r ihn als risikobehaftet empfunde-nen Situation f374r erforderlich halten darf (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2007 - IX ZB 223/06, NJW 2008, 1087 Rn. 10). Eine Aus-nahme hiervon gilt allein f374r einen Berufungsbeklagten, der selbst Anwalt ist und deshalb die Situation von Anfang an richtig einsch344tzen kann (vgl. BGH aaO.). 18 Eine weitere Ausnahme f374r den Berufungsbeklagten, dessen Ehe-gatte - wie im Streitfall - Rechtsanwalt ist, ist nicht anzuerkennen. Bei der Pr374fung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsma337nahme ist eine typisierende Betrachtungsweise 19 - 10 - geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer 374berm344337ig diffe-renzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verh344ltnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall dar374ber gestritten werden k366nnte, ob die Kosten einer bestimm-ten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsma337nahme zu erstatten sind oder nicht (BGH, Beschluss vom 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901, 902 - Ausw344rtiger Rechtsanwalt I; Senat, Beschluss vom 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, WRP 2008, 363 = NJW-RR 2008, 1378 Rn. 8). Von dem Berufungsbeklagten, der wie hier selbst kein Anwalt ist, kann grunds344tzlich nicht erwartet werden, das Risiko einer nur zur Frist-wahrung eingelegten Berufung richtig einsch344tzen zu k366nnen. Das Wissen eines anwaltlich t344tigen Ehegatten kann ihm nicht zugerechnet werden. Er ist auch weder verpflichtet, den von ihm f374r erforderlich gehaltenen anwalt-lichen Rat bei dem Ehegatten einzuholen, noch ist dieser verpflichtet, ihm einen solchen Rat kostenfrei zu erteilen. Darauf, ob und inwieweit im Ein-zelfall die T344tigkeit des Ehegatten als Rechtsanwalt die sofortige Beauf-tragung eines Prozessbevollm344chtigten f374r das Berufungsverfahren ent-behrlich erscheinen lassen kann, kommt es nicht an. 20 IV. Die festzusetzenden Kosten errechnen sich demnach wie folgt: 21 Auf die im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerdeverfah-ren nicht angegriffenen Anwaltskosten der I. Instanz entfallen [(4.674,80+4.315,20+20)x1,19=] 10.721,90 200. F374r die nur im Beschwerde-verfahren angegriffenen Kopierkosten waren [(140,50+17,50)x1,19=] 188,02 200 festzusetzen. Die in beiden Beschwerdeinstanzen strittigen Kos-ten f374r die Anwaltsgeb374hren in der II. Instanz ergeben einen festzusetzen-den Betrag von [(3955,60+20)x1,19=] 4.730,96 200. Hieraus errechnet sich ein Gesamtbetrag in H366he von [10.721,90+188,02+4.730,96=] 15.640,88 200. - 11 - V. Die Kostenentscheidung f374r das Beschwerdeverfahren folgt aus 247 92 Abs. 1, 247 91 Abs. 1, 247 97 Abs. 1 ZPO. 22 Meier-Beck M374hlens Gr366ning Grabinski Hoffmann Vorinstanzen: LG M374nchen I, Entscheidung vom 03.07.2008 - 21 O 5436/07 - OLG M374nchen, Entscheidung vom 30.12.2008 - 6 W 2325/08 -
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