BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 41/08 vom 28. Juli 2009 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend das Patent 44 47 572 - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 28. Juli 2009 durch den Vor-sitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gr366ning, Dr. Berger und Dr. Grabinski beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats (Tech-nischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Juli 2008 wird auf Kosten der Einsprechenden zur374ckgewiesen. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist eingetragene Inhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. Mai 1994 angemeldeten und mit Beschluss vom 11. Dezember 2003 erteilten deutschen Patents 44 47 572 (Streitpatents), welches aus einer Teilung des deutschen Patents 44 18 828.5 stammt. 1 Im Einspruchsverfahren hat das Patentgericht das Streitpatent durch Be-schluss beschr344nkt aufrechterhalten. 2 - 3 - Patentanspruch 1 hat danach folgenden Wortlaut: 3 "Elektrischer Heizk366rper f374r Spritzgie337werkzeuge in Form einer Heizpatrone oder eines Rohrheizk366rpers, wobei diese oder dieser ein metallisches Mantelrohr aufweist, in dem die Heizleiter in Iso-liermasse eingebettet angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Mantelrohr (2) aus einem unter manueller Kraftaufwen-dung plastisch verformbaren Werkstoff besteht, so dass der elekt-rische Heizk366rper ohne maschinelle Vorformung in die entspre-chende Kontur des Spritzgie337werkzeuges einlegbar und manuell entsprechend der Kontur einformbar ist." Die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen den das Streitpatent beschr344nkt aufrechterhaltenden Beschluss des Patentgerichts. Die Einsprechende r374gt, dass ihr das rechtliche Geh366r versagt worden und der Beschluss nicht mit Gr374nden versehen sei. 4 Die Patentinhaberin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 II. Die Rechtsbeschwerde ist zul344ssig, weil mit ihr die nicht zulas-sungsgebundenen Rechtsbeschwerdegr374nde des 247 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6 PatG geltend gemacht werden. Sie ist jedoch nicht begr374ndet, weil die geltend gemachten Verfahrensm344ngel nicht vorliegen. 6 1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit f374r das Rechts-beschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begr374ndet: 7 Der elektrische Heizk366rper f374r Spritzgie337werkzeuge nach Patentan-spruch 1 in der von der Patentinhaberin verteidigten Fassung sei gegen374ber dem entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik neu. Zwar of- 8 - 4 - fenbarten die Prospekte E1 bis E5 Heizk366rper, deren Au337enmantel aus Kupfer bestehe. Jedoch enthielten diese keine Angabe dar374ber, ob die Heizk366rper bei Biegen bzw. Anpassen an die Kontur des Spritzwerkzeuges unter manueller Kraftaufwendung plastisch verformbar seien. Der streitgegenst344ndliche Heiz-k366rper beruhe zudem auf einer erfinderischen T344tigkeit. Damit der elektrische Heizk366rper ohne gr366337eren Kraftaufwand einem durch das Spritzwerkzeug vor-gegebenen Biegeverlauf angepasst werden k366nne, sei das Mantelrohr des Heizk366rpers aus einem Material gefertigt, das allein unter manueller Kraftauf-wendung plastisch verformbar sei. In dem Prospekt E2 sei ein Heizk366rper be-schrieben, der einen Mantel aus Kupfer, Messing oder Stahl aufweise. Es sei erw344hnt, dass der Heizk366rper biegef344hig gegl374ht geliefert werden k366nne. Zu-dem werde darauf hingewiesen, dass bei der Bestellung anzugeben sei, ob der Heizk366rper durch den Abnehmer selbst gebogen werde. Es werde davor ge-warnt, den Rohrmantel durch Hammerschl344ge zu besch344digen. In der Abbil-dung 7.1 des Prospektes sei gezeigt, wie die Heizk366rper 374ber einer Rolle gebo-gen w374rden. Somit zeige die Entgegenhaltung, dass zum Biegen der Heizk366r-per jeweils eine Vorrichtung erforderlich sei, selbst wenn diese manuell betrie-ben werde. Dies f374hre nicht zum Gegenstand des Streitpatents, sondern sei durch diesen ausgeschlossen. 2. Die Rechtsbeschwerde r374gt, dass der Einsprechenden rechtliches Geh366r versagt worden sei. In der Einspruchsschrift sei vorgetragen worden, dass in den Prospekten E1 bis E3, bei denen es sich um Prospekte der Ein-sprechenden handele, im Einzelnen genau bezeichnete Rohrheizk366rper/Heiz-patronen beschrieben worden seien, die unter manueller Kraftaufwendung ver-formbar seien. Hinsichtlich des in dem Prospekt E1 gezeigten Rohrheizk366rper RHK AL-10 mit einem Au337enmantel (Mantelrohr) aus Aluminium, welcher zur Beheizung von Festk366rpern, also auch f374r Spritzwerkzeuge, eingesetzt werde, sei (in der Einspruchsbegr374ndung) ausgef374hrt worden, dass dieser unter manu- 9 - 5 - eller Kraftaufwendung verformbar sei, ohne dass es hierzu des Einsatzes ir-gendwelcher maschineller Vorrichtungen bed374rfe. Hinsichtlich des Prospektes E2 habe das Patentgericht zutreffend erkannt, dass dieser einen Heizk366rper beschreibe, der "biegef344hig gegl374ht" geliefert werden k366nne. Auch hierzu habe die Einsprechende vorgetragen, dass ein solches Mantelrohr aus Kupfer unter manueller Kraftaufwendung verformbar sei. Erg344nzend habe die Einsprechende ausgef374hrt, dass im Falle des Bestreitens, dass die genannten bekannten Werkstoffe nicht die erfindungsgem344337en Eigenschaften aufwiesen, dies auch anhand von entsprechenden Rohrheizk366rpern demonstriert werden k366nne. Das Patentgericht habe die von der Einsprechenden vorgelegten Prospekte aus-schlie337lich unter dem Gesichtspunkt zur Kenntnis genommen, ob aus diesen im Wege einer Beschreibung unmittelbar hervorgehe, dass die in ihnen aufgef374hr-ten Heizk366rper unter manuellen Kraftaufwendungen plastisch verformbar seien. Die fehlende Neuheit sei jedoch auch unter dem Gesichtspunkt angegriffen worden, dass die von ihr hergestellten und prospektierten Rohrheizk366rper/Heizpatronen real unter einer manuellen Kraftaufwendung plastisch verformbar seien. Das Patentgericht h344tte sich daher zwingend auch mit dem Vortrag be-fassen m374ssen, die Heizk366rper/Heizpatronen seien tats344chlich unter manueller Krafteinwirkung verformbar. 3. Damit ist ein mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde r374gbarer Verfahrensmangel weder nach Art. 103 Abs. 1 GG, 247 100 Abs. 3 Ziff. 3 PatG noch nach 247 100 Abs. 3 Ziff. 6 PatG dargetan. 10 a) Der Anspruch auf rechtliches Geh366r ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass das Vorbringen 374berhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293 [295]; 70, 288 [293]; 86, 133 [145f.]; BGH, Sen.Beschl. v. 11.9.2007 - X ZB 15/06, GRUR 2007, 997 [998] Tz. 17 - Wellnessger344t, st. Rspr.). Grund- 11 - 6 - s344tzlich ist jedoch davon auszugehen, dass das Gericht Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erw344gung gezogen hat. Das gilt auch dann, wenn das Gericht sich in den Gr374nden seiner Entscheidung hiermit nicht ausdr374cklich besch344ftigt hat. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die f374r das Verfahren von be-sonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, kann dies auf die Nichtber374cksichtigung des Vortrags schlie337en lassen, es sei denn, er ist nicht nach dem sich aus den sonstigen Darlegungen ergebenden Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheb-lich oder offensichtlich unsubstantiiert (vgl. BVerfGE 86, 133 [146]; Sen. aaO GRUR 2007, 998 Tz. 17 - Wellnessger344t). b) Hiernach hat das Patentgericht den Anspruch der Einsprechenden auf rechtliches Geh366r nicht verletzt. Es hat die von der Einsprechenden zur Be-gr374ndung fehlender Neuheit als druckschriftlicher Stand der Technik entgegen-gehaltenen Prospekte E1 bis E5 zur Kenntnis genommen und sich mit deren Offenbarungsgehalt inhaltlich auseinandergesetzt. Das ergibt sich aus den Gr374nden der angefochtenen Entscheidung, wonach die genannten Druckschrif-ten zwar Heizk366rper offenbarten, deren Au337enmantel aus Kupfer bestehe, je-doch darin keine Angaben enthalten seien, ob diese Heizk366rper bei Biegen bzw. Anpassen an die Kontur des Spritzgie337werkzeuges unter manueller Kraftauf-wendung plastisch verformbar seien. 12 Zwar kann zum Offenbarungsgehalt einer Druckschrift auch dasjenige geh366ren, was nicht ausdr374cklich erw344hnt wird, aus der Sicht des Fachmanns jedoch f374r die Ausf374hrung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverst344ndlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen" wird, wobei die Einbeziehung von Selbstverst344ndlichem keine Erg344nzung der Offenbarung durch das Fachwissen erlaubt, sondern lediglich der vollst344ndigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der 13 - 7 - fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens ent-nimmt, dient (BGH GRUR 2009, 382 [384] - Olanzapin [zur Ver366ffentlichung in BGHZ vorgesehen]; vgl. auch BGHZ 128, 270, 276 f. - elektrische Steckverbin-dung). Insoweit waren jedoch Ausf374hrungen des Patentgerichts entbehrlich, weil darin jedenfalls nicht der wesentliche Kern des Tatsachenvorbringens der Einsprechenden gelegen hat. In der Einspruchsbegr374ndung ist unter Bezug-nahme auf den in dem Prospekt E1 beworbenen Rohrheizk366rpertyp RHK AL-10 mit einem Au337enmantel (Mantelrohr) aus Aluminium lediglich ausgef374hrt, dass ein solcher Rohrheizk366rper unter manueller Kraftaufwendung verformbar sei, ohne dass es hierzu eines Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bed374rfe. Die Einsprechende hat jedoch nicht aufgezeigt, dass dieser Umstand vom Fachmann als selbstverst344ndliche Eigenschaft des prospektierten Rohr-heizk366rpertyps "mitgelesen" wird. Daher war auch das Patentgericht nicht gehalten, sich in den Gr374nden der angefochtenen Entscheidung ausdr374cklich mit dem Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung unter dem genannten rechtli-chen Gesichtspunkt zu befassen, sondern konnte es stattdessen bei seinen allgemeinen Ausf374hrungen zur Offenbarung der Prospekte E1 bis E5 belassen. Gleiches gilt f374r das Vorbringen der Einsprechenden, dass die in dem Prospekt E2 gezeigten Rohrheizk366rper mit einem Mantelrohr aus Kupfer unter manueller Krafteinwirkung verformbar seien. Auch hier hat die Einsprechende nicht darge-tan, dass der Fachmann dem Prospekt E2 diese Eigenschaft ohne weiteres entnimmt, obwohl dazu keine Angaben gemacht werden, so dass es gesonder-ter Ausf374hrungen des Patentgerichts im Hinblick auf den Anspruch der Einspre-chenden auf rechtliches Geh366r nicht bedurfte. Der Rechtsbeschwerde kann auch nicht darin gefolgt werden, dass das Patentgericht 374bersehen habe, dass die fehlende Neuheit von der Einspre-chenden auch damit begr374ndet worden sei, dass die von ihr gem344337 den Pros-pekten E1 bis E3 hergestellten Heizpatronen und Heizk366rper tats344chlich unter 14 - 8 - einer manuellen Kraftaufwendung plastisch verformbar gewesen seien. Die Rechtsbeschwerde stellt insoweit nicht auf den Offenbarungsgehalt der entge-gengehaltenen Prospekte als schriftliche Beschreibung im Sinne von 247 3 Abs. 1 Satz 2, Alt. 1 PatG ab, sondern darauf wie die dort beschriebenen Gegenst344nde vorbenutzt werden konnten. Unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer offen-kundigen Vorbenutzung im Sinne von 247 3 Abs. 1 Satz 2, Alt. 3 PatG stellte sich das von der Rechtsbeschwerde angef374hrte Vorbringen jedoch bereits als offen-sichtlich unsubstantiiert dar und erforderte daher keine ausdr374ckliche Abhand-lung durch das Patentgericht. Allein die Behauptung, ein Rohrheizk366rper, wie er in der Anlage E1 unter der Bezeichnung RHK AL-10 gezeigt und beschrieben sei, sei unter manueller Kraftaufwendung verformbar, ohne dass es hierzu ei-nes Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bed374rfe, enth344lt kein den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung ausf374llendes Tatsachenvor-bringen. Es fehlen jegliche Angaben zu Art, Ort und Zeit einer entsprechenden Vorbenutzung. Gleiches gilt f374r den auf den Prospekt Anlage E2 bezogenen Vortrag der Einsprechenden, wonach im Falle des Bestreitens, dass die ge-nannten bekannten Werkstoffe nicht die erfindungsgem344337en Eigenschaften aufwiesen, dies auch anhand von entsprechenden Rohrheizk366rpern demonst-riert werden k366nne. Auch damit ist eine offenkundige Vorbenutzung nicht sub-stantiiert dargelegt. Hinzu kommt, dass sich das letztgenannte Vorbringen allein auf die Eignung der Werkstoffe (gemeint sind die von der Einsprechenden zu-vor in der Einspruchsbegr374ndung im Hinblick auf elektrische Heizk366rper ge-nannten Werkstoffe Kupfer, Messing und Aluminium) bezieht, bei entsprechen-der Zurichtung manuell verformbar zu sein. Dieser Umstand war f374r sich ge-nommen nicht entscheidungsrelevant, weil es nicht auf die manuelle Verform-barkeit der Werkstoffe als solche ankam, sondern allein auf die manuelle Ver-formbarkeit elektrischer Heizk366rper nach der Lehre aus Patentanspruch 1. - 9 - c) Der gesetzliche Begr374ndungszwang dient nicht der Richtigkeits-kontrolle der Beschwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts. Es soll vielmehr ausschlie337lich sichergestellt werden, dass das Patentgericht der Ver-pflichtung nachkommt, seine Entscheidung zu begr374nden. F374r die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gr374nden der Entscheidung erkennbar sein, welche rechtlichen oder tats344chlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Pa-tentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen (BGHZ 39, 333, 337, 346 f. - Warmpressen; Sen. GRUR 2007, 862 Tz. 15 - Informations374bermitt-lungsverfahren II; st. Rspr.). Hingegen rechtfertigt eine sachlich fehlerhafte oder unvollst344ndige Begr374ndung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (Sen. GRUR 2006, 929 Tz. 10 - Rohrleitungspr374fverfahren; Sen. GRUR 2007, 862 Tz. 16 - Informations374bermittlungsverfahren II). 15 d) Danach gen374gt die angefochtene Entscheidung dem Begr374n-dungszwang. Diese l344sst erkennen, aus welchen Gr374nden das Patentgericht angenommen hat, dass die streitgegenst344ndliche Erfindung auf einer erfinderi-schen T344tigkeit beruht. Der Entscheidung ist insbesondere zu entnehmen, dass das Wesentliche der streitgegenst344ndlichen Erfindung in dem Gedanken liegt, den elektrischen Heizk366rper nicht maschinell vorzuformen, sondern diesen so auszugestalten, dass er manuell, das hei337t ohne - auch handbet344tigbare - me-chanische Vorrichtungen allein durch manuelle Kraftentfaltung in die Kontur des Spritzgie337werkzeugs einlegbar und einformbar ist und dass dem Durchschnitts-fachmann dieser Gedanke auch nicht durch den entgegengehaltenen Pro-spekt E2 nahe gelegt wird. 16 Das Patentgericht hat ausgef374hrt, dass in dem Prospekt E2 darauf hin-gewiesen werde, der Rohrmantel d374rfe nicht durch Hammerschl344ge besch344digt werden, und der Abbildung 7.1 der Entgegenhaltung zu entnehmen sei, dass auch biegefertig gelieferte Heizk366rper 374ber eine Rolle - und somit unter Zuhilfe- 17 - 10 - nahme einer Vorrichtung - gebogen w374rden. Somit zeige die Entgegenhaltung, dass zum Biegen der Heizk366rper eine Vorrichtung, und sei sie manuell betrie-ben, erforderlich sei, was den Fachmann nicht zum Gegenstand des Streitpa-tents f374hre, weil dies gerade ausgeschlossen werde. Der Begr374ndung des Pa-tentgerichts h344lt die Rechtsbeschwerdef374hrerin entgegen, dass der Hinweis, ein Hammer d374rfe nicht eingesetzt werden, keinerlei R374ckschl374sse darauf zulasse, welche Intensit344t an Kraft erforderlich sein k366nnte, um einen bestimmten er-strebten Zweck zu erreichen. Zudem sei der Abbildung 7.1 der Entgegenhal-tung nicht zu entnehmen, dass der Rohrheizk366rper zwingend 374ber eine Rolle gebogen werden m374sse, und fixiere die Rolle im 334brigen lediglich den Umlenk-punkt f374r die Rolle, w344hrend die eingesetzten Kr344fte lediglich manueller Natur seien. Es kann dahinstehen, ob die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde gegen374ber den Ausf374hrungen des Patentgerichts durchgreifen. Denn die Rechtsbeschwerde macht mit ihren Beanstandungen keinen Begr374ndungsman-gel im Sinne des 247 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG geltend. Sie r374gt allein, dass die rechtlichen und tats344chlichen Erw344gungen fehlerhaft gewesen seien, welche das Patentgericht zu der Annahme gef374hrt haben, dass der Fachmann dem Prospekt E2 keine Anregungen zum Auffinden mit manueller Kraftaufwendung verformbarer elektrischer Heizk366rper entnehmen konnte. Die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen mithin allein die inhaltliche Richtigkeit der an-gefochtenen Entscheidung, welche im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde aber - wie erl344utert - nicht zu pr374fen ist. 18 4. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. 19 - 11 - III. Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehalten. 20 Scharen Asendorf Gr366ning Berger Grabinski Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.07.2008 - 8 W(pat) 358/04 -
Full & Egal Universal Law Academy