BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 4 /11 v om 26. Juni 2012 in der Rechtsbeschwerde sache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Sondensystem PatG § 101 Hat das Patentgericht nach Erlöschen des Streitpatents festgestellt, dass das Einspruchsverfahren erledigt ist, so liegt die für eine dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Einsprechenden erforderliche Beschwer vor, wenn di e- ser den Einspruch trotz des Erlöschens des Schutzrechts weiterverfolgt. PatG § 59, § 61 Abs. 1 Satz 2 Ein Einspruchsverfahren ist für erledigt zu erklären, wenn der Patentinhaber auf das Patent verzichtet und gegenüber dem Einsprechenden verbindlich erklärt, gegen diesen aus dem Patent auch für die Vergangenheit keine Ansprüche ge l- tend zu machen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 1 7. April 1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf). BGH, Beschluss vom 26. Juni 2012 - X ZB 4/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der X . Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 26. Juni 2012 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, die R ichter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher beschlossen: Die Rechtsbesc hwerde gegen den Beschluss des 21. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. April 2011 wird auf Kosten der Einsprechenden zu 1 zurüc k- gewiesen . Der Gege nstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 25 .000 EUR festgesetzt. - 3 - Gründe: I. Die beiden Einsprechenden haben gegen das Patent 10 2004 023 078 (Streitpatent), das eine Sonde zur enteralen Ernährung sowie ein Sonden - system zur enteralen Ernährung und gastralen Dekompression oder Drainage betrifft, Einspruch eingelegt, den sie auf die Widerrufsgründe der fehlenden Ausführbarkeit und der mangelnden Patentfähigkeit gestützt haben . Im Laufe des vor dem Bundespatentgericht geführten Einspruch sverfahrens hat die P a- tentinhaberin im Hinblick auf ein e pa rallele europä ische Patentanmeldung auf das Streitpatent verzichtet und die Einsprechenden zu 1 und 2 jeweils von A n- sprüchen aus dem Streitpatent freigestellt. Das P atentgericht hat daraufhin festg estellt, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt sei. Hiergegen richtet sich die vom P atentgericht zugelassene Rechtsb e- schwerde der Einsprechenden zu 1, die geltend macht , dass eine vollständige Erledigung der Hauptsache nicht eingetrete n sei, weil die Patentinhaberin nicht auch die Allgemeinheit von Ansprüchen aus dem Streitpatent freigestellt habe. II. Die form - und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist kraft Z u- lassung durch das P atent gericht statthaft und auch im Ü brigen zul ässig. Insb e- sondere ist d ie Einsprechende zu 1 durch den Beschluss des P atentgerichts, der die Erledigung des Einspruchsverfahrens feststellt, beschwert. Die für die Rechtsbeschwerde erforderliche Beschwer ergibt sich schon daraus, dass das Patentgerich t dem auf Widerruf des Streitpatents gerichteten Begehren nicht entsprochen und das Einspruchsverfahren stattdessen in der Hauptsache für erledigt erklärt hat. Ob die für eine Rechtsbeschwerde erforde r- liche Beschwer vorliegt, richtet sich danach, ob die an gefochtene Entscheidung dem Verfahrensbeteiligten weniger zuspricht, als er begehrt hat (BGH, B e- 1 2 3 4 - 4 - schluss vom 15. März 1984 - X ZB 6/83, BGHZ 90, 318, 320 = GRUR 1984, 797 - Zinkenkreisel). Diese Voraussetzung ist im Streitfall gegeben. Die Einsprechende zu 1 hat zwar im Anschluss an die Erklärung der Patentinhaberin, dass sie ihr g e- genüber auch für die Vergangenheit auf die Geltendmachung von Rechten aus dem Streitpatent verzichte, keinen ausdrücklichen Antrag mehr gestellt. Hieraus geht jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit hervor, dass sie von ihrem zuvor geltend gemachten Begehren abrücken wollte und mit einer Verfahren s- beendigung ohne Sachentscheidung einverstanden war. Ob der Einspruch der Einsprechenden zu 1 nach der Verzichtserklärung d er Patentinhaberin wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses unzulässig g e- worden ist und das Einspruchsverfahren deshalb für erledigt zu erklären war, ist keine Frage der Beschwer im Rechtsbeschwerdeverfahren, sondern eine Frage der Begründetheit dieses Recht smittels (vgl. BGH, Beschluss vom 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 Rn. 7 - 9 - Kornfeinung) . III. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet. Das Patentgericht ist zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass das Einspruchsverfahren in der Haupt - sache er ledigt ist. Das Streitpatent ist mit Zugang der Verzichtserklärung der Patentinhab e- rin mit Wirkung für die Zukunft (BGH, Beschluss vom 2. März 1999 X ZB 14/97, GRUR 1999, 571, 572 f. - Künstliche Atmosphäre) erloschen. Ein gegen das Patent erhobener Ei nspruch darf deshalb nur dann weiterverfolgt werden, wenn der Einsprechende ein Rechtsschutz bedürfnis daran hat (BGH, Beschluss vom 17. April 1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf ; Beschluss vom 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 Rn. 13 - Kor n- feinung ). Ein solches Rechtsschutzbedürfnis ist auf Seiten der Einsprechenden zu 1 nicht mehr gegeben. Diese muss nach der Freistellungserklärung der P a- tentinhaberin auch für die Vergangenheit nicht mit einer Inanspruchnahme aus 5 6 7 8 - 5 - dem Patent rechnen . Damit ist ihr Rechtsschutzbedürfnis entfallen (vgl. BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 10 Wind - energiekonverter). Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde, die auch von einem anderen Senat des Patentgerichts ver treten wird (BPatG GRUR 2011, 657 ff.), kommt eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in dieser Situation auch nicht wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit in Betracht. Zwar dient das Einspruchsverfahren auch dem Interesse der Allgemeinheit an eine m Widerruf zu Unrecht erteilter Patente, was sich unter anderem darin äußert, dass ein Einspruch grundsätzlich unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden zulässig ist und das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nach Rücknah me des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist. Diese Grundsätze gelten jedoch, wie der Senat mehrfach entschieden hat, nur, solange das Patent in Kraft ist. Auch wenn das Patent nur mit Wirkung für die Zukunft erloschen ist, wird ein Einspruch unzuläss ig, wenn der Einspr e- chende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem Widerruf hat. Auch eine Fortse t- zung des Einspruchsverfahren s von Amts wegen ist nur zulässig, solange das Patent noch besteht (BGH, Beschluss vom 17. April 1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 61 7 - Vornapf). I V . Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG, die Festsetzung des Beschwerdewerts auf § 51 Abs. 1 GKG. 9 10 - 6 - V. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich g e- halten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG). Keuke nschrijver Mühlens Gröning Grabinski Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.04.2011 - 21 W (pat) 320/06 - 11
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