BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 43/08 vom 22. Februar 2011 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Schwei337heizung PatG 247 21 Abs. 1 Nr. 3 Das Patent ist wegen widerrechtlicher Entnahme auch dann zu widerrufen, wenn sein Gegenstand nicht patentf344hig ist. PatG 247 46 Abs. 1, 2; 247 59 Abs. 4 a) Unter Beteiligten i.S.v. 247 46 Abs. 1 PatG sind die jeweiligen Verfahrensbetei-ligten zu verstehen (Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende). b) H366ren die Pr374fungsstelle im Erteilungs- oder die Patentabteilung im Ein-spruchsverfahren Verfahrensbeteiligte formlos an, ist dies in der Niederschrift 374ber den Gang der Verhandlung zu vermerken. Eine inhaltliche Protokollie-rung kann auch bei einer solchen formlosen Anh366rung bei umfangreicheren tats344chlichen Angaben, die f374r die Feststellung des entscheidungserhebli-chen Sachverhalts erheblich sind, angezeigt sein. c) Ein nicht am Einspruchsverfahren Beteiligter (hier: ein Miterfinder) ist als Zeuge zu vernehmen. Seine Aussage ist zu protokollieren. BGH, Beschluss vom 22. Februar 2011 - X ZB 43/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 22. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin M374hlens und die Richter Gr366ning, Dr. Grabinski und Hoffmann beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bun-despatentgerichts vom 26. Juni 2008 wird mit der Ma337gabe zur374ckgewiesen, dass der Einspruch des Einsprechenden zu 2 als unzul344ssig verworfen wird. Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens tragen die Patentinhaber zu 1 und 2 mit Ausnahme der au-337ergerichtlichen Kosten des Einsprechenden zu 2, die diesem selbst zur Last fallen. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Rechtsbeschwerdef374hrer (im Folgenden: So. und Ba.) sowie die Einsprechende zu 1 (im Folgenden: C. ), deren Gesch344ftsf374hrer der Einspre- chende zu 2 (im Folgenden: Ch.) ist, sind als Inhaber des deutschen Patents 1 - 3 - 44 40 453 (Streitpatents) eingetragen, das am 2. November 1994 angemeldet und dessen Erteilung am 12. September 2002 ver366ffentlicht worden ist und das eine Schwei337heizung f374r das Herstellen von Kunststoffrohrmatten betrifft. Pa-tentanspruch 1 lautet: "Schwei337heizung f374r das Herstellen von Kunststoffrohrmatten, wo-bei die Kunststoffrohrmatten aus einer Anzahl parallel angeordneter flexibler Kunststoffrohre bestehen, welche stoffschl374ssig durch Schwei337en mit einem Sammelrohr verbunden sind, dadurch ge-kennzeichnet, dass auf einer Grundplatte (1) zwei Basisk366rper glei-cher oder unterschiedlicher Ausf374hrung (3, 4 oder 3, 3 oder 4, 4) parallel und mit Abstand zueinander angeordnet sind, dass in der l366sbaren Teilebene (8) eines Basisk366rpers (3) ein oder mehrere Heizelemente (5) l344ngs zum Schwei337spiegel (7) angeordnet sind, und dass in dem anderen Basisk366rper (4) Heizelemente nachein-ander im rechten Winkel zum Schwei337spiegel (10) angeordnet sind." Der Eintragung ging nach den Feststellungen des Patentgerichts folgen-der Geschehensablauf voraus. C. , zu deren Gr374ndung sich So. und Ba. so- wie Ch. mit H.-E. Sch. (im Folgenden: Sch.) zusammengetan hatten, wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 5. April 1994 errichtet und am 18. Mai 1994 in das Handelsregister eingetragen. So. und Ba. waren Gesellschafter der C. und ab dem 1. Juli 1994 deren Angestellte. Das Streitpatent meldete So. allein an. Auf Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamts (im Folgenden: Patentamt), den Erfinder zu benennen, reichte So. am 13. M344rz 1996 eine Er-kl344rung ein, derzufolge er selbst und Ba. sowie Ch. und Sch. Erfinder waren und die die Unterschriften aller vier Personen trug. Die Erkl344rung selbst hatte So., Ch. und Sch. zu einem fr374heren Zeitpunkt zur Unterschrift untergeschoben, 2 - 4 - was erst im Zusammenhang mit der Offenlegung der Anmeldung entdeckt wor-den ist. Am 29. April 1996 gab So. gegen374ber dem Patentamt die erg344nzende Erkl344rung ab: "Erfinder sind die Anmelder". Zu diesem Zeitpunkt hatte C. sein Anstellungsverh344ltnis wegen des - sp344ter best344tigten - Verdachts der Kon-kurrenzt344tigkeit durch fristlose K374ndigung beendet. Mit Schreiben vom 28. Juni 1996 forderte Ch. So. auf, alle im Zusammenhang mit C. -Patenten, insbe- sondere Patentanmeldungen, stehenden Unterlagen zur374ckzugeben und damit zusammenh344ngende Handlungen k374nftig zu unterlassen. Auf die Erkl344rung von So. hin und nachdem er die Umschreibegeb374hr bezahlt hatte, wurden So. und Ba. sowie Ch. und Sch. als Anmelder eingetragen und als benannte Erfinder vermerkt. Ch. und Sch. 374bertrugen ihre Rechte an der Erfindung auf C. , die beim Patentamt eine entsprechende Umschreibung beantragte, welche im April 1997 verf374gt und im Mai 1997 vollzogen wurde. Am 27. November 2002 haben C. und Ch., gemeinsam vertreten von einem Rechtsanwalt, in einem einheitlichen Schriftsatz Einspruch gegen das Streitpatent eingelegt und innerhalb der Einspruchsfrist eine Geb374hr in H366he von 200 200 eingezahlt. Den Einspruch haben sie auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gest374tzt. 3 So. und Ba. sind dem Rechtsbehelf entgegengetreten. 4 Das Patentgericht, dessen Entscheidung in GRUR 2009, 587 ver366ffent-licht ist, hat das Streitpatent antragsgem344337 wegen widerrechtlicher Entnahme widerrufen. Hiergegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechts-beschwerde von So. und Ba., deren Zur374ckweisung C. und Ch. beantragen. 5 II. 1. Das Patentgericht hat beide Einspr374che f374r zul344ssig erachtet. Dem durch eine widerrechtliche Entnahme Verletzten sei neben der Vindikationskla- 6 - 5 - ge nach 247 8 PatG auch das Einspruchsverfahren nach 247 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG er366ffnet. Es seien fristgerecht Tatsachen vorgetragen worden, aus denen sich ergebe, dass eine widerrechtliche Entnahme erfolgt sei. Ob dieser Vortrag zu-treffe, sei keine Frage der Zul344ssigkeit des Einspruchs. Dieser stehe auch nicht entgegen, dass C. aktuell (Mit-)Patentinhaberin sei und Ch. kurzfristig als Berechtigter in die Patentrolle eingetragen gewesen sei. Das Patentgericht hat des Weiteren angenommen, dass nur die Zahlung einer Einspruchsgeb374hr er-forderlich gewesen sei. 2. Die gegen diese Beurteilung der Zul344ssigkeit der Einspr374che gerichte-ten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben nur insoweit Erfolg, als es den von Ch. eingelegten Rechtsbehelf betrifft. 7 a) Ohne Erfolg wendet die Rechtsbeschwerde sich dagegen, dass das Patentgericht das Einspruchsverfahren trotz der aktuellen Patentmitinhaber-schaft von C. und der vor374bergehenden Eintragung von Ch. als Mitanmelder f374r er366ffnet angesehen hat. 8 aa) Der Streit um die Berechtigung am Patent ist entgegen der Rechts-beschwerde nicht allein im Wege der Vindikationsklage (247 8 PatG) auszutragen. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 16. Dezember 1993 be-reits ausgesprochen, dass das Gesetz dem aus widerrechtlicher Entnahme Ver-letzten mit der Vindikationsklage einerseits und dem auf 247 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG gest374tzten Einspruch zwei unterschiedliche Rechtsinstitute zur Verf374gung stellt, die einen Schutz der Rechte des Verletzten mit unterschiedlicher Zielrichtung gew344hrleisten. Die unterschiedliche Zielrichtung der beiden Rechtsbehelfe hat zur Folge, dass ein Vorrang des zivilprozessualen Verfahrens nicht grunds344tz-lich angenommen werden kann, sondern nur insoweit, als in einem Verfahren rechtskr344ftig Tatsachen festgestellt werden, von denen im anderen nicht abge- 9 - 6 - wichen werden darf (BGH, Beschluss vom 16. Dezember 1993 - X ZB 12/92, BGHZ 124, 343, 346 - Lichtfleck). Die Gefahr insoweit widerstreitender Ent-scheidungen besteht vorliegend nicht, nachdem C. ihre 1996 erhobene Vin- dikationsklage zur374ckgenommen hat. 10 Der Bundesgerichtshof hat in dem Beschluss vom 16. Dezember 1993 des Weiteren ausgesprochen, dass es jedenfalls dann ohne Einfluss auf den weiteren Gang eines Einspruchsverfahrens ist, wenn der Einsprechende in dessen Verlauf Patentinhaber wird und sein Interesse an der Sachentscheidung mit den ihm nach einem erfolgten Widerruf des Patents gem344337 247 7 Abs. 2 PatG er366ffneten M366glichkeiten begr374ndet, selbst gestaltend Einfluss auf die Fassung der Patentschrift und vor allem der Patentanspr374che nehmen zu k366nnen (BGHZ 124, 343, 349 f. - Lichtfleck). bb) Die Einspruchsbefugnis von C. ist nicht anders zu beurteilen, auch wenn das Unternehmen schon vor Einlegung des Einspruchs als Patentmitin-haberin eingetragen war. Sie braucht sich nicht, wie die Rechtsbeschwerde un-ter Hinweis auf das Urteil des Reichsgerichts vom 30. April 1927 (RGZ 117, 47, 50) meint, darauf verweisen zu lassen, eine Auseinandersetzung unter Miterfin-dern finde nur im Wege der Vindikationsklage statt. Die Eintragung von C. beruht zwar auf der rechtsgesch344ftlichen 334bertragung seiner Rechte an der Erfindung durch Ch. Dieser und C. haben insoweit jedoch geltend gemacht, Ch. sei Alleinerfinder bzw. So. sei allenfalls Arbeitnehmermiterfinder einer von C. unbeschr344nkt in Anspruch genommenen gebundenen Diensterfindung. In jedem Fall handelt es sich in dieser Konstellation, anders als in dem vom Reichsgericht entschiedenen Fall, nicht um eine Auseinandersetzung unter Mit-berechtigten, sondern um einen Einspruch, mit dem der Einsprechende seine alleinige Berechtigung an der Erfindung geltend macht. In einer solchen Kon-stellation kann auch eine aktuell als Patentmitinhaber eingetragene Person in 11 - 7 - schutzw374rdiger Weise am Widerruf des Patents interessiert sein. Dieses Inter-esse muss nicht notwendigerweise mit den bereits erw344hnten M366glichkeiten zusammenh344ngen, Einfluss auf den Inhalt der Patentschrift bzw. die Formulie-rung der Patentanspr374che nehmen zu k366nnen, sondern kann, was ebenfalls anerkennenswert ist, auch durch die Aussicht begr374ndet sein, die Erfindung nach dem Widerruf allein zum Patent anmelden zu k366nnen (247 7 Abs. 2 PatG). cc) Aus den vorstehend dargelegten Gr374nden ist im 334brigen die Patent-mitinhaberschaft, anders als in F344llen, in denen der Einspruch auf einen der anderen Widerrufsgr374nde des 247 21 Abs. 1 PatG gest374tzt ist (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 24. Januar 2011 - X ZB 33/08 - Deformationsfelder), kein hinrei-chender Grund, um das Rechtsschutzbed374rfnis f374r den Einspruch zu verneinen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Mitinhaberschaft, wie hier vom Patentgericht festgestellt, vom Einsprechenden nicht angestrebt worden , sondern durch eine ihm oder seinem Rechtsvorg344nger durch den urspr374nglich alleinigen Patentin-haber untergeschobene Erkl344rung zustande gekommen ist. 12 dd) Ein anerkennenswertes Interesse von Ch. an einer Sachentschei-dung besteht demgegen374ber nicht. Zu seinen Gunsten l344sst sich entgegen der Rechtsbeschwerdeerwiderung nicht anf374hren, der Einsprechende brauche ein schutzw374rdiges Interesse an der Rechtsverfolgung generell nicht nachzuwei-sen. Der auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gest374tzte Ein-spruch nimmt an der grunds344tzlichen Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens als eines Popularrechtsbehelfs nicht teil, sondern ist ein dem "Verletzten" vor-behaltenes Instrument des Individualrechtsschutzes (247 59 Abs. 1 Satz 1, 2. Altern. PatG), das nach allgemeinen Grunds344tzen nur in Anspruch genom-men werden kann, wenn die einschl344gigen Sachentscheidungsvoraussetzun-gen vorliegen. Dazu geh366rt, dass dem Einsprechenden ein Interesse an der begehrten Entscheidung zugebilligt werden kann. Ein entsprechendes Rechts- 13 - 8 - schutzbed374rfnis ist f374r den Einspruch von Ch. deshalb nicht zu bejahen, weil er sein Recht auf das Patent auf C. 374bertragen hat, die dementsprechend seine Rechtsnachfolgerin (247 6 PatG) geworden ist. Infolgedessen k366nnte Ch. seiner Behauptung, in Bezug auf den Gegenstand des Streitpatents Alleinerfinder zu sein, nicht mehr mit dem Ziel Geltung verschaffen, die Erfindung im Anschluss an den begehrten Widerruf gem344337 247 7 Abs. 2 PatG selbst anzumelden. Diese M366glichkeit ist nunmehr nur noch C. er366ffnet. Die Frage der behaupteten Alleinerfinderschaft Ch.'s, der als Gesch344ftsf374hrer der C. nicht den Bestim- mungen des Gesetzes 374ber Arbeitnehmererfindungen unterliegt, kann nur noch f374r die Frage von Bedeutung sein, ob C. zumindest So. eine nach den Rege- lungen dieses Gesetzes zu bemessende Verg374tung schuldet. Das begr374ndet indes kein Rechtsschutzbed374rfnis von Ch. f374r die Durchf374hrung des Ein-spruchsverfahrens wegen widerrechtlicher Entnahme. b) Der Einspruch von C. gilt entgegen der von der Rechtsbeschwerde verfochtenen Auffassung nicht deshalb als zur374ckgenommen (247 6 Abs. 2 Pat-KostG), weil sie und Ch. nur gemeinsam eine Einspruchsgeb374hr von 200 200 ent-richtet haben. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die im Rahmen seiner Hilfs-begr374ndung ge344u337erte Annahme des Patentgerichts, die Zahlung der Ein-spruchsgeb374hr lasse sich C. zuordnen, eine von der Rechtsbeschwerde nicht mit einer durchgreifenden R374ge angegriffene und den Senat somit bin-dende (247 107 Abs. 2 PatG) tats344chliche Feststellung ist, auf deren Grundlage der Einspruch der C. ohne Weiteres als zul344ssig zu behandeln w344re. Denn jedenfalls ist die Beurteilung des Patentgerichts, mit der Zahlung von 200 200 sei die Wirksamkeitsvoraussetzung der Geb374hrenentrichtung f374r die Durchf374hrung des Einspruchsverfahrens erf374llt, rechtlich nicht zu beanstanden. Der gegentei-ligen Ansicht der Rechtsbeschwerde zu folgen w374rde auf eine mit dem Rechts-staatlichkeitsgebot unvereinbare Erschwerung des Zugangs der Einsprechen-den zu einer gerichtlichen Instanz hinauslaufen. H344ngt die Inanspruchnahme 14 - 9 - gerichtlichen Rechtsschutzes, wie hier, nicht nur von der Einzahlung einer Ge-b374hr ab, sondern wird sogar ohne Weiteres gesetzlich die R374cknahme des ent-sprechenden Antrags fingiert, wenn die Geb374hrenzahlung nicht binnen der vor-gesehenen Frist erfolgt (247 6 Abs. 2 PatKostG), ist es zur Vermeidung unzumut-barer H344rten unabdingbar, dass f374r den um Rechtsschutz nachsuchenden B374r-ger der Umfang seiner Zahlungspflicht zweifelsfrei erkennbar ist. Diesen Anfor-derungen wurde der durch Art. 1 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenre-gelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656) mit Wirkung vom 1. Januar 2002 erstmals eingef374hrte Geb374h-rentatbestand f374r das Einspruchsverfahren nicht gerecht, was dadurch belegt wird, dass der Gesetzgeber sich alsbald im Gesetz zur 304nderung des patent-rechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBl. I S. 1318) zu der "Klarstellung" (vgl. BT-Drucks. 16/735 S. 9 un-ter A II 2 und S. 16 zu Nr. 6 a aa) veranlasst gesehen hat, dass die Einspruchs-geb374hr von jedem Antragsteller gesondert erhoben wird. Diese Klarstellung st374tzt das von der Rechtsbeschwerde bef374rwortete Verst344ndnis, schon die ur-spr374ngliche Regelung im Gesetz vom 13. Dezember 2001 sei entsprechend der jetzigen Gesetzeslage zu verstehen gewesen, schon deshalb nicht, weil die Materialien zu einem Gesetzgebungsverfahren im Rahmen der historischen Auslegungsmethode wohl f374r die Auslegung der fraglichen Neuregelung heran-zuziehen sind, nicht aber auch zur Auslegung des bisherigen, insbesondere des in einer fr374heren Legislaturperiode verabschiedeten Rechts (BGH, Beschluss vom 29. September 2009 - X ZB 1/09 Rn. 23, WRP 2009, 1554 - Geb374hren-anrechnung im Nachpr374fungsverfahren). Unter diesen Voraussetzungen begegnet es keinen Bedenken, dass das Patentgericht im Streitfall in Bezug auf zwei gemeinschaftlich eingelegte und auf den einheitlichen Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme gest374tzte Einspr374che nur von der Verpflichtung zur Zahlung einer einheitlichen Geb374hr 15 - 10 - von 200 200 ausgegangen ist. Das gilt, worauf das Patentgericht zutreffend hin-gewiesen hat, umso mehr, als zur Zeit der F344lligkeit der Einspruchsgeb374hr im vorliegenden Fall weder eine anderslautende Amtspraxis bestand noch Ent-scheidungen der zust344ndigen Beschwerdesenate vorlagen, die Klarheit in eine andere Richtung geschaffen h344tten. 16 III. In der Sache hat das Patentgericht die Voraussetzungen f374r den Wi-derruf des Streitpatents wegen widerrechtlicher Entnahme zu Recht bejaht. 1. Der Widerrufsgrund des 247 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG ist erf374llt, wenn der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Ger344tschaften oder Einrichtungen eines anderen - des Verletzten im Sinne von 247 59 Abs. 1 Satz 1 2. Altern. PatG (vgl. Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., 247 21 Rn. 43) - ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist. Als Verletzter kommt neben dem Erfinder bzw. seinem Rechtsnachfolger auch der Erfin-dungsbesitzer in Betracht (Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl., 247 6 Rn. 20; Ben-kard/Rogge, aaO, 247 21 Rn. 20; Schwendy, aaO Rn. 45, 49 ff.). Die Entnahme ist widerrechtlich, wenn der Entnehmende materiellrechtlich zur Anmeldung der Erfindung nicht berechtigt ist und auch keine Einwilligung des Verletzten vorliegt (Schwendy, aaO Rn. 66). Der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme setzt insoweit voraus, dass sich ein berechtigter Erfindungsbesitzer mit einem nicht berechtigten Patentinhaber konfrontiert sieht (vgl. Rogge, aaO Rn. 21). 17 2. Die vom Patentgericht hierzu getroffenen Feststellungen tragen den Widerruf des Streitpatents. Die von der Rechtsbeschwerde insoweit erhobenen Verfahrensr374gen greifen nicht durch. 18 a) Das Patentgericht hat angenommen, dass C. durch Ch. als ihrem Gesch344ftsf374hrer im Juli 1994 Erfindungsbesitz durch eine mit der patentgem344- 19 - 11 - 337en Schwei337heizung ausgestattete Maschine erlangt habe (BA 18). Die ange-meldete Erfindung enthalte in Patentanspruch 1 eine l366sbare Teilebene (8), die ein erfindungswesentliches Merkmal darstelle, das weder Teil der die fragliche Maschine betreffenden, vor Beginn des Anstellungsverh344ltnisses von So. und Ba. erfolgten Angebotsanfragen an zwei Maschinenbauunternehmen vom 1./2. M344rz 1994 noch in der Zeichnung enthalten gewesen sei, die So. im Vindi-kationsprozess als Skizze 1 vorgelegt habe. Die Kopie einer Zeichnung, in der die l366sbare Teilebene eingezeichnet gewesen sei und die mit der Zeichnung des Streitpatents 374bereinstimme, weise kein Datum auf, und So. und Ba. h344tten nicht nachweisen k366nnen, dass sie vor dem Beginn des Arbeitsverh344ltnisses von So. Bestandteil der Erfindung gewesen sei. Es sei daher davon auszuge-hen, dass die Erfindung erst w344hrend des Arbeitsverh344ltnisses von So. vollen-det worden sei und demgem344337 eine gebundene Erfindung im Sinne von 247 4 Abs. 2 ArbEG vorliege, welche C. mit Schreiben vom 28. Mai 1996 wirk- sam in Anspruch genommen habe. Auch wenn unterstellt werde, dass alle vier als Erfinder benannten Personen Miterfinder seien, sei die Anmeldung durch So. allein zu Unrecht erfolgt. So. k366nne auch sonst keine Berechtigung zur al-leinigen Anmeldung vorweisen. Seine nachtr344gliche Erkl344rung gegen374ber dem Patentamt, dass die Erfinder auch die Anmelder seien, 344ndere daran nichts, da die 374brigen Erfinder auch hier374ber nicht informiert gewesen seien und dieser Erkl344rung nicht zugestimmt h344tten. Die Umschreibung im Patentregister 344ndere hieran nichts. Eine nachtr344gliche Genehmigung durch alle Miterfinder liege nicht vor. b) Die Rechtsbeschwerde r374gt, dass verschiedene Erkl344rungen von Ch., So., Ba. und Sch., die wesentliche Grundlage der W374rdigung des Patentge-richts geworden seien, ihre Grundlage in einer pers366nlichen Anh366rung w344hrend der m374ndlichen Verhandlung vor dem Patentgericht h344tten, ohne dass im Pro-tokoll die Anh366rung als solche, geschweige denn die abgegebenen Erkl344rungen 20 - 12 - zumindest stichwortartig festgehalten seien. Die R374ge bleibt ohne Erfolg. Rich-tig ist zwar, dass das Patentgericht im Protokoll nicht festgehalten hat, dass es Personen angeh366rt hat, und dass sich der Inhalt der gemachten Angaben nur aus den Beschlussgr374nden erschlie337t. Ein zur Aufhebung n366tigender Verfah-rensversto337 liegt darin jedoch nicht. 21 aa) Nach 247 147 Abs. 3 Satz 2 PatG in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung, die im Streitfall einschl344gig ist, waren auf das Einspruchs-verfahren die 247247 59 bis 62 PatG anzuwenden. Nach 247 59 Abs. 3 PatG findet im Einspruchsverfahren 247 46 PatG Anwendung. Dieser Bestimmung zufolge kann die Pr374fungsstelle (der Beschwerdesenat) jederzeit die Beteiligten laden und anh366ren, Zeugen, Sachverst344ndige und Beteiligte eidlich oder uneidlich ver-nehmen sowie andere zur Aufkl344rung der Sache erforderliche Ermittlungen an-stellen. 334ber die Anh366rungen und Vernehmungen ist eine Niederschrift zu ferti-gen, die den wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergeben und die rechts-erheblichen Erkl344rungen der Beteiligten enthalten soll, wobei die 247247 160a, 162 und 163 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden sind. bb) Als zum wesentlichen Gang der Anh366rungen und Vernehmungen im Sinne von 247 46 Abs. 2 PatG geh366rig wird regelm344337ig der Umstand anzusehen sein, dass die Pr374fungsstelle bzw. Patentabteilung oder der vor374bergehend zu-st344ndige Beschwerdesenat Beteiligte zu entscheidungserheblichen Umst344nden angeh366rt hat. Der Beteiligtenbegriff ist hierbei verfahrensrechtlich zu verstehen, wie sich aus der Unterscheidung von Beteiligten einerseits und Zeugen ande-rerseits in 247 46 Abs. 1 Satz 1 PatG ergibt. Beteiligte sind dementsprechend na-mentlich der Anmelder bzw. Patentinhaber und gegebenenfalls Einsprechende. Dass vorliegend im Protokoll nicht vermerkt worden ist, dass die Verfahrensbe-teiligten und - worauf zur374ckzukommen sein wird - Sch. angeh366rt worden sind, 22 - 13 - rechtfertigt f374r sich selbst genommen, was auch die Rechtsbeschwerde nicht annimmt, die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses nicht. - 14 - cc) Ob die bei einer wie hier durchgef374hrten Anh366rung gemachten Anga-ben zu protokollieren sind, l344sst die gesetzliche Regelung nicht erkennen. F374r die Reichweite der durch 247 46 Abs. 2 PatG begr374ndeten Protokollierungspflicht wird in der Fachliteratur eine Anlehnung an 247 160 Abs. 3 ZPO bef374rwortet (vgl. Benkard/Sch344fers, aaO, 247 46 Rn. 21). Inwieweit dem zu folgen ist, bedarf hier keiner abschlie337enden Entscheidung. Eine inhaltliche Protokollierung der von einer Prozesspartei im Rahmen ihrer Anh366rung gemachten Angaben ist nach 247 160 ZPO nur obligatorisch, wenn die Partei zu Beweiszwecken f366rmlich ver-nommen wird, nicht aber, wenn sie - was der Anh366rung der Beteiligten gem344337 247 46 Abs. 1 PatG am ehesten entspricht - lediglich nach 247 141 ZPO angeh366rt wird (vgl. Z366ller/St366ber, ZPO, 28. Aufl., 247 160 Rn. 8; Musielak/Stadler, ZPO, 7. Aufl., 247 160 Rn. 8). Es reicht insoweit, wenn die gemachten Angaben in den Gr374nden der Entscheidung wiedergegeben sind (BGH, Urteil vom 23. April 2002 - X ZR 29/00). Ist dies geschehen, wird ein die Aufhebung nach sich zie-hender Verfahrensfehler nur in solchen F344llen anzunehmen sein, in denen auch die schriftlichen Gr374nde die Grundlagen der Entscheidung nicht mehr sicher erkennen lassen. Das ist vorliegend nicht der Fall, weil die Mitteilung der von den Verfahrensbeteiligten bei ihrer Anh366rung gemachten Angaben in den Be-schlussgr374nden eine 334berpr374fung der Grundlagen, auf denen das Patentgericht seine 334berzeugung gebildet hat, noch erm366glichen. 23 Ungeachtet dessen erscheint dem Senat mit Blick auf den 247 161 Abs. 1 Nr. 1 ZPO zugrunde liegenden Rechtsgedanken und zur Vermeidung einer Vermischung des Referats der gemachten Angaben und deren W374rdigung in den Entscheidungsgr374nden die Protokollierung der Anh366rungen jedenfalls dann angebracht, wenn es sich, wie hier, um umfangreichere tats344chliche Angaben handelt, die f374r die Feststellung des entscheidungserheblichen Sachverhalts erheblich sind. 24 - 15 - dd) Den ebenfalls angeh366rten Sch. hat das Patentgericht wegen der ge-gen374ber dem Patentamt abgegebenen Erkl344rung, er sei Miterfinder, als Beteilig-ten angesehen. Dieser Umstand begr374ndet die erforderliche verfahrensrechtli-che Beteiligtenstellung indes nicht (oben III 2 b bb). Sch. h344tte f366rmlich als Zeu-ge vernommen und seine Angaben h344tten protokolliert werden m374ssen. Die Protokollierungspflicht ergibt sich aus einer entsprechenden Anwendung von 247 161 Abs. 1 Nr. 1 ZPO, die geboten ist, auch wenn 247 161 ZPO in 247 46 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht genannt ist. Dass dies nicht geschehen ist, zieht die Aufhe-bung der angefochtenen Entscheidung gleichwohl nicht nach sich, weil der Se-nat nach dem Zusammenhang der Beschlussgr374nde ausschlie337en kann, dass das Patentgericht zu einem anderen Ergebnis gelangt w344re, wenn es die von Sch. gemachten Angaben au337er Betracht gelassen h344tte. 25 C. ist alleinige Berechtigte am Gegenstand der Erfindung, wenn ihr die Rechte aller Miterfinder zustehen. Ch. und Sch. haben C. ihre Rechte an der Erfindung rechtsgesch344ftlich 374bertragen. Dass Ba. keine Rechte an der Erfin-dung zustehen, hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei aus dem Umstand ge-schlossen, dass dieser selbst bei seiner Anh366rung nicht anzugeben vermochte, worin sein Beitrag zu der Erfindung liegen k366nnte. Die Alleinberechtigung der C. setzt mithin nur noch voraus, dass sie einen etwaigen Beitrag So.s zu der Erfindung nach 247 6 ArbEG (idF vom 1. Januar 1964) wirksam in Anspruch ge-nommen hat. Davon ist das Patentgericht ausgegangen, und dies h344lt der Nachpr374fung im Rechtsbeschwerdeverfahren stand. 26 Zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents am 2. November 1994 war So. seit dem 1. Juli 1994 Angestellter der C. . Da au337er Streit steht, dass es sich bei dem Gegenstand der Erfindung der Sache nach um eine Dienster-findung im Sinne des 247 4 Abs. 2 ArbEG handelt, war die Inanspruchnahme des Beitrags, den So., wie das Patentgericht zu seinen Gunsten unterstellt hat, zu 27 - 16 - der Erfindung erbracht hat, nur dann ausgeschlossen, wenn entweder die Erfin-dung bereits vor dem 1. Juli 1994 fertiggestellt war oder jedenfalls der Beitrag So.s zu der Erfindung vollst344ndig bereits vor diesem Stichtag geleistet war. Dass das Patentgericht weder das eine noch das andere festgestellt hat, ist aus Rechtsgr374nden nicht zu beanstanden. 28 Das Patentgericht hat sich wesentlich auf den Umstand gest374tzt, dass ein Merkmal des Patentanspruchs 1, n344mlich die l366sbare Teilebene (8) eines Basisk366rpers, weder Teil der Angebotsanfragen vom 1./2. M344rz 1994 noch in der Zeichnung wiedergegeben sei, die So. im Vindikationsprozess als Skizze 1 vorgelegt habe und die die Erfindung zeigen solle. Es hat ferner erwogen, dass So. und Ba. nicht aufzuzeigen vermocht h344tten, dass die Teilebene schon Be-standteil der Erfindung gewesen sei, als So. seine T344tigkeit f374r C. aufge- nommen habe. Dies tr344gt seine Annahme, dass die Erfindung erst w344hrend des Arbeitsverh344ltnisses von So. vollendet worden ist und dass bez374glich seines m366glichen Anteils eine gebundene Arbeitnehmererfindung vorliegt. Denn die Feststellung, dass eine Erfindung schon zu einem bestimmten, vor dem Anmeldetag liegenden Zeitpunkt fertiggestellt worden ist oder zumin-dest der Beitrag eines Miterfinders schon zu einem Zeitpunkt erbracht worden ist, zu dem er weder aus der dem Miterfinder im Betrieb des (sp344teren) Arbeit-gebers obliegenden T344tigkeit hervorgehen noch ma337geblich auf Erfahrungen oder Arbeiten dieses Betriebs beruhen konnte, kann nur getroffen werden, wenn von demjenigen, der sich auf einen solchen vor dem Anmeldetag liegen-den Zeitpunkt beruft, dargelegt wird, wann und in welcher Weise es zur Fertig-stellung der Erfindung oder zum Abschluss der Mitwirkung hieran gekommen sein soll. Dass So. und Ba. hierzu weiteren Vortrag gehalten h344tten, den das Patentgericht nicht ber374cksichtigt h344tte, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Entgegen der Rechtsbeschwerde hat das Patentgericht auch keine Beweislast- 29 - 17 - entscheidung zum Nachteil der Rechtsbeschwerdef374hrer getroffen. Ungeachtet der in diesem Zusammenhang missverst344ndlichen Benutzung des Verbs "nachweisen" ist nicht zweifelhaft, dass das Patentgericht positiv und im Rah-men des tatrichterlichen Ermessens liegend, ohne Verfahrensfehler und Ver-st366337e gegen Denkgesetze die 334berzeugung gewonnen hat, C. sei alleinige Berechtigte an der Erfindung geworden. ee) Auch die Feststellungen zur Widerrechtlichkeit der Entnahme hat das Patentgericht in verfahrensrechtlich nicht zu beanstandender Weise getroffen. 30 Dass die urspr374ngliche Patentanmeldung durch So. allein widerrechtlich war, ergibt sich, ohne dass es des R374ckgriffs auf pers366nliche Angaben der Be-teiligten bedurfte, aus seinem eigenen nachtr344glichen Verhalten, n344mlich der nachgeschobenen Erkl344rung "Erfinder sind die Anmelder". Dass diese gegen-374ber dem Patentamt abgegebene Erkl344rung nicht im Einvernehmen mit den drei 374brigen als Erfinder Bezeichneten bzw. ohne deren nachtr344gliche Genehmi-gung erfolgt ist, hat So. ausweislich der Beschlussgr374nde selbst mit dem Vor-trag einger344umt, er habe Ch. und Sch. 374ber diese Erkl344rung nicht informiert und sie sei niemandem au337er ihm bekannt gewesen (BA 22). Lediglich erg344nzend hat das Patentgericht ausgef374hrt, Ch. und Sch. h344tten beide glaubhaft versi-chert, von der Anmeldung nichts gewusst, sondern bei der Unterzeichnung an-genommen zu haben, es handele sich um eine anderweitige, genehmigte An-meldung. 31 c) Der Einwand der Rechtsbeschwerde, C. k366nne lediglich die Ein- r344umung einer Mitberechtigung verlangen, nicht aber den Widerruf des Streitpa-tents (vgl. hierzu Rogge, aaO, 247 21 Rn. 21), verkennt, dass das Patentgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gelangt ist, dass le-diglich eine gebundene Arbeitnehmererfindung vorliegt, die C. unbeschr344nkt 32 - 18 - in Anspruch genommen hat, und dass eine widerrechtliche Entnahme jedenfalls vorliegt, wenn der Arbeitgeber eine ihm vom Arbeitnehmer nicht gemeldete, sondern selbst zum Patent angemeldete Diensterfindung in Anspruch nimmt (vgl. Rogge, aaO Rn. 22 mwN; Schwendy, aaO, 247 21 Rn. 75). 33 3. Die Schutzf344higkeit des Entnommenen hat das Patentgericht zu Recht nicht gepr374ft. Das Reichsgericht und der Bundesgerichtshof in 344lterer Rechtsprechung haben allerdings die Ansicht vertreten, dass der Tatbestand der widerrechtli-chen Entnahme begrifflich Entnehmbarkeit und damit Schutzf344higkeit des Ent-nommenen verlange (RG, Urteil vom 2. April 1930 - I 268/29, GRUR 1930, 805, 806 - Kappenschuhspanner; Urteil vom 13. Juni 1939 - I 93/38, GRUR 1940, 35, 39 - Konservendosenetikett; BGH , Urteil vom 27. Oktober 1961 - I ZR 53/60 , GRUR 1962, 140, 142 - Stangenf374hrungsrohre). Daran h344lt der Senat nicht fest. Denn nicht nur im Vindikationsprozess, in dem diese Pr374fung nach der Rechtsprechung des Senats nicht erfolgt (BGH, Urteil vom 15. Mai 2001 - X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 825 - Schleppfahrzeug), sondern auch im Einspruchsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme geht es allein um die materielle Zuordnung der Anmeldung bzw. des auf die Anmeldung erteilten Schutzrechts (vgl. Rogge, aaO, 247 21 Rn. 23). Demgegen374ber ist die Annahme, dass nur Schutzf344higes entnommen werden kann, nicht gerechtfertigt. Denn dem Erfinder einer Lehre zum technischen Handeln, die zum Patent angemel-det oder f374r die ein Patent erteilt worden ist, erw344chst mit deren Verlautbarung, die unter Wahrung einer die 326ffentlichkeit hiervon ausschlie337enden Vertraulich-keit erfolgt ist, ein Recht an der Erfindung unabh344ngig davon, ob die Lehre schutzf344hig ist (BGH, Urteil vom 18. Mai 2010 - X ZR 79/07, BGHZ 185, 341 = GRUR 2010, 817 - Steuervorrichtung). Zudem k366nnte die Zulassung des Ein-wands, wie der Streitfall belegt, zu widerspr374chlichen Ergebnissen f374hren (so 34 - 19 - auch Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., 247 21 Rn. 48). H344tte die Rechtsbeschwer-de damit Erfolg und w374rden die Einspr374che deshalb zur374ckgewiesen (vgl. hier-zu BGH, Beschluss vom 10. Januar 1995 - X ZB 11/92 , GRUR 1995, 333 - Alu-minium-Trihydroxid), bliebe das Streitpatent gerade aufgrund des Einwands fehlender Patentf344higkeit in Kraft, w344hrend dessen Nichtbeachtung zum Wider-ruf des Patents und damit zu dem Ergebnis f374hrt, auf das der Einwand fehlen-der Patentf344higkeit in der Sache zielt. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 109 PatG. 35 Meier-Beck M374hlens Gr366ning Grabinski Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.06.2008 - 8 W(pat) 308/03 -
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