BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 5/04 vom 14. M344rz 2006 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 197 81 850.1-53 Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja BGHR : ja Mikroprozessor PatG 247247 34, 48 a) Es ist zul344ssig, 374ber die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags zu entscheiden und die Entscheidung 374ber die Patentanmeldung in der Fas-sung des Hilfsantrags zur374ckzustellen. b) 334bereinstimmungen im Schutzbereich von Patentanspr374chen ber374hren das Rechtsschutzbed374rfnis jedenfalls solange nicht, wie der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands ge-richtet wird. BGH, Beschl. v. 14. M344rz 2006 - X ZB 5/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. M344rz 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff beschlossen: Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 17. Senats des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 2003 auf-gehoben. Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Beschwerdewert: 50.000,-- 200 Gr374nde: I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 26. Juni 1997 beim Deut-schen Patent- und Markenamt als PCT-Anmeldung mit dem Bestimmungsland Deutschland unter der Bezeichnung "Prozessor und Verfahren zum spekulati-ven Ausf374hren von Befehlen aus mehreren von einem Verzweigungsbefehl an-gezeigten Befehlstr366men" angemeldet. Es wurde die Priorit344t einer Voranmel-dung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Juni 1996 in Anspruch genommen. 1 - 3 - 2 Die Anmeldung betrifft nach den mit der Eingabe vom 20. Januar 2000 eingereichten, ge344nderten Unterlagen einen Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl um-fassen, sowie ein Verfahren zum Bearbeiten eines solche Befehle aufweisen-den Programms und ein Computersystem mit einem solchen Mikroprozessor. Patentanspruch 1 lautet: "Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine aufzul366sende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Be-dingung als erf374llt aufgel366st, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern wenn die Bedingung als nicht erf374llt aufgel366st wird, umfassen, wobei der Mikroprozessor auf-weist: eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem Speicher; eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersa-gelogik, die die Aufl366sung der Bedingung vorhersagt und feststellt, ob eine richtige Vorhersage der Aufl366sung der Bedingung un-wahrscheinlich ist; und eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abh344ngige Stromma-nagementlogik, die die spekulative Ausf374hrung von Befehlen aus sowohl dem ersten als auch dem zweiten Codeabschnitt vor der Aufl366sung der Bedingung anweist, sofern festgestellt worden ist, dass eine richtige Vorhersage der Aufl366sung der Bedingung un-wahrscheinlich ist, wobei dann, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt, dass die richtige Vorhersage der Aufl366sung der Bedingung nicht - 4 - unwahrscheinlich ist, die Strommanagementlogik die spekulative Verarbeitung des ersten Codeabschnitts anweist, sofern die Vor-hersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als erf374llt aufgel366st wird, und die Verarbeitung des zweiten Codeabschnitts anweist, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als nicht erf374llt aufgel366st wird." Die Patentanspr374che 2 bis 9 betreffen n344here Ausgestaltungen des Mi-kroprozessors nach Patentanspruch 1. Die Patentanspr374che 10 bis 18 betreffen ein Verfahren zum Verarbeiten von Befehlen. Patentanspruch 19 lautet: 3 "Computersystem, aufweisend: einen Speicher, der Befehle in ei-nem Programmablauf speichert, wobei der Programmablauf einen Verzweigungsbefehl mit einer aufzul366senden Bedingung, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Be-dingung als erf374llt aufgel366st wird, und einen zweiten Codeab-schnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als nicht erf374llt aufgel366st wird, enth344lt; einen mit dem Speicher gekoppelten Bus, der Informationen austauscht, und einen Mikroprozessor nach einem der Anspr374che 1 bis 9." Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung wegen fehlen-den Rechtsschutzbed374rfnisses zur374ckgewiesen, weil die Patentanspr374che 1 und 19 nicht L366sungen eines 374bergeordneten Problems betr344fen, sondern es sich um die L366sung ein und desselben Problems durch ein und dieselben Merkmale zuz374glich des vom Fachmann mitgelesenen Mittels eines Bus hand-le. 4 - 5 - Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und beantragt, 5 unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Erteilung des Patents zu beschlie337en im Umfang der mit Eingabe vom 20. Januar 2000 ge344nderten Patentunterlagen, hilfsweise auf der Grundlage der mit dieser Eingabe eingereichten Patentan-spr374che 1 bis 18 und der ge344nderten Beschreibungseinleitung, bei der auf Seite 3 in den Zeilen 30 bis 31 die Worte "bzw. ein Compu-tersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 19" gestrichen sind. Die Anmelderin hat geltend gemacht, sie habe ein Rechtsschutzbe-d374rfnis an einem Patentbegehren, das die beiden Patentanspr374che 1 und 19 umfasse. 6 Der Pr344sident des Deutschen Patent- und Markenamts hat, ohne einen Antrag zu stellen, geltend gemacht, der Patentanspruch 19 d374rfe als Nebenan-spruch mangels Rechtsschutzbed374rfnisses nicht zugelassen werden. Denn die-ser Anspruch weise gegen374ber dem Patentanspruch 1 aus der Sicht des Fachmanns keine neuen Aspekte auf, die 374ber Selbstverst344ndliches hinausgin-gen. Ein Nebenanspruch m374sse eine unabh344ngige L366sung zu demselben Prob-lem enthalten. Dies sei hier nicht der Fall. Dabei komme es nicht auf die Formu-lierung an, hier die R374ckbeziehung am Anspruchsende, um zu erkennen, ob ein Neben- oder ein Unteranspruch vorliege. 7 - 6 - Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin durch Teil-beschluss (ver366ffentlicht in BPatGE 47, 224 und GRUR 2004, 320 ff.) im Haupt-antrag zur374ckgewiesen und die Entscheidung 374ber die Patenterteilung nach dem Hilfsantrag zur374ckgestellt. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den Teilbeschluss des Bundespatentgerichts aufzu-heben und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckzuverweisen. 8 II. Die kraft Zulassung statthafte und im 334brigen zul344ssige Rechtsbe-schwerde f374hrt zur Zur374ckverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. 9 1. Das Bundespatentgericht hat mit dem angegriffenen Beschluss in zu-l344ssiger Weise zun344chst 374ber die Patentanmeldung in der Fassung des Haupt-antrags entschieden und die Entscheidung 374ber die Patentanmeldung in der Fassung des Hilfsantrags zur374ckgestellt. Soweit die Auffassung vertreten wird, dies sei unzul344ssig (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., 247 48 PatG Rdn. 21), kann dem nicht beigetreten werden. Gesichtspunkte der Prozess366konomie m366gen daf374r sprechen, ein solches Verfahren nicht zu w344hlen (Schulte, PatG, 7. Aufl., 247 48 PatG Rdn. 13), f374hren aber nicht dazu, dass eine solche Entscheidung unzul344ssig w344re. 10 2. Dem Antrag der Anmelderin, ein Patent in der mit dem Hauptantrag zur Entscheidung gestellten Fassung zu erteilen, kann entgegen der Auffas-sung des Bundespatentgerichts das Rechtsschutzbed374rfnis nicht abgesprochen werden. 11 a) Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Erteilung des Patents mit den Patentanspr374chen 1 und 19 mangels Rechtsschutzbed374rfnisses f374r unzu-l344ssig gehalten und im wesentlichen ausgef374hrt, auch f374r das Patenterteilungs- 12 - 7 - verfahren gelte das Erfordernis des Rechtsschutzbed374rfnisses, dessen Fehlen vom Deutschen Patent- und Markenamt positiv festgestellt werden m374sse, wo-bei strenge Anforderungen zu stellen seien. Das Rechtsschutzbed374rfnis fehle, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus be-sonderen Gr374nden keinerlei Interesse des Anmelders bestehe, insbesondere, wenn dessen Verlangen missbr344uchlich erscheine. Jegliches schutzw374rdiges Anmelderinteresse an einem weiteren Patentanspruch werde in der Rechtspre-chung verneint, wenn dieser Anspruch nichts enthalte, was 374ber den sachlichen Gehalt des ersten Patentanspruchs hinausgehe und dem Anmelder einen zu-s344tzlichen Schutz verleihen oder ihm eine sichere Auffangposition bei einem sp344teren Wegfall des ersten Patentanspruchs sichern oder aus sonstigen Gr374nden ein Rechtsschutzbed374rfnis f374r die Gew344hrung eines solchen zus344tzli-chen Patentanspruchs begr374nden k366nne. Dabei mache es f374r die Rechtspre-chung keinen Unterschied, ob die in Frage stehenden Patentanspr374che katego-rie374bergreifend seien oder derselben Patentkategorie angeh366rten. Diese Nega-tivkriterien hat das Bundespatentgericht im Streitfall f374r vorliegend erachtet. Da es sich bei den Patentanspr374chen 1 und 19 um zwei Sachanspr374che handle, von denen keiner eine (unmittelbare) R374ckbeziehung auf den anderen enthalte, sei davon auszugehen, dass die Anmelderin Nebenanspr374che habe aufstellen wollen. Voraussetzung f374r Nebenanspr374che auch in derselben Pa-tentkategorie sei - wie auch vom Pr344sidenten des Deutschen Patent- und Mar-kenamts betont - eine unabh344ngige, selbstst344ndige Erfindung, d.h. eine eigene, unabh344ngige L366sung eines 374bergeordneten Problems. Dies sei bei den vorlie-genden Patentanspr374chen 1 und 19 nicht der Fall. Beide wiesen denselben sachlichen Gehalt auf, in dem die Erfindung zum Ausdruck kommen solle, n344mlich die Verzweigungsvorhersagelogik. Die sonstigen Merkmale der bei-den Patentanspr374che k366nnten deren sachlichem Gehalt nicht zugeordnet werden. Durch sie werde nur die Umgebung umrissen, in der diese Logik 13 - 8 - arbeiten solle, der Mikroprozessor und das Computersystem. Beide seien Angaben, die f374r den Fachmann auf der Hand l344gen, so dass Patentan-spruch 19 auch nicht als Unteranspruch zum Patentanspruch 1 erteilt werden k366nne. 14 b) Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg. Das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt zutreffend davon ausge-gangen, dass f374r eine Patentanmeldung ein Rechtsschutzbed374rfnis erforderlich ist. Dieser Ausgangspunkt entspricht der Rechtsprechung des Senats (BGHZ 54, 181, 184 - Fungizid; 68, 156, 159 - Benzolsulfonylharnstoff; BGHZ 73, 183, 186 f. - Farbbildr366hre; Sen.Beschl. v. 16.09.1997 - X ZB 21/94, GRUR 1998, 130 - Handhabungsger344t). 15 Der Anmelder muss das f374r die Patentanmeldung erforderliche Rechts-schutzbed374rfnis nicht darlegen. Dieses folgt vielmehr regelm344337ig bereits aus der Anmeldung selbst, mit der ein anderweitig nicht zu erreichender Schutz des Anmelders f374r die angemeldete Erfindung herbeigef374hrt werden soll (Benkard/ Melullis, EP334, Art. 52 EP334 Rdn. 7). Denn das Gesetz gew344hrt dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger den 366ffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents f374r die Erfindung in dem gesetzlich geregelten Patenterteilungsver-fahren, so dass dieser die Erteilung des Patents grunds344tzlich in der Ausgestal-tung verlangen kann, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht (BGHZ 54, 181, 184 f. - Fungizid; BGHZ 73, 183 - Farbbildr366hre; Bus-se/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 247 34 PatG Rdn. 89). L344sst sich die Erfindung in mehrere Kategorien einordnen, hat der Anmelder das Recht, unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen jede Kategorie zu w344hlen, die er w374nscht (BGHZ 95, 295, 297 - borhaltige St344hle). Dabei ber374hren inhaltliche 334bereinstimmungen im Schutzbereich der Anspr374che untereinander das 16 - 9 - Rechtsschutzbed374rfnis grunds344tzlich nicht. Patente auf ein Produkt sowie auf ein Verfahren zu seiner Herstellung betreffen unterschiedliche Gegenst344nde und sind daher grunds344tzlich nebeneinander zu gew344hren, zumal jeder der bei-den Anspr374che im Verlauf der weiteren Entwicklung im Einspruchs- und Nich-tigkeitsverfahren ein unterschiedliches Schicksal nehmen kann (Ben-kard/Melullis, aaO, Art. 52 EP334 Rdn. 9). Nichts anderes gilt f374r einen auf ein Erzeugnis gerichteten Sachanspruch und einen mit diesem kumulierten Ver-wendungsanspruch (BGHZ 54, 181, 185). Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentanspr374chen ein und derselben oder mehrerer Patentkategorien kann daher allenfalls dann als unzul344ssig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestreb-ten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gr374nden keinerlei Interesse des An-melders erkennbar ist und der Anmelder mit einem der kumulierten Patentan-spr374che keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gew344hrung der anderen Patentanspr374che bereits erh344lt (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EP334 Rdn. 10). Daf374r fehlen im Streitfall die Anhaltspunkte. Patentan-spruch 1 ist darauf gerichtet, den beanspruchten Mikroprozessor als solchen unter Schutz zu stellen. Patentanspruch 19 ist auf ein Computersystem gerich-tet, das den beanspruchten Mikroprozessor enth344lt. Der Umstand, dass die be-anspruchte Erfindung mit den als Sachanspr374che formulierten Patentanspr374-chen 1 und 19 mehrere Auspr344gungen innerhalb ein und derselben Patentkate-gorie findet, steht als solcher dem Bestehen eines Rechtsschutzbed374rfnisses nicht entgegen (BGHZ 73, 183, 186 f. - Farbbildr366hre). Soweit das Bundespa-tentgericht darauf abgestellt hat, dass der Schutz aus dem als Sachanspruch formulierten Patentanspruch 1 auch die Verwendung des Mikroprozessors in einem Computersystem erfasst, l344sst sich daraus nicht herleiten, dass ein Computersystem, das einen Mikroprozessor nach Patentanspruch 1 enth344lt, keine Auspr344gung der Erfindung sei, an deren Schutz keinerlei Interesse des 17 - 10 - Anmelders festgestellt werden k366nne. Zwar bestehen 334bereinstimmungen im Schutzbereich der Anspr374che untereinander; solche 334bereinstimmungen ber374h-ren aber das Rechtsschutzbed374rfnis nicht (BGHZ 73, 183, 187; vgl. auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 247 34 PatG Rdn. 89), solange der Ertei-lungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegen-stands gerichtet wird (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EP334 Rdn. 10). Davon, dass das Patentbegehren nach den Patentanspr374chen 1 und 19 auf eine mehr-fache Patentierung ein und desselben Gegenstandes gerichtet sei, ist auch das Bundespatentgericht nicht ausgegangen. Anhaltspunkte daf374r, dass in dem Antrag auf Erteilung eines Patents mit den Patentanspr374chen 1 und 19 ein Missbrauch liegen k366nnte, hat das Bun-despatentgericht nicht festgestellt. Soweit sachliche 334berschneidungen im Schutzbereich der Patenanspr374che 1 und 19 in Betracht kommen, sind diese 374ber den Grundsatz der Ersch366pfung des Patentrechts zu l366sen. Aus dem Se-natsbeschluss vom 16. September 1997 (X ZB 21/94, GRUR 1998, 130 - Hand-habungsger344t) ist nichts Gegenteiliges herzuleiten, denn er betraf einen nicht 18 - 11 - verallgemeinerungsf344higen Fall, in dem der Senat an die Feststellung des In-halts eines neben einem Vorrichtungsanspruch geltend gemachten Verfahrens-anspruchs gebunden war (vgl. Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EP334 Rdn. 11). Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2003 - 17 W(pat) 1/01 -
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