ECLI:DE:BGH:2017:250717BXZB5.16.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 5/16 vom 25. Juli 2017 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Phosphatidylcholin PatG § 38 a) Eine Patentanmeldung ist zurückzuweisen, wenn der Gegenstand des A n- spruchs, den der Anmelde r zur Prüfung stellt, über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und dieser Mangel nach Aufforderung durch die Prüfungsstelle vom Anmelder nicht behoben wird (Fortführung von BGH, Beschluss vom 17. September 1974 X ZB 17/73, GRUR 1975, 310 Regelventil). b) Die Aufnahme eines Merkmals, wonach die beanspruchte Zubereitung eine bestimmte Substanz nicht enthalten darf, stellt nicht ohne weiteres eine u n- z u lässige Erweiterung dar (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Reifenabdichtmittel). BGH, Beschluss vom 25. Juli 2017 - X ZB 5/16 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juli 2017 durch den Vo r- sitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski, und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx beschlossen : Auf die Rechtsbeschwerde wird der am 11. September 2015 ve r- kündete Beschluss des 14. Senats (Technischen Beschwerd e- senats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache w ird zu anderweite r Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen. - 3 - Gründe: A. Die Rechtsbeschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung. Die am 16. Mai 2001 eingereichte und als DE 101 23 771 A1 veröffen t- lichte Anmeldung trägt die Bezeichnung " Verwendung von Elektrolyten zur Stärkung der Barrierefunktion der Haut " . Der unabhängige Anspruch 1 hat in der zuletzt beanspruchten Fassung folgenden Wortlaut: Kosmetische, nicht therapeutische Verwendung von a) 5 - 30 Ge w. - % NaCl b) 5 - 30 Gew. - % Glycerin jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, c) wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin 1 d) in Handschutzcrè mes, Reinigungsmilchen, Sonnenschutzlotionen, Näh r- crè mes, Tages - oder Nachtcrè mes z ur Stärkung der Barrierefunktion der Haut. 1 Merkmal " wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin " nicht ursprünglich offenbart. Das Patentamt hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, der Disclaimer nach Buchstabe c des Anspruch s sei nicht ursprünglich offe n- bart . Die Grundsätze der Entscheidung " Winkelmesseinrichtung " des Bunde s- gerichtshofs ließen sich auf das Prüfungsverfahren nicht anwenden. Habe der Disclaimer danach außer Betracht zu bleiben, erweise sich der Gegenstand nach Anspruch 1 zumindest nicht als neu gegenüber der Lehre der deutschen Patentanmeldung en 198 57 491 , 198 57 490 und 198 57 489 . 1 2 3 - 4 - Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom P a- tentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die A nmelderin ihr Bege h- ren aus der Beschwerdeinstanz weiter. B. Das zulässige Rechtsmittel führt zur Aufhebung der angefocht e- nen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht. I. Die Anmeldung ist in der im Beschwerde - und Rechtsbesc hwe r- deverfahren zu beurteilenden Fassung auf die kosmetische Verwendung von Natriumchlorid und Glycerin in Haut pflegeprodukten gerichtet . 1. In der Beschreibung der Anmeldung wird eingangs die Bedeutung der Zusammensetzung der Epidermis für die Barrieref unktion der Haut erläutert. Produkte zur Hautpflege seien an sich bekannt . Deren Wirkung beruhe bei Sa l- ben und Cremes im Wesentlichen auf einer Abdeckung der behandelten Hau t- bezirke und bei pflegenden Reinigungsprodukten auf einer effizienten Rückfe t- tung m it Sebumlipid - ähnlichen Substanzen . Der Beitrag dieser Produkte zur Regeneration einer physiologisch intakten Hornschicht sei allerdings begrenzt . Soweit zur Unterstützung der natürlichen Hautregeneration den topischen Pr ä- paraten zunehmend Interzellula r - L i pidmischungen, wie Ceramide oder Cer a- midanaloga, zugesetzt würden, handele es sich zumeist um sehr teure Rohsto f- fe , deren Wirkung zudem meist geringer sei als erhofft. Die Anmeldung betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, hautpflegende Zu bereitungen zur Verfügung zu stellen, welche die Barrieree i- genschaften der Haut wirksamer erhalten oder wiederherstellen. 2. Zur Lösung dieses Problems wird in der von der Anmelderin z u- letzt vorgelegten Fassung von Anspruch 1 die Verwendung einer Zuberei tung 4 5 6 7 8 9 - 5 - mit Natriumchlorid und Glycerin vorgeschlagen, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. Kosmetische, nicht therapeutische Verwendung von a) 5 - 30 Gew. - % NaCl b) 5 - 30 Gew. - % Glycerin in Handschutzcrè mes, Reinigungsmilchen, Sonnenschutzlotio nen, Näh r- crè mes, Tages - oder Na chtcrè mes zur Stärkun g der Barrierefunktion der Haut , 2. wobei sich die Gewichtsangaben auf das Gesamtgewicht der Zubereitung en beziehen , 3 . wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcho lin. 3. Dem Schutzbegehren dieses Anspruchs ist folgende technische Lehre zu entnehmen: a) Zur Stärkung der epidermalen Barriere wird der Fachmann ang e- wiesen, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zuberei tung je 5 - 30 Gewicht s- prozent Natriumchlorid und Glycerin beizumischen. Nach d en Angaben der O f- fenlegungsschrift (Abs. 23 - 26) stimuliert dieses Wirksystem überraschende r- weise den hauteigenen Stoffwechsel von Lipiden und Proteinen, die zur Au f- rechterhaltung der epidermalen Barriere ständig neu gebildet werden müssen. b) Als hautpf legende Zubereitungen nimmt die Anmeldung allein Handschutz - , Nähr - , Tages - und Nacht cremes sowie Reinigungsmilchen und Sonnenschutzlotionen in den Blick. Hinsichtlich der Formen der Zubereitungen legt sich der Anspruch zwar auf Lotion oder Milch einerseit s und Creme and e- rerseits fest und gibt damit Emulsionen bzw. Emulsion - Gel - Strukturen vor. J e- doch wird die Zusammensetzung dieser kosmetischen Zubereitungen im Ei n- zelnen - m it Ausnahme der Vorgab en aus Merkmalen 1 und 3 - ins fachmänn i- sche Können und Belieb en gestellt. Der Anspruch umfasst im Übrigen jede Z u- 10 11 12 - 6 - bereitung, die die angegebenen Anteile an Kochsalz und Glycerin enthält und für die kosmetische Verwendung geeignet ist. In der Beschreibung heißt es d a- zu (Abs. 29 und 33), d ie erfindungsgemäße Zubereitun g könne wie üblich z u- sammengesetzt sein und je nach konkreter Verwendung und struktureller Au s- gestaltung kosmetische Hilfsstoffe enthalten, etwa Konservierungsmittel, Bakt e- rizide, Parfüme, Substanzen zum Verhindern des Schäumens, Farbstoffe, Pi g- mente, Verd ickungsmittel, oberflächenaktive Substanzen, Emulgatoren, weic h- machende, anfeuchtende und/oder feuchthaltende Substanzen, Fette, Öle, Wachse oder andere übliche Bestandteile einer kosmetischen Formulierung, etwa Antio xidantien (Abs. 39 f f.), UVB - oder UVA - Filter (Abs. 31). c) Eine Beschränkung erfährt der beanspruchte Gegenstand n ach Merkmal 3 nur insoweit, als die Zubereitungen frei von Phosphatidylcholin sein müssen . Dabei handelt es sich um Phospholipi de, die sich aus Fettsäuren, Gl y- cerin, Phosphorsäu re und Cholin zusammensetzen und klassisch als Lecithine bezeichnet werden . Sie sind Bestandteil e der Zellmembran tierischer und pflanzlicher Lebewesen , werden industriell vorwiegend aus Soja ( roh ) öl gewo n- nen und finden u.a. als Emulgator Verwendung . II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung (BPatG, GRUR 2016 , 583 ) im Wesentlichen wie folgt begründet: Die geänderte Fassung von Anspruch 1 , wonach die Zubereitungen frei von Phosphatidylcholin sind, weise ein nicht ursprungsoffenbartes Merkmal auf, das den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitere. Die Anmelderin h a- be schon im Verfahren vor dem Deutschen Patent - und Markenamt eingeräumt, dass der Anspruch durch die Aufnahme dieses Merkmal s über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hi nausgehe , und die entsprechende Feststellung der Prüfungsstelle im Beschwerdeverfahren nicht in Abrede g e- 13 14 15 - 7 - stellt. Da sie den Mangel der unzulässigen Erweiterung im Erteilungsverfahren nicht beseitigt habe, sei die Anmeldung zurückzuweisen gewesen. Die Rech t- sprechung des Bundesgerichtshofs , wonach ein nicht ursprünglich offenbartes, aber den beanspruchten Patentgegenstand lediglich beschränkendes Merkmal grundsätzlich im Anspruch verbleiben könne, indes zur Stützung der Patentf ä- higkeit des Erfindungsgegenstan ds nicht herangezogen werden dürfe (BG H, Urteil vom 17. Februar 2015 X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 42 mwN Wundbehandlungsvorrichtung) , könne nur für das Einspruchs - oder Nichti g- keitsverfahren und das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Geltung bea n- spruc hen, sei jedoch nicht auf das Erteilungsverfahren übertrag bar . I n diesem stehe das Interesse der Allgemeinheit daran im Vordergrund, dass nur b e- standskräftige Patente erteilt werden . Dem berechtigten Interesse des Anme l- ders an der Gewährung eines angemesse nen Schutzes seiner Erfindung werde bereits dadurch Rechnung getragen, dass er von der Prüfungsstelle zunächst auf den Mangel hingewiesen und zu seiner Beseitigung aufgefor dert werde und eine Zurückweisung durch Be schluss erst erfolge , wenn der Anmelder de m nicht nach komme . Die Anmelderin habe konkret keinen rechtlich relevanten Nutzen aufzeigen können , den die Aufnahme eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals haben könne . Die Entscheidungspraxis des Europäischen Paten t- amts zur Zulässigkeit von Disclaimern rechtfertig e keine andere Bewertung. III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand. 1. Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Patentgerichts, wonach eine Anmeldung zurückzuweisen ist, wenn der Gegenstand des Anspruchs, den der An melder zur Prüfung stellt, über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und dieser Mangel nach Aufforderung durch die Prüfungsstelle vom Anmelder nicht behoben wird (Benkard/Schäfers, PatG, 11. Auflage § 38 Rn. 39 f.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Auflage § 38 16 17 - 8 - Rn. 34, Schulte/Moufang, PatG, 10 . A uflage § 38 Rn. 19 f.; Mes, PatG, 4. Auf - lage § 38 Rn. 21; Stortnik in BeckOK , Pat R , 5. Edition § 38 Rn. 52a). a) Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben im Ve r- lauf des Prüfungsverfahrens sind unzulässig, sofern sie den Gegenstand der Anmeldung erweitern (§ 38 Abs. 1 PatG). Der Anspruch auf Erteilung eines P a- tents mit dem durch die Anmeldung herbeigeführten Zeitrang besteht allein im Rahmen des Gegenstands der An meldung in ihrer ursprünglichen Fassung. Wird ein entsprechender Mangel nach Aufforderung der Prüfungsstelle vom Anmelder nicht beseitigt, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung (§ 48 Satz 1 i.V. mit § 45 Abs. 1 Satz 1 PatG). Das Gesetz will im Interes se der Rechtssicherheit ausschließen, dass das Patent mit einem unzulässig geände r- ten Inhalt erteilt wird (vgl. BGH, Beschluss vom 17. September 1974 X ZB 17 /73, GRUR 1975, 310, 312 Regel ventil, zu § 26 Abs. 5 PatG a.F.) und fordert daher die Beseitigu ng einer unzulässigen Änderung in jedem Ve r- fahrensstadium des Prüfungsverfahrens. b) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist es nicht geboten, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei einem erteilten deu t- schen oder europäischen Patent , dessen Gegenstand über den Inhalt der A n- meldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, eine Nichtige r- klärung oder Löschung nicht erforderlich ist, sofern die Änderung in der Einf ü- gung eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 48 mwN Wundbehand - lungsvorrichtung), auf das Prüfungsverfahren zu übertragen. Diese Rechtspr e- chung trägt dem Umstand Rechn ung, dass der Inhaber nach der Erteilung des Patents daran gehindert ist, das Merkmal zu streichen , das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, weil 18 19 - 9 - dies zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führte un d damit wiederum einen Widerrufs - oder Nichtigkeitsgrund ausfüllte (§ 22 Abs. 1 PatG, Art. 123 Abs. 3, Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 5 IntPatÜG). Diese Schwi e- rigkeit besteht im Prüfungsverfahren nicht . D enn vor der abschließenden En t- scheidung der Behörde hat der Anmelder nicht nur die Möglichkeit, die Einf ü- gung eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals rückgängig zu machen ; vie l- mehr ist er gehalten so zu verfahren, weil anderenfalls die Anmeldung zurüc k- zuweisen ist. 2. Unzutreffen d ist jedoch die von der Rechtsbeschwerde geteilte Annahme des Patentgerichts, die Aufnahme von Merkmal 3 in Anspruch 1, w o- nach die Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin, habe den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitert. Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der zur Prüfung g e- stellte Anspruch mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Der Anspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet sein, den die Anme l- deunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fass ung aus Sicht des Fac h- manns nicht als zur Erfindung gehörend erkennen lassen. Nach dieser Maßg a- be hat die Einfügung von Merkmal 3 in Anspruch 1 nicht zu einer unzulässigen Änderung geführt. a) In den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen ist die ko s- metische Verwendung einer Zubereitung offenbart, die jeweils bis zu 30 G e- wichtsprozent Kochsalz und Glycerin enthält. Weitere ausdrückliche Vorgaben hinsichtlich der Zusammensetzung der Zubereitung sind der Anmeldung nicht zu entnehmen, sie ergeben sich lediglich mittelbar aus der Angabe, dass die Zubereitung der kosmetischen Verwendung in Cremes, Milchen oder Lotionen dienen soll. Die Unterlagen nennen mehrere Gruppen von Substanzen, aus 20 21 22 - 10 - denen die Lipidphase der Emulsion gewählt werden kann. Sofern hier für Öl Verwendung finden soll, ist wiederum eine Reihe von Stoffgruppen aufgeführt , aus denen dieses gewählt werden kann. Im Übrigen enthält die Beschreibung, wie bereits erwähnt, einen umfassenden Katalog weiterer Substanzen, die in der Zubereitung, je na ch den gewünschten Verwendungsmöglichkeiten, entha l- ten sein können, aber nicht enthalten sein müssen. b) Phosphatidylcholin wird, wenn auch nicht unter dieser Bezeic h- nung, in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nur an zwei Stellen erwähnt. Zum einen wird Sojaöl, eine Lecithinquelle, als eines von zahlreichen Fettsäureglyceriden genannt, welche wiederum als eine von mehreren Gruppen von Substanzen aufgeführt sind, die als Ölphase für die Emulsion gewählt we r- den können (Abs. 47). Zum anderen w ird Lecithin als einer von mehreren Du t- zend möglichen Emulgatoren aufgeführt (Abs. 55). c) Aus den Anmeldeunterlagen ergibt sich danach kein Anhalt dafür, dass Phosphatidylcholin notwendiger Bestandteil der Zubereitung ist oder dass seine Zugabe auch nu r als vorteilhaft angesehen wird. Dies wird dadurch best ä- tigt, dass die in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Zubereitungen 1 bis 3 jeweils fünf Gewichtsprozent Glycerin und sieben Prozent Kochsalz, jedoch kein Phosphatid ylcholin enthalten (Abs. 10 1 - 103). Die Aufnahme von Merkmal 3 in den Anspruch führt auch nicht dazu, dass dieser nunmehr, abweichend von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen, auf eine Zusammensetzung gerichtet ist , die nur aus bestimmten Komponenten bestehen darf (vgl. dazu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn. 35 ff. Reifenabdichtmittel). Das Merkmal bringt vielmehr nur zum Ausdruck, dass von der nach den ursprünglichen Anmeldeunterlagen mö g- lichen Vielzahl möglicher Zusammensetzungen der Zubereitung so lche ausg e- 23 24 25 - 11 - nommen sind, die Phosphatidylcholin enthalten. Es dient damit lediglich dazu, den Gegenstand der Anmeldung von dem Stand der Technik abzugrenzen, wie er in den deutschen Offenlegungsschriften DE 198 57 489 bis 492 offenbart wird, in denen jeweils Hautschutzpräparate beschrieben sind, die neben Salzen und Feuchthaltemitteln als notwendigen Bestandteil auch gesättigtes oder u n- gesättigtes Phosphatidylcholin enthalten. Eine solche Beschränkung des Anspruchs steht im Einklang mit den Kr i- terien, die die Große Beschwerdekamme r des Europäischen Patentamts zur Zulässigkeit eines Disclaimers zur Herstellung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik entwickelt hat (EPA, Große Beschwerdekammer, Entsche i- dungen vom 4. April 2004 G 1/03 und 2/03, ABl. EPA 2004, 413 und 448 Disclaimer/PPG und Disclaimer/GENETIC SYSTEMS; Entscheidung vom 30. August 2011 G 2/10, ABl. EPA 2012, 367 Disclaimer/SCRIPPS). Danach steht es der Zulässigkeit eines Disclaimers im Sinne eines negativ formulierten technischen Merk mals, durch das bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemein gefassten Merkmals ausgeschlossen werden sollen (EPA ABl. 2012, 376, 390, unter 2.2 der Entscheidungsgründe), entgegen, wenn sich die dadurch bewirkte Beschränkung als technisch rele vant erweist (EPA ABl. 2004, 413, 441, unter 2.6.1 der Entscheidungsgründe; ABl. 2012, 376, 403, unter 4.4.2 der Entscheidungs gründe ). Im Streitfall sind jedoch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich , dass mit der durch Merkmal 3 bewirkten Beschränkung des Gegenstands eine zusätzliche technische Wirkung einhergeht oder erzielt we r- den soll oder der Fachmann hierdurch neue technische Informationen er hält . 3. Danach kann die Entscheidung des Patentgerichts insoweit keinen Bestand haben, als es die Beschwerde gegen die Versagung der Patenterte i- lung damit begründet hat, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei gegenüber den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen durch die Aufnahme von 26 27 - 12 - Merkmal 3 unzulässig erweitert. D ie von der Anmelderin dem Anspruch beig e- fügte Fußnote ist damit entbehrlich. Da dem Senat eine eigene S achentscheidung verwehrt ist (§ 108 Abs. 1 PatG), ist die Sache an das Patentgericht zurückzuverweisen. IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nic ht für erforderlich gehalten (§ 10 7 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG). Meier - Beck Gröning Grabinski Deichfuß Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.09.2015 - 14 W(pat) 30/13 - 28 29
Full & Egal Universal Law Academy