BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 6/11 vom 28. November 2012 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend das deutsche Patent 102 49 336 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Sorbitol PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 Selbst wenn der Schwerpunkt der Verhandlung im E inspruchsverfahren auf e i- nem bestimmten Widerrufsgrund gelegen hat, weil das Patentgericht zunächst einem Widerruf des Streitpatents aus diesem Grund zuneigte, darf der Paten t- inhaber nicht annehmen, allein dieser Widerrufsgrund sei entscheidungserhe b- lich. BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2 8 . November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richt erin Schu s ter beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 15. Senats (Techn i schen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 14. März 2011 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewi e- sen. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000 festg e setzt. Gründe: I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Patents 102 49 336 (Streitpatents), das ein Verfahren zur Herstellung von sprühg e- trocknetem Sorbitol und Trocknung der Sorbitolpartikel auf einem nachgescha l- tet en Fließbett und sprühgetrockneten Sorbitol betrifft. Das Streitpatent umfasst neun Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet: "Verfahren zur Herstellung von sprühgetrocknetem Sorbitol durch Versprühen einer 65 bis 75%igen Sorbitollösung mittels eines R o- tat ionszerstäubers in einem Sprühturm im Gleichstrom mit feinve r- teiltem Sorbitol - Kreislaufkristallisat unter Zuführung von Warmluft und einem nachgeschalteten Fließbett zur weiteren Trocknung der Sorbitolpart i kel, dadurch gekennzeichnet, dass die Sorbitollösu ng vor der Zufü h rung zu dem Zerstäuber auf e ine Viskosität von 8 bis 50 mPa · s eingestellt wird, der Zerstäuber mit einer Drehzahl von 1 - 3 - 5000 bis 15000 U/min betrieben wird, Kreislaufkristallisat in einer Menge von 3 bis 4 kg/kg Endprodukt zugeführt wird und am Sprühturmaustritt die Temperatur der Abluft kontinuierlich geme s- sen und über eine Regelstr e cke die Temperatur der zugeführten Warmluft in einem Bereich von 105 bis 150ºC verändert wird, de r- art, dass die Ablufttemperatur auf einem konstanten Wert von 55 bis 57ºC gehalten wird, wobei War m luft in einer Menge von 14 bis 22 m³ im Normzustand/kg Endprodukt zugeführt wird, und a n- schließend am Sprühturmaustritt anfallender Sorbitol direkt dem nachgeschalteten Fließbett zugeführt, mittels Warmluft mit einer Tempe ratur von 85 bis 90ºC getrocknet und abschließend mit en t- feuchteter Kaltluft auf eine Temperatur von 20 bis 40 ºC abgekühlt wird." Die Einsprechende hat geltend gemacht, dem Patentgegenstand fehle es an der erforderlichen Neuheit und erfinderischen Tätig keit. Sie hat sich hierzu auf zahlreiche Entgegenhaltungen gestützt. Darüber hinaus hat sie mangelnde Offenbarung und Ausführbarkeit der patentgemäßen Lehre geltend gemacht. Das Patentgericht hat das Streitpatent widerrufen. Mit der nicht zugelassene n Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör. II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da mit ihr der Beschwerdegrund der Verletzung rechtlichen Gehörs (§ 100 Ab s. 3 Nr. 3 PatG) geltend gemacht wird, und auch im Übrigen zulässig. Sie bleibt in der Sache ohne Erfolg, da der geltend gemachte Beschwerdegrund nicht vorliegt. 1. Das Patentgericht hat ausgeführt, die Lehren des Streitpatents kön n- ten nachgearbeitet we rden und seien damit ausführbar. Der in Patenta n- spruch 8 geschützte Sorbitol sowie das Herstellungsverfahren gemäß P a- tentanspruch 1 beruhten mit Blick auf die deutsche Offenlegungsschrift 2 3 4 5 6 - 4 - 32 45 170 sowie die DDR - Wirtschaftspatente 252 003 und 277 176 jedoc h nicht auf erfind e rischer Tätigkeit. 2. Die Rechtsbeschwerde sieht durch den Widerruf des Patents den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt. Der Widerruf des Streitpatents aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit stehe im Wide r- spruch zu der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung des P a- tentgerichts. Diese s habe der Meinung zugeneigt, das beanspruchte Verfa h ren sei aufgrund mangelnder Offenbarung nicht ausführbar. Aufgrund dieses Hi n- weises habe sich der gesamte Vortra g der Verfahrensbete i ligten auf Fragen zur Offenbarung und Ausführbarkeit konzentriert. Das Patentgericht habe di e sen Schwerpunkt durch entsprechende Nachfragen bestätigt. Für die Beteili g ten sei insgesamt der Eindruck entstanden, allein die Ausführbarkeit sei entsche i- dungse r heblich. Vertiefte Ausführungen zur Patentfähigkeit seien daher nicht geboten gewesen . Aus diesem Grund habe die Patentinhaberin davon abges e- hen, ergänzend zur erfinderischen Tätigkeit vorzutragen und vorbereitete Hilf s- anträge zu stelle n. Von der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Recht s- auffassung sei das Patentgericht in seinem Beschluss überraschend abgew i- chen. Darin werde die Frage der Ausführbarkeit nur am Rande behandelt, wä h- rend der Widerruf des Streitpatents auf mangelnde er finderische Tätigkeit g e- stützt werde. Das Patentgericht habe folglich einen Umstand als entsche i- dungserheblich angesehen, zu dem sich die Parteien in der mündlichen Ve r- handlung nicht hätten äußern können; deshalb sei vor der Entscheidung ein richterlicher Hinweis erforderlich gewesen. Die Änderung der Auffa s sung des Patentgerichts sei offenbar erst durch Zusendung der Entscheidung "Klamme r- nahtgerät" des Bundesgerichtshofs veranlasst worden. Diese Entscheidung h a- be der Verfahrens bevollmächtigte der Patentinh aberin im Nachgang zur mün d- lichen Ve r handlung de m Vorsitzenden des Technischen Beschwerdesenats persönlich übersandt. Der angefochtene Beschluss beruhe auch auf dem g e- 7 - 5 - schilderten Gehörsverstoß, da die P a tentinhaberin bei Erteilung des gebotenen Hinweises e rgänzend zur erfinderischen Tätigkeit vorgetragen und vorbereite te Hilfsanträge g e stellt hätte. 3. Die Rüge ist unbegründet. a) D er Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruch s auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, i n dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Der A n spruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem de r Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt zu äußern und dem Gericht seine Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen darzulegen. Das Gericht ist verpflichtet, das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der B e- teiligten zur Kenntnis zu nehmen und auf sein e sachlich - rechtliche und verfa h- rensrechtliche Entscheidungserheblichkeit zu prüfen. Es darf ferner keine E r- kenntnisse verwerten, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht äußern konnten (st. Rspr., BVerfG , Beschluss vom 19. Mai 1992 1 BvR 986/91, BV er fGE 86, 133; Beschluss vom 10. Februar 1995 2 BvR 893/93, NJW 1995, 2095; Beschlüsse vom 2. Mai 1995 1 BvR 2174/94, 1 BvR 2220/94, NJW 1995, 2095, 2096; BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 Informationsübermittlungsverfahren I I; Beschluss vom 27. Februar 2008 X ZB 10/07, GRUR - RR 2008, 456 Installiereinrichtu ng; Beschluss vom 22. September 2009 Xa ZB 36/08, GRUR 2010, 87 Schwingungsdämpfer; Beschluss vom 15. April 2010 Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 Walzenform - gebungsma schine; Beschluss vom 12. April 2011 X ZB 1/10, GRUR 2011, 656 Modularer Fernseher; Beschluss vom 16. Juni 2011 - X ZB 3/10, GRUR 2011, 851 Werkstück). 8 9 - 6 - Das Gericht muss aber den Parteien nicht mitteilen, wie es den die Grundlage seiner Entscheidu ng bildenden Sachverhalt voraussichtlich würdigen wird. Es reicht in der Regel aus, wenn die Sach - und Rechtslage erö r tert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die En t- scheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden (BG H, Beschluss vom 16. September 2008 X ZB 29/07, GRUR 2009, 21 Antennenhalter; BGH , aaO - Walzenformgebungsmaschine). Eine Gehörsverletzung kann jedoch vo r- liegen, wenn die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu erwa r- tenden Sorgfalt nicht e rkennen konnten, auf welches Vorbringen es für die En t- scheidung des Gerichts ankommen kann und wird (BGH, Beschluss vom 8. September 2009 X ZB 35/08, GRUR 2009, 1192 Polyolefinfolie mwN). b) Nach diesen Grundsätzen ist im Streitfall eine Verletzung rechtlichen Gehörs nicht zu erkennen. In dem Einspruchsverfahren vor dem Patentgericht haben beide Beteili g- te schriftsätzlich ausführlich sowohl zum Widerrufsgrund der mangelnden Au s- führbarkeit als auch zum Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit Ste l- lung genommen , und zwar sowohl in der Einspruchsbegründung und der Ei n- spruchserwiderung als auch in den kurz vor der mündlichen Verhandlung eing e- reichten Schriftsätzen vom 17. Februar und 2. März 2011. In der mündlichen Verhandlung hat der Vorsitzende - wie sich aus der Sit zungsniederschrift ergibt den wesentlichen Inhalt der Akten und damit auch den jeweiligen Bete i- ligtenvo r trag referiert. Im Anschluss daran wurde die Sach - und Rechtslage mit den B e teiligten erörtert. Danach waren beide Widerrufsgrü nde Gegenstand der Verhandlung ; a uch die Rechtsbeschwerde stellt nicht in Abrede, dass der W i- derrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit angespr o chen wurde. Selbst wenn der Schwerpunkt der Verhandlung auf der Frage der Au s- führbarkeit gel e gen ha t , weil das Patentgericht möglicherweise zunächst einem 10 11 12 13 - 7 - Widerruf des Streitpatents wege n mangelnder Ausführbarkeit zuneigte, durfte die Patentinhaberin entgegen der Rechtsbeschwerde nicht annehmen, allein die Ausführbarkeit sei entscheidungserheblich. Denn allein entscheidungse r- heblich konnte die Ausführbarkeit der Erfindung nur dann sein, wenn das P a- tentgericht das Streitpatent aus diesem Grund widerrief. Solange die Patenti n- haberin der vom Patentgericht hierzu vorläufig geäußerte n Auffassung entg e- gentrat und kein en von der Rechtsbeschwerde auch nicht aufgezeigten A n- lass zu der Annahme hatte, mit ihren Argumenten keinesfalls durchzudringen, musste sie damit rechnen, dass sich das Patentgericht auch der Frage der P a- tentfähigkeit zuwenden wü r de. Insoweit zeig t die Rechtsbeschwerde jedoch gleichfalls keine Umstände auf, aufgrund deren die Patentinhaberin hätte davon ausgehen dürfen , es b e- dürfe desjenigen Vortrags nicht, den sie nach dem Rechtsbeschwerdevorbri n- gen ergänzend zur erfinderischen Tätigkeit gehalten hätte. Dies wäre nur dann in Betracht gekommen, wenn entweder das Patentg e richt zu erkennen gegeben hätte, der Gegenstand des Streitpatents sei nach seiner Auffassung ohne Zwe i- fel patentfähig oder wenn das Patentgericht die mangelnde Patentfähigkeit in dem angefochtenen Beschluss mit Erwägungen begründet hätte, mit denen die Patentinhaberin auch bei sorgfältiger Verfahrensführung und Auseinanderse t- zung mit den Argume n ten der Einsprechenden nicht rechnen musste. Weder für das eine noch für das andere ist von der Rechtsbeschwerde etwas darg e tan . Die Patentinhaberin war deshalb gehalten, alle Gesichtspunkte von sich aus in Betracht zu ziehen, die die Patentfähigkeit gegebenenfalls zusätzlich stützen konnten, ihren Vortrag auf eine mögliche Berücksichtigung des weiteren Wide r- rufsgrunds auszurichten und mittels der nach dem Rechtsbeschwerdevorbri n- gen vorbereiteten Hilfsanträge das Streitpatent auch beschränkt zu ve r teidigen (vgl. BVerfG NJW 1998, 2515, 2523; BGH, Be schluss vom 8. Mai 2007 VIII ZR 235/06, NJW 200 7, 2117). Wenn die Patent inhaberin grundsätzlich 14 - 8 - eine (hilf s weise) beschränkte Verteidigung des Streitpatents erwog, gebot es ohn e hin eine sorgfältige Verfahrensführung, geänderte Haupt - oder Hilfsanträge rechtzeitig vor der mündlichen Ve r handlung einzure ichen, um dem Gericht und der Gegnerin eine Einarbeitung zu ermöglichen und eine Vertagung zu verme i- den. Hierzu war sie mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor dem P a- tentgericht ausdrücklich aufgefordert wo r den. D ie Vermutung der Rechtsbeschwerde, das Patentgericht habe die ve r- kündete Entscheidung nachträglich mit mangelnder Patentfähigkeit begründet, nachdem der Verfahrensbevollmächtigte der Patentinhaberin de n Vorsitze n den des Technischen Beschwerdesenats nach der mündl i chen Verhandlung auf die E ntscheidung " Klammer nahtgerät" (BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916) hingewiesen habe, die ihm, dem Verfa h- rensbevollmächtigten, bei der Einspruchsverhandlung noch nicht bekannt g e- wesen sei, ist unerheblich und im Übrigen ohne jeden tatsächlichen Anhalt . Es ist weder e r sichtlich, warum die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung bereits seit mehreren Monaten veröffentlicht e Entscheidung des Bundesg e- richtshofs dem Patentgericht unbekannt gewesen sein sollte, noch warum das Patentgeri cht erst in Kenntnis dieser Entscheidung die Verteidigung der Erfi n- dung als ausführbar offenbart als zutreffend zu erkennen in der Lage gewesen sein sol l te . III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. 15 16 - 9 - IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich g e- halten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG). Meier - Beck Gröning Grabinski Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.03.2011 - 15 W(pat) 341/06 - 17
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