ECLI:DE:BGH:2018:051118BXZB6.17.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 6/17 vom 5. November 2018 in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Schwammkörper PatG § 39; PatKostG § 3 Abs. 1, § 6 Abs. 2 Die Teilungserklärung gilt nicht deshalb als nicht abgegeben, weil der Anmel der z u- sätzliche Gebühren nicht begleicht, die für die abgetrennte Anmeldung wegen einer Erhöhung der Anspruchszahl gegenüber der Stammanmeldung in den für die abg e- trennte Anmeldung eingereichten Anmeldungsunterlagen entstanden sind. BGH, Beschluss vom 5. N ovember 2018 - X ZB 6/17 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 5. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck , die Richter Gröning , Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx beschlossen : Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 7. Senats des Bundespatentgerichts vom 12. April 2017 wird zurückgewiesen. Gründe: I. Der Anmelder meldete am 2. Oktober 2014 elektronisch ein Patent an, das einen Schwammkörper zur Reinigung von Oberfläche n betrifft (Stammanmeldung). Hierfür entrichtete er d ie Anmeldegebühr in Höhe von 80 Am 29. Oktober 2014 erklärte der Anmelder per Telefax die Teilung se i- ner zwölf Patentansprüche umfassenden Anmeldung. Gegenstand der Recht s- beschwerde ist die abgetren nte Teila nmeldung 10 2014 015 924.8 , die 14 Patentansprüche umfasst . Mit Einzugsermächtigung vom gleichen Tag in Höhe von 80 entrichtete d er Anmelder die Anmeldegebühr für die Teilanme l- dung . Mit Bescheid vom 31. Oktober 2014 wies das Patentamt den Anmeld er darauf hin, dass sich die Anmeld e gebühr um die im Kostenmerkblatt (Gebü h- rennummer 311 100/311 050) des Patentamts ausgewiesenen Beträge erhöhe, wenn für den Ausscheidungsantrag mehr als zeh n Patentansprüche eingereicht wü rden und die Anzahl der in der S tammanmeldung eingereichten Pa tenta n- sprüche überschritten werde . Eine weitere Zahlung erfolgte nicht. 1 2 - 3 - Die Stammanmeldung wurde am 17. November 2014 zurückgenommen. Im März 2015 erstattete das Patentamt dem Anmelder den gezahlten Betrag in Höhe von 80 in Höhe von 10 Mit Beschluss vom 1. Juni 2015 hat das Patentamt fest gestellt , dass die Teilungserklärung als nicht abgegeben gelte. Im Beschwerdeverfahren, dem die Präsidentin des Patentamts beigetreten ist, hat de r Anmelder sein Begehren weiterverfolgt. M it Beschluss vom 12. April 2017 hat das Patentgericht festg e- stellt, dass die Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG, wonach die Teilungserkl ä- rung als nicht abgegeben gilt, nicht eingetreten sei . Hiergegen richtet sich di e vom P atentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Präsidentin des Deu t- schen Patent - und Markenamts . II. Die zugelassene Rechtsbeschwerde ist statthaft. Dies ergibt s ich a l- lerdings nicht bereits au s ihrer Zulassung durch da s P atentgericht. Für die Stat thaftigkeit ist vielmehr maßgebend der Gegenstand des Rechtsbeschwe r- deverfahrens ( vgl. BGH, Beschluss vom 25. August 2015 X ZB 8 / 14 , GRUR 2015, 1144 Rn. 5 Überraschungsei) . Die vorliegende Rechtsbeschwerde richtet sich nicht lediglich gegen den Kost enansatz (§ 11 Abs. 3 PatG). Gegenstand ist ein Beschluss, mit dem das Patentgericht festgestellt hat, dass die Rechtsfolgen des § 39 PatG nicht eing e- treten sind. Damit stellt der Rechtsmittelführer in Frage, ob die materiellen Vor - aussetzungen für die se F eststellung bestehen. III. Das Patentgericht hat festgestellt, dass die vorliegende Teilungse r- klärung nicht gemäß § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gelte. Der Anmelder habe die erforderlichen Anmeldungsunterlagen und Gebühren für die Teila n- meldung fri stgerecht beigebracht. Für die Zeit bis zur Teilung seien Gebühren in gleicher Höhe zu entrichten, w ie sie für die ursprüngliche Anmeldung zu entric h- ten gewesen seien. Der Umstand, dass das Patentamt dem Anmelder diesen 3 4 5 6 7 - 4 - Betrag abzüglich einer Erstattungsge bühr zurückgezahlt habe, führe zu keiner anderen Beurteilung. Unerheblich sei auch, dass der Anmelder mit der Te i- lungserklärung mehr Ansprüche angemeldet habe als mit der Stammanme l- dung. Die für die Teilanmeldung angefallene höhere Anmeldegebühr, die si ch aus der Erhöhung der Anzahl der Ansprüche in den Anmeldungsunterlagen der abgetrennten Anmeldungen zu der Stammanmeldung ergebe, gehöre nicht zu den nach § 39 Abs. 2 und 3 PatG zu entrichtenden Gebühren. Vielmehr unte r- liege diese den allgemeinen Regelun gen des Patentkostengesetzes. Der U m- stand, dass der Anmelder d ie danach zu entrichtenden weiteren Anspruchsg e- bühren nicht entrichte t habe, führe zwar nach § 6 Abs. 2 PatKostG zur Unwir k- samkeit der Erhöhung der Anzahl der Ansprüche. In F olge könne die Prüfu ng der Teilanmeldung nicht auf der Grundlage des Anspruchssatzes mit der erhö h- ten Anspruchszahl erfolgen, sondern lediglich auf der Grundlage des bisherigen zur Stammanmeldung eingereichten Anspruchssatzes mit der niedrigeren A n- spruchszahl. In der ungeteil ten Anmeldung führe die Nichtvornahmefiktion des § 6 Abs. 2 PatKostG dazu, dass die Anmeldung auf der Grundlage des nicht erhöhten Anspruchssatzes weiter zu behandeln sei. Die Regelung des § 39 Abs. 3 PatG biete keine hinreichende Grundlage für eine andere Beurteilung im Fall einer Teilanmeldung. Die Vorschrift sei vielmehr dahin auszulegen, dass mit Vorliegen der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen die Teilanmeldung zur Vollanmeldung erstarke und dies nicht wegen Nichtzahlung der erhöhten A n- spruchsgebühren rückgängig gemacht werden könne. IV. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand . Das Patentgericht hat rechtfehlerfrei angenommen, dass die Teilungse r- klärung nicht im Sinn e des § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gilt. 8 9 10 - 5 - 1. Der Anmeld er hat die Gebühren für die Zeit bis zur Teilung fristg e- recht entrichtet. a) Mit dem Eingang der Teilungserklärung beim Patentamt entstehen die abgetrennt e Anmeldung und mit ihr ein weiteres Anmeldeverfahren. Die Wirksamkeit der durch die Teilungserklär ung bewirkten Teilung ist nach § 39 Abs. 3 PatG davon abhängig, dass innerhalb von drei Monaten nach Eingang die in Abs atz 2 genannten Gebühren entrichtet und die nach den §§ 34 bis 36 PatG erforderlichen vollständigen Anmeld ungs unterlagen eingereicht werd en. Wird dieses Erfordernis nicht fristgerecht erfüllt, gilt die Teilungserklärung als nicht abgegeben. Ist die abgetrennte Anmeldung von vornherein oder infolge nachträglicher, vor der Erfüllung dieser Anforderungen eintretender Ereignisse nicht endgültig wirksam geworden, so fehlt oder entfällt mit der abgetrennten Anmeldung auch der Rechtsgrund für die spätere Gebührenpflicht (vgl. BGH, Beschluss vom 14. Juli 1993 X ZB 9/92, GRUR 1993, 890, 891 Teilungs - gebühren ; Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 39 Rn. 37, 37c; Schulte/ Moufang, PatG, 10. Aufl., § 39 Rn. 31 ). b) Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass für die abgetrennte Anmeldung nach § 39 Abs. 2 PatG für den Zeitraum bis zur Teilung die gleichen Gebühren zu entrichten sind, die für die Stammanmeldu ng zu en t- richten waren. Denn der Anmelder verschafft sich durch die Teilung nachträ g- lich die Möglichkeit, auf der Grundlage des Offenbarungsgehalts seiner ersten Anmeldung sein Patentbegehren neu zu gestalten . c) Hierauf sind die Gebühren für die abget rennte Anmeld ung allerdings nicht beschränkt. Geht die Anspruchszahl in der Teilanmeldung über die Zahl der Ansprüche in der Stammanmeldung hinaus, hat der Anmelder zusätzlich zu der Gebühr nach § 39 Abs. 2 PatG die Differenz der Anmeldegebühr zu entric h- te n. Die im Zeitraum nach der Teilung in der abgetrennten Anmeldung selbst neu anfallenden Gebühren richten sich nach den allgemeinen kostenrechtlichen 11 12 13 14 - 6 - Vorschriften (vgl. Regierungsbegründung vom 7. September 1978 zum Entwurf eines Gesetzes über das Gemeinsc haftspatent und zur Änderung patentrechtl i- cher Vorschriften, BT - Drucks. 8/2087 S. 31; Gleiter/Fischer in Fitzner/Lutz/ Bodewig, BeckOK Patentrecht, 8. Edition , § 39 Rn. 46 ; Benkard/Schäfers , aaO , § 39 Rn. 33 ). Nach dem geltenden Kostenrecht ist Rechtsgrundlage für eine solche Erhöhung einer bereits angefallenen Anmeldegebühr der Gebührentatbestand (§ 2 Abs. 1 PatKostG i.V .m. Nr. 311 050/311 100 des Gebührenverzeichnisses) selbst. Gemäß § 3 Abs. 1 PatKostG werden die Gebühren mit der Einreichung einer Anmeldung, eines Antrags oder durch die Vornahme einer sonstigen Handlung oder mit der Abgabe der entsprechenden Erklärun g zu Protokoll fä l- lig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Bei einer Teilanmeldung ist die Einreichung der Unterlagen gemäß § 39 Abs. 3 PatG entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Gleiter/Fischer in Fitzner/Lutz/Bodewig, aaO , § 39 Rn. 42) jedenfalls als Einreichung der Anmeldung im Sinn e des § 3 Abs. 1 S atz 1 Alt . 3 Pat Kost G anzusehen. Es kann im Strei t fall offen bleiben, ob darin zugleich auch eine Änderung der ursp r ünglichen Anmeldung liegt. Während die Teilungserklärung ledigl ich das Verfahren trennt, entfaltet die Teilanmeldung bei Einreichung der Unterlagen, insbesondere der Patentansprüche nach § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG, ihre materiell - rechtliche Wirkung. Mit Bestimmung des I n- halts der Teilanmeldung entsteht der Anspruch auf Pa tenterteilung für einen den materiellen Schutzvoraussetzungen entsprechenden Gegenstand . Erst die Teilanmeldung begründet den gebührenpflichtigen Tatbestand , aus dem sich die Gebührenhöhe ableitet (Busse /Keukenschrijver , PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 37 f.) . Vor diesem Hintergrund genügt es, dass der erhöhte Gebührentatb e- stand zu irgendeinem Zeitpunkt im V erfahren verwirklicht wird. Auch im Fall e i- ner abgetrennten Anmeldung ist es für den Anfall einer erhöhten Gebühr nicht 15 1 6 - 7 - von Bedeutung, ob der erhöhte Gebüh rentatbestand bereits bei Einreichung der ursprünglichen Anmeldung erfüllt war. d ) Nach diesen Maßstäben sind im Streitfall für die abgetrennte Anme l- dung zum einen die nach § 39 Abs. 2 PatG zu entrichtende Anmeldegebühr und zum anderen für die um zwei auf 14 erhöhte Anspruchszahl weitere A n- meld e gebühren nach § 2 Abs. 1 Pat Kost G i.V.m. Nr. 311 050/311 100 zu en t- richten. Wie das Patentgericht beanstandungsfrei festgestellt hat, hat der Anme l- der die Anmeldegebühr für die abgetrennte Anmeldung entrichte t , ist aber die erhöhte Gebühr schuldig geblieben. 2. Zu treffend hat das Patentgericht angenommen , dass zur Vermeidung der Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG nur diejenigen Gebühren zu entrichten sind, die sich aus § 39 Abs. 2 PatG ergeben (vgl. BGH, GRU R 1993, 890, 891 Teilungskosten; Benkard/Schäfers , aaO , § 39 Rn. 33, Gleiter/Fischer in Fit z- ner/ Lutz/Bodewig , aaO , § 39 Rn. 45; Schulte/Moufang , aaO , § 39 Rn. 30). Sinn und Zweck der Fiktion der Nichtabgabe der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG ist es , den Anmelder anzuhalten, innerhalb der vorgesehenen Frist die Anmeldungsunterlagen und d ie Gebühren für die abgetrennte Anme l- dung beizubringen , und im Fall einer Fristversäumnis den bis dahin bestehe n- den Schwebezustand zu beenden, was ohne die Nichtabgabefiktion durch eine mit Säumnisfolgen sanktionierte Aufforderung des Patentamts zur Beibri ngung der Anmeldeunterlagen und der Gebühren hätte bewerkstelligt werden müssen (vgl. Regierungsbegründung zum Entwurf des GPatG, BT - Drucks. 8/2087, S. 31). Dies schließt es aus, die Folgen des § 39 Abs. 3 PatG auf die Nichten t- richtung einer erhöhten Anmel degebühr zu erstrecken, die sich erst aus den beizubringenden Anmeldungsunterlagen ergibt. Auch der systematische Z u- sammenhang spricht dafür, dass mit den in § 39 Abs. 3 PatG angesprochenen 17 18 19 20 - 8 - Gebühren nach Grund und Höhe die Gebühren aus § 39 Abs. 2 PatG gem eint sind. Eine andere Sichtweise würde bedeuten, das Schicksal der Teilungserkl ä- rung mit Gebührentatbeständen zu verknüpfen, die allein durch Ereignisse in dem Verfahren der abgetrennten Anmeldung verwirklicht werden und in keinem inneren Zusammenhang mit der Teilungserklärung stehen, insbesondere nicht als Folge der durch die Teilung bewirkten Verfahrensverdoppelung angesehen werden können. 3. Zu Recht hat das Patentgericht weiter angenommen, dass die spät e- re Nichtentrichtung der erhöhten Anmeldegebühr den Bestand der Teilungse r- klärung unberührt lässt. a) Mit den Säumnisfolgen des § 6 Abs. 2 PatKostG kann ein Wegfall der Teilungserklärung nicht unmittelbar begründet werden. Nach dieser Vo r- schrift gilt die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen oder die Han d- lung als nicht vorgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, wenn die Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt wird. Da die Teilungs erklärung selbst weder eine Anmeldung noch einen Antrag darstellt und auch keine sonstige Handlung ist, weil sie keinen für das Patentkosten g e- setz relevanten Gebührentatbestand verwirklicht, scheidet sie als Gegenstand der Fiktionen des § 6 Abs. 2 Pat Kost G aus. Vielmehr ist die Teilungserklärung Regelungsgegenstand des s pezielle ren § 39 PatG. b) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde können die Säu m- nisfolgen des § 6 Abs. 2 Pat Kost G auch nicht mittelbar den Eintritt der Recht s- folge des § 39 Abs. 3 PatG bewirken. Die Vorschrift des § 39 Abs. 3 PatG stellt nach ihrem Wor tlaut au s- schließlich darauf ab, dass die erforderlichen Anmeldungsunterlagen oder die Gebühren für die abgetrennte Anmeldung nicht fris tgerecht eingereicht werden. Be reits mit dem fristgemäßen tatsächlichen Einreichen der Unterlagen ist ins o- 21 22 23 24 - 9 - weit der oben d argelegte Zweck der Vorschrift, den Anmelder auch zur Beibri n- gung dieser Anmeldungsunterlagen zu veranlassen, erreicht. Ein solches Ve r- ständnis wird auch nicht dadurch in Frage gestellt , dass Gebühren, die sich ers t aufgrund der eingereichten Unterla gen er geben, nicht innerhalb der dafür nac h den allgemeinen kostenrechtli chen Bestimmungen geltenden Fristen gezahlt werden. Daher ist es für die Erfüllung der Anforderungen des § 39 Abs. 3 PatG un erheblich , wenn aufgrund der späteren Nicht zahlung solcher Gebühren A n- sprüche rückwirkend als nicht eingereicht gelten. Diese Erwägungen gelten unabhängig davon, ob mit der Rechtsb e- schwerde anzunehmen ist , dass die Nichtzahlung der erhöhten Anmeldegebühr zur Fik tion der Rücknahme der abgetrennten Anme ldung führt, denn diese Rücknahme beträfe lediglich die abgetrennte Anmeldung, nicht aber die Te i- lungserklärung bzw. die Teilung selbst. Bei andere r Sichtweise würde der Schwebezustand entgegen § 39 Abs. 3 PatG und dem darin zum Ausdruck kommenden Will en des Gesetzg e- bers zu einer Eingrenzung auf drei Monate (vgl. Regierungsbegründung zum Entwurf des GPatG, BT - Drucks. 8/2087, S. 31) über die vorgesehene Dreim o- natsfrist hinaus aufgrund der gegebenenfalls später beginnenden Frist des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatK ostG für die Entrichtung der erhöhten Anspruchsgebühr in der abgetrennten Anmeldung verlängert werden. 4. Mit der tatsächlichen Einreichung der Anmel dungsunterlagen und der Entrich tung der Gebühren nach § 39 Abs. 2 PatG wird die Teilungserklärung daher endgültig wirksam und die abgetrennte Anmeldung erstarkt zu einer en d- gültig wirk samen, selbständigen Anmeldung (vgl. BGH, G RUR 1993, 890, 891 Teilungsge bühren). Alle später eintretenden Ereignisse, auch soweit sie Rück - wirkung entfalten, erfassen allenfa lls die abgetrennte Anmel dung, nicht jedoch die Teilungs erklärung oder die Wirksamkeit der Teilung. Mängel der Anmeldung 25 26 27 - 10 - selbst sind nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Vorschriften zu beurte i- len und können unter den Voraussetzungen des § 42 PatG be seitigt werden. V. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (vgl. § 109 Abs. 1 PatG, § 22 Abs. 1 GKG). V I . Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat nicht als erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG). Meier - Beck Gröning Hoffmann Deichfuß Marx Vorins tanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.04.2017 - 7 W(pat) 28/15 - 28 29
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