BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 7/03 vom 5. Oktober 2005 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 200 14 819.2 Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Arzneimittelgebrauchsmuster GebrMG 247 2 247 2 Nr. 3 GebrMG schlie337t die Eintragung eines Gebrauchsmusters f374r die Ver-wendung bekannter Stoffe im Rahmen einer medizinischen Indikation nicht aus. BGH, Beschl. v. 5. Oktober 2005 - X ZB 7/03 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 5. Oktober 2005 durch den Richter Scharen, die Richterin Ambrosius und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Dr. Kirchhoff beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Anmelders wird der Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespa-tentgerichts vom 28. Oktober 2002 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch 374ber die Kosten der Rechtsbeschwerde - an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Gr374nde: I. Der Anmelder begehrt die Eintragung eines Gebrauchsmusters mit elf Schutzanspr374chen und der Bezeichnung "Pharmakologisch wirksame Substanz zur Behandlung kardiovaskul344rer Erkrankungen", wobei er die Abzweigung aus der deutschen Patentanmeldung 100 38 043.3 erkl344rt hat. Der Schutzan-spruch 1 lautet: 1 "1. Verwendung von Serin/Threonin-Proteinphosphatase-Inhibito-ren f374r ein Arzneimittel zur therapeutischen und pr344ventiven Behandlung arteriosklerotischer Erkrankungen." - 3 - Die Anspr374che 10 und 11 beziehen sich auf die Verwendung eines n344her be-stimmten Arzneimittels nach Anspruch 1 mit mindestens einer weiteren phar-makologisch wirksamen Substanz (Anspruch 9) und einer solchen weiteren Substanz aus einer bestimmten Gruppe von Substanzen (Anspruch 10) zur Be-handlung bestimmter Krankheiten. Durch Beschluss vom 11. Juli 2001 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zur374ckgewiesen, weil sie ein nach 247 2 Nr. 3 GebrMG nicht schutzf344higes Verfahren betreffe. 2 Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde des Anmelders hat das Bundespatentgericht durch den angefochtenen Beschluss (Mitt. 2004, 266) zur374ckgewiesen. Es geht davon aus, dass es sich bei den angemeldeten Schutzanspr374chen um typische Verwendungsanspr374che handele, die gem344337 247 2 Nr. 3 GebrMG ausdr374cklich vom Schutz durch Gebrauchsmuster ausge-schlossen seien. Die beantragten Schutzanspr374che seien darauf gerichtet, ein bekanntes Erzeugnis durch Verfahrensma337nahmen "f374r eine neue Verwendung geeignet" zu machen. Typische Anspr374che auf medizinische Verwendungen seien Verfahrensanspr374che. Denn sie umfassten neben der Verabreichung des Stoffs an den Patienten auch die Ma337nahmen f374r seine Herrichtung zur Ver-wendung bei der therapeutischen Behandlung, etwa seine gebrauchsfertige Verpackung und Kennzeichnung f374r den neuen therapeutischen Verwendungs-zweck (unter Bezug auf Sen. BGHZ 88, 209, 212 "Hydropyridin"). Die Anwei-sung in den beanspruchten Schutzanspr374chen richtet sich darauf, einen be-stimmten Stoff, der als solcher selbst nicht gesch374tzt werden solle, zu einem bestimmten Zweck, n344mlich der Behandlung n344her bezeichneter Krankheiten, zu verwenden. Soweit neben diesem nach den Anspr374chen 10 und 11 noch ein 3 - 4 - zweiter Stoff benutzt werden solle, 344ndere dies nichts an der Qualifizierung als Verfahrensanspruch. Einerseits werde Schutz wiederum nicht f374r das Stoffge-misch begehrt, andererseits w374rde auch ein Verwendungsanspruch, bei dem ein Stoff eingesetzt werde, um ein neues Erzeugnis (Verbindung/Mischung) hervorzubringen, nichts am Charakter als Verfahrensanspruch 344ndern. Da der Ausschluss des Gebrauchsmusterschutzes f374r Verfahrenserfin-dungen dem ausdr374cklichen Willen des Gesetzgebers entspreche, fehle es an einer unbewussten Regelungsl374cke, die durch Analogie geschlossen werden m374sse. 4 Es liege auch kein gegenst344ndlich eingeschr344nktes Sachschutzbegehren vor, das auf einen zweckgebundenen Erzeugnisschutz gerichtet w344re und 247 2 Nr. 3 GebrMG nicht unterfallen w374rde. Zwar k366nne sich ein Erzeugnisanspruch auf einen zweckgebundenen Erzeugnisschutz oder auch einen Schutz des Er-zeugnisses f374r eine bestimmte Verwendung beschr344nken. Zwischen diesen beiden Formen des eingeschr344nkten Schutzes sei aber ein Unterschied zu ma-chen. Das folge aus der Regelung des 247 3 Abs. 3 PatG zum zweckgebundenen Arzneimittel-Stoffschutz und dem daneben m366glichen patentrechtlichen Schutz f374r die Verwendung des Stoffs. 5 Das Bundespatentgericht will nicht der in der Literatur vertretenen An-sicht folgen, wonach Verwendungsanspr374che im Wege der Auslegung als auf den betreffenden Gebrauch beschr344nkte Erzeugnisanspr374che angesehen wer-den k366nnten, f374r die mangels Kategoriewechsels auch der Gebrauchsmuster-schutz offenstehen solle (U. Krieger, GRUR Int. 1996, 354, 355, jetzt anders in M374nch.Komm. z. EP334, Art. 64 Rdn. 10; Loth, GebrMG, 247 1 Rdn. 136). Auch diese Literaturmeinung kn374pfe an einen erteilten patentrechtlichen Erzeugnis- 6 - 5 - anspruch an, so dass sich allenfalls in F344llen der Abzweigung aus einer Er-zeugnispatentanmeldung auf die Zul344ssigkeit solcher Verwendungsanspr374che im Gebrauchsmustereintragungsverfahren schlie337en lasse. Hier dagegen ent-halte die der Abzweigung zugrundeliegende Patentanmeldung nur Patentan-spr374che, die sich auf den Schutz von Verwendungen richteten. Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde wegen grunds344tzli-cher Bedeutung zugelassen. Der Anmelder verfolgt mit ihr seinen Eintragungs-antrag weiter. Er vertieft die bereits vor dem Bundespatentgericht vorgetragene Argumentation. 7 II. Die Rechtsbeschwerde erweist sich als begr374ndet. Entgegen der Auf-fassung des Bundespatentgerichts schlie337t 247 2 Nr. 3 GebrMG die Eintragung eines Gebrauchsmusters f374r die Verwendung bekannter Stoffe im Rahmen ei-ner neuen medizinischen Indikation nicht aus. 8 1. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 betrifft kein Verfahren im Sinne der Ausschlussbestimmung des 247 2 Nr. 3 GebrMG. Denn der in dieser gesetzlichen Regelung verwendete Begriff entspricht der herk366mmlichen Ver-fahrensdefinition bei den technischen Schutzrechten des gewerblichen Rechts-schutzes und schlie337t insbesondere Arbeitsverfahren und Herstellungsverfah-ren ein (BGHZ 158, 142, 149 - Signalfolge). 9 Die Verwendung eines bekannten Stoffs zur Erzielung einer bestimmten therapeutischen oder pr344ventiven Wirkung am menschlichen oder tierischen K366rper kann nicht schlechterdings als auf die Erzeugung eines Stoffs oder einer Sache ausgerichtetes Herstellungsverfahren angesehen werden. Denn auch wenn bekannte Wirkstoffe regelm344337ig der augenf344lligen Herrichtung bed374rfen, 10 - 6 - ehe sie zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden (vgl. BGHZ 68, 156, 161 - Benzolsulfonylharnstoff; Sen.Beschl. v. 03.06.1982 - X ZR 21/81, GRUR 1982, 548, 549 - Sitosterylglykoside; BGHZ 88, 209, 216 - Hydropyridin), fehlt es hier doch an einem durch ein Verfahren hergestellten Erzeugnis im 374b-lichen Sinn. Vielmehr ersch366pft sich die Verwendung in einem Handlungserfolg, auf den sie abzielt (vgl. BGHZ 110, 82, 87 - Spreizd374bel). Ebenso wenig han-delt es sich um ein Arbeitsverfahren. Denn als Arbeitsverfahren wird eine tech-nische Bet344tigung bezeichnet, durch die an einem Objekt Arbeitsschritte vollzo-gen werden, ohne dass dabei eine Ver344nderung der behandelten Sache eintritt (Sen.Beschl. v. 16.09.1997 - X ZB 21/94, GRUR 1998, 130 - Handhabungsge-r344t). Bei der medizinischen Indikation dagegen wird zur Erzielung einer thera-peutischen oder pr344ventiven Wirkung auf einen menschlichen oder tierischen K366rper eingewirkt. Gegenstand des Verwendungsanspruchs gem344337 Schutzanspruch 1 ist die Eignung eines bekannten Stoffs f374r einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft. Der Gegenstand eines solchen Verwendungsanspruchs wird charakterisiert durch einen Stoff in einer bestimmten Verwendung (Sen.Urt. v. 05.07.2005 - X ZR 14/03, GRUR 2005, 845, 847 - Abgasreinigungsvorrichtung). Verwen-dungsanspr374che dieser Art weisen jedenfalls Elemente von Erzeugnisanspr374-chen auf. Ihre Verwandtschaft mit Erzeugnisanspr374chen manifestiert sich auch darin, dass der Senat im Patentrecht die eingeschr344nkte Verteidigung eines Erzeugnisanspruchs in Form eines Verwendungsanspruchs zul344sst. Das ist er-laubt, weil es nur zu einer Einschr344nkung, nicht aber einer Verlagerung des Pa-tentschutzes kommt. Denn ein Anspruch f374r ein Erzeugnis als solches umfasst alle Verwendungsm366glichkeiten (vgl. Sen.Urt. v. 17.09.1987 - X ZR 56/86, GRUR 1988, 287, 288 - Abschlussblende). 11 - 7 - 2. Diese 334berlegungen sprechen im Streitfall dagegen, den f374r Verfahren in 247 2 Nr. 3 GebrMG vorgesehenen Ausschlusstatbestand auch auf Schutzan-spr374che anzuwenden, deren Gegenstand die Verwendung bekannter Stoffe f374r bestimmte medizinische Indikationen ist. Auch den Gesetzesmaterialien ist, ent-gegen der Auffassung des Bundespatentgerichts, nicht zu entnehmen, dass Verwendungsanspr374che f374r bestimmte medizinische Indikationen vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen werden sollten. Das Bundespatentge-richt f374hrt in diesem Zusammenhang einen von dem Pr344sidenten des Deut-schen Patent- und Markenamtes in das Verfahren eingef374hrten Bericht des Bundesjustizministeriums an, auf den sich die Gesetzesmotive bez366gen. Dieser Bericht referiert zwar den 374berwiegenden Wunsch der im Gesetzgebungsver-fahren befragten Wirtschaftskreise, die Verfahrenserfindungen "einschlie337lich der Anwendungen oder Verwendungen bekannter Gegenst344nde f374r einen neu-en Zweck" auch weiterhin vom Gebrauchsmusterschutz auszunehmen (vgl. S. 18 des Berichts). Der Rechtsausschuss des Bundestags hat sich aber nicht dieses Referat 374ber die Ergebnisse der durchgef374hrten Befragung, sondern nur die Schlussfolgerungen des Berichts des Bundesjustizministeriums zu eigen gemacht (Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, abgedr. BlPMZ 1990, 195, 197). Diese Schlussfolgerungen enthalten an keiner Stelle im Zusammenhang mit dem Ausschluss der Verfahren vom Gebrauchsmuster-schutz die vom Bundespatentgericht zur Begr374ndung seines angefochtenen Beschlusses herangezogene Parenthese "einschlie337lich der Anwendungen o-der Verwendungen bekannter Gegenst344nde f374r einen neuen Zweck". Die Schlussfolgerungen nehmen darauf auch keinen Bezug. 12 Nach den Schlussfolgerungen sollte die mit dem Verzicht auf das Raum-formerfordernis bezweckte 326ffnung des Gebrauchsmusterschutzes lediglich 13 - 8 - dort eine Grenze haben, wo das ungepr374fte Schutzrecht Gebrauchsmuster die Rechtssicherheit erheblich gef344hrden w374rde und der Gebrauchsmusterschutz aufgrund seiner dann mangelnden Bestandskraft praktisch ins Leere ginge. Diese Grenze sei bei Verfahrenserfindungen 374berschritten, weil es bei ihnen wegen des Fehlens von Zeichnungen oder von Darstellungen chemischer For-meln an einer 334berpr374fbarkeit auf Schutzf344higkeit und Schutzumfang mangele (Bericht, aaO, S. 23 f.). Dementsprechend f374hrt der Rechtsausschuss als Grund f374r den Ausschluss der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz an, dass sie sich mangels konkreter Darstellbarkeit nicht f374r ein ungepr374ftes Schutzrecht eigneten (Beschlussempfehlung, aaO). Diese Begr374ndung erfasst nicht Verwendungsanspr374che f374r medizini-sche Indikationen, die sich darauf beschr344nken, einen bekannten Stoff in einer beliebigen, bekannten Darreichungsform dem menschlichen oder tierischen K366rper zuzuf374hren, um in diesem eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Schwie-rigkeiten der Darstellung des Schutzanspruchs sind hier nicht zu erkennen. Da-gegen l344sst sich den Schlussfolgerungen des Bundesjustizministeriums ent-nehmen, dass mit dem am 1. Juli 1990 in Kraft getretenen Verzicht auf das Raumformerfordernis im deutschen Gebrauchsmustergesetz die Eintragung von Gebrauchsmustern insbesondere f374r gestaltlose Stoffe und Stoffmischun-gen wie Arzneimittel erm366glicht werden sollte (Bericht, aaO, S. 21). Ein Grund f374r eine hinsichtlich ihrer Schutzf344higkeit als Gebrauchsmuster unterschiedliche Behandlung von neuen Stoffen, die Arzneimittel sind, und bekannten Stoffen, deren Wirkung als Arzneimittel in einem erfinderischen Schritt gefunden wurde, ist indes nicht ersichtlich. 14 An der Entwicklung neuer Arzneimittel besteht ein 374berragendes Interes-se der 326ffentlichkeit. Die Entwicklung solcher Innovationen w374rde nicht gef366r- 15 - 9 - dert, sondern gehemmt, wenn Arzneimittel zwar als neue Stoffe, nicht jedoch als neuartige Verwendungen bekannter Stoffe Gebrauchsmusterschutz bean-spruchen k366nnten. Denn h344ufig wird bemerkenswerter medizinischer Fortschritt durch die innovative Verwendung bereits bekannter Stoffe erzielt. 3. Auch der Ausschlusstatbestand des 247 5 Abs. 2 PatG steht der Eintra-gung eines Gebrauchsmusters f374r Schutzanspr374che, die sich auf die Verwen-dung bekannter Stoffe zu bestimmter medizinischer Indikation richten, nicht entgegen. Denn auch als solche oder als Arzneimittel bekannte Wirkstoffe be-d374rfen regelm344337ig der augenf344lligen Herrichtung im gewerblichen Bereich, ehe sie zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden k366nnen (vgl. BGHZ 68, 156, 161 - Benzolsulfonylharnstoff; Sen.Beschl. v. 03.06.1982 - X ZR 21/81, GRUR 1982, 548, 549 - Sitosterylglykoside; BGHZ 88, 209, 216 - Hydropyridin). 16 4. Die Schutzanspr374che 10 und 11 beziehen sich auf die Verwendung zweier pharmakologisch wirksamer Substanzen zur Behandlung einer Krank-heit. Auch wenn sie die Mischung oder Verbindung dieser Substanzen voraus-setzen, geben sie doch keine Anleitung f374r ein Herstellungs- oder Arbeitsverfah-ren in dem beschriebenen, von 247 2 Nr. 3 GebrMG erfassten Sinn. Diese Schutz-anspr374che sind daher ebenfalls nach den vorstehend f374r medizinische Indikationen entwickelten Grunds344tzen zu beurteilen und nicht prinzipiell vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. 17 III. Die vom Bundespatentgericht f374r die Ablehnung der Eintragung des angemeldeten Gebrauchsmusters angef374hrte Begr374ndung erweist sich somit im Ergebnis als nicht tragf344hig. Die Rechtsbeschwerde f374hrt daher zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zur374ckverweisung zur neuen Ver-handlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht (247247 18 Abs. 4 18 - 10 - GebrMG, 108 Abs. 1 PatG). Das Bundespatentgericht wird seine erneute Pr374-fung anhand der in dieser Entscheidung ausgef374hrten Grunds344tze vorzuneh-men haben. Eine Zur374ckweisung der Anmeldung im Hinblick auf den in 247 2 Nr. 3 GebrMG formulierten Ausschlusstatbestand ist danach im Streitfall ausge-schlossen. Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angese-hen (247 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. 247 107 Abs. 1 PatG). 19 Scharen Ambrosius Meier-Beck Asendorf Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2002 - 5 W(pat) 25/01 -
Full & Egal Universal Law Academy