BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 9/09 vom 31. August 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Patentanmeldung 103 59 317.9-35 Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Bildunterst374tzung bei Katheternavigation PatG 247247 14, 34 Abs. 3 Nr. 3; EP334 Art. 69 Abs. 1, Art. 78 Abs. 1 lit. c In einem Patentanspruch enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben m374ssen sich nicht zwangsl344ufig auf den Gegenstand des Anspruchs oder auf dessen einzelne Merkmale beziehen. Sie k366nnen den Erfindungsgegenstand auch sprachlich zu solchen Gegenst344nden oder Verfahren in Beziehung setzen, die zur beanspruchten Lehre nur in einem bestimmten Sachzusammenhang stehen und deren Erw344hnung dem Fachmann eine Orientierungshilfe bei der technisch-gegenst344ndlichen Erfassung und Einordnung des Gegenstands der Lehre sein kann (hier: Bezeichnung eines Verfahrens als Verfahren bei der ge-zielten Navigation eines Katheters an einen pathologischen Ort in einem menschlichen oder tierischen Hohlraumorgan). PatG 247 2a Abs. 1 Nr. 2, 247 5; EP334 2000 Art. 53 lit. c, Art. 57 Ein Verfahren zur Bildunterst374tzung bei der gezielten Navigation eines in ein Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen K366rpers invasiv eingef374hrten Katheters an einen pathologischen Ort im Hohlraumorgan unterf344llt nicht dem Patentierungsausschluss f374r Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen K366rpers, weil dieser nicht die Patentierung von Verfahren einschlie337t, die im Zusammenhang mit der Durchf374hrung eines chi-rurgischen Verfahrens verwendet werden k366nnen (vgl. EPA, Gro337e Beschwer-dekammer, Entscheidung vom 15. Februar 2010 - G 1/07, Gliederungspunkt 5). Ein solches Verfahren ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt fehlender Ge-werblichkeit von der Patentierung ausgeschlossen. BGH, Beschluss vom 31. August 2010 - X ZB 9/09 - Bundespatentgericht - 3 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 31. August 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Gr366ning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des 21. Senats des Bundespatentgerichts (Technischen Be-schwerdesenats) vom 26. Mai 2009 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Gr374nde: A. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin (im Folgenden: S.) bezieht sich auf ihre am 17. Dezember 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangene Patentanmeldung (DE 103 59 317), in deren Rahmen S. zuletzt die folgenden Patentanspr374che formuliert hat: 1 "1. Verfahren zur Bildunterst374tzung bei der gezielten Navigation eines in ein Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen K366rpers invasiv eingef374hrten medizinischen Instruments (5) als Katheter an einen pathologischen Ort (4) im Hohlraumor- - 4 - gan (2), bei welchem Verfahren anhand einer vorab mittels ei-ner nicht-invasiven Untersuchungsmodalit344t aufgenommenen ersten Bilddarstellung zumindest eines Teils des Hohlraumor-gans (2) die Position eines oder mehrerer pathologischer Orte (4) lokalisiert und die Bilddarstellung w344hrend der nachfolgen-den Navigation des Instruments (5) zusammen mit einer zwei-ten kontinuierlichen angiografisch aufgenommenen Bilddar-stellung zumindest eines Teils des Hohlraumorgans (2), in dem sich die Spitze des Instruments (5) befindet, wiedergege-ben wird, wobei in der ersten Bilddarstellung der oder die pa-thologischen Orte (4) markiert und hervorgehoben dargestellt werden, wobei der oder die pathologischen Orte (4) in der ers-ten Bilddarstellung manuell durch den Benutzer oder automa-tisch unter Verwendung eines Bildanalysesystems lokalisiert und markiert werden und wobei die Angiografiebilder derart aufgenommen werden, dass sie die Katheterspitze des In-struments zeigen. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-zeichnet, dass die mehrdimensionale Art der ersten Bilddarstellung der der Angiografie-Bilddarstellung entspricht. 3. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspr374che, da-durch gekennzeichnet, dass die erste Bilddarstel-lung und die Angiografie-Bilddarstellung miteinander registriert sind und miteinander fusioniert dargestellt werden. 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Registrierung anhand anatomischer - 5 - Landmarken, die in beiden Bilddarstellungen vorhanden sind, erfolgt. 5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-zeichnet, dass kontinuierlich zu jeder aufgenommenen Angiografie-Bilddarstellung die Position/und oder Orientierung des Instruments (5) im Koordinatensystem eines Positionser-fassungssystems erfasst wird, anhand welcher Positionsdaten die Registrierung mit zu der ersten Bilddarstellung im Koordi-natensystem der Untersuchungsmodalit344t (1) erfassten vor-handenen Positionsdaten erfolgt." Das DPMA hat die Anmeldung ebenso zur374ckgewiesen, wie das Bun-despatentgericht die dagegen eingelegte Beschwerde (ver366ffentlicht in Mitt. 2009, 469 - Katheternavigation; CIPR 2009, 166). Dagegen richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde von S. 2 B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im 334brigen zul344ssige Rechtsbe-schwerde hat in der Sache Erfolg und f374hrt zur Zur374ckverweisung des Verfah-rens an das Patentgericht. 3 I. Den Anmeldungsunterlagen zufolge ist die koronare Herzerkrankung das Ergebnis der zugrunde liegenden koronaren Arteriosklerose und zeigt sich in Symptomen wie stabile oder instabile Angina und Herzinfarkt bis hin zum pl366tzlichen Herztod. In 85 % der F344lle sei f374r die akuten Symptome eine be-stimmte Form der Arteriosklerose verantwortlich, und zwar die "Vulnerable Pla-ques". Dabei - und im Unterschied zu stabilen, kalzifizierenden Stenosen - sei 4 - 6 - der Blutfluss in den Koronararterien nur unwesentlich, meist gar nicht behindert. Dies sei auf das sogenannte positive Remodelling zur374ckzuf374hren. Dabei ver-gr366337ere sich der Plaque zun344chst nicht in das Lumen des Gef344337es, sondern in die Gef344337wand selbst. Dadurch seien die Vulnerable Plaques in der konventio-nellen Angiografie weder zu detektieren noch zu diagnostizieren und eine Diffe-renzierung der verschiedenen Plaquepathologien nicht m366glich. Zu diesem Zweck seien verschiedene bildgebende invasive Methoden entwickelt worden, die verschiedene Eigenschaften der Vulnerable Plaques zur Diagnose ausnutz-ten bzw. die Morphologie hochaufl366send darstellten. Als bildgebende invasive Untersuchungsverfahren seien z. B. die intravaskul344re Ultraschalluntersuchung (IVUS) oder die optische Koh344renztomografie (OCT), als nicht-invasive Metho-den die Magnetresonanz- und Computertomografie zu nennen. An der invasiven optischen Koh344renztomographie wird in den Anmel-dungsunterlagen bem344ngelt, dass jeder Gef344337ast abgefahren werden m374sse, da mittels einer parallel durchgef374hrten R366ntgenangiografie374berwachung zwar die Katheterbewegungen, nicht aber die Vulnerable Plaques lokalisiert werden k366nnten. Dies f374hre zu verl344ngerten Untersuchungszeiten sowie zu einer Erh366-hung von Risiko und Strahlenbelastung f374r den Patienten. Hauptnachteil der nicht-invasiven Methoden der Magnetresonanz- und Computertomografieunter-suchung sei demgegen374ber die mangelnde Ortsaufl366sung, derzufolge eine Aussage 374ber die Dicke der fibr366sen Plaquekappe, die ein wesentliches Kriteri-um zur Risikoabsch344tzung darstelle, nicht m366glich sei. 5 Die Erfindung solle ein Verfahren angeben, das zur Verringerung des Pa-tientenrisikos und zur Herabsetzung der Strahlenbelastung w344hrend der zur Untersuchung des Hohlraumorgans zwingend durchzuf374hrenden invasiven Me-thode ein einfaches Navigieren und damit schnelles Auffinden und Lokalisieren der relevanten pathologischen Orte, insbesondere der Vulnerable Plaques zu- 6 - 7 - lasse. Dazu wird mit dem im Erteilungsverfahren zuletzt formulierten Patentan-spruch 1 (Gliederungspunkte M1 bis M6 des Bundespatentgerichts in eckigen Klammern) ein Verfahren zur Bildunterst374tzung bei der gezielten Navigation eines in ein Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen K366rpers invasiv eingef374hrten medizinischen Instruments als Katheter an einen pathologischen Ort im Hohlraumorgan [M1] vorgeschlagen, bei welchem 1. anhand einer vorab mittels einer nicht-invasiven Untersu-chungsmodalit344t aufgenommenen ersten Bilddarstellung zu-mindest eines Teils des Hohlraumorgans die Position eines oder mehrerer pathologischer Orte manuell durch den Benut-zer oder automatisch unter Verwendung eines Bildanalysesys-tems a) lokalisiert [M2, M5], b) markiert [M4, M5], und c) hervorgehoben dargestellt werden [M4, M5] und 2. die Bilddarstellung w344hrend der nachfolgenden Navigation des Instruments zusammen mit einer zweiten kontinuierlichen an-giografisch aufgenommenen Bilddarstellung zumindest eines Teils des Hohlraumorgans, in dem sich die Spitze des Instru-ments befindet, wiedergegeben wird [M3], 3. wobei die Angiografiebilder derart aufgenommen werden, dass sie die Katheterspitze des Instruments zeigen [M6]. - 8 - Die den Anmeldungsunterlagen beigef374gte Zeichnung illustriert das Verfahren schematisch. Das rechte obere Bild (3) veranschaulicht die erste und das linke obere Bild (8) die zweite, kontinuierliche angiografisch aufge-nommene Bilddarstellung, w344hrend das untere Bild (10) zeigt, wie beide Bilddarstellungen entsprechend Patentanspruch 3 miteinander registriert und fusioniert sind: 7 II. 1. Das Patentgericht hat das beanspruchte Verfahren als ein solches zur chirurgischen Behandlung des menschlichen K366rpers eingeordnet, das nach 247 5 Abs. 2 PatG a.F. als nicht gewerblich gelte bzw. das nach dem Paten-tierungsausschluss in 247 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 PatG nicht patentierbar sei. Zu dem beanspruchten Verfahren geh366re als ein Verfahrensschritt, dass chirur-gisch zur Untersuchung eines Organs bzw. zum Auffinden von pathologischen 8 - 9 - Orten in den lebenden K366rper eines Menschen oder eines Tieres eingegriffen und ein Katheter in ein Hohlraumorgan invasiv eingef374hrt und gezielt an einen pathologischen Ort navigiert werde. Beim Legen eines Katheters handle es sich um eine als Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen K366rpers einzustufende Intensivtechnik. Um den Katheter sichtbar zu machen und seine Bewegung zu verfolgen werde er kontinuierlich aufgenom-men und dargestellt (Merkmalsgruppe M3 und M6). Die weiteren Schritte ge-m344337 den Merkmalsgruppen M2 bis M5 seien nicht dazu geeignet, den chirurgi-schen Charakter des gesamten Verfahrens in Frage zu stellen. Bei dem bean-spruchten Eingriff handle es sich weder um ein vom Patentierungsverbot nicht ber374hrtes Hilfsverfahren auf dem Gebiet der Chirurgie (z. B. Verfahren zur Des-infektion), noch um einen dem Stechen von Ohrl366chern oder Verabreichen von Injektionen vergleichbaren, mangels Erheblichkeit nicht als chirurgisch einzustu-fenden Eingriff. Vielmehr k366nne das Verfahren ohne das Legen eines Katheters nicht durchgef374hrt werden, da dessen gezielte Navigation ohne invasive Einf374h-rung in den K366rper gar nicht m366glich sei. Demgegen374ber k366nne das Argument von S., dass es zwar in den T344tigkeitsbereich des Arztes falle, den Katheter zu den lokalisierten und markierten pathologischen Orten zu navigieren, diese Na-vigation jedoch gar nicht Teil des Verfahrens sei, nicht 374berzeugen, denn die T344tigkeit des Arztes ende nicht mit dem Beginn der Kathetereinf374hrung, son-dern umfasse den gesamten Navigationsvorgang des Katheters vom Einbrin-gen der Katheterspitze (z. B. in der Leistengegend) bis zur Navigation an den endg374ltigen Zielort, da die fortlaufende Bewegung des Katheters w344hrend der "gezielten Navigation" einen erheblichen chirurgischen Eingriff bedeute. Dem widerspreche auch nicht, dass die pathologischen Orte bereits vorher m366gli-cherweise von einem anderen Benutzer lokalisiert und markiert worden seien, denn ein an sich chirurgisches Verfahren verliere diesen Charakter nicht da-durch, dass es in nicht-chirurgische Teilschritte eingebettet sei. Vielmehr kom-me mehrstufigen Verfahren, bei denen ein chirurgisches (Teil-)Verfahren ein - 10 - notwendiger Teil des Gesamtverfahrens sei, als Ganzes ein chirurgischer Cha-rakter zu, demzufolge sie insgesamt nicht patentierbar seien. 9 III. Das greift die Rechtsbeschwerde mit Erfolg an. 10 1. Das Verfahren, dessen Patentierung S. erstrebt, unterf344llt nicht dem Patentierungsverbot des 247 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG. Die Ansicht des Patentge-richts, dass die gezielte Navigation eines invasiv an einen pathologischen Ort in einem menschlichen Hohlraumorgan gef374hrten Katheters mit zum Gegenstand der Anmeldung geh366ren und dieser das Gepr344ge einer von der Patentierung auszuschlie337enden chirurgischen Behandlung geben soll, beruht auf einer un-zutreffenden Auslegung von Patentanspruch 1. a) In den einer Patentanmeldung beigef374gten Patentanspr374chen ist zwar anzugeben, was als patentf344hig unter Schutz gestellt werden soll (247 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG), und gem344337 247 14 PatG ist alles, was im Wortlaut eines Patentan-spruchs Ausdruck gefunden hat , bei der Auslegung, wie dieser nach objektiven Kriterien aus fachlicher Sicht zu bewerten ist (Senat, Beschluss vom 29. Juni 2010 - X ZR 193/03 Tz. 13 - Crimpwerkzeug III, zur Ver366ffentlichung in BGHZ vorgesehen), zu ber374cksichtigen (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinze-lungseinrichtung), da f374r die Feststellung des Offenbarungsgehalts einer Pa-tentanmeldung nichts anderes als f374r die Auslegung der Lehre eines erteilten Patentanspruchs gilt (Senat, Beschluss vom 8. Juli 2008 - X ZB 13/06, GRUR 2008, 887 - Momentanpol II). Aus diesen gesetzlichen Vorgaben folgt aber nicht, dass alle sprachlichen Elemente eines formulierten Patentanspruchs Merkmale des Gegenstands beschreiben, der mit dem Anspruch unter Schutz gestellt werden soll. So k366nnen Sach- bzw. Vorrichtungsanspr374che Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben enthalten, die nur unter besonderen Voraus-setzungen als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilneh- 11 - 11 - men, den gesch374tzten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu be-grenzen etwa im Hinblick auf dessen vorausgesetzte Eignung. Im Allgemeinen wird die Sache oder Vorrichtung aber unabh344ngig von dem Zweck, zu dem sie nach den Angaben im Patentanspruch verwendet werden soll, durch r344umlich-k366rperlich umschriebene Merkmale als Schutzgegenstand definiert (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn. 15; Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 Rn. 15 - Bauschalungsst374tze). In solchen F344llen benennen Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben keine Merkmale des unter Schutz gestellten Gegenstands. Entsprechendes gilt grunds344tzlich auch f374r gegebenenfalls in Verfahrensanspr374chen enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben (vgl. Busse/Keukenschrijver, Pa-tentgesetz, 6. Aufl., 247 14 Rn. 52). Zweck-, Wirkungs- bzw. Funktionsangaben m374ssen sich des Weiteren nicht zwangsl344ufig auf den Gegenstand des An-spruchs bzw. einzelne seiner Merkmale beziehen. Es ist einem Anmelder viel-mehr unbenommen, den Erfindungsgegenstand im Patentanspruch sprachlich auch zu solchen Erzeugnissen oder Verfahren in Beziehung zu setzen, die zur beanspruchten Lehre in einem bestimmten Sachzusammenhang stehen und deren Erw344hnung dem Fachmann eine Orientierungshilfe bei der technisch-gegenst344ndlichen Erfassung und Einordnung des Gegenstands der Lehre sein kann. Ob die einzelnen Angaben in einem formulierten Patentanspruch als Merkmale definierend oder beispielsweise als Zweck-, Wirkungs- oder Funkti-onsangaben den Erfindungsgegenstand im zuletzt dargestellten Sinne charak-terisierende Daten zu verstehen sind, ist daher als Teil der Auslegung des Pa-tentanspruchs nach den hierf374r geltenden Grunds344tzen zu bestimmen. 12 b) Hiernach geh366rt im vorliegenden Fall die gezielte Navigation des inva-siv eingef374hrten medizinischen Elements als Katheter an einen pathologischen 13 - 12 - Ort in einem menschlichen Hohlraumorgan nicht zu den Merkmalen der bean-spruchten Lehre. 14 aa) Weder die formulierten Anspr374che noch die gesamten Anmeldungs-unterlagen widmen sich in irgendeiner Weise den Modalit344ten der Katheterun-tersuchung selbst - etwa der Steuerung des Einsatzes oder sonst der Arbeits-weise dieses Instruments -, sondern setzen die Durchf374hrung der Katheterun-tersuchung als au337erhalb des beanspruchten Verfahrensgegenstands liegen-den Ablauf voraus, 374ber den zu disponieren allein der die Untersuchung vor-nehmenden Person obliegt. bb) Wie im Laufe des Erteilungsverfahrens durch Einf374gung der Worte "205Bildunterst374tzung bei der205" in dem Anspruch klargestellt worden ist, - ohne damit 374ber die urspr374nglichen Anmeldungsunterlagen hinauszugehen -, ist Ge-genstand der beanspruchten Lehre ein Bildunterst374tzungsverfahren. Dieses steht zwar ausweislich der Pr344position "bei" in einer engen sachlich-technischen und r344umlich-zeitlichen Beziehung zu einer Katheternavigation, weil der Einsatz des Bildgebungsverfahrens durch die Vornahme einer solchen Untersuchung in einem Blutgef344337 bedingt ist und sich darauf bezieht. Gleich-wohl wird in dem Anspruch sachlich zwischen dem Bildgebungsverfahren und der Katheternavigation unterschieden. Dass Letztere entsprechend der Spruch-praxis der Beschwerdekammern des Europ344ischen Patentamts als Verfahren zur chirurgischen Behandlung zu bewerten ist (vgl. EPA, Entscheidung vom 30. Juli 1993 - T 182/90 unter 2.3 der Entscheidungsgr374nde; Entscheidung vom 29. September 1999 - T 35/99, Ziffern 2 und 10 der Entscheidungsgr374nde), ist vorliegend ohne Einfluss auf die Beurteilung des Anmeldungsgegenstands und kann unterstellt werden, weil die Navigation selbst kein Abschnitt des bean-spruchten Verfahrens ist. Dieses ist vielmehr als ein Verfahren konzipiert, des-sen erster Schritt einer solchen Untersuchung vorausgeht, indem zun344chst an- 15 - 13 - hand einer ersten Bilddarstellung pathologische Orte am Hohlraumorgan lokali-siert, markiert und hervorgehoben dargestellt werden (Merkmalsgruppe 1). Die-se Darstellung erfolgt mittels eines nicht-invasiven Verfahrens, das ersichtlich nicht als chirurgische Behandlung einzuordnen ist. Der zweite Verfahrensschritt findet dann zwar zeitgleich mit der Katheternavigation statt. Denn es werden dabei die gem344337 der Merkmalsgruppe 1 erstellte und eine zweite, kontinuierli-che angiografisch aufgenommene Bilddarstellung zumindest des Teils des Hohlraumorgans, in dem sich w344hrend der Navigation des Instruments dessen Spitze befindet, gleichzeitig wiedergegeben (Merkmale 2 und 3). Der damit si-cherlich gegebene enge medizinisch-technische Bezug zu der durchgef374hrten Katheternavigation 344ndert aber nichts daran, dass der beanspruchte Patentan-spruch zwischen dem Bildgebungsverfahren und der Katheternavigation unter-scheidet und auch die Patentanmeldung nur erkennen l344sst, f374r das Bildge-bungsverfahren eine Lehre zum technischen Handeln zu geben. dd) In diesem Punkt unterscheidet sich das von S. vorgeschlagene Ver-fahren von demjenigen, auf das sich Leitsatz 1 der Entscheidung G 1/07 der Gro337en Beschwerdekammer des Europ344ischen Patentamts vom 15. Februar 2010 bezieht. Dort ging es um ein Bildgebungsverfahren zur Magnetresonanz-darstellung der Lungen- und/oder Herzgef344337e, bei dem polarisiertes Xenon, das eine gel366ste Bildgebungsphase umfasst, verabreicht wird, und zwar unter ande-rem durch Injektion in eine Herzregion. Diese Ma337nahme, in der die Gro337e Be-schwerdekammer ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschli-chen K366rpers gesehen hat, war konstitutiver Bestandteil des dort beanspruch-ten Bildgebungsverfahrens, und nicht, wie vorliegend, ein au337erhalb eines sol-chen Verfahrens liegender Vorgang. 16 2. Daf374r, den Ausschlusstatbestand von 247 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG wegen des engen sachlich-technischen und r344umlich-zeitlichen Zusammenhangs zu 17 - 14 - einer Katheteruntersuchung auf das beanspruchte Bildgebungsverfahren anzu-wenden, besteht kein Raum. Insoweit teilt der Senat die Auffassung der Gro337en Beschwerdekammer des Europ344ischen Patentamts, dass Art. 53 lit. c EP334 die Patentierung von chirurgischen Verfahren verbietet, nicht aber die Patentierung von Verfahren, die im Zusammenhang mit der Durchf374hrung eines solchen Ver-fahrens verwendet werden k366nnen. Die Gro337e Beschwerdekammer hat deshalb angenommen, dass etwa ein Bildgebungsverfahren, welches einen Chirurgen in den Stand versetzt, w344hrend eines operativen Eingriffs aufgrund der von dem Verfahren gelieferten Bilddaten zu entscheiden, welche Ma337nahmen er zur Weiterf374hrung des chirurgischen Eingriffs ergreift, nicht vom Patentierungsaus-schluss umfasst ist (vgl. Entscheidung vom 15. Februar 2010 - G 1/07, Gliede-rungspunkt 5). In 334bereinstimmung mit dieser Sicht kommt im vorliegenden Fall eine Ausweitung des Patentierungsausschlusses f374r Verfahren zur chirurgischen Behandlung auf Verfahren, die, wie das von S. beanspruchte, lediglich mit einer solchen Behandlung eng verbunden sind, nicht in Betracht. 18 IV. Die Entscheidung 374ber die Beschwerde von S. gegen die Zur374ckwei-sung der Anmeldung kann danach mit der im angefochtenen Beschluss gege-benen Begr374ndung keinen Bestand haben. Dieser ist deshalb unter Zur374ckver-weisung der Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundspatentgericht aufzuheben (247 108 Abs. 1 PatG). 19 F374r das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin: 20 1. Das Bundespatentgericht hat - auf der Grundlage seiner Rechtsauf-fassung folgerichtig - offen gelassen, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 21 - 15 - als Diagnostizierverfahren von der Patentierung auszuschlie337en ist. Auch auf diesen Ausschlussgrund wird die Entscheidung nicht gest374tzt werden k366nnen. 22 Ein am menschlichen oder tierischen K366rper vorgenommenes, Art. 52 Abs. 4 EP334 1973 unterfallendes Diagnostizierverfahren liegt nach der Spruch-praxis des Europ344ischen Patentamts nur vor, wenn es als Verfahrensschritte die Untersuchungsphase mit der Sammlung von Daten, den Vergleich dieser Daten mit Normwerten, die Feststellung einer signifikanten Abweichung und die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild (Diagnose) umfasst (vgl. EPA, Gro337e Beschwerdekammer, Stellungnahme vom 16. De-zember 2005 - G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, insb. Gliederungspunkte 5 und 6.2.2 der Begr374ndung; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 6. M344rz 2008 - 21 W(pat) 45/05, GRUR 2008, 981 - Verfahren zur gesundheitlichen Orientie-rung). Von dieser Beurteilung abzuweichen bietet der vorliegende Fall keine Veranlassung. Danach erf374llt das beanspruchte Verfahren nicht die Vorausset-zungen des mit Art. 52 Abs. 4 EP334 2000 sachlich 374bereinstimmenden (vgl. da-zu nachstehend IV 2 a) Patentierungsausschlusses f374r diagnostische Verfahren in 247 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG. Es mag zwar mit der ersten Bilddarstellung (Merk-malsgruppe 1) aufgrund einer am menschlichen K366rper vorgenommenen Un-tersuchung Bilddaten liefern, die der Lokalisierung, Markierung und hervorge-hobenen Darstellung pathologischer Orte eines Hohlraumorgans dienen (vgl. Offenlegungsschrift, Tz. 7 der Beschreibung) und damit f374r die sp344tere Erstel-lung einer Diagnose hilfreich sein. Damit stellt dieser Verfahrensschritt aber al-lenfalls ein f374r eine Krankheitsbestimmung relevantes Zwischenverfahren dar, was f374r sich den Patentierungsausschluss indes nicht begr374ndet (vgl. Busse/Keukenschrijver aaO 247 5 Rn. 35 mwN in Fn. 138; Schulte/Moufang, Patentge-setz, 8. Aufl., 247 2a Rn. 85). Denn der weitere beanspruchte Verfahrensgang 23 - 16 - macht deutlich, dass es nicht um eine Diagnose geht. Das zweite Bildgebungs-verfahren dient r344umlich allein der kontinuierlichen Aufnahme der Katheterspit-ze; die f374r die Befunderhebung ma337geblichen Daten d374rften nach dem gesam-ten Inhalt der Anmeldungsunterlagen ma337geblich 374ber den Katheter selbst ge-liefert werden, dessen F374hrung, wie ausgef374hrt, aber nicht Bestandteil des be-anspruchten Verfahrens ist. 2. Auch die gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung i. S. von 247 1 Abs. 1, 247 5 PatG wird nicht verneint werden k366nnen. 24 a) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen K366rpers waren im Patentgesetz urspr374nglich, im Gleichklang mit der Regelung in Art. 52 Abs. 4 EP334 1973, durch gesetzliche Fiktion als nicht gewerblich anwendbare Erfindungen definiert (vgl. Benkard/Asendorf/Schmidt, PatG, 10. Aufl., 247 5 Rn. 18). Wiederum in 334bereinstimmung mit der Umformulierung der Regelung in Art. 52 Abs. 4 EP334 1973 in den Paten-tierungsausschluss des Art. 53 lit. c EP334 2000, ist 247 5 Abs. 2 PatG a.F. in den jetzigen Ausschlusstatbestand in 247 2a Abs. 1 Nr. 2 374berf374hrt worden (Art. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000 zur Revi-sion des 334bereinkommens 374ber die Erteilung europ344ischer Patente vom 25. August 2007, BGBl. I S. 2166). Dabei war es nicht die Absicht des deut-schen Gesetzgebers, bei der Angleichung des nationalen Rechts an das EP334 2000 die bestehende materielle Rechtslage zu ver344ndern, sondern, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der bisherige Standort der Regelung unter dem Tatbestandsmerkmal "gewerblich anwendbare Erfindung" jedenfalls nach der zuletzt geltenden Systematik der Ausschlusstatbest344nde nicht mehr stimmig war, weil der Ausschluss der Patentierbarkeit nicht auf mangelnder gewerbli-cher Anwendbarkeit der Verfahren im eigentlichen Sinne beruht, sondern auf grunds344tzlichen rechts- bzw. gesundheitspolitischen Erw344gungen, ohne dass 25 - 17 - damit eine inhaltliche Neuerung verbunden sein sollte (BT-Drucks. 16/4382 S. 11). 26 Vor diesem Hintergrund verbietet es sich, 247 5 PatG nunmehr als Auffang-tatbestand auszulegen, mit dem solche Verfahren unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Gewerblichkeit erfasst und von der Patentierung ausgenommen wer-den k366nnten, die bisher zwar in den Bereich des Regelungsgegenstands von 247 5 Abs. 2 PatG a.F. geh366rten, aber im Ergebnis nicht die Voraussetzung der fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit erf374llten und nach dem Sinn und Zweck der Neuregelung auch nicht den Ausschlusstatbestand in 247 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG erf374llen. b) Das beanspruchte Verfahren w344re aus denselben Gr374nden, aus de-nen es nicht unter den in 247 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG geregelten Patentierungsaus-schluss f344llt, nicht nach 247 5 Abs. 2 PatG a.F. von der Patentierung ausge-schlossen gewesen. Die gegenteilige Ansicht des Deutschen Patent- und Mar-kenamts, die daran ankn374pft, dass der Arzt kein Gewerbe aus374bt, beruht auf dem unzutreffenden Verst344ndnis von dem angemeldeten Verfahren als einer Methode, von der die - von einem Arzt vorgenommene - Katheterf374hrung als ein Verfahrensschritt umfasst w344re. Es kann deshalb offenbleiben, ob es 374berhaupt noch gerechtfertigt ist, den Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit danach ab-zugrenzen, ob der Erfindungsgegenstand im Rahmen der Aus374bung eines frei-en Berufs etwa i. S. von 247 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG, namentlich des Arzt-, Zahn-arzt- oder Tierarztberufs benutzt wird oder ob es nicht ohnehin geboten ist, den in 247 5 PatG verwendeten Gewerbebegriff als eine Kategorie des mit dem Euro-p344ischen Patent374bereinkommen harmonisierten und deshalb autonom zu be-stimmenden nationalen Rechts (Keukenschrijver aaO 247 5 Rn. 12) umfassend auszulegen (Keukenschrijver aaO Rn. 17; Pagenberg in: M374nchner Gemein-schaftskommentar zum EP334 Art. 57 Rn. 8 ff.). 27 - 18 - Das Beschwerdegericht wird deshalb nunmehr die weiteren Vorausset-zungen der Patentierbarkeit zu pr374fen haben, insbesondere auch, ob die erfin-derische T344tigkeit f374r das zwei an sich bekannte Bildgebungsverfahren ver-kn374pfende Verfahren bejaht werden kann. 28 Scharen Gr366ning Berger Grabinski Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.05.2009 - 21 W(pat) 45/06 -
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