ECLI:DE:BGH:2019:070519BXZB9.18.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 9/18 vom 7. Mai 2019 in de r Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Abstandsberechnungsverfahren PatG § 39 Abs. 1 a) Der Anmelder kann die Anmeldung auch noch während der Anhängigkeit einer Rechtsbes chwerde gegen die Zurückweisung seiner Beschwerde teilen (Aufgabe von BGH, Beschluss vom 6. September 1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104 - Kupplungsgewinde). b) Die Teilung der Anmeldung ist gegenüber dem Patentgericht zu erklären, bei dem auch die Prüfun g der Teilanmeldung anfällt, sobald der Anmelder Beschwerde ge- gen die Zurückweisung der (Stamm - )Anmeldung eingelegt hat und das Beschwer- deverfahren beim Patentgericht anhängig geworden ist. Erklärt der Anmelder die Teilung der Anmeldung jedoch erst, nachde m das Patentgericht die Beschwerde zurückgewiesen hat, ist die Erklärung gegenüber dem Patentamt abzugeben, an das auch die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zurück- fällt. BGH, Beschluss vom 7. Mai 2019 - X ZB 9/18 - Bundespatentgeri cht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. Mai 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck , die Richter Gröning und Dr. Bacher und die Richterin nen Dr. Kober - Dehm und Dr. Marx beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmeld erin wird der Beschluss des 19. Senats (Technischen Beschwerdesenats) d es Bundespatentge- richts vom 12. Juni 2018 aufgehoben . D ie Sache wird zu r weiteren Behandlung der Teilanmeldung an das Deutsche Patent - und Markenamt zurückverwiesen. Gründe: I. Die Anmeld erin hat am 24. Oktober 2003 ein Verfahren zur Abstandsbe- rechnung zum Patent an gemeldet . D as Patenta mt hat die mit der Offenlegungsschrift 103 49 662 veröffentlichte Anmeldung zurückgewiesen ; das Patentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin auf die münd liche Verhandlung vom 21. Au gust 2017 mit an diesem Tag verkündeten Beschluss zurückgewiesen . Der Beschluss ist den Vertretern der Anmelderin am 11. Oktobe r 2017 zuge- stellt worden . Mit an demselben Tag beim Patentamt eingegangenen Schreibe n vom 10. Nove mber 2017 hat die Anmelderin die Teilung der Patentanmeldung erklärt und Unterlagen hier zu eingereicht. Das Patentamt hat die Teilungserklärung und die zu- gehörigen Unterlagen am 16. November 2017 an das Patentgericht übermittelt. Nach einem Hinweis des P atentgericht s , es erachte die Teilungserklärun g für unwirksam , hat die Anmelderin erneut die Teilung der Anmel dung erklärt und Wie- dereinsetzung in den vorigen Stand begehrt . 1 2 3 - 3 - Das Patentgericht hat festgestellt, dass die Teilungserklärung vom 10. November 2017 unwirksam sei , und den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vo- rigen Stand als unzulässig zurückgewiesen (BPatG, Mitt. 2018, 498) . Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbe- schwerde. II. Das Patentgericht hat angenommen, d ie von der Anmelderin erklärte Tei- lung der Patentanmeldung sei unwirksam, weil die Erklärung ihm - dem Patentge- richt als dem ausschließlich zu ständigen Adressaten erst zu einem Zeitpunkt zuge- gangen sei, zu dem die Stamm anmeldung nicht mehr anhängig gewesen sei. Bei Eingang der Teilungserklärung beim Patent amt sei die Anmeldung mangels Ablauf s der Rechtsbeschwerdefrist noch beim Be schwerde gericht anhängig gewesen ; e ine Zuständigkeit des Patentamts für die Ent gegen nahme einer Teilungserk lärung habe deshalb nicht bestanden. Daran habe auch die Verkündung des Beschlusses über die Zurück weisung der Beschwerde nichts geändert . Dieser Beschluss stelle sich im Lichte der danach erfolgten Teilungs erklärung als ein e Teil entscheidung dar, mit de r lediglich über die die Stamm anmeldung betreffende Beschwerde ent schieden wor- den sei. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe der Tei- lungserklärung sei nicht statthaft, weil es an einer gegenüber dem Patentamt oder dem Patentg eri cht einzuhaltenden Frist im Sinne von § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG fehle. III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hat die Anmelderin rechtzeitig die Teilung der Anmeldung erklärt. 1. Wie auch das Patent gericht zutreffend angenommen hat, konnte die An- melderin die Anmeldung am 13. November 2017 noch teilen. a) Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Patentanmeldung jederzeit teilen. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Stammanmeldung recht- lich noch existiert. Ist - wie hier - die Anmeldung durch das Patentamt zurückgewie- sen worden und hat der Anmelder gegen den Zurückweisungsbeschluss rechtzeitig Beschwerde eingelegt, ist die Teilung jedenfalls bis zum Abschluss der Beschwer- deinstanz m öglich, unabhängig davon, ob die Beschwerde zulässig oder begründet 4 5 6 7 8 - 4 - ist (BGH, Beschluss vom 28. März 2000 X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 Rn. 10 - Graustufenbild). In der Rechtsprechung des Patentgerichts ist daraus zutreffend der Schluss gezogen worden, dass eine Teilung auch noch nach der Entscheidung des Patentgerichts über die Stammanmeldung möglich ist, solange die Rechtsbeschwer- defrist noch nicht abgelaufen ist (BPatG, GRUR 2005, 496 ; ebenso Ben- kard/Schäfers, Patentgesetz, 11. Aufl., § 39 Rn. 9; Busse/Ke ukenschrijver, Patentge- setz, 8. Aufl., § 39 Rn. 6) . Darüber hinaus ist die Teilung aber auch während des Rechtsbeschwerdeverfahrens möglich (Busse/Keuken schrijver aaO , § 39 Rn. 7) ; so- weit der Senat aus dem Umstand, dass eine im Rechtsbeschwerdeverfahren e rklärte Teilungserklärung in diesem Verfahren nicht berücksichtigt werden kann, geschlos- sen hat, eine Teilung sei in diesem Verfahrensstadium nicht mehr möglich (BGH, Beschluss vom 6. September 1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104, 105 - Kupp- lungsgewinde; s. auch Beschluss vom 2. März 1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer, zur Teilung des Patents), kann daran nicht festgehalten wer- den. Denn bis zur Rechtskraft der Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren bleibt die Stammanmeldung anhängig und behält der Anmelder daher das Teilungs- recht. Überdies bleibt solange auch die endgültige Entscheidung über die Stamman- meldung offen, da die die Rechtsbeschwerde zur Aufhebung der Entscheidung des Patentgerichts und zu r erneuten Sachprüfung führen kann. b) Da der Beschluss des Patentgerichts, mit dem die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung zurückgewiesen wurde, der Anmelderin am 11. Oktober 2017 zugestellt und Rechtsbeschwerde nicht eingelegt wurde, stand der Anmelderin mithin im Streit fall bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist am Montag, de m 13. November 2017 , das Recht zu, die Anmeldung zu teilen . 2. Im Ausgangspunkt ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht angenom- men, dass die Erklärung über die Teilung einer Patentanmeldung n icht stets mit Ein- gang beim Patentamt wirksam wird . a) Wird die Teilung erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmelder be- schwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, liegt die Zuständigkeit für die 9 10 11 - 5 - sachliche Prüfung auch der Teilungsanmeldung gr undsätzlich beim Patentgericht (BGH, Beschluss vom 23. September 1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458, 460 Textdatenwiedergabe; Beschluss vom 22. April 1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 149 - Informationsträger; Beschluss vom 15. Dezember 1998 - X ZB 2/98, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem). Das Patentgericht hat dabei unter den in § 79 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 PatG geregelten Voraussetzungen die Möglichkeit, nicht in der Sache selbst zu entscheiden, sondern diese an das Patentamt zurückzu- verweisen. Die in jüngerer Zeit von einigen Senaten des Patentgerichts vertretene Auffas- sung, das Patentgericht sei für die Entscheidung über eine Teilungsanmeldung, die auf einer während der Anhängigkeit des Verfahrens über die Anmelder beschwerde erklärten Teilung d es Patents beruht, stets unzuständig und habe die Sache insoweit an das Patentamt zurückzuverweisen (BPatG, Beschluss vom 7. Dezember 2010 21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949; Beschluss vom 21. Dezember 2010 21 W (pat) 1/09, j uris Rn. 7; Beschluss vom 30. März 2012 - 7 W (pat) 108/11, j uris Rn. 33 f.; Beschluss vom 22. November 2013 - 7 W (pat) 44/11, j uris Rn. 19 f.; Be- schluss vom 1. Dezember 2014 - 18 W (pat) 36/14, j uris; Beschluss vom 11. Januar 2017 - 18 W (pat) 180/14, j uris Rn. 8 ff.; Beschluss vom 4. April 2017 18 W (pat) 6/17, j uris Rn. 49 f. ; Beschluss vom 20. August 2018 - 15 W (pat) 5/18, j uris Rn. 5 f. ; anders BPatG, Beschluss vom 7. August 2007 21 W (pat) 37/04, juris Rn. 16; Beschluss vom 3. Dezember 2012 20 W (pat) 41/07, juris Rn. 1; Beschluss vom 22. Oktober 2013 - 17 W (pat) 6/13, juris Rn. 34 f. ), trifft nicht zu. Mit der Beschwerde wird das Petitum nach Erteilung eines Patents auf die an- gemeldete technische Lehre in vollem Umfang der Prüfung durch das Patentgericht unterbreitet (BGH, Beschluss vom 29. April 1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel). Das Verfahren über die Anmelder beschwerde bildet mit dem patentamtlichen Prüfungsverfahren der Sache nach eine verfahrensmäßige Einheit ; das Patentgericht kann insbeson dere die Entscheidung des Patentamts über die Anmeldung nicht nur - wie ein Verwaltungsgericht - ganz oder teilweise aufheben oder bestätigen, sondern sie mit seiner eigenen Entscheidung über das Patentbe- 12 13 - 6 - gehren auch inhaltlich ändern und neu gestalten . Die Zuständigkeit des Patentge- richts umfasst deshalb nicht nur bei der Teilung der Anmeldung wegen Uneinheit- lichkeit (so aber BPatG, GRUR 2011, 949, 951) , sondern auch und gerade bei der freien Teilung, bei der dieselbe offenbarte Erfindung die Grundlage de r Stamm - wie der Teilanmeldung bildet - die Prüfung der Teilanmeldung . Vielfach wird zudem dem Patentgericht e ine eigene Entscheidung auch über die Teilungsanmeldung möglich sein, weil die insoweit relevanten Fragen im Verfahren über die Beschwerde gegen d ie Zurückweisung der Stammanmeldung hinreichend aufbereitet sind oder mit ver- tretbarem Aufwand geklärt werden können. Unter solchen Umständen wäre es auch nicht verfahrens ökonomisch, die Entscheidung über die Teilanmeldung dem Patent- amt zu übertragen. Sowe it eine eigene Sachentscheidung des Patentgerichts über die Teilungsanmeldung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist, hat das Patentge- richt, wie ausgeführt, nach § 79 Abs. 3 PatG die Möglichkeit , die Sache nach seinem pflichtgemäße n Ermessen insoweit an d as Patentamt zurückzuverweisen. Die gegenteilige Auffassung kann auch nicht darauf gestützt werden, dass der Beurteilung des Patentgerichts als Beschwerdegericht ein Rechtsschutzbegehren nur insoweit unterliege, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde, weil nur inso- weit der Beschwerde ein Devolutiveffekt zukomme. Der mit einem Rechtsmittel ver- knüpfte Devolutiveffekt hat zur Folge , dass mit der Einlegung eines Rechtsmittels die Befugnis zur Entscheidung über den Gegenstand des Verfahrens regelmäßi g insge- samt auf das für das Rechtsmittel zuständige Gericht übergeht. Der Devolutiveffekt steht damit weder einer Änderung der Anträge in der Rechtsmittelinstanz entgegen noch schließt er aus, dass der Streitg egenstand sonst im Rechtsmittelzug geändert ode r erweitert wird. Wird die Teilung der Anmeldung erst erklärt, nachdem das Ver- fahren über die Anmelder beschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, hat dieses daher grundsätzlich nicht nur über den Antrag auf Erteilung eines Patents auf die Stammanm eldung, sondern auch über den weiteren, auf dieselbe Erfindung ge- stützten Antrag auf Erteilung eines Patents zu entscheiden. b) Wird eine Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren geteilt, ist das Pa- tentgericht nicht nur für die sachliche Prüfung der Teila nmeldung zuständig, sondern 14 15 - 7 - auch für die formelle Behandlung der Teilungserklärung, soweit nicht eine gesetzli- che Vorschrift eine abschließende Empfangszuständigkeit des Patentamts begründet (BGH, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem). Dies beruh t auf der Erwägung, dass sich sachliche und formelle Behandlung einer Teilungsanmeldung oft nicht eindeutig auseinanderhalten lassen. Der Senat hat bereits entschieden, dass über die Rechtzeitigkeit der Gebührenzahlung für eine Tei- lungserklärung sowie über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist nach § 39 Abs. 3 PatG das Patentgericht zu entscheiden hat, wenn die Anmeldung erst nach Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens geteilt wird (BGH, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem). Nichts anderes gilt für die Zuständigkeit für die Entgegennahme der Teilungserklärung und die Prüfung ihrer Wirksamkeit. Wird die Teilung einer Patentanmeldung im B eschwerdeverfahren nach der Anhängigkeit beim Patentgericht, d.h. nach dem Zeitpunkt erklärt, zu de m das Patentamt nach Durchführung der Abhilfeprüfung die Akten dem Patentgericht zugeleitet hat (BPatG, GRUR 2011, 949 Rn. 16), ist die Teilungserklärung mithin an das Patentgericht zu richten. Wegen des Charakters der Teilungserklärung als Verfahrenshandl ung (BGH, GRUR 1998, 458, 460 - Textdatenwiedergabe) gilt insoweit nichts anderes als für die Rücknahme der Anmeldung (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2011 - X ZB 8/10, GRUR 2011, 1052 - Telefonsystem). Ob eine Teilungserklärung damit in diesem Verfahrensst adium erst wirksam wird, wenn sie beim Patentgericht eingeht, bedarf keiner Erörterung. Eine nach An- hängigkeit des Beschwerdeverfahrens gegenüber dem Patentamt erklärte Teilung der Patentanmeldung ist jedenfalls nicht unbeachtlich. Das Patentamt, bei dem d as Verfahren zuvor anhängig war, trifft eine aus dem Gebot eines fairen Verfahrens fol- gende Fürsorgepflicht gegenüber dem Anmelder, zumal für diesen nicht ohne weite- res erkennbar ist, wann die Abhilfeprüfung beendet ist und die Akten an das Patent- gericht g egeben werden. Demgemäß ist das Patentamt gehalten, die Teilungserklä- rung unverzüglich an das Patentgericht weiterzuleiten. 16 17 - 8 - 3. Eine andere Beurteilung der Empfangs - und Prüfungszuständigkeit ist ge- boten, wenn die Teilung der Patentanmeldung erst erklär t wird, nachdem das Pa- tentgericht die Beschwerde bereits zurückgewiesen hat und das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof als Rechtsbeschwerdegericht anhängig ist oder dort noch anhän- gig gemacht werden kann, weil die Frist für die Rechtsbeschwerde, wie im St reitfall, noch nicht abgelaufen ist. a) Anders als das Patentgericht ist der Bundesgerichtshof nur zur rechtlichen Überprüfung der Beschwerdeentscheidung berufen (§ 101 Abs. 2 PatG), und das Verfahren ist, soweit die Rechtsbeschwerde vom Patentgericht n icht zugelassen worden ist, auf die Prüfung beschränkt, ob einer der in § 100 Abs. 3 PatG bezeichne- ten und von der Rechtsbeschwerde gerügten Mängel des Verfahrens vorliegt. Bei einer Teilung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens kann d ie Prüfung der Teil- a nmeldung daher weder vom Bundesgerichtshof , der kein Patent erteil t , noch vom Patentgericht vorgenommen werden, bei dem das Verfahren nicht mehr anhängig ist. Die Zuständigkeit für die Prüfung der Teilanmeldung fällt daher an das Patentamt zurück. b) Ni chts anderes gilt, wenn die Teilung vor Einlegung der Rechtsbeschwer- de oder Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist , jedoch nach dem Zeitpunkt erklärt wird, zu dem das Patentgericht - wie hier mit dem am 21. Aug ust 2017 verkündeten Be- schluss über die Beschwerde entschieden hat. M it der Verkündung der Entscheidung ist das Patentgericht an diese gebun- den und kann sie nicht mehr ändern. Entgegen sein er Auffassung führt eine Tei- lungserklärung, die nach d ies em Zeitpunkt erklärt wird, auch nicht dazu, dass sich die Zurückweisung der Stammanmeldung nachträglich als Teil entscheidung heraus- stellt. Nach der Verkündung des Zurückweisungsbeschlusses kann der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht mehr erweitert werden. Anträge, die erst nach die- sem Zeitpunkt - oder nac h dem Zeitpunkt, zu dem ein nicht aufgrund mündlicher Verhandlung ergehender Beschluss zur Zustellung in den Geschäftsgang gegeben worden ist - beim Patentgericht eingehen, sind weder vo n diesem noch im anschlie- 18 19 20 21 - 9 - ßenden Verfahren über die Rechtsbeschwerde zu berücksichtigen (BGH, GRUR 1980, 104, 105 - Kupplungsgewinde; BGH, GRUR 2000, 688 Rn. 10 - Graustufen- bild). Ein Fall, in dem eine Ergänzung des Beschlusses nach § 99 PatG in Verbin- dung mit § 321 ZPO möglich ist, liegt in diesem Fall nicht vor. c) Ist d as Patentgericht nach Entscheidung über die Beschwerde nicht mehr für die Prüfung einer danach entstandene n Teilanmeldung zuständig, entfällt auch der Grund für die Annahme , die Teilung sei - zwingend - gegenüber dem Gericht zu erklären und dieses sei zur Prüfung ihrer Wirksamkeit berufen (aA BPatG, BlPMZ 2017, 334) . Denn dadurch fielen - nur für den Zeitraum zwischen Erlass der Be- schwerdeentscheidung und Einlegung der Rechtsbeschwerde - Prüfungs - und Emp- fangszuständigkeit auseinander , ohne dass hierfür zwi ngende Gründe erkennbar wären . Wird die Teilung der Patentanmeldung gegenüber dem Patentamt erklärt, ist sie mithin bereits mit dem Eingang bei diesem wirksam. Im Streitfall kann offenblei- ben, ob sie bei Eingang beim Patentgericht auch damit bereits wirksa m wird, wofür sprechen könnte , dass der maßgebliche Zeitpunkt der patentgerichtlichen Entschei- dung über die Stammanmeldung für den Anmelder nicht erkennbar ist, wenn die se Entscheidung nicht aufgrund mündlicher Verhandlung ergeht. IV. Der Senat verweist die Sache an das Deutsche Patent - und Markenamt zurück. Die Vorschrift des § 108 Abs. 1 PatG soll den Bundesgerichtshof von einer eigenen Sachentscheidung entlasten und hindert nicht, das weitere Verfahren durch Zurückverweisung an die Prüfungsstelle in d ie richtige Lage zu bringen . 22 23 - 10 - Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen (§ 107 Abs. 1 PatG). Meier - Beck Gröning Bacher Kober - Dehm Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.06.2018 - 19 W(pat) 33/17 - 24
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