BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 100/10 Verkündet am: 31. Oktober 2013 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die münd liche Verhandlung vom 31. Oktober 2013 durch d en Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning , Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 25. Mär z 2010 verkündete Urteil des 2. Se nats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Ko s- ten des Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: D e r Beklagte ist Inhaber des am 14. Mai 1998 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 889 334 (Streitp a- tents) , das sechs Ansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet : " Verfahren zur Feinabtastung beliebiger Gegenstände, z.B. Glaskörper, Gegenstände mit reflektierenden Metall - , Lack - oder Kunststoffoberfl ä- chen, bei einem auf Retrorefl exion und Polarisationsdrehung basiere n- den Lasersensorsystem, bei dem die retroreflektierende Fläche aus mehreren würfelförmigen Fullcube - Tripeln besteht, wobei das einfalle n- de Laserstrahlbündel durch Vergrößerung oder Verkleinerung seiner Form auf die Grö ße der Fullcube - Tripel derart angepasst wird, dass es bei Bewegung über den Retroreflektor in jeder Position mindestens fünf oder mehr Fullcube - Tripel zugleich berührt und so unabhängig von der Position ein konturenscharfes, retroreflektiertes Laserstrahlb ündel e r- zeugt wird, und wobei die Schlüsselweite der Fullcube - Tripel 0,002 mm bis 1,4 mm beträgt. " 1 - 3 - Die Klägerin zu 2 hat das Streitpatent insgesamt, die Klägerin zu 1 hat es im Umfang der Ansprüche 1, 2, 4 und 5 angegrif fen. Die Klägerinnen haben geltend gemacht, sein Gegenstand sei insoweit nicht patentfähig , er sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit . D er Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent hilfsweise beschränkt verteidigt durch Eingrenzun g der Anzahl zugleich berührte r Fullcube - Tripel auf mindestens fünf oder mehr, aber nicht alle Tripel (Hilfsantrag I) bzw. auf mindestens fünf und höchstens sieben (Hilfsantrag II) ; ferner dadurch , dass P a- tentanspruch 1 in der erteilten Fassung durch die M erkmale von Unteranspruch 3 ergänzt wird . Danach ist die von den Mikrotripeln gebildete Reflexfläche des Retror e- flektors von großformatigeren Tripeln umgeben (Hilfsantrag III). Das Patentgericht hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 die Fassung des Hilfsantrags III erhält und die ursprünglichen Unteransprüche 4 bis 6 als Unteransprüche 2 bis 4 auf den so gefassten Haupta n- spruch rückbezogen sind. Dagegen richtet sich die Berufung de s Beklagten mit dem Antrag, d ie Klagen vollständig abzuweisen. Hilfsweise verteidigt er das Streitpatent in der beschränkten Fassung gemäß den berei t s in erster Instanz gestellten Hilfsanträ gen I und II . Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen. Im Auftrag des Senats hat P r of. Dr. O . ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. 2 3 4 5 6 7 - 4 - Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren für eine auf der Retro re flexion e i- nes Laserstrahls basier ende Sensoreinrichtung . Bei den s einer Beschreibung zufolge im Stand der Technik bekannten, auf Retroreflexion und Polarisationsdrehung ber u- hen de n Lasersensorsysteme n wird von einer Laserlichtquelle ein Laserstrahl so au s- gesendet, dass er auf eine n R etroreflektor trifft und von diesem reflektiert wird. Unter einem Retroreflektor wird ein Reflektor verstanden, der - anders als ein Spiegel - das einfallende Licht auch dann genau in die Einfallsrichtung reflektiert, wenn der Ei n- fallswinkel nicht exakt 90 ° beträgt, sondern innerhalb eines bestimmten Toleranz b e- reichs hiervon abweicht. Als Retroreflektoren dienen u nter anderem Fullcube - Tripel , die durch drei aneinander angrenzende quadratische Flächen einer Würfelecke g e- bildet werden . Das auftreffende Licht wird mit einem gewissen Versatz reflektiert, der mit der Tripel größe in Zusammenhang steht . Diese wird im Streitpatent nach der Schlüsselweite bemessen, womit der Abstand zwischen zwei parallelen Seiten des Sechsecks gemeint ist, als das sich das Fullcube - Tripel aus der Draufsicht darstellt . Je kleiner das Tripel, umso geringer ist der mögliche Versatz. Der zurückgeworfene Laserstrahl wird sodann ausgewertet. Eine Unterbr e- chung d ies es Strahls zwischen Sender/Empfänger und Reflektor wird als binäres Signa l interpretiert. Der Empfang des reflektierten Lichtstrahls kann durch Frem d- strahlen oder Irrstrahlen beeinträchtigt werden. Trifft der Laserstrahl etwa auf einen Gegenstand, d e r zwischen der Lichtquelle und dem Retrore flektor liegt und eine r e- flektierende Oberfläche auf weist , wird das Laserlicht von dieser Oberfläche refle k- tiert. Zur Vermeidung einer Fehlinterpretation reflektierten Lichts wird das ausg e- san d te Licht im Sensorsystem polarisiert . Der Einsatz einer Polarisationsdrehung ermöglicht es dem Syste m zu erkennen, ob der Laserstrahl vom Ret roreflektor - dann 8 9 - 5 - ist die Polarisation gedreht - oder von einem anderen Ge genstand - dann ist sie nicht gedreht - reflektiert wurde. Entscheidend ist nach der Streitpatentschrift , jeweils einen möglichst kont u- r enscharfen , retroreflektierten Strahl für die Signalauswertung zu erhalten, der von Fremdlicht oder unerwünschten Reflexionsstrahlen unterschieden werden kann. Im Stand der Technik verwendete Retroreflektoren seien entweder in der Herstellung unwirtschaftl ich oder bew irk t en nachteilige Veränderungen des Laserstrahls, wenn die Lichtquelle sich - etwa durch Erschütterungen oder Vibrationen - bewegt . Vor diesem Hintergrund will das Streitpatent die Feinabtastung wesentlich verbessern . D azu schlägt es mit Pa tentanspruch 1 ein Verfahren vor , dessen Mer k- male sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Merkmalsgliederung des Patentg e- richts in Klammern : Merkmale 5 a und 5 b entsprechen der Fassung von Merkmal 5 nach den Hilfsanträgen I und II ) : 1. Verfahren zur Fei nabtastung beliebiger Gegenstände, z.B. Gla s- körper, Gegenstände mit reflektierenden Metall - , Lack - oder Kuns t- stoffoberflächen, mit einem auf Retroreflexion und Polarisation s- drehung basierenden Lasersensorsystem (1), 2. bei dem die retroreflektierende Fläch e aus mehreren würfelförm i- gen Fullcube - Tripeln besteht (2), 3. wobei die Schlüsselweite der Tripel 0,002 mm bis 1,4 mm beträgt (6). 4. Das einfallende Laserstrahlbündel wird durch Vergrößerung oder Verkleinerung seiner Form auf die Größe de r Tripel angepas st (3) , 5. und zwar derart, dass bei Bewegung des Laserstrahlbündels über den Retroreflektor in jeder Position mindestens fünf oder mehr Tr i- pel zugleich berührt werden (4); 5a ... dass ... mindestens fünf oder mehr aber nicht alle Tripel zugleich berührt w erden; 5b ... dass ... mindestens und höchstens sieben Tripel zugleich berührt werden; 10 11 - 6 - 6. wo durch unabhängig von der Position ein konturenscharfes, von Irrstrahlen freies, formstabiles retroreflektiertes Laserstrahlbündel erzeugt wird (5). II. Das Paten tgericht hat den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der e r- teilten Fassung sowie in der Fassung der Hilfsanträge I und II für nicht patentfähig erachtet , weil er nicht auf einer erfinderische n Tätigkeit beruhe und dies im Wesentl i- chen wie folgt begründet : Im Stand der Technik sei bekannt gewesen, zur Feinabtastung ein Sensorsy s- tem mit einem Retroreflektor einzusetzen, das mit Laserlicht und Polarisationsdr e- hung arbeite. Bekannt gewesen sei ferner der Einsatz von Retroreflektor en mit Ful l- cube - Tripeln, dere n Schlüsselweite unter 1,5 mm lieg e . Ein Fachmann, der den aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift 297 01 903 (NK7) bekannten Retroreflektor in einem Lasersensorsystem habe einsetzen wollen, habe sich zwangsläufig Gedanken über die Dimensionierung des auf den Reflektor auftreffenden Laserstrahls machen müssen, wobei er sich darüber im Klaren gewesen sei, dabei eine Abwägung zw i- schen den Gesichtspunkten der Messwertstabilität und Erkennungssicherheit eine r- seits und der Auflösung andererseits treffen zu müss en. Es habe keiner erfinder i- schen Bemühungen bedurft, um zu den beanspruchten Werten und den damit ve r- bundenen Ergebnissen zu kommen. Es sei nicht ersichtlich, dass die in Patenta n- spruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge I und II vorge schl a- gene Anpassung des Laserstrahls zu besonderen, überraschenden Effekten führe. III. Gegen d iese Beurteilung wendet die Berufung sich im Ergebnis ohne Erfolg . 1. Für den zugrunde zu legenden fachmännischen Ausbildungs - und Kenntnisstand ist nach d en Ausführungen des Patentgerichts, die der Einschätzung des Sachverständigen entspr echen und von den Parteien nicht angegriffen werden , 12 1 3 14 15 - 7 - auf einen Ingenieur mit Fachhochschul - oder Hochschulabschluss mit mehrjährige r Berufserfahrung in der Entwicklung opti scher Mess - und Prüfverfahren abzustellen . 2. Für diesen Fachmann lag der Gegenstand des Streitpatents auch in den Fassungen der Hilfsanträge I und II nahe. a) Zutreffend und von der Berufung auch nicht beanstandet hat das P a- tentgericht angenomme n, dass die fachmännischen Überlegungen für die Entwic k- lung ein es Sensorsystem s mit einer verbesserte n Feinabtastung an die Lehre von NK7 anknüpfen konnten . Dieses Dokument offenbart ein Feinabt astsystem, das auf Retro re flexion basiert und mit de m z. B. die Position eines Fadens vor dem Hinte r- grund eines Reflektors mit einem engen Lichtstrahl wie einem Laserstrahl bestimmt werden kann (S. 7 Z . 11 ff.) . b) Auf die nach Merkmal 1 des Streitpatents vorgesehene Polarisation s- drehung wird in NK7 zwar nicht aus drücklich hingewiesen. Jedoch ergibt sich aus mehreren in das Verfahren eingeführten Dokumenten, mit denen die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen übereinstimmen , dass die Nützlichkeit der mit der Polarisationsdrehung verbundenen Effekte für ei ne fehlerfreie Detektion insb e- sondere von Gegenständen mit stark spiegelnder Oberfläche lange vor dem Prior i- tätstag zum fachmännischen W issen gehörte (Krieg, Automatisieren mit Optoelektr o- nik, Vogel Fachbuch 1990 , NK14 ; Aldiek, Der effektive Einsatz von Tr ipelrefle k- torarrays , NB8 ) und es deshalb k einer erfinderischen Tätigkeit bedurfte , um die Pol a- risationsdrehung bei einem verbesserten Feinabtastungsverfahren vorzusehen . c) D er Einsatz von Fullcube - Tripeln zur Retroreflexion war schon am A n- meldetag von NK7 bekannt (dort S. 3 Z. 12 ff.). Die Bemessung ihrer Schlüsselweite auf den Bereich zwischen 1,4 mm und 0,002 mm (Merkmal 3) war durch NK7 jede n- falls nahegelegt. Die dort für eine Ausführungsform vorgeschlagene Tripelgröße von
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