BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 104/06 Verk374ndet am: 23. Oktober 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 23. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gr366ning f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Juli 2006 unter Zur374ckweisung des Rechtsmittels der Kl344gerin abge344ndert: Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Kl344gerin zu tragen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte war zuletzt Inhaberin des deutschen Patents 37 14 115 (Streitpatents), das im Verlauf des Berufungsverfahrens durch Ablauf der Schutzdauer erloschen ist. Es umfasste sieben Anspr374che, von denen allein der erste mit der Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Dieser lautet: 1 "1. M374nzschloss mit einer Kopplungseinrichtung, zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, das auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transport-wagen untereinander und/oder ein An- und Abkoppeln von - 3 - Transportwagen erm366glicht, die mit einer fest installierten Sammelstelle direkt oder 374ber weitere Transportwagen indi-rekt mit dieser Sammelstelle verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass das M374nzschloss mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und dass Endbereiche des M374nzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind." Nach den urspr374nglichen Anmeldungsunterlagen sollte der kennzeich-nende Teil von Patentanspruch 1 lauten: 2 "M374nzschloss 205, gekennzeichnet durch folgendes Merkmal: das M374nzschloss ist zumindest mit einem Schiebegriff-abschnitt ausgestattet." Die Kl344gerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird, hat mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Gegenstand von Patentanspruch 1 gehe 374ber den Inhalt der urspr374nglichen Anmeldung hinaus. 3 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der wei-tergehenden Klage insoweit f374r nichtig erkl344rt, als es im kennzeichnenden Teil 374ber folgende Fassung hinausgeht: 4 "M374nzschloss 205, dadurch gekennzeichnet, dass das M374nzschloss mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und dass Endbereiche des M374nzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind, wobei im Falle eines Schie- - 4 - begriffabschnitts ein Endbereich der Endbereich eines Schiebe-griffabschnitts ist und wobei im Fall von zwei Schiebegriffabschnit-ten zwei Endbereiche die Endbereiche der Schiebegriffabschnitte sind." 5 Gegen das Urteil wenden sich beide Parteien mit ihren Berufungen. Die Kl344gerin erstrebt mit ihrem weiterverfolgten erstinstanzlichen Hauptantrag sowie mit einem zus344tzlichen Hilfsantrag eine weitergehende Teilnichtigerkl344rung des Streitpatents; die Beklagte begehrt mit ihrem Rechtsmittel die Abweisung der Klage. Beide Parteien beantragen, das jeweilige Rechtsmittel der Gegenseite zur374ckzuweisen. Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung der Beklagten ist begr374ndet und f374hrt zur Abwei-sung der Klage, w344hrend das Rechtsmittel der Kl344gerin ohne Erfolg bleibt. 6 I. Die Nichtigkeitsklage ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streit-patents zul344ssig, weil die Kl344gerin von der Beklagten als Patentverletzerin in Anspruch genommen wird und sie deshalb ein Rechtsschutzbed374rfnis an der Nichtigerkl344rung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr., vgl. zuletzt Sen.Urt. v. 24.4.2007 - X ZR 201/02, Mitt. 2007, 269 - Verpackungsma-schine). 7 - 5 - II. Der Nichtigkeitsgrund des 247 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG i. V. mit 247 22 PatG ist weder in dem vom Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil angenom-menen, noch in dem von der Kl344gerin mit der Berufung erstrebten Umfang ge-geben. 8 9 1. Das Streitpatent betrifft ein M374nzschloss mit einer Kopplungseinrich-tung zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, die auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln von Transportwagen erm366glicht, die mit ei-ner fest installierten Sammelstelle direkt oder 374ber weitere Transportwagen in-direkt verbunden oder vereinzelt abgestellt worden sind. Die Streitpatentschrift f374hrt aus, M374nzschl366sser zur Befestigung an solchen Transportwagen seien zwar bekannt; durch die diesen Wagen eigent374mliche Form sei es aber nicht einfach, diese Schl366sser an geeigneter Stelle so anzubringen, dass die Wagen sowohl problemlos ineinander geschoben als auch bequem gehandhabt wer-den k366nnten. Ein M374nzschloss etwa entsprechend der deutschen Offenle-gungsschrift 25 54 916 rage aufgrund seiner Gr366337e teilweise in den Ladebe-reich des Einkaufskorbs hinein, so dass die eingekaufte Ware beim Verstauen im Korb von der Griffseite des Wagens her immer um das M374nzschloss herum bewegt werden m374sse. Andere M374nzschl366sser seien zwar kleiner und lie337en sich an dem im r374ckw344rtigen Bereich des Einkaufswagens befindlichen Griff auch befestigen. Jedoch w374rden etwa Schl366sser nach Art des deutschen Gebrauchsmusters 81 21 677 mittig am Griff so befestigt, dass sie, wenn die Einkaufswagen mit einem Kindersitz ausgestattet seien, st366rend in den Bereich dieses Sitzes hineinragten. Der Nachteil der in der deutschen Offenlegungs-schrift 33 24 962 gezeigten Schl366sser bestehe darin, dass sie au337en an den Korbseitenw344nden befestigt werden m374ssten, wodurch der seitliche Platzbedarf des Wagens zunehme. Schlie337lich m374ssten alle diese M374nzschl366sser mit Hilfe von Befestigungselementen an den Transportwagen angebracht werden. Bei - 6 - Massenartikeln wie Einkaufswagen summiere sich die pro Wagen f374r die Schlossmontage erforderliche Zeit zu einem kostentr344chtigen Zeitaufwand. - 7 - Nach der Streitpatentschrift soll die Erfindung einerseits die zum Anbrin-gen eines M374nzschlosses anfallende Montagezeit auf ein Minimum reduzieren, andererseits sollen der Raum f374r ein beispielsweise in einem Einkaufswagen mitgef374hrtes Kleinkind durch das M374nzschloss nicht in unzumutbarer Weise verkleinert und das Be- und Entladen eines Transportwagens nicht behindert werden. 10 Dazu schl344gt Patentanspruch 1 vor, dass das mit einer nicht n344her be-schriebenen Kopplungseinrichtung zum An- und Abkoppeln von Einkaufs- und sonstigen Transportwagen versehene M374nzschloss 11 1. mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und 2. dass Endbereiche des M374nzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind. Die nachfolgend abgebildeten Figuren der Streitpatentschrift zeigen: ein M374nzschloss mit zwei Schiebegriffabschnitten (Figur 1), ein M374nzschloss mit einem Schiebegriffabschnitt (Figur 2) und eine Befestigungsm366glichkeit des M374nzschlosses an einem Transportwagen (Figur 3): 12 - 8 - - 9 - 13 2. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht 374ber den Inhalt der ur-spr374nglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus. 14 a) Der Gegenstand der Anmeldung darf bei der Aufstellung des Patent-anspruchs abweichend von den urspr374nglichen Unterlagen formuliert und be-schr344nkt werden. Den Tatbestand des 247 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG f374llen entspre-chende 304nderungen erst aus, wenn der Gegenstand der Anmeldung erweitert oder ein aliud an die Stelle der angemeldeten Erfindung gesetzt wird (BGHZ 110, 123, 125 - Splei337kammer); der Patentanspruch darf nicht auf einen Ge-genstand gerichtet werden, der nicht von vornherein als zur Erfindung geh366rend von den Anmeldungsunterlagen umfasst war (Sen.Beschl. v. 11.9.2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 ff. - Drehmoment374bertragungseinrichtung; Sen.Urt. v. 5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023 f. - Einkaufswagen II). Ob ein solcher Fall vorliegt, ist durch Vergleich des Gegenstands des erteilten Pa-tents mit den urspr374nglichen Unterlagen zu ermitteln. Darin offenbart ist alles, was sich dem fachkundigen Leser ohne Weiteres aus der Gesamtheit der ur-spr374nglichen Unterlagen erschlie337t (Sen.Urt. v. 22.5.2007 - X ZR 56/03, Mitt. 2007, 411 Tz. 12 - injizierbarer Mikroschaum). Gegenstand des Patents ist die durch die Patentanspr374che formulierte technische Lehre. Ihr Gehalt ist durch Auslegung unter Heranziehung der Beschreibung zu ermitteln (247 14 Satz 2 PatG). Durch die Ber374cksichtigung der Beschreibung soll sichergestellt werden, dass der tats344chliche Sprachgebrauch des Patents hinreichend beachtet und dem Umstand Rechnung getragen wird, dass Patentschriften im Hinblick auf die in ihnen verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen k366nnen und dass die Beschreibung gleichsam als W366rterbuch dienen kann (BGHZ 150, 149, 155 f. - Schneidmesser I; Benkard/Scharen, Patentgesetz, 10. Aufl., 247 14 Rdn. 22; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., 247 14 Rdn. 67). - 10 - b) Der in Patentanspruch 1 formulierte L366sungsvorschlag 374berschreitet den Rahmen der urspr374nglichen Offenbarung nicht. 15 16 aa) Das in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte M374nzschloss bezieht sich, anders als es der allgemeine Sprachgebrauch zun344chst erwarten l344sst, nicht isoliert auf die auf Pfandbasis funktionierende Kopplungseinrichtung f374r die Transportwagen. Den Teil des M374nzschlosses, in dem diese Kopplungsein-richtung untergebracht ist, bezeichnet das Streitpatent durchg344ngig als "M374nz-schlossgeh344use". Das M374nzschloss i. S. des Streitpatents stellt demgegen374ber ein komplexes Bauelement dar, welches aus dem die Kopplungseinrichtung aufnehmenden M374nzschlossgeh344use und einem oder zwei Schiebegriffab-schnitten besteht, die entweder direkt an das Geh344use angeformt oder - nach einer Ausf374hrung (Anspruch 4) - l366sbar daran befestigt sind. Dieses einheitliche Bauteil ist daf374r vorgesehen, in einem Arbeitsgang quer an den seitlich an der R374ckseite des Transportwagens angebrachten Tragarmen bzw. deren Schlau-fen montiert zu werden. Die Verwendung eines solchen integralen Bauteils, das zwei funktionale Erfordernisse - Abkopplungsm366glichkeit des Wagens gegen Pfand einerseits und Schiebevorrichtung andererseits - gleicherma337en erf374llt, soll die in der Beschreibung dargelegten technischen Probleme l366sen, nament-lich den Zeitaufwand f374r das Anbringen eines separaten M374nzschlosses einzu-sparen helfen. Das gilt auch f374r Ausf374hrungen nach Unteranspruch 4 des Streitpatents, wonach die Schiebegriffabschnitte nach dieser Ausf374hrungsform l366sbar - die Beschreibung spricht beispielsweise von bajonettartigen Verschl374s-sen (Sp. 3 Z. 52-60) - mit dem M374nzschlossgeh344use verbunden sein k366nnen. Damit will das Streitpatent nur eine Konstruktions- und Herstellungsvariante f374r das - nach wie vor integral verstandene - M374nzschloss anbieten. bb) F374r das Verst344ndnis der im Merkmal 2 der obigen Merkmalsgliede-rung bezeichneten "Endbereiche des M374nzschlosses zur Befestigung an den 17 - 11 - Transportwagen" ergibt sich aus dem M374nzschlossbegriff des Streitpatents, dass der Endbereich eines Schiebegriffabschnitts zwangsl344ufig immer zugleich Endbereich des (einheitlichen) M374nzschlosses ist. Liegt das M374nzschlossge-h344use nach einer bevorzugten Ausf374hrungsform mittig zwischen zwei symmet-risch angeordneten Schiebegriffabschnitten, so sind unter den Endbereichen des M374nzschlosses die Endbereiche dieser beiden Schiebegriffabschnitte zu verstehen. Ist aus Platzgr374nden eine seitliche Anbringung des Schlosses am Transportwagen erforderlich und deshalb am M374nzschlossgeh344use lediglich ein Schiebegriffabschnitt vorgesehen, so dass beide H344nde einer den Wagen schiebenden Person auf einer Seite neben dem M374nzschloss Platz finden (vgl. Beschreibung Sp. 2 Z. 46-54), sind die Endbereiche des M374nzschlosses im Sinne von Patentanspruch 1 zum einen der Endbereich des (einzigen) Schie-begriffabschnitts und zum anderen der Endbereich des M374nzschlossgeh344uses. Ein M374nzschloss, das in dieser Weise lediglich mit einem Schiebegriff ausge-stattet ist, wird, wie Figur 2 des Streitpatents zeigt, an der dem Griffabschnitt abgewandten Seite mit dem 344u337eren Ende des M374nzschlossgeh344uses am Transportwagen befestigt. cc) Soweit es die Befestigung des M374nzschlosses betrifft, erfasst der Gegenstand des Patents diese beiden Modalit344ten. Zu Unrecht hat das Bun-despatentgericht angenommen, in Patentanspruch 1 fehle gegen374ber der ur-spr374nglichen Offenbarung das Merkmal, dass Endbereiche des M374nzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt seien, wobei im Falle eines Schiebegriffabschnitts ein Endbereich der Endbereich eines Schiebegriffab-schnitts sei und im Fall von zwei Schiebegriffabschnitten zwei Endbereiche die Endbereiche dieser Schiebegriffabschnitte seien. 18 Die vom Bundespatentgericht angenommene Diskrepanz zwischen dem Inhalt von Patentanspruch 1 und den urspr374nglichen Anmeldungsunterlagen 19 - 12 - besteht nicht. Was als Merkmal 2 in den endg374ltigen Patentanspruch aufge-nommen wurde, ist vollst344ndig und als zur Erfindung geh366rend in diesen Unter-lagen enthalten und war deshalb Gegenstand der urspr374nglichen Offenbarung. Die Aufnahme dieses Merkmals in den Text des Patentanspruchs hat deshalb weder den Gegenstand der Anmeldung erweitert noch ist dadurch an die Stelle der angemeldeten Erfindung (partiell) eine andere gesetzt worden. In den urspr374nglichen Unterlagen ist entgegen der Ansicht des Bundes-patentgerichts nicht allein die Befestigung des M374nzschlosses an den Endbe-reichen der Schiebegriffe offenbart, sondern auch die Befestigung des M374nz-schlossgeh344uses (direkt) am Transportwagen. In den Erl344uterungen zu Figur 3 (vgl. Offenlegungsschrift Sp. 4 Z. 48-68) wird zun344chst die Befestigung eines Schiebegriffabschnitts beschrieben und danach ausgef374hrt, das M374nzschloss werde mit beiden Endbereichen jeweils auf die beschriebene Art und Weise an den Griffkappen und damit am Einkaufswagen befestigt (aaO Z. 64-68). Das Bundespatentgericht will diese Passage nur als Offenbarung der Befestigung von Schiebegriffabschnitten gelten lassen, nicht aber auch als Offenbarung f374r die Anbringung des Schlosses an der Geh344useseite direkt am Transportwagen. F374r eine solche Einschr344nkung bietet der Wortlaut der Anmeldung jedoch we-der Raum noch Veranlassung. Da ein M374nzschloss mit einem Schiebegriffab-schnitt (Figur 2) schon urspr374nglich vorgesehen war und bei einer solchen Aus-f374hrung ein Endbereich zwangsl344ufig im Endbereich des M374nzschlossgeh344uses besteht, bezieht sich der Vorschlag, das Schloss mit beiden Endbereichen auf die beschriebene Art und Weise am Wagen zu befestigen, zwanglos und unmit-telbar auch auf die direkte Befestigung des M374nzschlossgeh344uses am Wagen. Ins Detail gehende Anweisungen dazu, wie das Befestigungselement am Schlossgeh344use auszugestalten ist, waren nicht erforderlich. Die in Anmeldung und Streitpatent offenbarte Befestigung des M374nzschlosses am Wagen ist oh-nehin nur beispielhaft angef374hrt und nicht wesentlich f374r die Bestimmung des 20 - 13 - Gegenstands von Patentanspruch 1. Sie bleibt in erster Linie dem Fachmann 374berlassen, der das Befestigungsproblem ohne Einsatz sch366pferischer T344tigkeit zu l366sen wei337. 21 3. Das Begehren der Kl344gerin, das Streitpatent im Umfang ihres erstin-stanzlichen Hauptantrags f374r nichtig zu erkl344ren, ist nicht gerechtfertigt. Die Kl344gerin stellt zwar nicht in Abrede, dass ein M374nzschloss mit nur einem Schie-begriffabschnitt urspr374nglich offenbart ist, ist aber gleichwohl mit dem Bundes-patentgericht der Auffassung, der in den Anmeldungsunterlagen verwendete Begriff der Endbereiche bezeichne ausschlie337lich Endbereiche von Schiebe-griffabschnitten. Sie will daraus herleiten, Patentanspruch 1 d374rfe ohne Versto337 gegen das Erweiterungsverbot nur ein M374nzschloss unter Schutz stellen, das mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist, deren beide dem Schlossge-h344use abgewandten Endbereiche zur Befestigung am Transportwagen be-stimmt sind. Dem kann schon deshalb nicht beigetreten werden, weil, wie aus-gef374hrt (insb. II. 2. b) cc)), die Pr344misse der Kl344gerin nicht zutrifft, der urspr374ng-lichen Anmeldung sei kein zur Befestigung am Transportwagen geeigneter End-bereich des M374nzschlosses (i. S. des Streitpatents) zu entnehmen. Im 334brigen kann ein dem Gegenstand des Streitpatents entsprechendes M374nzschloss nicht an einer Seite mit dem Endbereich des M374nzschlossgeh344uses zur Befestigung am Transportwagen bestimmt sein und gleichzeitig mehrere Schiebegriffab-schnitte haben, sondern es hat dann zwangsl344ufig nur einen solchen Griffab-schnitt. 4. Aus den gleichen Gr374nden bleibt auch der von der Kl344gerin im Beru-fungsverfahren gestellte Hilfsantrag ohne Erfolg. 22 - 14 - Die Kostenentscheidung beruht auf 247 91 Abs. 1 ZPO i. V. mit 247 121 Abs. 2 PatG. 23 Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.07.2006 - 4 Ni 43/05 -
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