BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 105/04 Verk374ndet am: 7. Juni 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: nein Luftabscheider f374r Milchsammelanlage PatG (1981) 247 9 Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben k366nnen als Bestandteile eines Patentan-spruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den gesch374tzten Gegenstand gegen374ber dem Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erf374llen kann. (Fortf374hrung von BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schie337bolzen). PatG (1981) 247 139; GebrMG 247 24; BGB 247 242 Cd Im Verh344ltnis der an einem Verletzungsstreit beteiligten Parteien gelten die allgemei-nen Grunds344tze des Verbots treuwidrigen Handelns. Erkl344rungen, die eine der Par-teien im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen L366schungs-verfahren gegen374ber der anderen Partei abgibt, sind nicht nur dann unter dem As-pekt von Treu und Glauben relevant, wenn sie in der Entscheidung im Einspruchs- oder L366schungsverfahren dokumentiert sind. Vielmehr ist die Feststellung des Erkl344-rungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel m366glich. (Fort-f374hrung von Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II u. Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I) BGH, Urt. v. 7. Juni 2006 - X ZR 105/04 - OLG D374sseldorf LG D374sseldorf - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 7. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin M374hlens und die Richter Asendorf und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts D374sseldorf vom 24. Juni 2004 aufgehoben. Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-r374ckverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Kl344gerin ist Inhaberin des deutschen Patents 196 20 510, das einen Luftabscheider f374r eine Milchsammelanlage betrifft, sowie des parallelen deut-schen Gebrauchsmusters 296 23 713. Das Klagepatent ist in Kraft, das Klage-gebrauchsmuster ist am 22. Mai 2006 abgelaufen. Aus dem Klagepatent nimmt die Kl344gerin die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung der angegriffenen Erzeugnisse und Schadensersatz in Anspruch; au337erdem begehrt sie von der Beklagten zu 1 eine angemessene Nutzungsentsch344di-gung. Die Schadensersatz- und Rechnungslegungsanspr374che st374tzt sie f374r die Zeit bis zum 22. Mai 2006 auch auf das Klagegebrauchsmuster. 1 Anspruch 1 des Klagepatents in der erteilten und Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der urspr374nglich eingetragenen und jeweils vor dem Landgericht geltend gemachten Fassung lauten 374bereinstimmend wie folgt: 2 "Luftabscheider f374r eine einen Sammeltank aufweisende Milch-sammelanlage, bestehend aus einem 374ber eine Leitung (2 a, 2 b) von einer Vakuumpumpe (3) mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebeh344lter (1), in dessen oberen Bereich eine Sauglei-tung (4) f374r die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein-m374ndet und von dessen unterem Bereich eine eine gegen den Un-terdruck der Vakuumpumpe (3) arbeitende F366rderpumpe aufwei-sende F366rderleitung (6) ausgeht, die in den Sammeltank m374ndet, dadurch gekennzeichnet, dass in der Leitung (2 a, 2 b) zwischen dem Luftabscheidebeh344lter (1) und der Vakuumpumpe (3) ein Schaumsammelbeh344lter (7) angeordnet ist, von dessen un- - 4 - terem Bereich eine zum Luftabscheidebeh344lter (1) f374hrende, absperrbare R374cklaufleitung (8) ausgeht, und dass die vom Luftab-scheidebeh344lter (1) ausgehende und zur Vakuumpumpe (3) f374h-rende Leitung (2 a, 2 b) mit ihrem ersten Leitungsabschnitt (2 a) in den oberen Bereich des Schaumsammelbeh344lters (7) einm374ndet, wobei an dem Schaumsammelbeh344lter (7) eine Bel374ftung (12) zum Abbau des im Schaumsammelbeh344lter (7) herrschenden Unter-drucks angeschlossen ist." Im L366schungsverfahren wurde das Klagegebrauchsmuster in der Weise teilweise gel366scht, dass im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs 1 zwi-schen den Worten "ein" und "Schaumsammelbeh344lter" das Wort "einziger" ein-gef374gt wurde. 3 Durch rechtskr344ftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. M344rz 2002 ist das Klagepatent f374r nichtig erkl344rt worden, soweit Patentanspruch 1 374ber eine Fassung hinausgeht, in welcher der kennzeichnende Teil bei unver344ndert gebliebenem Oberbegriff (ohne Bezugszeichen, 304nderungen gegen374ber der erteilten Fassung kursiv) lautet: 4 "205, dadurch gekennzeichnet, dass in der Leitung zwi-schen dem Luftabscheidebeh344lter und der Vakuumpumpe ein Schaumsammelbeh344lter angeordnet ist, von dessen unterem Be-reich eine zum Luftabscheidebeh344lter f374hrende, durch ein Ventil absperrbare R374cklaufleitung ausgeht, die den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebeh344lter und dem Schaumsammelbe-h344lter 374berbr374ckt, und dass in dem Leitungsabschnitt zwischen - 5 - dem Luftabscheidebeh344lter und dem Schaumsammelbeh344lter ein umgekehrt zum Ventil in der R374cklaufleitung wirkendes Ventil an-geordnet ist, und dass die vom Luftabscheidebeh344lter ausgehende und zur Vakuumpumpe f374hrende Leitung mit ihrem ersten Lei-tungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbeh344l-ters einm374ndet, wobei an dem Schaumsammelbeh344lter eine Bel374f-tung zum Abbau des im Schaumsammelbeh344lter herrschenden Un-terdrucks angeschlossen ist." Die nachstehenden Fig. 1 und 2 zeigen ein Ausf374hrungsbeispiel der Er-findung. Sie sind sowohl in der Klagegebrauchsmuster- als auch in der Klage-patentschrift enthalten. In Fig. 1 ist der erfindungsgem344337e Luftabscheider bei der Milchannahme dargestellt, wie er Milchschaum aus dem Luftabscheidebe-h344lter absaugt, in Fig. 2 dagegen w344hrend der R374ckf366rderung des zur Milch r374ckverfl374ssigten Schaums aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebe-h344lter. 5 - 6 - - 7 - Die Beklagte zu 1, deren Gesch344ftsf374hrer die Beklagten zu 2 und 3 sind, stellt her und vertreibt Luftabscheider f374r Milchsammelanlagen, deren Funkti-onsweise aus nachstehender Prinzipzeichnung ersichtlich ist. 6 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Diese Verurteilung hat das Berufungsgericht auf Antrag der Kl344gerin nach Ma337gabe der im Nichtigkeits- 7 - 8 - bzw. im L366schungsverfahren aufrechterhaltenen Fassung der Klageschutzrech-te best344tigt. Hiergegen wendet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, der die Kl344gerin entgegentritt. Entscheidungsgr374nde: Die Revision erweist sich als begr374ndet. Sie f374hrt zur Aufhebung des an-gefochtenen Urteils und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Berufungsge-richt zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch 374ber die Kosten des Revisi-onsverfahrens. 8 I. 1. Das Berufungsgericht nimmt eine wortsinngem344337e Verletzung des Klagepatents an. Dabei geht es von folgenden Erw344gungen aus: 9 Mit Luftabscheidern ausger374stete Lastkraftwagen holen Milch von ver-schiedenen Erzeugern ab und sammeln sie in einem Sammeltank, um sie zur Molkerei zu fahren. Luftabscheider sollen die Milch von der insbesondere gegen Ende des Annahmevorgangs beim Ansaugen zwangsl344ufig mit aufgenomme-nen und zu Schaumbildungen f374hrenden Luft trennen. Zum Absaugen des Schaums wird 374ber eine Vakuumpumpe Unterdruck erzeugt. Das Berufungsge-richt erkennt die technische Aufgabe der Erfindung darin, den Luftabscheider so zu verbessern, dass der r374ckverfl374ssigte Milchschaum der volumetrischen Mes-sung zug344nglich gemacht und die Vakuumpumpe vor dem Ansaugen von Milchschaum gesch374tzt werde. Patentanspruch 1 (in der Fassung des Nichtig-keitsurteils) sehe zur L366sung dieser Aufgabe einen Luftabscheider mit folgen-den Merkmalen vor: 10 - 9 - 1. Der Luftabscheider besteht aus einem 374ber eine Leitung von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebeh344lter; 1.1 im oberen Bereich des Luftabscheidebeh344lters m374ndet ei-ne Saugleitung f374r die von einem Lieferanten anzuneh-mende Milch ein; 1.2 vom unteren Bereich des Luftabscheidebeh344lters geht eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende F366rderpumpe aufweisende F366rderleitung aus; 1.2.1 die F366rderleitung m374ndet in den Sammeltank; 2. in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebeh344lter und der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbeh344lter angeordnet; 2.1 vom unteren Bereich des Schaumsammelbeh344lters geht eine zum Luftabscheidebeh344lter f374hrende, absperrbare R374cklaufleitung aus; 2.1.1 die R374cklaufleitung ist durch ein Ventil absperrbar und 2.1.2 374berbr374ckt den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftab-scheidebeh344lter und dem Schaumsammelbeh344lter; - 10 - 2.2 in dem Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebe-h344lter und dem Schaumsammelbeh344lter ist ein umgekehrt zum Ventil in der R374cklaufleitung wirkendes Ventil ange-ordnet; 2.3 die vom Luftabscheidebeh344lter ausgehende zur Vakuum-pumpe f374hrende Leitung m374ndet mit ihrem ersten Lei-tungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsam-melbeh344lters ein; 2.4 an dem Schaumsammelbeh344lter ist eine Bel374ftung zum Abbau des im Schaumsammelbeh344lter herrschenden Un-terdrucks angeschlossen. Das Berufungsgericht sieht den Kern der Erfindung in den Merkma-len 2.1.1, 2.1.2 und 2.2, und zwar in dem gegenl344ufigen Wirken der Ventile in der Vakuumleitung (9) und der R374cklaufleitung (10). Zur Vakuumbeaufschla-gung (Absaugen von Schaum) werde die Vakuumleitung ge366ffnet und die R374ck-laufleitung geschlossen, w344hrend zum Entleeren des Schaumsammelbeh344lters umgekehrt die R374cklaufleitung ge366ffnet und die Vakuumleitung geschlossen werde. Auf diese Weise werde beim Bel374ften des Schaumsammelbeh344lters mit-tels der Bel374ftung (12) (vgl. Merkmal 2.4) ein Druckgef344lle erzeugt. Denn der Luftabscheidebeh344lter stehe weiterhin unter Unterdruck, der weder durch die abgesperrte Vakuumleitung noch durch die ge366ffnete R374cklaufleitung entwei-chen k366nne. Das Entweichen des Unterdrucks verhindere die vor der Einm374n-dung der R374cklaufleitung im Schaumsammelbeh344lter anstehende Milch. Sie schlie337e aus, dass die in den Schaumsammelbeh344lter 374ber die Bel374ftung (12) eingestr366mte Luft in den Luftabscheidebeh344lter gelangen k366nne. Aufgrund der 11 - 11 - Druckdifferenz werde die wieder verfl374ssigte Milch durch die R374cklaufleitung vom Schaumsammelbeh344lter in den Luftabscheidebeh344lter gesaugt. Das Beru-fungsgericht bemerkt, dass man bei dieser Betriebsweise zur Milchr374ckf374hrung keine Schwerkraftwirkung ben366tige und den Schaumsammelbeh344lter nicht ge-gen374ber dem Luftabscheidebeh344lter h366her anordnen m374sse. Dies schlie337e je-doch nicht aus, dass die zur374ckgesaugte Milch auf dem Weg vom Schaum-sammel- in den Luftabscheidebeh344lter gleichzeitig auch ein H366hengef344lle zu-r374cklege. Nach Auffassung des Berufungsgerichts kommt es f374r das Merkmal 2.2 allein darauf an, ob in der Unterdruck- und in der R374cklaufleitung jeweils gegen-l344ufig einstellbare Ventile vorhanden sind. Das Klagepatent stelle es in das Be-lieben des Fachmanns, welche Ventile er f374r dieses gegenl344ufige 326ffnen und Schlie337en verwende; sie m374ssten lediglich die Eignung aufweisen, gegenl344ufig im Sinne des Merkmals 2.2 arbeiten zu k366nnen. Das Berufungsgericht hat fest-gestellt, dass die angegriffene Ausf374hrungsform mit Ventilen ausgestattet ist, die im Sinne des Klagepatents mit Hilfe einer geeigneten Steuerung gegenl344ufig eingestellt werden k366nnten. Diese M366glichkeit der Einstellung h344lt das Beru-fungsgericht auch vor dem Hintergrund seiner Interpretation zur gegenl344ufigen Wirkung der Ventile f374r ausreichend, um eine Patentverletzung festzustellen. Keine Bedeutung misst es dabei dem Vortrag der Beklagten zu, die von ihnen beigestellte elektronische Steuerung der angegriffenen Anlage erm366gliche die gegenl344ufige Arbeitsweise nicht und sei f374r sie und ihre Abnehmer unver344nder-bar so eingestellt, dass beim Bel374ften des Schaumsammelbeh344lters neben der R374cklaufleitung auch der zwischen Luftabscheide- und Schaumsammelbeh344lter verlaufende Abschnitt der Vakuumleitung ge366ffnet sei, so dass 374ber diesen ge-366ffneten Abschnitt der Unterdruck im Luftabscheidebeh344lter sofort zusammen-breche und die aus dem Schaum r374ckverfl374ssigte Milch ausschlie337lich schwer- 12 - 12 - kraftbedingt aus dem h366her gelegenen Schaumsammel- in den tiefer liegenden Luftabscheidebeh344lter flie337e. Hierauf komme es nicht an, weil f374r eine wortlaut-gem344337e Benutzung die blo337e Eignung der Ventile zu der beschriebenen gegen-l344ufigen Wirkung ausreiche; dass diese tats344chlich verwirklicht werde, sei nicht erforderlich. Das Berufungsgericht h344lt es daher auch f374r unerheblich, dass nach Vortrag der Beklagten f374r die angegriffene Vorrichtung eine Steuerung, welche die Nutzung der erfindungsgem344337en Vorteile erm366glicht, weder angebo-ten noch hergestellt werde. 2. Diese Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht h344lt revisionsrechtlicher Nachpr374fung nicht stand. Wie ein Patent auszulegen ist, ist eine Rechtsfrage. Deshalb ist die Auslegung eines Patents vom Revisionsge-richt in vollem Umfang 374berpr374fbar (st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15 - R344umschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). 13 F374r den Verletzungsprozess ist Patentanspruch 1 in der Fassung ma337-geblich, die er im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht gefunden hat. Im Nichtigkeitsverfahren ist gegen374ber der erteilten Fassung das Merk-mal 2.2 "umgekehrt zum Ventil in der R374cklaufleitung wirkendes Ventil" im Kennzeichen hinzugef374gt worden. Die vom Berufungsgericht vertretene Ausle-gung ist mit dem Wortlaut dieser ma337geblichen Fassung des Klagepatents und dem Funktionszusammenhang seiner Lehre, der bei der Auslegung des Klage-patents zu beachten ist, unvereinbar. 14 In der aufrechterhaltenen Fassung lehrt das Klagepatent in Merkmal 2.2 zwei Ventile, die in einem gegenl344ufigen Wirkungszusammenhang stehen, also gegenl344ufig funktional miteinander verbunden sind. Vom Patentanspruch nicht erfasst werden deshalb Vorrichtungen mit zwei Ventilen, denen eine solche 15 - 13 - funktionale Verbindung zur gegenl344ufigen Wirkung fehlt und erst durch Hinzu-f374gen einer tats344chlich nicht vorhandenen Steuerung verliehen werden kann. Entgegen der Auffassung der Kl344gerin steht ein solches Verst344ndnis nicht im Gegensatz zu fr374heren Entscheidungen des Senats. Zwar haben die Merkmale eines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion, die ge-sch374tzte Sache als solche zu beschreiben, so dass der auf diese Weise - regelm344337ig r344umlich-k366rperlich - definierte Gegenstand unabh344ngig davon gesch374tzt ist, wie er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet wird (Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schie337bolzen; Sen.Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04, Umdr. S. 17 - extracoronales Geschiebe). Deswegen sind im Patentanspruch enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben jedoch nicht schlechthin bedeu-tungslos. Sie k366nnen vielmehr als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den gesch374tzten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich be-ziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erf374llen kann (BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schie337bolzen). Versteht man mit dem Berufungsgericht die gegen-l344ufige Ventilwirkung als Angabe einer notwendigen Funktion oder Wirkung, so erfordert die patentgem344337e Lehre daher eine Ventilanordnung, die entweder r344umlich-k366rperlich oder durch eine entsprechende Steuerung so eingerichtet ist, dass die erfindungsgem344337e gegenl344ufige Wirkung der beiden Ventile erzielt werden kann. Hingegen reicht es nicht aus, dass der Ventilanordnung diese Eignung erst durch weitere Ma337nahmen wie eine 304nderung der Steuerung ver-liehen werden kann. - 14 - Die Kl344gerin macht in diesem Zusammenhang geltend, bei der angegrif-fenen Ausf374hrungsform m374ssten notwendig w344hrend der Anfangs- und Haupt-phase der Milchannahme die R374cklaufleitung (8) durch das Ventil (10) ge-schlossen und die Vakuumleitung (2 a) durch das Ventil (9) ge366ffnet sein, weil anderenfalls ein Ansaugen der Milch nicht m366glich sei; diese gegenl344ufige Stel-lung der Ventile sei daher f374r die Funktion der patentgem344337en Vorrichtung selbstverst344ndlich. Mit dieser Bewertung verkennt die Kl344gerin die Bedeutung des Merkmals 2.2 im Gef374ge des Patentanspruchs. Schon seine Aufnahme in den Kennzeichnungsteil des Anspruchs deutet darauf hin, dass ihm eine we-sentliche Bedeutung im Hinblick auf das mit der Fassung des Anspruchs ver-folgte Ziel der Abgrenzung der beanspruchten Lehre vom Stand der Technik zukommen soll. Bereits das spricht dagegen, dass mit ihm eine blo337e Selbst-verst344ndlichkeit mitgeteilt werden soll. Das gilt um so mehr, als der gegenl344ufi-gen Wirkung der Ventile im Gesamtgef374ge der beschriebenen Lehre durchaus Bedeutung bei Erzeugung, Aufrechterhaltung oder Abbau des jeweiligen Unter-drucks zukommt. Diese Wirkung der Ventile w344hrend der Entleerungsphase des Schaumsammelbeh344lters erm366glicht es, die dort gesammelte Milch patent-gem344337 unter Ausnutzung von Unterdruck in den Luftabscheider zur374ckzusau-gen. Ein solches Verst344ndnis des Fachmanns von der Bedeutung des Merk-mals 2.2 wird auch dadurch best344tigt, dass das einzige in der Patentschrift er-l344uterte Ausf374hrungsbeispiel eine solche gegenl344ufige Wirkung der Ventile beim R374cklauf der Milch aus dem Schaumsammelbeh344lter beschreibt (Klagepatent, Sp. 3 Z. 5-8). Dahinstehen kann in diesem Zusammenhang, ob auch andere Mittel f374r die R374ckf374hrung der Milch in Betracht kommen. Denn die Einf374gung des Merkmals 2.2 im Nichtigkeitsverfahren l344sst allein gegenl344ufig wirkende Ventile als Mittel f374r die R374ckf374hrung zu. Best344tigt wird diese Einsch344tzung da-durch, dass das Merkmal im Verlaufe des Nichtigkeitsverfahrens in den An-spruch aufgenommen wurde, um die beanspruchte Lehre vom Stand der Tech- 16 - 15 - nik weiter abzugrenzen und so Bedenken gegen374ber der Schutzf344higkeit der erteilten Anspr374che zu begegnen. Diese durch die Entscheidung im Nichtig-keitsverfahren mit Gestaltungswirkung vorgenommene Abgrenzung ist durch Aufnahme eines Merkmals, das sich in Selbstverst344ndlichkeiten ersch366pft, nicht m366glich. Vielmehr muss dem Merkmal ein den Patentanspruch kennzeichnen-der, unterscheidungskr344ftiger Sinn zukommen. Das Berufungsgericht hat bisher nicht festgestellt, ob die angegriffene Ausf374hrungsform 374ber eine Ventilanordnung verf374gt, die ohne weitere Ma337-nahmen wie etwa eine 304nderung der Steuerung die erfindungsgem344337e gegen-l344ufige Wirkung der beiden Ventile auch beim R374cksaugen der Milch aus dem Schaumsammelbeh344lter erzielt. Die Verurteilung der Beklagten wegen wort-sinngem344337er Patentverletzung kann deshalb keinen Bestand haben. Das Beru-fungsgericht wird nunmehr die erforderlichen Feststellungen zu dem beim Be-trieb der angegriffenen Ausf374hrungsform, insbesondere w344hrend der R374ckf374h-rung von Milch aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebeh344lter, anzu-treffenden Ventilstellungen zu treffen haben. Sollte sich danach eine wortsinn-gem344337e Benutzung nicht feststellen lassen, wird das Berufungsgericht gegebe-nenfalls auch eine Patentverletzung mit 344quivalenten Mitteln zu pr374fen haben, die bei dem der Revisionsentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint. 17 II. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Klage-gebrauchsmusters h344lt im Ergebnis revisionsrechtlicher Nachpr374fung nicht stand. 18 1. Der im L366schungsverfahren f374r schutzf344hig erachtete Schutzan-spruch 1 des Klagegebrauchsmusters kombiniert folgende Merkmale: 19 - 16 - 1. Der Luftabscheider besteht aus einem 374ber eine Leitung von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebeh344lter; 1.1 im oberen Bereich des Luftabscheidebeh344lters m374ndet ei-ne Saugleitung f374r die von einem Lieferanten anzuneh-mende Milch ein; 1.2 vom unteren Bereich des Luftabscheidebeh344lters geht eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende F366rderpumpe aufweisende F366rderleitung aus; 1.2.1 die F366rderleitung m374ndet in den Sammeltank; 2. in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebeh344lter und der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbeh344lter angeordnet; 2.1 vom unteren Bereich des Schaumsammelbeh344lters geht eine zum Luftabscheidebeh344lter f374hrende, absperrbare R374cklaufleitung aus; 2.2 die vom Luftabscheidebeh344lter ausgehende zur Vakuum-pumpe f374hrende Leitung m374ndet mit ihrem ersten Lei-tungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsam-melbeh344lters ein; - 17 - 2.3 an dem Schaumsammelbeh344lter ist eine Bel374ftung zum Abbau des im Schaumsammelbeh344lter herrschenden Un-terdrucks angeschlossen. Im Klagegebrauchsmuster fehlen daher die Merkmale 2.1.1, 2.1.2 und 2.2 des Klagepatents; die Merkmale 2.3 und 2.4 des Patents erscheinen im Gebrauchsmuster als Merkmale 2.2 und 2.3. 20 2. a) Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat damit einen an-deren Inhalt als Anspruch 1 des Klagepatents. Dem Gebrauchsmuster fehlt das Merkmal "umgekehrt wirkende Ventile". Entgegen dem Berufungsgericht ist dem Wortlaut des Gebrauchsmusters kein Anhaltspunkt daf374r zu entnehmen, dass f374r den R374ckfluss der im Schaumsammelbeh344lter angesammelten Milch in den Luftabscheidebeh344lter au337er der Einwirkung der Schwerkraft zumindest auch die Erzeugung eines Druckgef344lles erforderlich sein soll. Vielmehr ergibt sich aus den Merkmalen 2.1 und 2. 3 lediglich, dass w344hrend der Milchannah-me zum Ansaugen der Milch ein Unterdruck besteht, der in der R374ckflussphase der gesammelten Milch in den Luftabscheidebeh344lter mittels der Bel374ftung ge-m344337 Merkmal 2.3 abgebaut wird, so dass die gesammelte Milch 374ber die dann ge366ffnete R374cklaufleitung gem344337 Merkmal 2.1 in den Luftabscheidebeh344lter zur374ckflie337en kann. Das kann wegen des Abbaus des Unterdrucks bei entspre-chenden, durch das Schutzrecht nicht ausgeschlossenen Gef344llen auch durch die Schwerkraft bewirkt werden. Danach setzt Schutzanspruch 1 des Klage-gebrauchsmusters nicht voraus, dass der R374ckfluss der Milch durch Erzeugung eines Druckgef344lles bewirkt wird. 21 b) Merkmal 2.3 des Gebrauchsmusters (identisch mit Merkmal 2.4 des Klagepatents) setzt nicht voraus, dass die Bel374ftung zum Abbau des im 22 - 18 - Schaumsammelbeh344lter herrschenden Unterdrucks unmittelbar und direkt an dem Schaumsammelbeh344lter angeschlossen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass die mit der Bel374ftung angestrebte Wirkung, den Unterdruck abzubauen, erzielt wird. Daf374r reicht es aus, wenn die Bel374ftung 374ber zwischengeschaltete Leitungsabschnitte mit dem Schaumsammelbeh344lter verbunden ist, wie es im 334brigen auch die Fig. 1 und 2 darstellen, die sowohl in den Unterlagen der Gebrauchsmusteranmeldung als auch in der Klagepatentschrift enthalten sind. Damit hat das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend angenommen, dass die angegriffene Ausf374hrungsform wortsinngem344337 von Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters Gebrauch macht. 23 3. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Gebrauchsmusterverlet-zung kann jedoch keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht dem unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen ist, die Kl344gerin habe ihnen gegen374ber im Gebrauchsmusterl366schungsverfahren erkl344rt, sie be-anspruche f374r Vorrichtungen mit schwerkraftbedingter Milchr374ckf374hrung keinen Schutz. 24 Nach der Rechtsprechung des Senats k366nnen Erkl344rungen des Patent-anmelders im Einspruchsverfahren unter bestimmten Umst344nden zugunsten eines an diesem Verfahren beteiligten Dritten einen Einwand aus Treu und Glauben gegen die Inanspruchnahme wegen einer Patentverletzung begr374nden (Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II; Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I). L344sst sich der Anmelder im Einspruchsverfahren angesichts des sich bereits anbahnenden Verletzungsstreits auf die Er366rterung einer entgegengehaltenen konkreten Ausf374hrungsform des Einsprechenden ein und gibt er dann ernsthaft, 25 - 19 - in einer Vertrauen begr374ndenden Weise die Erkl344rung ab, diese Ausf374hrungs-form werde von dem begehrten Schutz nicht erfasst, um seine Chancen zu er-h366hen, das Patent erfolgreich verteidigen zu k366nnen, so muss er sich nach der Senatsentscheidung "Weichvorrichtung II" an dieser Erkl344rung festhalten las-sen. F374r das gebrauchsmusterrechtliche L366schungsverfahren kann insoweit nichts anderes gelten. Die Beklagten haben hinreichend substantiiert einen Vertrauenstatbe-stand vorgetragen, der ihnen im Hinblick auf die angegriffene Ausf374hrungsform gegen eine Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster einen Einwand aus Treu und Glauben (247 242 BGB) er366ffnen w374rde. Sie haben geltend gemacht, dass der Vertreter der Kl344gerin anl344sslich der m374ndlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht im L366schungsverfahren am 16. Juli 2003 ausdr374cklich er-kl344rt habe, die Gebrauchsmusterinhaberin beanspruche keinen Schutz f374r sol-che Vorrichtungen, bei denen die Milch lediglich durch H366hengef344lle vom Schaumsammelbeh344lter in den Luftabscheider zur374cklaufe; sie werde aus dem Klagegebrauchsmuster keine Rechte gegen solche Ausf374hrungsformen geltend machen, die nicht das R374cksaugprinzip, sondern nur das Schwerkraftprinzip verwirklichten. Zum Beleg f374r dieses Vorbringen haben die Beklagten Beweis durch Vernehmung des Vorsitzenden Richters am Bundespatentgericht G. sowie des Patentanwalts Dipl.-Ing. E. angeboten. 26 Entgegen der Auffassung der Kl344gerin ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend, dass sich aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts im L366schungsverfahren nichts daf374r ergibt, dass die behauptete einschr344nkende Erkl344rung der Kl344gerin Grundlage f374r die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmus-ters war. Zwar wurde in der vom Senat gebilligten Auslegung des Berufungsge-richts in der Entscheidung "Weichvorrichtung II" die Feststellung des Erkl344- 27 - 20 - rungstatbestands ma337geblich auf den Beschluss des Bundespatentgerichts im L366schungsverfahren gest374tzt. Bei der Pr374fung des Einwands aus Treu und Glauben geht es aber nicht um den durch Auslegung des Patentanspruchs ge-m344337 247 14 PatG zu bestimmenden (objektiven) Schutzbereich des Patents ge-gen374ber jedermann, sondern ausschlie337lich um das Verh344ltnis der am Ein-spruchsverfahren und an dem Verletzungsstreit beteiligten Parteien zueinander (Sen.Urt, aaO, 3380 - Weichvorrichtung II). In diesem Verh344ltnis gelten die all-gemeinen Grunds344tze des Verbots treuwidrigen Handelns. Deshalb kann nicht verlangt werden, dass eine Erkl344rung im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen L366schungsverfahren nur dann unter dem Aspekt von Treu und Glauben relevant sein kann, wenn sie in der in einem solchen Verfahren ergehenden Entscheidung dokumentiert ist. Vielmehr ist die Feststel-lung des Erkl344rungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweis-mittel m366glich, wie etwa den von der Beklagten angebotenen Zeugenbeweis. Das Berufungsgericht wird in diesem Zusammenhang auch zu erw344gen haben, ob die durch den Wortlaut des Gebrauchsmusters nicht veranlassten Ausf374hrungen des Bundespatentgerichts in dem Beschluss vom 16. Juli 2003 im L366schungsverfahren zu Schwerkraftwirkung und Unterdruckdifferenz (s. dort S. 12) ihre Ursache in entsprechenden Erkl344rungen in der vorhergehenden m374ndlichen Verhandlung finden k366nnten. 28 Das Berufungsgericht hat sich mit Vortrag und Beweisantritt der Beklag-ten zu der Erkl344rung der Kl344gerin im L366schungsverfahren nicht in der gebote-nen Weise befasst und deshalb den Prozessstoff entgegen 247 286 ZPO nicht ausgesch366pft. Damit kann auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verlet-zung des Gebrauchsmusters keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird nunmehr zu pr374fen haben, ob bei der angegriffenen Ausf374hrungsform die ge- 29 - 21 - sammelte Milch durch Schwerkraft in den Luftabscheider zur374ckflie337t oder ob dabei noch weitere Kr344fte, etwa ein Druckgef344lle, wirksam werden. Gegebenen-falls wird es sodann Beweis zu dem Vortrag der Beklagten 374ber den ihnen ge-gen374ber im L366schungsverfahren geschaffenen Vertrauenstatbestand erheben m374ssen. Melullis Scharen M374hlens Asendorf Kirchhoff Vorinstanzen: LG D374sseldorf, Entscheidung vom 28.11.2000 - 4 O 23/00 - OLG D374sseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 6/01 -
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