BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 107/05 Verk374ndet am: 30. Juni 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 30. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Dr. Lemke, Asendorf, Gr366ning und Dr. Berger f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Mai 2005 verk374ndete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung f374r die Bundesrepu-blik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 0 947 279 (Streitpatents), das am 25. Februar 1999 unter Inanspruchnahme einer Priorit344t vom 31. M344rz 1998 ange-meldet wurde. Das Patent betrifft eine Widerstandsschwei337vorrichtung und umfasst 12 Patentanspr374che, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache lautet: 1 "A resistance welding device, comprising: a welding current source; a welding current regulating device coupled to said welding cur-rent source; at least one set of replaceable welding tongs that receives current provided by said welding current source, characterized in that said set of welding tongs include a local data stor-age memory that stores data specific for said welding tongs and a first data interface that transmits said data to said welding current regulating device." und die Patentanspr374che 1, 2, 7 und 12 in der deutschen 334bersetzung gem344337 Pa-tentschrift folgenden Wortlaut haben: "1. Widerstandsschwei337vorrichtung mit: - einer Schwei337stromquelle; - einem an die genannte Schwei337stromquelle angeschlossenen Schwei337strom-Regelger344t; - 4 - - mindestens einer auswechselbaren Schwei337zange, welche mit von der genannten Schwei337stromquelle geliefertem Strom ge-speist wird; dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Schwei337zange einen lokalen Datenspeicher aufweist, welcher f374r die genannte Schwei337-zange spezifische Daten speichert, und eine erste Datenschnittstel-le aufweist, welche die genannten Daten an das genannte Schwei337strom-Regelger344t 374bertr344gt. 2. Widerstandsschwei337vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das genannte Schwei337strom-Regelger344t eine zweite Datenschnittstelle umfasst, welche mit der genannten ersten Datenschnittstelle an der genannten Schwei337-zange verbindbar ist, sowie einen Programmspeicher, der die f374r die Schwei337zange spezifischen Daten aufnehmen kann. 7. Schwei337zange, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen lokalen Datenspeicher umfasst, welcher f374r die Schwei337zange spezifische Daten speichert und dass sie eine erste Datenschnittstelle zur 334bertragung der ge-nannten Daten an ein Regelger344t, das den Betrieb der Schwei337-zange steuert, umfasst. 12. Verfahren zum Betrieb eines Regelger344ts einer Widerstands-schwei337vorrichtung, gekennzeichnet durch: (a) Befestigen einer selbstprogrammierbaren Schwei337zange, wel-che einen lokalen Datenspeicher zum Speichern von f374r die Schwei337zange spezifischen Daten und eine erste Daten- - 5 - schnittstelle zur 334bertragung der Daten an ein Regelger344t aufweist, das den Betrieb der Schwei337zange steuert, an der Schwei337anordnung; und (b) 334bertragen der spezifischen Betriebsparameter an das Steu-er- oder Regelger344t." Patentanspr374che 3 bis 6 sind auf Patenanspruch 1, Patenanspr374che 8 bis 11 auf Patentanspruch 7 r374ckbezogen. Wegen deren Wortlauts wird auf die Patentschrift Bezug genommen. 2 Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Kl344gerin geltend gemacht, das Streitpatent sei nicht patentf344hig, da seine Lehre nicht neu, jedenfalls aber durch den Stand der Technik nahegelegt sei. Daf374r hat sie sich vor allem auf druckschriftlichen Stand der Technik berufen. Sie hat au337erdem geltend gemacht, ihre Programmfortschaltung PF4 (Anlagen K4 bis K6, K16, K18) stelle eine neuheitssch344dliche offenkundige Vor-benutzung dar, weil diese bereits 1997 an Dritte ohne Geheimhaltungsverpflichtung geliefert worden sei. 3 Die Kl344gerin hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig zu erkl344ren. 4 Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen, und das Streitpatent hilfs-weise mit ge344nderten Anspr374chen verteidigt; insoweit wird auf das Protokoll der m374ndlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht (Bl. 132 f. NiA) Bezug ge-nommen. 5 6 Die Beklagte hat insbesondere geltend gemacht, die Schwei337technik sei ein abgeschlossenes technisches Gebiet. Der Fachmann werde daher Schriften, die sich nicht ausschlie337lich mit der Schwei337technik besch344ftigen, nicht heranziehen. - 6 - Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt. 7 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten. 8 Die Beklagte beantragt, 9 das Urteil des Bundespatentgerichts vom 19. Mai 2005 abzu344ndern und die Nichtigkeitsklage abzuweisen, hilfsweise, das Streitpatent mit der Ma337gabe aufrecht zu erhalten, 1. dass in den Anspr374chen 1 und 7 das Wort "Daten" hinter dem Wort "spezifischen" bzw. "spezifische" durch folgende W366rter ersetzt wird: "Steuer- und/oder Regeldatens344tze, einschlie337lich Referenzdaten-s344tze,", 2. dass in Anspruch 12 das Wort "Daten" hinter dem Wort "spezifi-schen" durch folgende W366rter ersetzt wird: "Steuer- und/oder Regel-datens344tzen, einschlie337lich Referenzdatens344tzen," sowie 3. in den Patenanspr374chen 1, 2, 6, 7, 11 und 12 das weitere Wort "Da-ten" durch das Wort "Datens344tze" ersetzt wird. Die Kl344gerin beantragt, 10 die Berufung zur374ckzuweisen. 11 Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr.-Ing. P. P. der Technischen Universit344t C. . Der Sachver- st344ndige hat sein Gutachten in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt. - 7 - Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg, da das Streitpatent sowohl in der erteilten als auch in der hilfsweise verteidigten Fassung nicht patentf344-hig ist (Art. 138 Abs. 1 lit. a EP334, Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG i.V.m. Art. 56 EP334). 12 I. 1. Patenanspruch 1 in der erteilten Fassung lehrt eine Widerstands-schwei337vorrichtung mit einer Schwei337stromquelle, einem hieran angeschlossenen Schwei337strom-Regelger344t und mindestens einer auswechselbaren Schwei337zange, die von der Schwei337stromquelle mit Strom gespeist wird. Die Nebenanspr374che 7 und 12 betreffen eine Schwei337zange und ein Verfahren zum Betrieb dieser Vorrichtung. 13 Widerstandsschwei337vorrichtungen werden zum Verschwei337en verschiedener Bestandteile, h344ufig zweier oder mehrerer Bleche, eingesetzt, wobei diese Bestand-teile miteinander in Kontakt gebracht und Schwei337elektroden mittels einer Schwei337-zange auf die Oberfl344che dieser Bestandteile gedr374ckt werden. Durch den Schwei337-strom wird die Kontaktzone zwischen den Bestandteilen aufgeschmolzen und hier-durch ein Schwei337punkt geschaffen. Hierbei - so f374hrt die Patentschrift weiter aus - m374sse der Verlauf des Schwei337stroms in engen Grenzen gesteuert und/oder gere-gelt werden, damit der Schwei337punkt die erforderliche Qualit344t aufweise. Zur optima-len Regelung k366nnten unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden. In einem stati-schen Steuerungsverfahren seien Schwei337zeit, Stromst344rke des Schwei337stroms und Andr374ckkraft der Elektroden fest vorgegeben. Komplexere und teurere dynamische Regelverfahren verwendeten Referenzkurven des dynamischen Schwei337strom- und Elektroden-Spannungsabfall-Verlaufs. In der Streitpatentschrift hei337t es dann in der Verfahrenssprache (Abs. 0005, Sp. 1, Z. 55 ff.): "Only recently some sophisticated control devices provided by the applicant take into account control and/or regulating 14 - 8 - parameters (also referred to herein as the reference data sets) that depend upon the welding tongs used for different welds." und in der 334bersetzung (Abs. 0005, Satz 2): "Erst seit kurzem ber374cksichtigen einige von der Anmelderin geschaffene hochent-wickelte Steuervorrichtungen Steuer- und/oder Regelparameter (hier auch als Refe-renzdatens344tze bezeichnet), welche von den f374r verschiedene Schwei337ungen ver-wendeten Schwei337zangen abh344ngen." In einer industriellen Fertigungseinrichtung k366nnen eine gro337e Anzahl von Schwei337zangen verwendet werden, die 374ber Schnellwechselkupplungen an unter-schiedliche Schwei337stromquellen angeschlossen werden. Die Streitpatentschrift schildert als bekannt, die hierzu n366tigen Steuer- und Regelparameter in einem zent-ralen Datenspeicher abzulegen, der entweder in das Steuer- und/oder Regelger344t integriert oder bei mehreren Schwei337stationen innerhalb einer Fertigungsanlage 374ber ein Datennetzwerk mit den unterschiedlichen Steuer- und/oder Regelger344ten ver-bunden ist. 15 Das bezeichnet die Beschreibung als nachteilig, da bei jedem Wechsel der Zange die Personen, die die Schwei337vorrichtungen bedienten, darauf achten m374ss-ten, dass vor der Schwei337ung der zu verwendende Steuer- und Regeldatensatz ord-nungsgem344337 geladen werde. 16 Diesem Nachteil soll durch die gesch374tzte Erfindung abgeholfen werden und damit die Handhabung der Datenverwaltung bei einer Widerstandsschwei337vorrich-tung vereinfacht und deren Zuverl344ssigkeit erh366ht werden. 17 18 2. Nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung besteht die L366sung in einer Widerstandsschwei337vorrichtung mit a) einer Schwei337stromquelle, - 9 - b) einem an die genannte Schwei337stromquelle angeschlossenen Schwei337strom-Regelger344t und c) mindestens einer auswechselbaren Schwei337zange, welche mit von der genannten Schwei337stromquelle geliefertem Strom gespeist wird; d) die genannte Schwei337zange weist einen lokalen Datenspeicher auf, welcher f374r die genannte Schwei337zange spezifische Daten speichert, e) sie weist ferner eine erste Datenschnittstelle auf, welche die ge-nannten Daten an das genannte Schwei337strom-Regelger344t 374ber-tr344gt. 3. Dabei bed374rfen einige der verwendeten Begriffe n344herer Erl344uterung: 19 a) Der Begriff des "Regelger344ts" (Merkmal b) umfasst - wie schon das fachkundig besetzte Bundespatentgericht angenommen hat - ein Ger344t, das den Schwei337strom nicht auch regelt, sondern lediglich steuert, das hei337t auch ein solches Ger344t, das den Schwei337prozess beeinflusst, ohne hierbei die Istwerte mit vorgege-benen Sollwerten zu vergleichen und Erstere durch eine R374ckkopplung anzupassen. Das ergibt sich auf Grund der Erl344uterung, welche die patentgem344337e Lehre in der Beschreibung erfahren hat, sowie daraus, dass in 334bereinstimmung damit beispiels-weise Anspruch 7 nicht auf die Verwendung eines Regelger344ts im eigentlichen Sinne gerichtet ist ("regulating device that controls operation205"). 20 21 Laut Abs. 0001, Satz 1 der 334bersetzung hei337t es, die Erfindung betreffe eine Widerstandsschwei337vorrichtung mit einem Steuer- und/oder Regelger344t ("a control and/or regulating device"). Dieser Begriff wird im Folgenden in der Streitpatentschrift mehrfach wiederholt (z.B. Abs. 0007, S344tze 2 und 3; Abs. 0009, Satz 2; Abs. 0011, S344tze 2, 3, 4 und 5; Abs. 0012, Satz 4; Abs. 0019, S344tze 1 und 6; Abs. 0021, S344t- - 10 - ze 2, 4, 5 und 8 sowie Abs. 0023, Satz 1 der 334bersetzung), an anderen Stellen ist von einem "Steuer- oder Regelger344t" ("control or regulating device") (Abs. 0008, Satz 1; Abs. 0009, Satz 2 der 334bersetzung), einem "Steuer-/Regelger344t" ("control/regulating device") (Abs. 0022, Satz 1 der 334bersetzung) und einer "Steuer- und/oder Einstellvorrichtung" ("control and/or reference device") (Abs. 0019, Satz 5 der 334ber-setzung) die Rede, ohne dass erkennbar w344re, diesen Bezeichnungen solle unter-schiedliche Bedeutung beigemessen werden. Au337erdem verwenden die Patentanspr374che 7 und 12 das Wort "control" zur Kennzeichnung der Funktion des Regelger344ts. Auch das legt das Verst344ndnis nahe, dass eine blo337e Steuerung erfolgen kann. Denn ausweislich der Beschreibung (z.B. Abs. 0001, Sp. 1, Z. 7 f.) unterscheidet das Streitpatent zwischen "control" und "regu-late". Schlie337lich ist in Patentanspruch 12 lit. a von einem "Regelger344t" ("a regulating device") die Rede, w344hrend es in lit. b "Steuer- oder Regelger344t" ("control or regula-ting device") hei337t, ohne dass anzunehmen w344re, dass es sich bei den unter lit. a und lit. b des Anspruchs genannten um unterschiedliche Ger344te handelt. 22 b) Mit dem Begriff "spezifische Daten" bezeichnet das Streitpatent Be-triebsparameter, die die Steuerung und/oder Regelung von Schwei337verfahren mit der betreffenden Schwei337zange erm366glichen, und damit auch Kenndaten, die - wie z.B. Gr366337e oder Andr374ckkraft der Zange - Parameter des Schwei337vorgangs darstellen. Spezifische Daten im Sinne des Streitpatents sind demgegen374ber entgegen der Auf-fassung der Kl344gerin nicht Daten, die lediglich der Identifizierung der einzelnen Schwei337zange, z.B. mit Typenbezeichnung und individueller Werkzeugnummer, die-nen. 23 24 Dieses Verst344ndnis ergibt sich bei Ber374cksichtigung von Patentanspruch 12, der das Verfahren zum Betrieb eines patentgem344337en (Steuer- und/oder) Regelger344ts beschreibt und der als Teil des Anspruchssatzes auch zur Auslegung des Patentan- - 11 - spruchs 1 herangezogen werden muss. Denn unter lit. a werden zun344chst die Daten, die in dem lokalen Datenspeicher der Schwei337zange gespeichert und sodann 374ber-tragen werden sollen, - wie auch in den 374brigen Anspr374chen - als "spezifische Daten" ("data specific for the welding tongs") bezeichnet und unter lit. b hei337t es sodann, dass die "spezifischen Betriebsparameter" ("specific operating parameters") an das Steuer- oder Regelger344t 374bertragen werden. Zweifel, dass die Informationen, die nach lit. a in dem lokalen Datenspeicher der Zange gespeichert werden, mit den Informationen identisch sind, die nach lit. b an das Steuer- und/oder Regelger344t 374bertragen werden, ergeben sich aus dem sons-tigen Inhalt der Patentschrift nicht. Die vorgenommene Auslegung findet vielmehr Best344tigung in der Beschreibung. Danach ist es beim Stand der Technik nachteilig, dass dann, wenn die Daten in einem zentralen Speicher abgelegt sind, die Personen, die die Schwei337vorrichtung bedienen, jeweils darauf achten m374ssen, dass vor der Schwei337ung der der verwendeten Schwei337zange entsprechende Steuer- und Regel-datensatz ordnungsgem344337 geladen wird (Abs. 0006, S344tze 3 bis 5 der 334bersetzung). Diese in der Beschreibung als nachteilig geschilderte Situation besteht auch dann, wenn lediglich Adress- oder Identifizierungsdaten in der Zange gespeichert, die spe-zifischen Betriebsparameter, die die Steuerung und/oder Regelung des Schwei337ver-fahrens erm366glichen, aber weiterhin auf einem zentralen Speicher abgelegt werden. Au337erdem ist nach der Beschreibung (Abs. 0010, Satz 1 der 334bersetzung) die pa-tentgem344337e lokale Datenspeicherung in verschiedenen Bereichen der Werkzeug-Steuersysteme bekannt. Die insoweit in Bezug genommenen Druckschriften betref-fen aber nicht die lokale Speicherung von Identifizierungsdaten, sondern von (spezi-fischen) Betriebsparametern, die die Steuerung und/oder Regelung des jeweiligen Verfahrens erm366glichen. 25 26 Aus den genannten Gr374nden sind spezifische Daten im Sinne des Streitpa-tents auch nicht solche Daten, die lediglich der (Vor-)Auswahl eines oder mehrerer - 12 - Steuer- und/oder Regelprogramme dienen, wie beispielsweise die Programmanwahl-codierung der behaupteten Vorbenutzung gem344337 Anlagen K4 (Programmfortschal-tung PF4, Bedienungsanleitung) bis K6, K16 und K18. Nach der Druckschrift K4 wird durch die Programmanwahlcodierung f374r eine Schwei337zange ein bestimmter sog. Zangenbereich ausgew344hlt und damit eine Mehrzahl bestimmter Schwei337program-me, die diesem Zangenbereich zugeordnet sind. Diese Auswahl erfolgt, indem an der Zange befindliche Anschlusspaare, die zur Aufnahme einsteckbarer Drahtbr374cken ausgelegt sind, entsprechend einer vorgegebenen Zuordnung verschaltet werden (siehe Tabelle Anlage K4, S. 10 ff.). Die Wahl eines bestimmten Programms unter den dem ausgew344hlten Zangenbereich zugeordneten Programmen erfolgt durch Be-t344tigung einer an der Zange befindlichen Taste. Der sich durch Tasteneingabe erge-bende Wert wird mit dem Programmanwahlcode (in Form der Verschaltzust344nde der Anschlusspaare) von der Schwei337zange an die (nicht an der Schwei337zange ange-ordnete) Programmfortschaltung 374bermittelt, die hieraus eine absolute Programm-nummer errechnet, die an den Inverter 374bermittelt wird (S. 6, Anlage K4). Dieser er-h344lt damit die Information, welches der dort gespeicherten 512 Programme er zu starten hat. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, der Begriff der "spezifischen Daten" erfordere sogar, dass es sich um Daten handele, die eine Regelung des Schwei337-stromverlaufs erm366glichten, also insbesondere um Referenzkurven des dynamischen Schwei337stromverlaufs und des dynamischen Elektroden-Spannungsabfall-Verlaufs (vgl. Abs. 0004, Satz 3 der 334bersetzung). Eine solche Einschr344nkung ergibt sich we-der aus den Patentanspr374chen, noch weist die Beschreibung auf eine solche Not-wendigkeit hin. Zudem k366nnen auch (spezifische) Steuerparameter spezifische Da-ten im Sinne des Streitpatents sein, da die patentgem344337e Widerstandsschwei337vor-richtung, wie ausgef374hrt, auch lediglich ein Steuerger344t aufweisen kann. 27 - 13 - 4. Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung ist - wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat - neu (Art. 54 EP334). F374r den Fall, dass Adressdaten sowie Daten, die lediglich der (Vor-)Auswahl von Steuer- und/oder Regelprogrammen dienen, nicht als spezifische Daten im Sinne des Streitpatents anzusehen sind, hat auch die Kl344gerin nicht geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei durch eine der Entgegenhaltungen neuheitssch344dlich vorwegge-nommen. 28 5. Das Streitpatent in der erteilten Fassung beruht allerdings nicht auf er-finderischer T344tigkeit (Art. 56 EP334). 29 a) Ma337geblicher Durchschnittsfachmann ist hier entweder ein Ingenieur, der sich in einem Studiengang der Elektrotechnik, des Maschinenbaus oder einer verwandten Fachrichtung mit dem Bereich der Automatisierungstechnik vertieft be-fasst hat, oder ein Schwei337fachingenieur, der sich mit der Steuerung und/oder Rege-lung von Schwei337vorg344ngen befasst. 30 Genauer eingrenzende Feststellungen zum ma337geblichen Durchschnittsfach-mann, d.h. der Person, die mit Entwicklungsarbeiten auf dem jeweiligen technischen Fachgebiet 374blicherweise betraut wird (Sen.Urt. v. 29.2.2000 - X ZR 166/97, BeckRS 2000 30098745), konnten auf Grund der Verhandlung und der Beweisaufnahme nicht getroffen werden. Der Karosseriebau in der Automobilherstellung ist, worauf die Streitpatentschrift hinweist (Abs. 0002, Satz 1 der 334bersetzung), einer der bedeu-tendsten Wirtschaftszweige f374r Widerstandsschwei337vorrichtungen. Der Senat geht ferner angesichts des insoweit 374bereinstimmenden Parteivortrags davon aus, dass die in der Streitpatentschrift angesprochene "industrielle Fertigungseinrichtung" (Abs. 0006 der 334bersetzung) sich dort insbesondere im Prototypenbau findet. Insbe-sondere von Automobilherstellern im Bereich des Prototypenbaus wird daher der in der Streitpatentschrift bei der zentralen Speicherung der spezifischen Daten geschil- 31 - 14 - derte Nachteil erkannt, dass bei jedem Wechsel einer Zange sichergestellt werden muss, dass der zu dieser Zange geh366rige Datensatz geladen wird. Der Automobil-hersteller, der diesem Nachteil abhelfen m366chte, wendet sich entweder an den Her-steller der Schwei337stromquelle und -steuerung bzw. -regelung oder den Hersteller der Schwei337zange, bei denen es sich in der Regel um zwei verschiedene Unterneh-men handelt, wie die Er366rterung in der m374ndlichen Verhandlung ergeben hat. Es konnte jedoch nicht gekl344rt werden, ob - wie die Beklagte behauptet - bei dem jeweils angesprochenen Unternehmen ein Schwei337fachingenieur oder - wie die Kl344gerin be-hauptet - ein Automatisierungstechniker damit betraut wird, Abhilfe zu schaffen; denn der Sachverst344ndige konnte hierzu in der m374ndlichen Verhandlung keine verl344ssli-chen Angaben machen. b) Geht man deshalb zun344chst davon aus, dass der Abhilfewunsch an ei-nen Ingenieur herangetragen wird, der sich in einem Studiengang der Elektrotechnik, des Maschinenbaus oder einer verwandten Fachrichtung mit dem Bereich der Auto-matisierungstechnik vertieft befasst hat, so ergibt sich das Naheliegen auf Grund fol-gender Umst344nde: 32 Ein solcher Fachmann wird als Ausgangspunkt seiner 334berlegungen auf die deutsche Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) zur374ckgreifen, weil sie un-mittelbar das Gebiet der Schwei337technik betrifft. Diese Schrift offenbart einen pro-grammgesteuerten Industrieroboter, z.B. einen Schwei337roboter, mit auswechselba-rem Werkzeug wie Punktschwei337zangen (Anspruch 1 der Entgegenhaltung), ein Re-gelger344t im Sinne des Streitpatents (S. 13, Z. 30 f. der Entgegenhaltung) und eine Schwei337stromquelle (S. 11, Z. 14 f. der Entgegenhaltung), bei dem das Werkzeug mit dem Roboter mittels einer mechanischen Kupplungsvorrichtung verbunden ist. Diese Entgegenhaltung gibt dem Fachmann jedoch keine Anregung, wie der erkann-te Nachteil abgestellt werden kann. Die beschriebenen Impulse, die von der Kupp-lung den Steuerleitungen und -einheiten zugeleitet werden (S. 13, Z. 29 ff. der Ent- 33 - 15 - gegenhaltung), sind schon keine spezifischen Daten, sondern beinhalten lediglich die Information, dass ein Werkzeug an den Roboter angeschlossen bzw. von diesem getrennt worden ist. Auch den weiteren Entgegenhaltungen aus dem Bereich der Schwei337technik mangelt es an Anregungen, dass und wie die Verwaltung spezifischer Daten bei Auswechslung von Schwei337zangen zu vereinfachen und zuverl344ssiger zu machen sein k366nnte. 34 Die deutsche Gebrauchsmusterschrift 1 963 874 (Anlage K7) und die deut-sche Patentschrift 43 06 492 (Anlage K8) offenbaren keine auswechselbaren Schwei337zangen. Die US-Patentschrift 5 451 850 (Anlage K19) offenbart u.a. in Be-zug auf einen Punktschwei337roboter mit einer Schwei337pistole ein Verfahren, das die Position des Werkzeugmittelpunkts korrigiert, wenn sich die Schwei337pistolenspitze durch Abnutzung verbraucht (S. 1, linke Spalte, 2. Abs. der 334bersetzung). Der Auf-satz von K. P366ll und U. Matuschek "Widerstandsschwei337en mit schnellen Gleich-stromquellen und neuen Regelkonzepten" (Anlage E3/E4) betrifft ein Regelverfahren f374r das Widerstandsschwei337en, bei dem im Rahmen von Kalibrierungsschwei337ungen zun344chst die Regelungsparameter optimiert und die entsprechenden Schwei337strom- und -spannungsverl344ufe abgespeichert werden, die dann als Grundlage zur Bewer-tung der erfassen Istwerte bei den folgenden Schwei337ungen dienen (S. 6 f. der Ent-gegenhaltung). Die Betriebsprogramme (US-Patentschrift 5 451 850) bzw. die Schwei337strom- und -spannungsverl344ufe der Kalibrierungsschwei337ung (Aufsatz von K. P366ll und U. Matuschek, "Widerstandsschwei337en mit schnellen Gleichstromquellen und neuen Regelkonzepten") sind aber - wie auch nach dem in der Streitpatentschrift wiedergegebenen Stand der Technik - in dem Regelger344t gespeichert (S. 4, linke Spalte, Abs. 2, S. 2 und 4 der 334bersetzung der US-Patentschrift 5 451 850; S. 5, Bild 5 und S. 7 des Aufsatzes von K. P366ll und U. Matuschek). Auch die behauptete Vorbenutzung (Anlagen K4 bis K6, K16, K18) arbeitet schlie337lich damit, dass die 35 - 16 - Schwei337programme in der Steuerung gespeichert werden (S. 5, Abs. 1, Anlage K4). Der in der Zange in Form von Verschaltzust344nden der Anschlusspaare vorgesehene Programmanwahlcode, ist, wie ausgef374hrt, kein spezifisches Datum. Dies gilt auch f374r die Trafocodierung, die ebenfalls durch Verschaltung von an der Zange ange-brachten Anschlusspaaren bestimmt wird. Diese beinhaltet Adressdaten, die die Er-kennung der Zange erm366glichen, n344mlich Informationen 374ber die Nennausgangs-spannung des an der Schwei337zange angebrachten Transformators sowie 374ber Typ und Anzahl der Dioden. Ein aus dem Bereich der Automatisierungstechnik kommender Fachmann wird deshalb geradezu selbstverst344ndlich zu der Meinung gelangen, sich nach Anregun-gen und Vorbildern bei anderen auswechselbaren Werkzeugen f374r programmge-steuerte Industrieroboter umsehen zu m374ssen. Denn zu seinen Aufgaben geh366rt es, technische Prozesse unterschiedlicher Art zu automatisieren. Das f374hrt ihn ohne wei-teres zu der deutschen Offenlegungsschrift 33 26 615 (Anlage K12), die numerisch gesteuerte Bearbeitungszentren offenbart, an denen verschiedene auswechselbare Werkzeuge, insbesondere f374r die zerspanende Bearbeitung, eingesetzt werden. Die-se Schrift gibt ihm die Anregung, bei der Auswechslung von Werkzeugen an einem programmgesteuerten Industrieroboter die Qualit344t und Sicherheit der Datenverwal-tung dadurch zu erh366hen, dass die Daten in einem am auswechselbaren Werkzeug selbst angebrachten Speicher gespeichert werden. Die Entgegenhaltung schl344gt zur besseren Sicherung der Speicherung der spezifischen Daten (Schutz vor Verlust oder Verwechslung, S. 8, Z. 32 bis S. 9, Z. 2) vor, s344mtliche Parameter und sonsti-gen werkzeugspezifischen Daten auf einem an dem Werkzeug angebrachten Daten-speicher zu speichern und sie bei einem Werkzeugwechsel an die Steuerung des Bearbeitungszentrums zu 374bertragen (S. 6, Z. 1 bis 6; S. 8, Z. 16 bis 27). 36 - 17 - Der sich bei dem Schwei337gebiet benachbarten Fertigungen umsehende Fachmann st366337t zudem auf die deutsche Offenlegungsschrift 38 33 072 A1 (Anlage K9), die eine gesteuerte Schnitt- und Umformpresse mit auswechselbaren Werkzeu-gen betrifft (Anspruch 1 der Entgegenhaltung), und auf die europ344ische Patentan-meldung 0 214 666 A2 (Anlage K13), die eine Werkzeugmaschine mit auswechsel-baren Werkzeugen offenbart (Anspruch 1 der Entgegenhaltung). Diese Schriften lei-ten den Fachmann in die gleiche Richtung. Ziel beider Entgegenhaltungen ist die Vereinfachung und Sicherung der Verwaltung der spezifischen Daten (S. 1, Sp. 1, Z. 26 bis 43, Anlage K9; S. 3, vorletzter Absatz, Anlage K13). Auch sie schlagen zur L366sung der Aufgabe vor, die werkzeugspezifischen Daten auf einem an dem jeweili-gen Werkzeug selbst angeordneten Speicher zu speichern, von dem aus die Daten an die Steuerung 374bertragen werden (Anspruch 1 der deutschen Offenlegungsschrift 38 33 072 A1 und Anspruch 7 der europ344ischen Patentanmeldung 0 214 666 A2). 37 Durchgreifende Zweifel, dass der Fachmann den Nutzen dieser Vorbilder auch f374r programmgesteuerte Schwei337ungen erkennt und deshalb zur 334bertragung ge-f374hrt wird, ergeben sich nicht aus der Behauptung der Beklagten, Pressanlagen und Bearbeitungszentren f374r spanende Bearbeitung wiesen in Aufbau und Funktion ge-gen374ber einer (Widerstands-)Schwei337vorrichtung erhebliche Unterschiede auf. Denn Auswirkungen der geltend gemachten Unterschiede auf die Behandlung spezifischer Daten sind nicht ersichtlich. 38 Von dem Fachmann der Automatisierungstechnik war mithin nur noch die Re-alisierung der 334bertragung der bekannten Vorbilder gefordert. Das hierzu N366tige lag aber im handwerklichen Bereich, wie auch die Er366rterung mit dem Sachverst344ndigen ergeben hat. Soweit schwei337spezifische Besonderheiten ber374cksichtigt werden mussten - beispielsweise St366rungen bei der Daten374bertragung w344hrend des Schwei337vorgangs oder Menge der im lokalen Speicher zu speichernden Daten -, ge-h366rte hierzu auch, gegebenenfalls einen Schwei337techniker hinzuziehen. 39 - 18 - c) Geht man hingegen davon aus, dass es sich bei der Person, an die der Abhilfewunsch herangetragen wird, um einen Schwei337fachingenieur, der sich mit der Steuerung und/oder Regelung von Schwei337vorg344ngen befasst, handelt, so f374hrt die das Naheliegen betreffende W374rdigung zu demselben Ergebnis. 40 Auch der Schwei337fachingenieur wird auf die deutsche Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) als Ausgangspunkt seiner 334berlegungen zur374ckgreifen. Da er jedoch weder aus dieser noch aus den weiteren Entgegenhaltungen aus dem Bereich der Schwei337technik Anregungen zur L366sung des an ihn herangetragenen Problems erh344lt, hat auch er allen Anlass, sich f374r m366gliche Anregungen und Vorbil-der aus dem benachbarten Bereich der industriellen Fertigung bei anderen auswech-selbaren Werkzeugen f374r programmgesteuerte Industrieroboter zu interessieren. Dies gilt um so mehr, als er es gewohnt ist, in der Diskussion schwei337technischer Problemstellungen auf Entwicklungen und Problemstellungen in anderen Werkzeug-bereichen zu sto337en. Denn diese werden in denselben Druckschriften er366rtert. Dies ergibt sich beispielsweise aus der Ver366ffentlichung von R. Dunkes: "Werkzeugwech-selsystem f374r hydraulische Pressen" (Anlage K10). Im unmittelbaren Anschluss an den von der Kl344gerin dem Streitpatent entgegengehaltenen Artikel, der die Optimie-rung des Werkzeugwechsels bei hydraulischen Pressen betrifft, findet sich in dieser Zeitschrift ein Artikel mit dem Titel "Schwei337maschine f374r die Herstellung von Bau-stahlmatten" (S. 44 der Zeitschrift, Anlage K10), der sich mit der Rationalisierung von Arbeitsabl344ufen bei Schwei337maschinen befasst. Dies wird durch die US-Patentschrift 5 451 850 (Anlage K19) best344tigt. Aus dieser ergibt sich, dass bestimmte Problem-stellungen in der Schwei337technik und in benachbarten Bereichen der industriellen Fertigung gleicherma337en auftreten, gemeinsam er366rtert und einander entsprechende L366sungen vorgeschlagen werden. Diese Entgegenhaltung offenbart ein Verfahren zur Korrektur eines Werkzeugmittelpunkts und f374hrt aus, dass sich sowohl bei Schwei337pistolen von Punktschwei337robotern als auch bei Schleifwerkzeugen von 41 - 19 - Schleifrobotern der Werkzeugmittelpunkt durch Verbrauch und Verschlei337 ver344ndere, was durch einen Federmechanismus korrigiert werde (S. 1, Sp. 1, 2. und 3. Abs. der 334bersetzung Anlage K19). Zur L366sung des Problems f374r beide Bereiche der indus-triellen Fertigung schl344gt die Entgegenhaltung ein Verfahren zur Korrektur der Positi-on des Werkzeugmittelpunkts vor, das die Beziehung zwischen Arbeitszeit und dem 304nderungsumfang des Werkzeugmittelpunkts ber374cksichtigt. In dem benachbarten Bereich der industriellen Fertigung bei anderen aus-wechselbaren Werkzeugen f374r programmgesteuerte Industrieroboter st366337t auch der Schwei337fachingenieur auf die deutsche Offenlegungsschrift 33 26 615 (Anlage K12), die deutsche Offenlegungsschrift 38 33 072 A1 (Anlage K9) und die europ344ische Pa-tentanmeldung 0 214 666 A2 (Anlage K13). Die Anregung aus diesen Entgegenhal-tungen, die Qualit344t und Sicherheit der Datenverwaltung dadurch zu erh366hen, dass die Daten auf einem am auswechselbaren Werkzeug selbst angebrachten Speicher gespeichert und bei einem Werkzeugwechsel an die Steuerung des Bearbeitungs-zentrums 374bertragen werden, 374bertr344gt der Fachmann in vergleichbarer Weise wie bereits er366rtert ohne erfinderische T344tigkeit auf die Schwei337vorrichtung gem344337 der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) und kommt zur streitpa-tentgem344337en L366sung. 42 d) Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, das Streitpatent sei jedenfalls deshalb als auf erfinderischer T344tigkeit beruhend anzusehen, weil zwischen dem Zeitpunkt der Offenlegung des Standes der Technik gem344337 der deutschen Offenle-gungsschrift 33 26 615 (Anlage K12) und der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15), n344mlich 1985, und dem Priorit344tszeitpunkt des Streitpa-tents, n344mlich 1998, ein langer Zeitraum, n344mlich 13 Jahre, liege. Dieses Beweisan-zeichen werde durch die Behauptung der Kl344gerin, die ein f374hrendes Unternehmen der Schwei337technik sei, best344tigt, noch 1997 und damit kurz vor dem Priorit344tszeit-punkt des Streitpatents die Programmfortschaltung PF4 vertrieben zu haben. Diese 43 - 20 - l366se die streitpatentgem344337e Aufgabe nicht, da sie noch immer vorsehe, dass die spezifischen Daten in einem zentralen Speicher in der Steuerung abgelegt seien. Der Senat geht davon aus, dass sich die Beklagte insoweit den Vortrag der Kl344gerin zur offenkundigen Vorbenutzung hilfsweise zu eigen macht. Es kann dahinstehen, ob generell oder auch nur fallweise ein langer Zeitraum, der bis zur Entstehung der Erfindung verstrichen ist, ein verl344ssliches Beweisanzei-chen f374r die erfinderische T344tigkeit sein kann. Jedenfalls im konkreten Fall k366nnen hieraus keine entsprechenden Schl374sse gezogen werden. Zwar war die Grundlage f374r den in der Streitpatentschrift geschilderten Nachteil bereits 1985 gelegt, da aus-weislich der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) bereits zu diesem Zeitpunkt Schwei337vorrichtungen mit auswechselbaren Zangen existierten, bei denen der im Streitpatent geschilderte Nachteil auftrat, da die spezifischen Daten in der Programmsteuerung abgelegt waren. Es ist aber anzunehmen, dass Unter-nehmen, die das geschilderte Problem zu diesem Zeitpunkt erkannten, unter Kosten-Nutzen Gesichtspunkten zun344chst eine Abhilfe verwarfen und diese erst sp344ter ver-anlassten. Denn das Bed374rfnis f374r die L366sung des dem Streitpatent zugrundeliegen-den Problems stellte sich verst344rkt erst kurz vor dem Priorit344tstag. Die Beklagte selbst f374hrt insoweit aus (Tz. 26 der Berufungsbegr374ndung vom 21.11.2005), erst in der Kombination der Anforderungen - Auswechselbarkeit der Regelungselektronik bez374glich einer Vielzahl von Schwei337zangen unterschiedlicher Typen unter Verwen-dung zangenspezifischer Daten, insbesondere einschlie337lich Referenzdatens344tze - habe sie erkannt, dass die Handhabung der Vielzahl der Datens344tze und deren Or-ganisation innerhalb der Regelungsanlage problematisch sein k366nnten. Referenzda-tens344tze setzte aber die Beklagte, wie sie selbst vortr344gt (Tz. 25 der Berufungsbe-gr374ndung vom 21.11.2005) und wie sich auch aus der Patentschrift ergibt (Abs. 0005, Satz 2 der 334bersetzung), erst seit kurzem vor dem Priorit344tszeitpunkt des Streitpatents ein. W344hrend sich das Bed374rfnis f374r die L366sung des Problems ver-st344rkte, vereinfachte und verbilligte sich die Umsetzung der Abhilfe durch Anbringung 44 - 21 - lokaler Speicher an den Zangen. Denn in der Zeit zwischen 1985 und 1998 entwi-ckelte sich die Speichertechnologie erheblich; die Speicherkapazit344t der Speicher-bausteine stieg und deren Preise sanken. Schlie337lich ist zu ber374cksichtigen, dass f374r Unternehmen, die die in der Streitpatentschrift geschilderten Nachteile erkannten, ein sofortiger oder auch nur alsbaldiger Umbau oder Austausch der vorhandenen Schwei337vorrichtungen mit erheblichen Kosten verbunden gewesen w344re. Regelm344-337ig werden solche 304nderungen erst nach der steuerlichen Abschreibung der Maschi-nen vorgenommen. II. Auch der nebengeordnete Patentanspruch 7, der eine entsprechende Schwei337zange betrifft, beruht aus den genannten Erw344gungen nicht auf erfinderi-scher T344tigkeit. Dies gilt ebenso f374r Anspruch 12, der ein entsprechendes Verfahren zum Betrieb eines Regelger344ts beansprucht. Die auf Anspr374che 1 und 7 r374ckbezo-genen Unteranspr374che 2 bis 6 und 8 bis 11 in der erteilten Fassung haben ebenfalls keinen Bestand; f374r einen eigenst344ndigen erfinderischen Gehalt ist nichts ersichtlich und auch nichts geltend gemacht. 45 III. 1. Patentanspruch 1 in der von der Beklagten hilfsweise verteidigten Fas-sung unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass im lokalen Daten-speicher nicht "spezifische Daten" sondern "spezifische Steuer- und/oder Regelpa-rameter, einschlie337lich Referenzdatens344tze" gespeichert und 374ber eine Schnittstelle an der Zange an Stelle von "Daten" an das Regelger344t "Datens344tze" 374bertragen wer-den sollen. 46 47 2. Es kann dahinstehen, ob dieser Patentanspruch unzul344ssig erweitert ist oder ob er eine blo337e Klarstellung enth344lt, insbesondere ob die Wortwahl "einschlie337-lich" dahin zu verstehen ist, dass besondere spezifische Steuer- und/oder Regelda-tens344tze, n344mlich Referenzdatens344tze verwendet werden m374ssen oder ob Referenz- - 22 - datens344tze lediglich als eine Alternative der spezifischen Steuer- und/oder Regelda-tens344tze genannt sind. Denn der Beklagten kann nicht darin beigetreten werden, Referenzdatens344tze im Sinne des Streitpatents seien 374ber die Kennzeichnung in Abs. 0005, Sp. 1, Z. 55 bis Sp. 2, Z. 1 hinaus durch solche Parameter gekennzeichnet, die es erlaubten, un-terschiedliche Schwei337aufgaben mit ein und derselben Schwei337zange ohne Schwei337programmumschaltung zu erledigen, f374r die zuvor unterschiedliche Schwei337-zangen und jeweils f374r jede Aufgabe eine Schwei337programmumschaltung erforder-lich gewesen seien. Referenzdatens344tze w374rden, wie in dem Aufsatz von K. P366ll und U. Matuschek, "Widerstandsschwei337en mit schnellen Gleichstromquellen und neuen Regelkonzepten" (Anlage E3), dort auf S. 11 f. beschrieben, erstellt: Es w374rden mit einer Zange jeweils Kalibrierungsschwei337ungen im Bereich der d374nnsten Blechkom-bination vorgenommen und abgespeichert. Mit derselben Schwei337zange w374rden dann auch andere Blechkombinationen geschwei337t, wobei die Regelsteuerung, aus-gehend von der abgespeicherten Kalibrierungsschwei337ung, den Schwei337strom bei den dickeren Blechkombinationen zur374cknehme und die Schwei337zeit entsprechend verl344ngere. 48 Dies offenbart die genannte Textstelle der Streitpatentschrift nicht, obwohl sie den Begriff der Referenzdatens344tze definiert. Nach dem Wortlaut der Textstelle wer-den f374r mehrere verschiedene Schwei337ungen ("different weld s ") mehrere Schwei337-zangen ("welding tong s ") verwendet, woraus sich die Parameter der Referenzdaten-s344tze ergeben. Die genannte Textstelle stellt nicht - beispielsweise durch Einf374gung des Adverbs "each" ("205 that depend upon the welding tongs each used for different welds") - klar, dass jede der mehreren Schwei337zangen f374r verschiedene Schwei337un-gen verwendet w374rde. 49 - 23 - Eine dar374ber hinausgehende Bedeutung des Begriffs der Referenzdatens344tze ergibt sich entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus der weiteren Be-schreibung des Streitpatents (Abs. 0004, Sp. 1, Z. 38 bis 45): "In these methods, du-ring welding, measuring devices continously measure the dynamic welding current and the electrode voltage. If any deviations from the reference curve occur, the con-trol and/or regulating devices adjust the welding current source so that the measured current and voltage curves match the specified reference curve as closely as possi-ble." Diese Textstelle beschreibt lediglich, wie auch der Sachverst344ndige ausgef374hrt hat, das Grundverfahren des dynamischen Regelverfahrens: W344hrend der Schwei-337ung werden der dynamische Schwei337strom und die Elektrodenspannung kontinuier-lich gemessen. Bei Abweichung von der Referenzkurve passt das (Steuer- und/oder) Regelger344t die Schwei337stromquelle an, so dass der gemessene Strom- und Span-nungsverlauf der vorgegebenen Referenzkurve m366glichst genau entspricht. 50 3. Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung beruht eben-falls nicht auf erfinderischer T344tigkeit (Art. 56 EP334). Es gelten die obigen Ausf374hrun-gen (Ziff. I 5) entsprechend. Auch dann, wenn dem Fachmann daran gelegen ist, (nur) die Verwaltung solcher spezifischer Daten zu vereinfachen und verl344sslicher zu machen, die von den spezifischen Zangen abh344ngen, st366337t er mangels entspre-chender Anregungen im Bereich der Schwei337technik auf die deutsche Offenlegungs-schrift 33 26 615 (Anlage K12), die deutsche Offenlegungsschrift 38 33 072 A1 (An-lage K9) und die europ344ische Patentanmeldung 0 214 666 A2 (Anlage K13) und 374bertr344gt die dortige Anregung in naheliegender Weise auf die aus der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) bekannte Schwei337vorrichtung in der Weise, dass die Referenzdatens344tze auf einem an der Schwei337zange angebrachten lokalen Speicher gespeichert und bei dem Zangenwechsel auf die (Steuer- und/oder) Regeleinheit 374bertragen werden. 51 - 24 - 4. Diese Ausf374hrungen gelten ebenso f374r die Nebenanspr374che 7 und 12 in der hilfsweise verteidigten Fassung, die sich von den Anspr374chen in der erteilten Fassung ebenfalls lediglich durch die Spezifikation der spezifischen Daten unter-scheiden. Auch die r374ckbezogenen Unteranspr374che 2 bis 6 und 8 bis 11 in der hilfs-weise verteidigten Fassung sind damit nicht patentf344hig. 52 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247247 121 Abs. 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO. 53 Scharen Lemke Asendorf Gr366ning Berger Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.05.2005 - 2 Ni 3/04 (EU) -
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