BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 1/09 Verk374ndet am: 5. April 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Dentalger344tesatz EP334 Art. 54 Abs. 1, 2 F374r die Annahme mangelnder Neuheit eines Ger344tesatzes, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks auf-einander abgestimmt sind, reicht es nicht aus, dass im Stand der Technik eine Mehrzahl von Einzelteilen eines solchen Satzes ohne funktionale Abstimmung bekannt ist. BGH, Urteil vom 5. April 2011 - X ZR 1/09 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 5. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gr366ning, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster f374r Recht erkannt: Die Berufung der Kl344gerin wird zur374ckgewiesen. Auf die Anschlussberufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 16. September 2008 abge344ndert und wie folgt neu gefasst: Das europ344ische Patent 892 625 wird mit Wirkung f374r das Hoheits-gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentan-spr374che 8 bis 13 f374r nichtig erkl344rt. Im 334brigen wird die Klage abgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Kl344gerin 2/3 und die Beklagte 1/3. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 892 625 (Streitpa-tents), das am 8. April 1997 unter Inanspruchnahme einer Priorit344t vom 10. April 1996 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Bestimmen der approximalen G344ngigkeit eines Zahnzwischenraums. Es um-fasst 13 Patentanspr374che, wobei die verteidigten Anspr374che 1 bis 7 einen Ger344-tesatz betreffen. Patentanspruch 1 lautet wie folgt: "Ger344tesatz umfassend eine Anzahl von unterschiedlichen Interden-talb374rstentypen sowie mindestens ein Sondierger344t mit mehreren flexiblen Sondierelementen (4.1, 205, 4.6; 12.1, 205, 12.3) mit unter-schiedlichen Parametern zur Messung der approximalen G344ngigkeit von Zahnzwischenr344umen, wobei die Sondierelemente (4.1, 205, 4.6; 12.1, 205, 12.3) mit den unterschiedlichen Parametern auf die unter-schiedlichen Interdentalb374rstentypen abgestimmt sind, so dass durch Einf374hren des Sondierger344ts in einen Zahnzwischenraum unmittelbar die richtige Interdentalb374rste ermittelt werden kann." Die Kl344gerin hat beantragt, das Streitpatent im vollen Umfang f374r nichtig zu erkl344ren. Sie hat geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht auf eine tech-nische Lehre gerichtet, da sich der erfindungsgem344337e Erfolg erst nach Zwi-schenschaltung menschlicher Verstandest344tigkeit zeige. Der L366sungsbeitrag des Streitpatents bestehe in der Zuordnung der Kennzeichnungen von Sondier-ger344t und B374rste, die f374r sich kein technisches Merkmal darstellten. Dar374ber hinaus sei Kern der Erfindung eine verfahrensm344337ige Lehre, n344mlich die Zahn-pflege, die als therapeutisches Verfahren von der Patentierung ausgenommen sei. Im 334brigen beruhe der Gegenstand des Streitpatents insbesondere im Hin-blick auf die europ344ische Patentschrift 277 156 (Anlage Ni3) sowie die US- 2 - 4 - Patentschriften 4 959 014 (Anlage Ni4), 5 178 537 (Anlage Ni5) und 5 044 951 (Anlage Ni7) nicht auf erfinderischer T344tigkeit. 3 Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise mit mehreren Anspruchss344t-zen verteidigt. 4 Das Patentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Klage das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt, soweit es 374ber die Patentanspr374che 1 bis 6 in der Fassung des in erster Instanz geltend gemachten Hilfsantrags 5 hinausgeht. Hiergegen richtet sich die Berufung der Kl344gerin, die weiterhin Nichtiger-kl344rung in vollem Umfang begehrt. Sie beruft sich als weiteren Stand der Tech-nik auf die europ344ische Patentanmeldung 584 489 (Anlage Ni9), die internatio-nale Anmeldung WO 88/01153 (Anlage Ni10) und einen Auszug aus dem Kata-log Nordenta (Anlage Ni11). Mit der Anschlussberufung verteidigt die Beklagte zuletzt die erteilte Fassung des Streitpatents im Umfang der Patentanspr374che 1 bis 7. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Hilfsantr344gen 1 bis 3 vom 5. April 2011. 5 Im Auftrag des Senats hat Univ.-Prof. Dr. S. Z. , Abteilung f374r Zahnerhaltung und pr344ventive Zahnmedizin der Universit344t W. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung er-l344utert und erg344nzt hat. 6 Unter Berufung auf das schriftliche Gutachten hat die Kl344gerin mangeln-de Ausf374hrbarkeit der patentgem344337en Lehre geltend gemacht und sich zur Be-gr374ndung unter anderem auf den vom Sachverst344ndigen genannten Aufsatz von D366rfer, Spiry, Staehle, Reinigungseffizienz von Interdentalraumb374rsten in vitro, Deutsche Zahn344rztliche Zeitschrift, Januar 1997, Seiten 427 bis 430 (An-lage Ni12), bezogen. 7 - 5 - Entscheidungsgr374nde: 8 Die Berufung der Kl344gerin bleibt ohne Erfolg. Die Anschlussberufung der Beklagten f374hrt zur Ab344nderung des erstinstanzlichen Urteils und zur Abwei-sung der Klage, soweit sie die Patentanspr374che 1 bis 7 in der erteilten Fassung des Streitpatents betrifft (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPat334G, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und b, Art. 52, 53, 54, 56 EP334). Hinsichtlich der nicht mehr verteidig-ten Patentanspr374che 8 bis 13 ist das Streitpatent ohne weitere Sachpr374fung f374r nichtig zu erkl344ren (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 - Carvedilol II; Urteil vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94, GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe; insoweit nicht in BGHZ 133, 57 abgedruckt). I. Das Streitpatent betrifft das Gebiet der Zahnpflege, insbesondere die Reinigung der Zahnzwischenr344ume, deren Gr366337e auch innerhalb eines Gebis-ses variieren kann. Die Patentbeschreibung f374hrt aus, f374r die Reinigung seien Interdentalb374rsten entwickelt worden, die im Wesentlichen aus einem feinen Drahtstiel mit radial nach au337en ragenden Borsten best374nden, so dass sie in die Zahnzwischenr344ume eingef374hrt werden k366nnten. Zum Messen der Abst344n-de der Z344hne gebe es im Stand der Technik ein Sondierger344t, welches bei der Durchf374hrung von Zahnstellungskorrekturen verwendet werde. Dieses Ger344t weise mehrere zylindrische Abschnitte mit unterschiedlichen Durchmessern auf. Weiter sei ein Ger344t zum Messen der Tiefe der periodontischen Tasche be-kannt. Die Sondierspitze dieses Ger344ts, ein Wegwerfprodukt, sei mit Farbringen versehen, um das Ablesen der Tiefe der Tasche zu erm366glichen. 9 F374r eine optimale Zahnpflege sei wichtig, dass die am besten angepasste Zahnb374rste verwendet werde. Die Auswahl der geeigneten B374rste sei f374r den Benutzer bisher eher eine Frage des Zufalls oder der m374hsamen Erprobung 10 - 6 - verschiedener B374rsten als eine Frage der zielstrebigen Bestimmung gewesen. Aufgabe der Erfindung sei es daher, Mittel zur Verf374gung zu stellen, die es er-m366glichten, das f374r die Reinigung der Zahnzwischenr344ume hinsichtlich Gr366337e und erforderlichenfalls Flexibilit344t etc. optimale Zahnreinigungsger344t zu bestim-men (Abs. 6 der Streitpatentschrift). Die Bestimmung der geeigneten B374rste war jedoch auch vorher schon m366glich, und das Streitpatent l344sst offen, wie man sie optimiert. Richtigerweise kommt es darauf an, eine m366glichst einfache und kos-teng374nstige M366glichkeit bereitzustellen, zuverl344ssig eine f374r den Patienten ge-eignete Interdentalb374rste zu bestimmen. Zur L366sung dieses Problems schl344gt Patentanspruch 1 vor (in der Fassung des angefochtenen Urteils hinzugef374gtes Merkmal 2.2.3 kursiv) 11 1. einen Ger344tesatz, umfassend 1.1 eine Anzahl von unterschiedlichen Interdentalb374rsten-typen und 1.2 mindestens ein Sondierger344t. 2. Das Sondierger344t hat mehrere Sondierelemente, die 2.1 flexibel sind, 2.2 unterschiedliche Parameter zur Messung der approxi-malen G344ngigkeit von Zahnzwischenr344umen haben, 2.2.1 die auf die unterschiedlichen Interdentalb374rsten-typen abgestimmt sind, 2.2.2 so dass durch Einf374hren des Sondierger344ts in einen Zahnzwischenraum unmittelbar die richti-ge Interdentalb374rste ermittelt werden kann, 2.2.3 wobei sich zur Schaffung unterschiedlicher Son-dierelemente der Durchmesser (des Sondierge-r344ts) in Sondenl344ngsrichtung kontinuierlich 344n-dert. - 7 - Beim Streitpatent geht es darum, die Zahnzwischenr344ume auszumessen und dabei deren G344ngigkeit f374r eine Interdentalb374rste zu bestimmen. Das Wort "approximal" hat f374r das Verst344ndnis von Anspr374chen und Beschreibung keine eigenst344ndige Bedeutung, da es lediglich verdeutlicht, dass es um die G344ngig-keit des Raums zwischen zwei (unmittelbar) benachbarten Z344hnen geht. Auch der gerichtliche Sachverst344ndige hat "approximal" in dem hier verwendeten Zu-sammenhang als tautologisch bezeichnet. Die Messung und Bestimmung der G344ngigkeit soll durch dasjenige Sondierelement geschehen, das gerade noch durch den Zahnzwischenraum durchgef374hrt werden kann (Abs. 8 und 25). Durch Einf374hren des Sondierger344ts in den Zahnzwischenraum soll unmittelbar eine zu dem so erhaltenen Messwert der Gr366337e nach passende Interdental-b374rste ermittelt werden k366nnen (Merkmal 2.2.2); ein Ausprobieren verschiede-ner B374rstengr366337en am Patienten wird damit entbehrlich. Dies setzt eine - im Patentanspruch 1 nicht ausdr374cklich geforderte - f374r den Anwender erkennbare Zuordnung des ermittelten Parameters zu einem bestimmten Interdentalb374rs-tentyp (z.B. durch eine Farbkodierung, Patentanspruch 7) voraus. Das Sondier-ger344t kann (muss aber nach Patentanspruch 1 nicht) sterilisierbar und damit, wie der gerichtliche Sachverst344ndige ausgef374hrt hat, im Gegensatz zu den zum Ausprobieren benutzten B374rsten wieder verwendbar sein. 12 Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 des Streitpatents zeigen ein Sondierger344t mit kontinuierlich in L344ngsrichtung variierendem Durchmesser (Figur 1) bzw. ein Instrument mit zwei Sondierger344ten (Figur 2). 13 - 8 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit mit Blick auf die beschr344nkte Verteidigung des Streitpatents noch von Interesse - wie folgt be-gr374ndet: 14 Der durch das Streitpatent beanspruchte Gegenstand enthalte techni-sche Mittel und weise als Ganzes technischen Charakter auf. Es handle sich dabei auch nicht um ein therapeutisches Verfahren, da die Patentanspr374che auf Vorrichtungen gerichtet seien. Die in der erteilten Fassung sowie in den Fas-sungen der in erster Instanz geltend gemachten Hilfsantr344ge 1, 2 und 3 bean-spruchten Ger344te beruhten im Hinblick auf die Druckschriften Ni3 und Ni4 nicht auf erfinderischer T344tigkeit. Aus der Ni3 seien zu Sets mit diversen Gr366337en zu-sammengestellte Interdentalb374rsten zur Reinigung der Zahnzwischenr344ume bekannt. Um die f374r den jeweiligen Zahnzwischenraum passende B374rste aus-zuw344hlen, m374sse der Benutzer unterschiedliche B374rsten ausprobieren. Eine gezielte Bestimmung der richtigen B374rste sei damit nicht m366glich. Um die pas-sende B374rste einfacher bestimmen zu k366nnen, werde sich der Fachmann - ein mit der Entwicklung von Ger344ten f374r die Dentalhygiene befasster berufserfahre-ner Zahntechniker oder Zahnarzt - nach Messger344ten f374r den Zahnzwischen-raum umsehen und die Entgegenhaltung Ni4 heranziehen, aus der ein Sondier-ger344t mit mehreren flexiblen Sondierelementen zur Messung der approximalen G344ngigkeit von Zahnzwischenr344umen bekannt sei. Die durch das Einf374hren des Sondierger344ts in einen Zahnzwischenraum ermittelten Messwerte der Weite der Zahnzwischenr344ume sollten dabei als Grundlage f374r eine optimale Zahnbe- 15 - 9 - handlung dienen. Dazu z344hle der Fachmann auch das Reinigen der Zahnzwi-schenr344ume. F374r ihn liege es somit nahe, das aus Ni4 bekannte Messger344t bei der Bestimmung der passenden Interdentalb374rste aus dem B374rstenset der Ni3 zu verwenden. Dabei werde er zwangsl344ufig die Sondierelemente mit den un-terschiedlichen Parametern auf die unterschiedlichen Interdentalb374rsten ab-stimmen, um ein optimales Zusammenspiel der Messwerte des Sondierger344ts mit den unterschiedlichen Interdentalb374rsten zu erreichen, so dass damit durch Einf374hren des Sondierger344ts in einen Zahnzwischenraum unmittelbar die richti-ge Interdentalb374rste ermittelt werden k366nne. Wegen des vorteilhaften Zusam-menwirkens von Sondierger344t und Interdentalb374rsten liege es f374r den Fach-mann ebenfalls nahe, diese in einem Ger344tesatz zusammenzufassen. Demgegen374ber sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gem344337 Hilfs-antrag 5 mit dem hinzugef374gten Merkmal 2.2.3 durch den Stand der Technik weder bekannt noch nahegelegt. Dieses Merkmal ergebe sich weder aus der Ni4 noch aus der US-Patentschrift 5 044 951 (Anlage Ni7), denn bei den dort gezeigten Sondierger344ten 344ndere sich der Durchmesser in Sondenl344ngsrich-tung nicht kontinuierlich, sondern stufenweise. Eine kontinuierliche 304nderung in Sondenl344ngsrichtung ergebe sich lediglich aus der US-Patentschrift 5 178 537 (Anlage Ni5). Mit dem dort vorgestellten Sondierger344t w374rden jedoch keine Zahnzwischenr344ume, sondern die Tiefe von Zahntaschen gemessen. Somit sei auch eine Abstimmung der Sondierelemente des Sondierger344ts mit unter-schiedlichen Interdentalb374rstentypen, die f374r unterschiedliche Zahnzwischen-r344ume ausgebildet sind, nicht m366glich. 16 III. Dies h344lt den Angriffen der Berufung, nicht aber der Anschlussberu-fung stand. 17 - 10 - 1. Zurecht hat das Patentgericht angenommen, dass die patentgem344337e Lehre auf technischem Gebiet liegt (Art. 52 Abs. 1 EP334). Die Kl344gerin meint, es fehle an der Technizit344t, da das Wesen der Lehre nach dem Streitpatent in dem Auswahlverfahren eines an sich bekannten Interdentalb374rstentyps liege, wozu das Messergebnis des bekannten Sondierger344ts diene. Dies trifft nicht zu. Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es f374r das Technizit344t-serfordernis unerheblich, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben techni-schen Merkmalen auch nichttechnische aufweist. Ob solche Kombinationen von technischen und nichttechnischen Merkmalen vom Patentschutz ausgeschlos-sen sind, h344ngt allein davon ab, ob sie neu sind und auf einer erfinderischen T344tigkeit beruhen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 288 - Steuerungseinrichtungen f374r Untersuchungsmodalit344ten; Beschluss vom 22. April 2010 - Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 - Dynamische Dokumentengenerierung; Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen). Danach kann dem beanspruchten Gegenstand Technizit344t nicht abgesprochen werden. Mit dem Streitpatent wird ein Ger344tesatz unter Schutz gestellt, der kon-krete technische Merkmale aufweist. Er umfasst mehrere Interdentalb374rsten und mindestens ein Sondierger344t. Dieses wiederum weist mehrere Sondierele-mente auf, die ihrerseits flexibel sind und unterschiedliche Parameter zur Mes-sung der Zahnzwischenr344ume haben (Merkmale 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2). Der Umstand, dass aufgrund einer Abstimmung zwischen den Sondierelementen und den B374rsten deren Auswahl erleichtert oder erst erm366glicht wird, steht dem technischen Charakter des Patentgegenstandes nicht entgegen. 18 2. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch nicht nach Art. 53 Buchst. c Satz 1 EP334 von der Patentierung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift, die der Regelung in 247 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG (der inhaltlich mit Ausnahme der Ein-ordnung in die gewerbliche Anwendbarkeit an der vor dem 13. Dezember 2007 19 - 11 - geltenden Rechtslage (247 5 Abs. 2 PatG aF) nichts ge344ndert hat) entspricht, sind bestimmte medizinische Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen. Die Regelung sch374tzt die Freiheit der 344rztlichen Therapie. Ihr Zweck ist es, Verfah-ren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen K366rpers vom Patentschutz auszunehmen, um die Entscheidungsfrei-heit des Arztes bei der Auswahl von Ma337nahmen zur Beseitigung von Krankhei-ten oder von Untersuchungsmethoden zu deren Erkennung zu erhalten (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 - Carvedilol II; Beschluss vom 28. November 2000 - X ZB 20/99, GRUR 2001, 321 - Endoprotheseeinsatz; zur Schutzf344higkeit eines im Zusammenhang mit der Durchf374hrung eines chirurgischen Verfahrens verwendeten Verfahrens vgl. auch BGH, Beschluss vom 31. August 2010 - X ZB 9/09, GRUR 2010, 1081 - Bildunterst374tzung bei Katheternavigation). Nach dem Gesetzeswortlaut und dem erl344uterten Zweck der Regelung betrifft der Patentierungsausschluss aber nur zur Patentierung vorgesehene Verfahren. Erzeugnisse zur Anwendung in einem solchen Verfahren unterfallen nach Art. 53 Buchst. c Satz 2 EP334 aus-dr374cklich nicht dem Patentierungsausschluss. Als Erzeugnisse sind in der Re-gelung beispielhaft Stoffe und Stoffgemische benannt. Dazu geh366ren aber auch Vorrichtungen oder Ger344te, die in einem solchen Verfahren verwendet werden sollen. Das hier in Frage stehende Verfahren ist die Reinigung der Zahnzwi-schenr344ume mit einer Interdentalb374rste, bei der der beanspruchte Ger344tesatz nicht unmittelbar mitwirkt. Erst die Abstimmung des Sondierger344ts mit der B374rs-te erm366glicht die Durchf374hrung der Zahnreinigung, eines Verfahrens, dessen therapeutischer Charakter fraglich ist, das aber jedenfalls nicht beansprucht ist. 3. Der Angriff der Kl344gerin gegen die ausf374hrbare Offenbarung der er-findungsgem344337en Lehre (Art. 138 Abs. 1 b EP334) ist als sachdienliche Klage344n-derung zul344ssig, greift aber nicht durch. Eine Lehre ist ausf374hrbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten 20 - 12 - in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenba-rung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein allgemeines L366sungsschema an die Hand gegeben wird. Der Patentanspruch muss nicht alle zur Ausf374hrung der Erfindung erfor-derlichen Angaben enthalten (vgl. BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05, GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung; Ur-teil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916 - Klammernahtger344t). Diesen Anforderungen gen374gen die Angaben im Streitpatent. Es erl344u-tert, dass die G344ngigkeit der Zahnzwischenr344ume durch dasjenige Sondierele-ment bestimmt wird, das gerade noch durch den Zwischenraum durchgef374hrt werden kann (Beschreibung Abs. 8). Das Streitpatent verlangt lediglich, dass diesem Sondierelement ein bestimmter Interdentalb374rstentyp zugewiesen wird. Bestimmte Vorgaben, wie diese Zuordnung zu treffen ist, macht das Streitpa-tent nicht. Dem Fachmann wird es dennoch durch Versuche gelingen, eine ge-eignete, nicht zwingend die optimale, B374rste zu ermitteln. Dies hat der gerichtli-che Sachverst344ndige nachvollziehbar best344tigt. Er hat zur Abstimmung zwi-schen Sondierger344t und B374rste erkl344rt, die Abstimmung zwischen dem gemes-senen Zahnzwischenraum und der geeigneten B374rste erfolge durch Ausprobie-ren, indem man den Zahnzwischenraum messe und eine B374rste finde, die ein wenig dicker als der gemessene Zahnzwischenraum sei. Eine Berechnung der in Abh344ngigkeit von der Breite des Zahnzwischenraums jeweils passenden B374rstengr366337e sei zwar theoretisch m366glich, in der Praxis aber zu kompliziert; der Fachmann werde deshalb die Abstimmung durch Ausprobieren vornehmen. 21 Auch der auf den (nach dem Priorit344tstag des Streitpatents ver366ffentlich-ten) Aufsatz von D366rfer, Spiry und Staehle (Anlage Ni12) gest374tzte weitere Ein-wand der Kl344gerin, bei der Messung von Zahnzwischenr344umen und der Zuord- 22 - 13 - nung von B374rsten best374nden zu gro337e Spielr344ume, so dass keine vern374nftige Korrelation zwischen dem Messergebnis und der erforderlichen B374rstengr366337e m366glich sei, steht der Ausf374hrbarkeit der patentgem344337en Lehre nicht entgegen. Beim Streitpatent geht es nicht darum, abstrakt anzugeben, welche Korrelation, also Wechselbeziehung, zwischen der Gr366337e eines Zahnzwischenraums und der am besten passenden Interdentalb374rste besteht. Es soll vielmehr ein Ger344-tesatz zusammengestellt werden, dessen Komponenten - Interdentalb374rsten und Sondierger344te - durch bestimmte Parameter aufeinander abgestimmt sind, wobei diese Abstimmung ablesbar und damit nach au337en sofort erkennbar ist und die auf diese Weise ausgew344hlte B374rste typischerweise zu einem praktisch brauchbaren Reinigungsergebnis f374hrt. 4. Der Gegenstand des Streitpatents im verteidigten Umfang ist gegen-374ber den vorgelegten Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik neu (Art. 54 Abs. 1 und 2 EP334). 23 a) Die europ344ische Patentschrift 277 156 (Ni3) beschreibt einen Zahn-reiniger, der insbesondere auch zur Reinigung der Zahnzwischenr344ume geeig-net ist. Er ist mit feinen Kunststoffborsten versehen (beflockt) und durch seine d374nne Gestaltung geeignet, auch die engsten Zahnzwischenr344ume reinigen zu k366nnen. Von einer Messung der Zahnzwischenr344ume ist in dieser Ver366ffentli-chung nicht die Rede. 24 b) Die US-Patentschrift 4 959 014 (Ni4) zeigt ein Instrument zum Mes-sen der Breite von Zahnzwischenr344umen als Grundlage f374r eine kieferorthop344-dische Behandlung. Das Instrument hat einen mittig angeordneten Griff, der mit abgestuften Zylindern ausgestattet ist, die sich nach au337en erstrecken. Sie de-finieren verl344ngerte kalibrierte Spitzen zum Einf374hren in die Zahnzwischenr344u-me; die Spitzen k366nnen sich in gerader Linie vom Griff erstrecken, die Zylinder 25 - 14 - k366nnen angewinkelt sein und der Durchmesser eines jeden Zylinders ist zum Identifizieren der Gr366337e auf dem Griff angegeben. Durch diese Entgegenhal-tung ist der Ger344tesatz nach Patentanspruch 1 nicht vorweggenommen. In der Ni4 ist kein Ger344tesatz mit einer Anzahl von unterschiedlichen Interdentalb374rs-tentypen gezeigt. Sie offenbart zwar wie das Streitpatent ein Instrument zur Messung des Zahnzwischenraums. Die M366glichkeit der unmittelbaren Ermitt-lung einer Interdentalb374rste infolge der Messung und der Zuordnung des Mess-ergebnisses zu einer bestimmten B374rstengr366337e wird jedoch nicht erw344hnt. Bei der Ni4 geht es um die Messung der Zahnzwischenr344ume zur Vorbereitung ei-ner kieferorthop344dischen Behandlung. Weiter geht der Sinngehalt dieser Ent-gegenhaltung nicht. Sie bietet, wie auch der gerichtliche Sachverst344ndige an-genommen hat, keinen Anhalt f374r die Annahme, aus fachm344nnischer Sicht wer-de das Problem und die M366glichkeit der Bestimmung von Interdentalb374rsten "mitgelesen" (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 26 - Olanzapin). c) Die US-Patentschrift 5 178 537 (Ni5) offenbart eine Parodontalsonde. Es geht dabei, wie der gerichtliche Sachverst344ndige ausgef374hrt hat, um eine Messung parallel zur Zahnachse zur Bestimmung der Tiefe von Zahnfleischta-schen bei Zahnfleischerkrankungen. Mit diesem Instrument werden jedoch kei-ne Zahnzwischenr344ume gemessen. Eine Abstimmung der Sondierelemente des Instruments mit unterschiedlichen Interdentalb374rstentypen ist somit nicht vorge-sehen und nicht m366glich. 26 d) Die US-Patentschrift 5 044 951 (Ni7), die auf denselben Erfinder wie die Ni4 zur374ckgeht, betrifft ein Instrument zur Messung des Zahnabstands und des Parodontalraums zum Zwecke der kieferorthop344dischen Behandlung. Eine Abstimmung mit Interdentalb374rsten, die aufgrund bestimmter Parameter an dem vorgestellten Instrument unmittelbar erfolgt, ist nicht erw344hnt. 27 - 15 - e) Die Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentanmeldung 584 489 (Ni9), die ein chirurgisches Ger344t zur Bestimmung des Innendurchmessers ei-nes Hohlorgans, insbesondere des menschlichen Darms betrifft, nimmt den Gegenstand des Streitpatents ebenfalls nicht vorweg. Dies gilt auch f374r die Ver-366ffentlichung der internationalen Anmeldung WO 88/01153 (Ni10), die sich auf Zahnstocher bezieht. Interdentalb374rsten und die Messung von Zahnzwischen-r344umen sind nicht erw344hnt. 28 f) Die Neuheit der patentgem344337en Lehre kann auch nicht mit der Er-w344gung in Frage gestellt werden, dass vor dem Anmeldetag die beanspruchten Elemente - n344mlich die Interdentalb374rsten und ein Instrument zum Messen des Zahnzwischenraums bzw. eine Sonde zum Vermessen von K366rper366ffnungen - im Stand der Technik bekannt gewesen und im Streitpatent beide Elemente oder eine bestimmte Anzahl eines jeden Elements lediglich zu einem Ger344te-satz zusammengefasst seien. Der Senat hat bereits entschieden, dass unter "Satz" aus fachm344nnischer Sicht in der Regel nicht eine Mehrheit von Einzelge-genst344nden, die in beliebiger Weise zu einem Gebinde zusammengestellt sind, zu verstehen ist. Es handelt sich vielmehr um eine Zusammenstellung unter technischen Gesichtspunkten, bei der gleichartige Gegenst344nde unterschiedli-chen, aufeinander abgestimmten Ausma337es zu einem Zweck funktionsbe-stimmt zusammengef374gt werden (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 12. November 2002 - X ZR 118/99, juris; Gegenstand des dortigen Streitpatents war ein Satz zylindrischer K366rper f374r Osteosynthesearbeiten). Daran wird festgehalten. F374r die Annahme mangelnder Neuheit eines Ger344tesatzes, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks aufein-ander abgestimmt sind, reicht es nicht aus, dass im Stand der Technik eine Mehrzahl von Einzelteilen eines solchen Satzes oder ein Sortiment, etwa nach verkaufsorientierten Gesichtspunkten, aber ohne funktionale Abstimmung, be-kannt sind. Im Streitfall besteht der beanspruchte Ger344tesatz aus einer Anzahl 29 - 16 - von unterschiedlichen Interdentalb374rstentypen, also mehreren gleichartigen Gegenst344nden und mindestens einem Sondierger344t, wobei der Sinn der Kom-bination in einem Ger344tesatz gerade in der funktionsbestimmten Zusammenf374-gung der Bestandteile liegt. Eine solche funktionsbestimmte Zusammenf374gung war im Stand der Technik mit der voneinander unabh344ngigen Offenbarung von Interdentalb374rsten und Sondierger344ten nicht bekannt. Mit Blick hierauf kann auch das Argument der Kl344gerin, ein Zahnarzt, der beide Elemente benutzt h344tte, h344tte damit die unter Schutz gestellte Lehre ver-wirklicht, nicht durchdringen. Die Kl344gerin hat eine derartige Benutzung weder mit Zeit-, Personen- und Ortsangaben konkret behauptet noch sie unter Beweis gestellt. Im 334brigen spricht - wie der gerichtliche Sachverst344ndige nachvollzieh-bar ausgef374hrt hat - gegen eine Anwendung der Lehre des Streitpatents vor dem Priorit344tstag der Umstand, dass mit der Einf374hrung der im Streitpatent be-schriebenen Lehre das damals in der Praxis bestehende Problem der Auswahl der passenden Interdentalb374rste beseitigt worden ist. 30 5. Der verteidigte Ger344tesatz gem344337 den erteilten Patentanspr374chen 1 bis 7 ist durch den Stand der Technik nicht nahegelegt (Art. 56 EP334). 31 Die Ni3 beschreibt - wie ausgef374hrt - einen mit feinen Kunststoffborsten versehenen Zahnreiniger, der insbesondere auch zur Reinigung der Zahnzwi-schenr344ume geeignet ist. Es handelt sich damit um eine Interdentalb374rste zur Reinigung von Zahnzwischenr344umen; die B374rsten k366nnen in unterschiedlichen Gr366337en zusammengestellt und zu einem Set verpackt sein (vgl. Ni3, Sp. 2 Z. 54 ff.; Merkmal 1.1). Eine zielstrebige Bestimmung der richtigen B374rstengr366-337e ist nach dieser Entgegenhaltung nicht m366glich. Aus fachm344nnischer Sicht - Fachmann ist hier wie vom Patentgericht festgestellt und vom gerichtlichen Sachverst344ndigen best344tigt ein berufserfahrener Zahnarzt, der mit der Entwick- 32 - 17 - lung von Ger344ten f374r die Dentalhygiene befasst ist - kommt es somit f374r das Einf374hren der richtigen B374rstengr366337e auf die Erfassung von Gr366337e und Form der Zahnzwischenr344ume an. 33 Wenn diese zuverl344ssig bestimmt werden sollen, mag der Fachmann das im Stand der Technik, n344mlich in der Ni4, vorgestellte Messger344t zum Messen des Zahnzwischenraums f374r die kieferorthop344dische Behandlung in Betracht ziehen. Der gerichtliche Sachverst344ndige hat allerdings bezweifelt, ob das Ge-r344t der Ni4 aus fachm344nnischer Sicht zum Messen der Zahnzwischenr344ume heranzuziehen sei. Die Ni4 stehe in einem anderen Zusammenhang: Nach der kieferorthop344dischen Behandlung m374ssten die Zahnzwischenr344ume vermessen werden, damit die Z344hne einen strammen Kontaktpunkt zueinander haben k366nnten. Dadurch solle vorgebeugt werden, dass sich Nahrungsmittel zwischen den Z344hnen einklemmten; mit der Reinigung von Z344hnen oder Zahnzwischen-r344umen bestehe kein Zusammenhang. Jedoch kann dies dahinstehen. Selbst wenn man trotz dieser bedenkenswerten 334berlegungen des Sach-verst344ndigen das in der Ni4 vorgestellte Instrument als auch f374r Prophylaxe-zwecke verwendbares Ger344t auf dem Gebiet der Zahnheilkunde zur Messung von Zahnzwischenr344umen betrachtet und seine Gestaltung zur Messung des Zwischenraums heranzieht, spricht dies nicht gegen das Vorliegen erfinderi-scher T344tigkeit. Durch eine derartige Messung erh344lt man bestimmte Werte, die erfasst und ausgewertet werden m374ssen. Damit ist aber noch nicht der Gegens-tand des Streitpatents erreicht. Eine Abstimmung des Messger344ts durch be-stimmte Parameter mit Zielrichtung auf die Auswahl der passenden Interdental-b374rste ist jedenfalls in den Entgegenhaltungen nicht vorgesehen und auch nicht angedeutet. Es mag sich zwar die M366glichkeit einer Kombination von Sondier-ger344ten und Interdentalb374rsten ergeben haben, wie der Demonstrationsschau-kasten mit Hilfsmitteln zur Patienteninformation (Auszug aus dem Nordenta- 34 - 18 - Katalog (Ni11), dessen Vorver366ffentlichung unterstellt) mit verschiedenen Inter-dentalb374rsten und Sondierinstrumenten zeigt. Allein aus der gemeinsamen An-ordnung der Ger344te in einem Schaukasten folgt aber nicht eine Anregung f374r den Fachmann, die einzelnen Sondierelemente des Sondierger344ts jeweils einer bestimmten Interdentalb374rste zuzuordnen (Merkmal 2.2.1; zu der erforderlichen Anregung beim Vorliegen erfinderischer T344tigkeit vgl. BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - einteilige 326se). Im Stand der Technik musste man bis zur Ver366ffentlichung der patentge-m344337en Lehre mit jeder B374rste neu den Abstand der Zahnzwischenr344ume mes-sen und unter Ber374cksichtigung mehrerer Parameter der B374rste (z.B. Weichheit und L344nge der Borsten) ihre G344ngigkeit ausprobieren. Ein sich dem Fachmann aufdr344ngender Zusammenhang zwischen bestimmten Abmessungen des Son-dierelements und einer bestimmten B374rstengr366337e bestand nicht, wie der ge-richtliche Sachverst344ndige ausgef374hrt hat und nicht zuletzt durch die Bem374hun-gen in der Anlage Ni12 deutlich wird, die Reinigungseffizienz von Interdental-raumb374rsten bei verschieden gro337en und unterschiedlich geformten Zahnzwi-schenr344umen zu untersuchen und in Relation zu dem beim Einf374hren der Inter-dentalraumb374rste zu 374berwindenden Widerstand zu setzen, um auf diese Wei-se die Auswahlentscheidung zu erleichtern und zu verbessern. Mit dem Streit-patent wird diese immer wieder notwendige Einzelfallentscheidung durch das Treffen einer Vorauswahl vereinfacht, die die bisherige Vielzahl von Parametern nach erfolgter, zweckm344337igerweise durch eine Kodierung erkennbar gemachte Abstimmung zwischen Sondierger344t und B374rsten auf einen Parameter, n344mlich das noch g344ngige Sondierelement reduziert. F374r diese Zuordnung der B374rsten zu den Sondierelementen findet sich weder in der Ni3 noch in der Ni4 eine An-regung. Im 334brigen spricht f374r das Vorliegen einer erfinderischen Leistung, dass die erfindungsgem344337e Lehre einen zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht erwar-teten Fortschritt dahingehend erbracht hat, dass mit ihrer Ver366ffentlichung die - 19 - Gr366337e geeigneter Interdentalb374rsten standardisiert und reproduzierbar ermittelt werden konnte. 35 Entsprechendes gilt f374r die Bewertung der 374brigen Entgegenhaltungen, die wie Ni5 und Ni7 Messger344te f374r den zahn344rztlichen Bereich betreffen, in denen sich ebenfalls keine Anregung f374r die patentgem344337e Gestaltung findet. 36 Die Kl344gerin kann auch nicht mit dem unter Berufung auf das Urteil "Dreinahtschlauchfolienbeutel" des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 30. Juli 2009 - Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44) vorgetragenen Argument durchdringen, die Erfordernisse einer optimalen Zahnreinigung stellten kein technisches, son-dern ein zahnmedizinisches Problem dar, aufgrund dessen der Zahnarzt eine Vorgabe formuliere, die der Hersteller und Entwickler von Interdentalb374rsten zu ber374cksichtigen habe (und das folglich bei der Beurteilung der erfinderischen T344tigkeit nicht zu ber374cksichtigen sei). Der zahnmedizinische Hintergrund der Erfindung 344ndert nichts daran, dass der Zahnarzt nach dem Stand der Technik nur die Anforderung formulieren kann, eine m366glichst einfache und zuverl344ssige Methode zur Bestimmung der geeigneten Interdentalb374rste(n) zur Verf374gung zu stellen. Diese Methode bzw. hierzu geeignete Ger344tschaften zu schaffen, ist ein technisches Problem, und es wird durch den erfindungsgem344337en Ger344tesatz mit den aufeinander abgestimmten Bestandteilen Sondierger344t und B374rstensatz gel366st. Dass die hierdurch erreichbaren Vorteile (schnellere Bestimmung der geeigneten B374rste, Wiederverwendbarkeit des Sondierger344ts) zahnmedizini-scher bzw. 366konomischer Natur sind, ist unerheblich. 6. Die Unteranspr374che 2 bis 7 haben mit Anspruch 1 Bestand. 37 - 20 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 PatG i.V.m. 247247 92 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO. 38 Meier-Beck Richter am Berufungsgericht Gr366ning Bacher kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier-Beck Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.09.2008 - 4 Ni 66/06 (EU) -
Full & Egal Universal Law Academy