ECLI:DE:BGH:2017:260917UXZR109.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 109 /15 Verkündet am: 26. September 2017 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Spinfrequenz EPÜ Art . 56 a) Für die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als mö g- licher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, ist die Einordnung eines bestimmten Ausgang s- punkts als aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Tec hnik weder ausreichend noch erforderlich (st. Rspr., zuletzt BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 Rn. 28 Gestricktes Schuhoberteil). b) Die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten technischen L ö- sung ha tte, auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt werden kann, setzt Festste l- lungen dazu voraus, dass diese Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwis sen gehörte, dass sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und dass keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verb unden oder sonst untunlich erscheinen lassen (Fortfü h- rung von BGH, Urteil vom 11. März 2014 X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Farbversorgungs - system). BGH, Urteil vom 26. September 2017 - X ZR 109/15 - Bundespatentgericht B e r i c h t i g t d u r c h B e s c h l u s s v o m 1 5 . J a n u a r 2 0 1 8 Berichtigt durch Beschluss vom 14. Februar 2018 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgeric htshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26 . September 2017 durch die Richter Dr. Bacher, Gröning, Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß für Recht erkannt : Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichti g- keitssenats) des Bundes patentgerichts vom 2. Juli 2015 abgeändert. Das europäische Patent 1 698 380 wird mit Wirkung für das Hoheitsg e- biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit sein G e- genstand über eine Fassung hinausgeht, in der die Patentansprüche wie folg t lauten: 1. A method of estimating a spin frequency of a rotating sports ball in flight, wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric, the method comprising: 1. a number of points in time during the flight, receiving electromagn etic waves reflected from the rotating sports ball and providing a corresponding signal modulated by a modulating frequency, 2. performing a frequency analysis of the modulated signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at leas t substantially equidistantly in frequency and being continuous over time among a spectrum trace caused by the velocity of the ball and spectrum traces being harmonics of the mod u- la t ing frequency, and 3. estimating the spin frequency from a frequency di s- ta nce between the identified discrete spectrum traces assuming that the spin frequency equals the spacing between the discrete spectrum traces. 2. A method according to claim 1, wherein step 1 comprises receiving the reflected electromagnetic waves using a r eceiver, and wherein step 2 comprises identifying, su b- sequent to the frequency analysis, a first frequency co r- responding to a velocity of the ball in a direction toward or away from the receiver and wherein identification of - 3 - the spectrum traces comprises i dentifying spectrum tra c- es positioned symmetrically around the first frequency. 3. A method according to claim 1 or 2, wherein step 2 co m- prises, for each point in time and sequentially in time: - performing the frequency analysis and an identification of e quidistant candidate frequencies for a point in time, - subsequently identifying those candidates which each has a frequency deviating at the most a predetermined amount from a frequency of a candidate of one or more previous points in time, - then identif ying, as the frequency traces, traces of identified candidates, and where step 3 comprises estimating the frequency on the basis of the identified spectrum traces. 4. A system for estimating a spin frequency of a rotating sports ball in flight, wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric, the system comprising: 1. a receiver adapted to, a number of points in time du r- ing the flight, receive electromagnetic waves reflec t- ed from the rotating sports ball and provide a corr e- sponding s ignal modulated by a modulating freque n- cy, 2. means for performing a frequency analysis of the modulated signal, and identifying two or more di s- crete spectrum traces positioned at least substantia l- ly equidistantly in frequency and being continuous over tim e among a spectrum trace caused by the v e- locity of the ball and spectrum traces being harmo n- ics of the modulating frequency, and 3. means for estimating the frequency from a frequency distance between the identified discrete spectrum traces assuming that t he spin frequency equals the spacing between the discrete spectrum traces. 5. A system according to claim 4, wherein the means 2 are adapted to identify, subsequent to the frequency anal y- sis, a first frequency corresponding to a velocity of the ball in a d irection toward or away from the receiver and to identify, as the spectrum traces, spectrum traces pos i- tioned symmetrically around the first frequency. - 4 - 6. A system according to claim 4 or 5, wherein the means 2 are adapted to, for each point in time and se quentially in time: - perform the frequency analysis and the identification of equidistant candidate frequencies for a point in time, - subsequently identify those candidates which have a frequency deviating at the most a predetermined amount from a freque ncy of a candidate of one or more previous points in time, - then identify, as the frequency traces, traces of ident i- fied candidates, and where the means 3 are adapted to estimate the fr e- quency on the basis of the identified spectrum traces. 7. A method of estimating a spin, comprising a spin axis and a spin frequency, of a sports ball while in flight, the method comprising estimating the spin frequency accor d- ing to claim 1 and the steps of: 1. determining at least part of a 3D - trajectory of the fl y- ing spor ts ball, 2. estimating, from the trajectory, an acceleration of the sports ball at a predetermined position along the tr a- jectory, 3. estimating an acceleration of the sports ball caused by gravity at the predetermined position, 4. estimating an acceleratio n of the sports ball caused by air resistance/drag at the predetermined position, and 5. estimating the spin axis, at the predetermined pos i- tion, on the basis of the estimated accelerations. 8. A system for estimating a spin, comprising a spin axis and a s pin frequency, of a sports ball while in flight, the system comprising the system according to claim 4, the system further comprising: 1. means for determining at least part of a 3D - trajectory of the flying sports ball, 2. means for estimating, from the tr ajectory, an accele r- ation of the sports ball at a predetermined position along the trajectory, - 5 - 3. means for estimating an acceleration of the sports ball caused by gravity at the predetermined position, 4. means for estimating an acceleration of the sports ball caused by air resistance/drag at the predete r- mined position, and 5. means for estimating the spin axis, at the predete r- mined position, on the basis of the estimated acce l- erations. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die weitergehende Berufung der B eklagten und die Berufung der Kl ä- gerin werden zurückgewiesen. Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin 3/4 und die Beklagte 1/4. Von Rechts wegen - 6 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaber in des am 28 . Februar 2006 unter Inanspruchnahme einer US - amerikanischen Priorität angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesr e- publik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 698 380 (Streitpatents), das die Ermittlung der Bewegungsparameter eines Sportballs betrifft . Pa tentansprüche 1 und 4 , auf die wei tere Ansprüche rückbezogen sind, lauten in der erteilten Fassung wie folgt : " 1. A method of estimating a rotational velocity or spin frequency of a rotating sports ball in flight, the method comprising 1. a number of points in time during the flight, recei ving electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and providing a corresponding signal, 2. performing a frequency analysis of the signal, and identifying two or more di s- crete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in fr e- quency and being continuous over time, and 3. estimating the rotational velocity/spin frequency from a frequency distance b e- tween the discrete spectrum traces. 4. A system for estimating a rotational velocity or spin frequency of a rotating sports b all in flight, the system comprising : 1. a receiver adapted to, a number of points in time during the flight, receive electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and provide a corresponding signal, 2. means for performing a frequency anal ysis of the signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time, and 3. means for estimating the velocity/frequency from a frequency distance b e- tween the d iscrete spectrum traces. " Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen fehlender Patentfähigkeit angegrif fen. Die Beklagte hat das Streitpatent mit einem Hauptantrag und sieben Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. 1 2 - 7 - Das Patentgericht hat das S treitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gege n- stand über die Fassung nach dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag V hinau s- geht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Mit ihren Berufungen verfolgen beide Parteien ihr erstinstanzliches Begehr en in vollem Umfang weiter. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent ergänzend mit sechs weiteren Hilfsanträgen. 3 4 - 8 - Entscheidungsgründe: Die Berufung der Beklagten hat nur insoweit Erfolg, als sie das Streitpatent in der Fassung von Hilfsantrag III verteidi gt. Die Berufung der Klägerin ist in vollem U m- fang unbegründet. I. Das Streitpatent betrifft die Bestimmung der Parameter der Eigendr e- hung ( spin ) eines Sportballs während seines Fluges. 1. In der Beschreibung des Streitpatents heißt es dazu, die Kenntn is di e- ser Parameter sei sowohl für den Gebrauch von Sportbällen als auch für die Entwic k- lung solcher Bälle und der Sportgeräte, mit denen sie geschlagen werden, etwa Golfschläger, von großem Interesse. Der Streitpatentschrift zufolge erfolgte die Bestimm ung solcher Parameter bei Golfbällen im Stand der Technik normalerweise dergestalt , dass auf dem Golfball Streifen oder Muster aus einem Material angebracht wu rden, die Radarwellen refle k- tieren. Dies sei jedoch nur zu Testzwecken möglich. Die Beschreibung nennt es als Ziel des Streitpatents, diese Bestim mung ohne solche Änderungen am Ball vorne h- men zu können (Abs. 4). 2. Unter Verweis hierauf hat das Patentgericht das technische Problem darin gesehen , die Spin - Parameter eines Sportballs während seines Flu gs zu b e- stimmen, ohne dass es hierzu einer Veränderung des Balls bedürfe. Diese Definition begegnet Bedenken, weil jedenfalls eine der in der Paten t- schrift angeführten Veröffentlichungen aus dem Stand der Tech nik bereits Verfahren offenbart , bei denen d ie Bälle nicht besonders präpariert werden. 5 6 7 8 9 10 - 9 - In der US - Patentschrift 6 244 971 (D3) wird unter anderem ausgeführt, es sei möglich , die Spinfrequenz eines rotierenden Objekts, etwa eines Golfballs im Flug, ohne Einsatz von Kontrastzonen zu bestimmen , wen n der Ball ein Grübchenmuster ( dimple patterns ) oder allgemeiner eine Oberflächenrauh eit ( surface roughness ) aufweise . Im vorliegenden Zusammenhang ist nicht zu klären , ob die Erfindung damit vorweggenommen oder nahegelegt ist. Nach der Rechtsprechu ng des Senats darf bei der Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zu Grunde liegt, nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Vielmehr ist das technische P roblem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinder i- schen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin; Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 12 - Fahrzeugscheibe II). Vor diesem Hintergrund ist das technische Problem da h in zu formulieren , b e- kannte Verfahren und Vorrichtungen zur Bestimmung der Spin - Parameter eines Sp ortballs während seines Flugs weiterzuentwickeln. 11 12 13 - 10 - 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Verfahren vor, de ss en Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Änderungen gegenüber der erteilte n Fassung sind hervorgehoben, die abweichende Gliederung durch das Patentgericht ist in eckigen Klammern hinz u- gefügt) : Verfahren zur Abschätzung einer Drehgeschwindigkeit oder Eigendre h- frequenz eines rotierenden Sportballs im Flug [M1] , umfassend 1. zu ein er Anzahl von Zeitpunkten während des Flugs 1.1 Empfangen von elektromagnetischen Wellen, die von dem roti e- renden Sportball reflektiert werden [M2] , und 1.2 Bereitstellen eines korrespondierenden Signals, das von einer modulierenden Frequenz moduliert ist [M3] ; 2.1 Durchführen einer Frequenzanalyse dieses modulierten Signals und 2.2 Identifizieren von zwei oder mehr diskreten Spektrumspuren [M4] , 2.2.1. die zumindest im Wesentlichen äquidistant bezüglich der Frequenz angeordnet [M5a] und 2.2.2. über die Zei t stetig sind [M5b] ; 2.3 unter einer Spektrumspur, die durch die Ballgeschwindigkeit ve r- ursacht ist , und Spektrumspuren, die Harmonische der moduli e- renden Frequenz sind [M5c] ; 3. Abschätzen der Drehgeschwindigkeit/Eigendrehfrequenz nach einem Abstand der F requenzen zwischen den identifizierten di s- kreten Spektrumspuren [M6] . 4. Der Patentanspruch bedarf der Erläuterung. a) Zur Durchführung des Verfahrens werden von einem Transmitter elek t- romagnetische Wellen ausgesendet. Treffen diese auf die Oberfläch e des Balls, we r- 14 15 16 - 11 - den sie reflektiert und von einem Empfänger empfangen (Merkmal 1.1). Aus den empfangenen Wellen wird ein korrespondierendes Signal bereitgestellt (Mer k- mal 1.2). Die Frequenz der empfangenen Wellen weicht von derjenigen der ausgese n- deten Wellen ab. Dies beruht zum einen auf dem Doppler - Effekt , der aufgrund der Bewegung des Balles relativ zum Sende - und Empfangsgerät auftritt . Entfernt sich der Ball von dem Messgerät, ist die Frequenz der vom Ball reflektierten Wellen aufgrund des Dopp ler - Effektes niedriger als die der ausgesendeten Wellen. Das Maß der Veränd e- rung, die die Frequenz dadurch erfährt, ist proportional zur Fluggeschwindigkeit des Balls. Zum anderen wird die Frequenz der reflektierten Wellen aufgrund der Rotation des Bal les modifiziert , sofern dies er, was praktisch stets der Fall ist, keine perfekte Kugelform aufweist. Das von einem einzelnen Punkt auf der nicht völlig gleichförm i- gen Oberfläche des Balles reflektierte Signal weist eine sich periodisch ändernde Frequenz au f, weil sich die Geschwindigkeit des Punkts relativ zum Sende - und Em p fangsgerät bei jeder Drehung des Balles periodisch verändert. Dadurch kommt es zu einer Frequenzm odulation, d.h. zu einer Überlagerung der ersten, durch Se n- defrequenz und Ballgeschwindig keit verursachten Frequenz (Trägerfrequenz) mit eine r weitere n , durch die Eigendrehung des Balls verursachte n Frequenz. b) Um die von der Eigendrehung des Balls verursachte Frequenz zu ermi t- teln, wird das empfangene und bereitgestellte Signal einer Freq uenzanalyse unte r- worfen (Merkmal 2.1). Hierzu wird die auf einen bestimmten Zeitraum bezogene Darstellung des b e- reitgestellten Signals (das Zeitsignal) mittels einer Fourier - Transformation umgewa n- delt in eine auf Frequenzen bezogene Darstellung (das Fr equenzsignal) . Dem Fr e- 17 18 19 20 21 - 12 - quenzsignal kann entnommen werden , aus welchen Einzelfrequenzen sich das wä h- rend des betreffenden Zeitraums aufgetretene Signal zusammensetzt. Ein frequenzmoduliertes sinusartige s Zeitsignal führt zu einem Frequenz si g- nal, das nebe n der Trägerfrequenz eine Anzahl weiterer Frequenzen aufweist. Diese werden als Seitenbänder bezeichnet und sind auf beiden Seiten symmetrisch und in gleichen Abständen ( äquidistant ) um die Trägerfrequenz herum angeordnet. D e r A b- stand zwischen der Trägerfr equenz und dem ersten Seitenband und damit auch der Abstand zwischen zwei benachbarten Seitenbänder n hängt von der Modulationsfr e- quenz ab . Der Abstand jedes Seitenbandes zur Trägerfrequenz entspricht ein em ganzzahlige n Vielfache n der Modulationsfrequenz . D ie Seitenbänder werden im Streitpatent deshalb als " Harmonische " bezeichnet . c) Zur Ermittlung der Modulationsfrequenz sieht Merkmal 2.2 vor, minde s- tens zwei diskrete Spektrumspuren ( discrete spectrum spaces ) zu identifizieren. Spektrumspuren sind n ach de r Beschreibung des Streitpatent s (Abs. 10) das Ergebnis einer Aneinanderreihung von Frequenzen - gemeint sind Darstellungen von Frequenzsignalen - , die in der zeitlichen Reihenfolge der entsprechenden Signale angeordnet werden und damit den Verlauf d er Trägerfrequenz und der charakterist i- schen harmonischen Seitenbänder über die Zeit darstellen. Entgegen der Darste l- lung der Beklagten handelt es sich damit bei einer Spektrumspur nicht um einen i n- härenten Bestandteil des modulierten Frequenzsignals. Sie kann daher auch nicht bereits aus einem einzelnen Signal erlangt werden. aa) D iskrete Spektrumspuren sind solche, die hinreichend deutlich vone i- nander unterscheidbar sind. Die zur Ermittlung der Modulationsfrequenz herangezogenen Spektrumspuren müss en voneinander unterscheidbar sein, weil nur dann ihr Abstand voneinander hinreichend exakt bestimmt werden kann. 22 23 24 25 26 - 13 - bb) Nach Merkmal 2.2 sind anhand der aneinandergereihten Frequen z- spektren mindestens zwei Spektrumspuren zu identifizieren, die zur Ermitt lung der Modulationsfrequenz geeignet sind. Die hierfür maßgeblichen Auswahlkriterien sind in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen I, I B und II verteidigten Fassu n- gen zumindest verbal anders formulie rt als in der erteilten Fassung: Nach der er teilten Fassung sollen die Spektrumspuren hinsichtlich ihrer Fr e- quenz zumindest im Wesentlichen äquidistant liegen (Merkmal 2.2.1) und über die Zeit stetig ( continuous over time ) sein, also keine Sprünge aufweisen (Mer k- mal 2.2.2) . Nach der mit dem Haupt antrag verteidigten Fassung soll en die Spektrumsp u- ren ausgewählt werden aus einer Spur , die durch die Geschwindigkeit des Balls ve r- ursacht wird, und Spuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind (Mer k- mal 2 .3) . cc) Wie geeignete Spektrumspuren aus sehen können, ist aus Figur 2 des Streitpatents ersichtlich: 27 28 29 30 - 14 - D ie für die Ballgeschwindigkeit stehende Spur ist typischerweise etwas kräft i- ger, weil die Reflektion der elektromagnetischen Wellen an dem zum Sende - und Empfangsgerät am nächsten liegenden Punkt stärker ist als an den anderen Punkten der Oberfläche des Sportballs. Spuren, die um diese Spur herum angeordnet sind und bei denen der Abstand zwischen benachbarten Spuren sowohl untereinander als auch im Verhältnis zur Spur der Trägerfrequenz im Wesentlichen gleich ist, können als charakteristisch für die Modulationsfrequenz angesehen werden. Solche Spuren gilt es nach Mer k- mal 2.2 zu identifizieren. Sie ermöglichen es, die Spinf requenz des Balls abzuschä t- zen, wie dies in Merkmal 3 vorgesehen is t. d) Das Empfangen der vom Ball reflektierten Wellen und das Bereitstellen des dazu korrespondierenden Signals erfolgen zu einer Anzahl von Zeitpunkten wä h- rend des Flugs des Balls (Merkmal 1). Aus dem Zusammenhang mit den Merkmalen 31 32 33 - 15 - 2.2, 2.3 und 3 ergib t sich, dass dies über einen Zeitraum hinweg erfolgen muss, der insgesamt ausreichend lang ist, um mittels der Frequenzanalyse ein aussagekräft i- ges, d.h. zur zuverlässigen Ermittlung der Modulationsfrequenz geeignetes Fr e- quenzsignal zu erhalten. Die nähere Ausgestaltung überlässt Patentanspruch 1 i n- soweit dem Fachmann. aa) Um ein Zeitsignal im Sinne von Merkmal 1.2 zu erhalten, muss das empfangene Signal über einen bestimmten Zeitraum hinweg abgetastet werden. D a- raus ergibt sich, dass der Signalzustand f ür mehrere einzelne Zeitpunkte ermittelt werden muss. bb) Um eine Spektrumspur im Sinne der Merkmale 2.2, 2.3 und 3 zu erha l- ten, ist ein gesondertes Frequenzsignal für mehrere unterschiedliche Zeiträume e r- forderlich. Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, den zeitlichen Verlauf der Trägerfrequenz und der Seitenbänder darzustellen, wie dies in den genannten Merkmalen vorausgesetzt wird . cc) Patentanspruch 1 enthält keine konkrete Festlegung, über welchen Zeitraum sich die Messung und das Bere itstellen eines korrespondierenden Zeitsi g- nals mindestens erstrecken und wie viele Frequenzsignale mindestens gebildet we r- den müssen. Vorgaben hierfür ergeben sich deshalb allein aus dem mit dem Verfa h- ren angestrebten Ziel eine r zuverlässige n Ermittlung de r Modulationsfrequenz a n- hand der Spektrumspuren. Um diskrete Spektrumspuren im Sinne von Merkmal 2.2 zu erhalten, muss die Dauer des Zeitraums, für den jeweils ein gesondertes Frequenzsignal erstellt wird, an die Bandbreite angepasst werden. Wird die Da uer eines einzelnen Zeitraums (die Fensterbreite) zu kurz gewählt, kann es zu einer "Verschmierung" kommen, was die Ermittlung der einzelnen Frequenzen schwierig oder unmöglich macht; dafür werden Übergänge zwischen unterschiedlichen Zuständen exakter darg estellt. Bei größerer 34 35 36 37 - 16 - Fensterbreite ergibt sich eine bessere Trennung der einzelnen Frequenzen; dafür werden Übergänge zwischen unterschiedlichen Zuständen weniger exakt abgebildet. Vor diesem Hintergrund müssen Anzahl und Dauer der betrachteten Zeiträ u- me so ausgewählt werden, dass eine ausreichende Trennung der zu identifiziere n- den Spektrumspuren erzielt wird und der zeitliche Verlauf hinreichend deutlich e r- kennbar ist. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die Verteidigung von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge I und II sei nicht zulässig, weil die danach vorgesehenen Änderu n- gen zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs führten . Die nach diesen Fassungen vorg esehene Streichung von Merkmal 2.2.2, wonach die Spektrumspuren über die Zeit stetig sind , werde durch das eingefügte Merkmal 2.3 , wonach die zu identifizierenden Spektrumspuren unter denen auszuwählen sind , die durch die Bal l- geschwindigkeit verursacht ode r aber Harmonische der modulierenden Frequenz sind , nicht kompensiert . H armonisch liegende Spektrumspuren eines Balls im Flug seien nicht notwendig über die Zeit stetig. Entsprechendes gelte für die nach dem Hauptantrag und nach Hilfsantrag II vorgesehene Streichung von Merkmal 2.2.1. Nach Merkmal 2.3 sei es beispielsweise möglich, die erste und die fünfte Harmon i- sche auszuwählen, die jedoch zur doppler - verschobenen Geschwindigkeitslinie nicht gleich beabstandet seien. Dagegen sei die Verteidigung von Pa tentanspruch 1 in der Fassung der Hilf s- anträge III bis V zulässig. Die Gegenstände von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge III und IV beruhten jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Merkmale bis ei n- schließlich Merkmal 2.1 seien ber eits in D3 offenbart. Da einem zu einer Zeitdauer 38 39 40 41 42 - 17 - ermittelten Spektrum bekanntermaßen auch Fehlmessungen zugrunde liegen kön n- ten, liege es im Griffbereich des Fachmanns, mehrere Aufnahmen miteinander zu vergleichen und zu prüfen, ob sie über die Zeit steti g seien. Dagegen sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilf s- antrags V durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Das dort aufgenommene weitere Merkmal, wonach zum Abschätzen der Eigendrehfrequenz die Harmon i- schen - Nummer jeder der identifizierten Spektrumspuren ermittelt werde und die Fr e- quenz jeder dieser Spektrumspur relativ zu der durch die Ballgeschwindigkeit veru r- sachten Spektrumspur durch die entsprechende Nummer der Harmonischen geteilt werde , sei durch keine der Entgegenhal tungen nahegelegt. Auch eine offenkundige Vorbenutzun g sei insoweit nicht dargelegt. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht in allen Punkten stand. 1. Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte allerdings dagegen, dass das P a- tentgericht die Verteidigung des Streitpatents nach Maßgabe des Hauptantrags s o- wie der Hilfsanträge I und II als unzulässig angesehen hat. Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand von P a- tentanspruch 1 in den mit diesen Anträgen verteidigten Fassungen schon deshalb auf einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs beruht, weil der Anspruch Merkmal 2.2.2 der erteilten Fassung nicht umfasst , wonach die Spektrumspuren, die identifiziert werden, über die Zeit ste tig sind . Entspre chendes gilt für den erstmals im Berufungsrechtszug gestellten Hilfsantrag I B, weshalb die Frage, ob dieser Antrag nach § 116 Abs. 2 PatG zulässig ist, offen bleiben kann. a) Die Beklagte macht insoweit geltend, an einer unzulässigen Erweit e- rung des S chutzbereichs fehle es, weil durch das in den Hauptantrag aufgenommene Merkmal 2.3 in Verbindung mit der Angabe, dass es um die Bestimmung der Spi n- 43 44 45 46 47 - 18 - frequenz eines Sportballs im Flug gehe, gewährleistet sei, dass die zu identifiziere n- den Spektrumspuren auch die sich aus den Merkmalen 2.2.1 und 2.2.2 ergebenden Anforderungen erfüllten. Dies ist nicht richtig. aa) Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das beanspruchte Verfahren nur Messungen während eines ungestörten Flugs betrifft, bei dem die Frequenz d er vom Ball reflektierten Wellen mangels abrupter Einwirkungen von außen aus physikal i- schen Gründen notwendigerweise stetig verläuft. Selbst wenn diese Frage zu bej a- hen wäre, ergäbe sich daraus nicht ohne weiteres die Ve rwirklichung von Mer k- mal 2.2.2. D ieses Merkmal betrifft nicht die Identifizierung von tatsächlichen Frequen z- verläufen, sondern die Identifizierung von Spektrumspuren, die anhand der erfassten Messwerte gebildet wurden. Diese Spektrumspuren können , wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zi eht, aufgrund von Messfehlern zeitliche Unstetigkeiten aufweisen, obwohl der Frequenzverlauf der vom Ball reflektierten und gemessenen W ellen über die Zeit stetig ist. bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten sind als Spektrumspuren im Sinne von Merkma l 2.2 nicht die tatsächlichen Frequenzverläufe der vom Ball refle k- tierten Wellen anzusehen, sondern die anhand einer Frequenzanalyse ermittelten Frequenzverläufe der erfassten Messwerte. Sowohl die Frequenzanalyse als auch die in Merkmalsgruppe 2.2 vor geseh e- nen Verfahrensschritte zur Identifizierung bestimmter Spektrumspuren dienen zwar dazu, Rückschlüsse über den tatsächlichen Frequenzverlauf zu gewinnen. Als Mittel dazu sieht das Streitpatent nach der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 aber vor, d ie gewonnenen Messwerte nach Spektrumspuren zu durchsuchen, die über die Zeit stetig sind. 48 49 50 51 52 - 19 - cc) Dies entspricht der Vorgehensweise bei dem in der Patentschrift g e- schilderten Ausführungsbeispiel. Dort werden anhand des empfangenen Signalspektrums, wi e es beispielhaft in Figur 2 dargestellt ist, zunächst die Ballgeschwindigkeit und anschließend die ha r- monischen Seitenbänder bestimmt (Abs. 40 f.). Die hierzu eingesetzten Verfahren werden zwar nicht im Einzelnen beschrieben, sondern als Standardverfahren b e- zeichnet. Der Beschreibung lassen sich aber keine Hinweise dazu entnehmen, dass eine Spektrumspur auch dann als zur Bestimmung eines Seitenbands mit über die Zeit stetigem Frequenzverlauf geeignet in Betracht gezogen werden kann, wenn ihr anhand der Mes swerte ermittelter Verlauf Unstetigkeiten aufweist. b) Die weiteren von der Beklagten herangezogenen Passagen aus der Beschreibung des Streitpatents führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung. aa) Dem Hinweis, es sei vorzugswürdig, die Strahlung so lange zu empfa n- gen, wie die Spektrumspuren im Signal ermittelt werden können (Abs. 7), ist lediglich zu entnehmen, dass die Spektrumspuren anhand der empfangenen Wellen und der daraus erhaltenen Messwerte zu ermitteln sind. Hinweise darauf, dass dies an ders geschehen kann als durch Identifizierung von über die Zeit stetig verlaufenden Spektrumspuren in den analysierten Messwerten , ergeben sich daraus nicht. bb) Die an verschiedenen Stellen der Beschreibung enthaltenen Ausfü h- rungen zum zu erwartenden Verlauf der Spektrumspuren (z.B. Abs. 10 : langsam a b- nehmend; Abs. 35 : äquidistant ) geben lediglich Hinweise darauf , anhand welcher Kriterien geeignete Spuren in den Messwerte n identifiziert werden können. Daraus ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass die b ei der Analyse der Messwerte gewonnenen Spektrumspuren auch dann geeignet sein können, wenn sie nicht über die Zeit stetig sind. 53 54 55 56 57 - 20 - cc) Die Ausführungen, wonach eine Rauschunterdrückung dadurch ausg e- führt werden kann, dass Ergebnisse einer einzelnen Messu ng, die gültigen äqu i- distanten Spektrumlinien ähneln könnten, aus der weiteren Betrachtung ausgeschi e- den werden, wenn in anderen, etwa benachbarten Messungen keine genauen En t- sprechungen vorhanden sind (Abs. 14) , sprechen nicht gegen, sondern für das vom P atentgericht gefundene Ergebnis. Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass als Kriterium zum Auffinden g e- eigneter Spektrumlinien gerade ein stetiger Verlauf der aus einzelnen zeitlich aufe i- nanderfolgenden Messungen gewonnenen Spektrumspuren herangezoge n wird. 2. Das Patentgericht hat weiter zutreffend angenommen, dass die Verte i- digung des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag III zulässig ist. a) Die in dieser Antragsfassung vorgenommene Ergänzung von Mer k- mal 3 , wonach die Abschätzung der Spinfrequenz unter der Prämisse erfolgen soll, dass die Spinfrequenz dem Abstand zwischen den disk r eten Spektrumspuren en t- spricht, stellt entgegen der Auffassung der Klägerin keine unzulässige Erweiterung dar. Aus dieser Ergänzung ergeben sich keine w eitergehenden Anforderungen an das erfindungsgemäße Verfahren. Sie erläutert lediglich die physikalischen Grun d- annahmen, die schon den in Merkmalsgruppe 2.2 und Merkmal 2.3 vorgesehenen Verfahrensschritten zu Grunde liegen . Wie bereits oben dargelegt w urde, ist a us der Modulationstheorie bekannt, dass das Spektrum einer sinusartigen Frequenzmodulation zu einem Spektrum mit diskreten Frequenzlinien führt, von denen eine die Trägerfrequenz repräsentier t und die anderen symmetrisch darum in einem Abstand a ngeordnet sind, der einem gan z- zahligen Vielfachen der Modulationsfrequenz entspricht . 58 59 60 61 62 63 - 21 - Das Streitpatent macht sich diese Annahme zu Nutz e, weil die Trägerfrequenz der Geschwindigkeit und die Modulationsfrequenz der Spinfrequenz des Balls en t- spricht. Die diesbezüglichen Ausführungen in der Streitpatentschrift (Abs. 34 bis 36) finden sich bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Abs. 47 bis 49). b) Vor diesem Hintergrund führt die Ergänzung des Merkmals 3 auch nicht zu einer Unklarheit des Anspru chs. c) Die Aufnahme von Merkmal 2.3 , wonach die Spektrumspuren ausg e- wählt werden aus einer Spur die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, und aus Spuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind, begegnet ebenfalls keinen Bedenken. Mit diesem Merkmal wird ebenfalls der bereits im Zusammenhang mit der e r- gänzten Fassung von Merkmal 3 dargestellte physikalische Zusammenhang zw i- schen Ballgeschwindigkeit und Spinfrequenz und dem daraus resultierenden Fr e- quenzspektrum verdeutlicht. Ebe nso wie bei der Ergänzung von Merkmal 3 liegt d a- rin weder eine unzulässige Erweiterung noch eine Erweiterung des Schutzbereichs. aa) Zu Recht hat das Patentgericht die Merkmal e 2.2 und 2.3 in Überei n- stimmung mit dem Vorbringen der Beklagten dahin ausgel egt, dass die ausgewäh l- ten Spuren aus der die Trägerfrequenz repräsentierenden Spur und lediglich einer ein Seitenband repräsentierenden Spur bestehen kann. (1) Mit dieser Auslegung steh en die genannten Merkmale allerdings in e i- nem gewissen Spannungsve rhältnis zu Merkmal 2.2.1, wonach die ausgewählten Spektrumspuren äquidistant sein müssen. Die Frage, ob gleiche Abstände vorliegen, kann , wie das Patentgericht ebe n- falls zutreffend dargelegt hat, nur dann beantwortet werden, wenn mindestens zwei Abstä nde - und damit mindestens drei Spuren - in die Betrachtung einbezogen we r- 64 65 66 67 68 69 70 - 22 - den. Selbst eine Beschränkung auf drei Spuren ist, wie die Klägerin im Ansatz zutre f- fend darlegt, im Zusammenhang mit dem geschützten Verfahren nicht geeignet, wenn nicht feststeht, zu welchem harmonischen Seitenband die betrachteten Spuren gehören. (2) Daraus resultiert indes kein unauflösbarer Widerspruch, weil die Mer k- mal e 2.2, 2.2.1 und 2.3 ein mehrstufiges Auswahlverfahren beschreiben . Gemäß Merkmal 2.2 ist es zwar möglich , im Ergebnis nur zwei Spektrumsp u- ren zur Abschätzung der Spinfrequenz auszuwählen. Die in den Merkmalen 2.2.1, und 2.3 festgelegten Kriterien für die zur Auswahl geeigneten Spektrumspuren erfo r- dern aber, dass in einem vorgelagerten Schritt eine größere An zahl von Spuren ide n- tifiziert werden muss, die diesen Auswahlkriterien entsprechen. Diese Spuren mü s- sen aufgrund ihrer Anzahl und ihrer Lage zueinander die Schlussfolgerung zulassen, dass der Abstand zwischen zwei benachbarten Spuren jeweils gleich ist und dass sie die die Trägerfrequenz repräsentierende Spur umfassen. Wie dies im Einzelnen e r- reicht werden kann, überlässt das Streitpatent dem Fachmann. bb) In der Aufnahme dieses Merkmals liegt weder eine unzulässige Erwe i- terung noch eine Schutzbereichser weiterung. Sowohl die ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Abs. 54) als auch die Streitp a- tentschrift (Abs. 41) schildern bei der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels a n- hand der Figuren, dass die Spektrumspuren untersucht werden , die sich aus der Auswer tung der Signale über einen gewissen Zeitraum ergeben, dass sodann fes t- gestellt wird, welche von ihnen als Harmonische zu qualifizieren sind, und auf dieser Grundlage die Spinfrequenz unter Au swertung beliebiger Harmonischer bestimmt werden kann. 3. En tgegen der Auffassung des Patentgericht s ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag III patentfähig. 71 72 73 74 75 - 23 - a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in dieser Fassung wird durch keine der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltung en vollständig vorwegg e- nommen. aa) Der Beitrag " Spin Measurements " von Jens - Erik Lolock zum zehnten i n- ternationalen Symposium der Ballistik vom Oktober 1987 in San Diego (D1) b e- schreibt ein Verfahren, mit dem der Spin eines um seine Flugachse rotierende n Pr o- jektils mithilfe von Doppler - Radar - Messungen bestimmt werden kann. (1) Um die Bestimmung des Spins zu ermöglichen, wird bei dem in D1 o f- fenbarten Verfahren der Boden des Projektils, von dem die Radar - Wellen reflektiert werden, modifiziert, etwa du rch das Anbringen von Kerben. Ferner wird linear polar i- sierte Radarstrahlung eingesetzt. Die Drehung des Projektils um seine Flugachse führt dann dazu, dass die Amplitude und die Phase des reflektierten Signals mod u- liert werden. Die Phasenmodulation führt zu Seitenbändern des Trägersignals, das der Fluggeschwindigkeit des Projektils entspricht. Werden die Signale über die Zeit verfolgt, lassen sich die Ergebnisse, wie aus den nachstehenden Figuren 2 und 3 ersichtlich, als dreidimensionale Spektrumspuren (Fi gur 2) und als Kurven (Figur 3) darstellen. 76 77 78 - 24 - - 25 - Dabei repräsentiert die mittlere Kurve die Geschwindigkeit des Projektils. Die beide n parallelen Kurven zeigen die Phasenm odulation des Doppler - Signal s an (D1, S. 3). D1 beschreibt es als vorteilhaft, die Messung über einen längeren Zeitraum vorzunehmen, weil dies die Bildung von Spektrumspuren ermöglicht, deren Abstand herangezogen werden kann, um die Spinfrequenz des Projekti l s zu bestimmen. D1 beschreibt weiter, eine Modulation der Frequenz sei zum T eil auch bei Pr o- jektilen beobachtet worden , deren Boden nicht mit Kerben oder dergleichen vers e- hen worden sei . D ie Ursache dieser Modulation stehe noch nicht fest ; mögliche r- weise sei sie in Beschädigungen des Projektilbodens zu finden , die beim Abfeuern en tstanden seien und die axiale Symmetrie des Bodens beeinträchtigt hätten (D1, S. 7). (2) D1 offenbart nicht sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1. (a) Allerdings greift d er Einwand der Beklagten, D1 betreffe ein Verfahren, bei dem das Objekt der B eobachtung modifiziert werden müsse, bereits deshalb nicht durch, weil der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht auf Verfahren b e- schränkt ist, bei welch e n der Sportball nicht modifiziert ist. (b) D1 betrifft jedoch lediglich Projektile und damit Objekt e , die aus Waffen abgefeuert werden, jedoch keine Sportbälle. bb) Die japanische Patentanmeldung 2003 - 294777 ( D2) befasst sich mit Vorrichtungen und Verfahren zur Erfassung der Drehgeschwindigkeit (Spinfrequenz) eines Objekts. Beispielhaft nennt die Sch rift die Spinfrequenz von Golf - oder Tenni s- bällen, wobei sie hervorhebt, dass diese nicht modifiziert werden müssen (Überse t- zung S. 17 unten). Die Schrift behandelt auch den Fall, dass sich das Objekt zudem relativ zum Messgerät linear bewegt. 79 80 81 82 83 84 - 26 - (1) Bei d em in D2 offenbarten Verfahren kommt eine Vorrichtung zum Ei n- satz, die ein Sendesignal mit konstanter Frequenz zu dem Ball sendet, die von di e- sem reflektierte Strahlung empfängt und aus dem Signal ein Frequenz spektrum e r- mittelt. Aufgrund der Eigendrehung d es Balls kommt es zu Änderungen in der Fr e- quenz des reflektierten Signals, weil sich die Oberfläche zum Teil in die Flugrichtung, zum Teil entgegengesetzt bewegt. Durch eine Analyse dieses Signals ergibt sich ein Frequenzband. Ist der Radius des Balls beka nnt, kann aus der Breite des Frequen z- bandes die Drehgeschwindigkeit abgeleitet werden. Dies kann genauer erfolgen, wenn das Frequenzband mehrere Höchstwerte aufweist. Die Spinfrequenz wird d a- bei aus der Differenz von zwei Frequenzen ermittelt. Die nach folgend wiedergegebene, aus D2 entnommene Figur 2B zeigt eine Empfangseinrichtung B1 sowie ein kugelförmiges Objekt M, das sich auf den Em p- fänger zubewegt und sich dabei um eine quer zur Flugrichtung verlaufende Achse dreht. Figur 2B 85 86 - 27 - Figur 3B Figur 3B zeigt eine Frequenz spektrumsfunktion des Reflexionssignals Rw. Das Spektrum weist drei Höchstwerte für die Frequenzen FR0, FR3 und FR4 auf. Dabei steht FR0 für die Frequenz des Reflex ionssignals, die der linearen Bew e- gungsgeschwindigkeit des Balls ents pricht. FR3 und FR4 entsprechen den Freque n- zen des Reflexionssignals an den Punkten P1 (maximale Geschwindigkeit) und P2 (minimale Geschwindigkeit). Anhand der Differenz dieser Frequenzen kann nach den Ausführungen in D2 die Spinfrequenz genauer bestimm t w erd en. Dabei ist es vortei l- haft, die Frequenz FR0, bei der das reflektierte Signal am stärksten ist, als mittlere Frequenz zu wählen (Übersetzung S. 16 oben, S. 25 oben). 87 - 28 - (2) D amit sind die Merkmale 1 bis 2.1 offenbart . Nicht offenbart ist hing e- gen die Auswertung des Ergebnis ses der Frequenzanalyse über einen Zeitraum hi n- weg , um Spektrumspuren zu identifizieren (Merkmal 2.2), die den Anforderungen der Merkmale 2.2.1, 2.2.2 und 2.3 genügen. Nach der Lehre der D2 wird die Spinfrequenz nicht anhand von diskreten Spektrumspuren ermittelt, sondern mithilfe der Abstände der Frequenzen in ei nem einzelnen Frequenzspektrum. cc) Das US - amerikanische Patent 6 244 971 (D3) betrifft ein Gerät und e i- ne Methode zur Bestimmung der Eigendrehparameter eines sich dre henden Objekts, ferner einen Ball, der hierfür verwendet werden kann. (1) Eingesetzt wird eine Vorrichtung, die einen Sender und einen Empfä n- ger für elektromagnetische Wellen umfasst. Das betreffende Objekt, etwa ein Gol f- ball, wird mit Zonen versehen, die solche Wellen besonders gut reflektieren. Dreht sich der Ball während seines Flugs, wird durch die reflektierenden Zonen eine Amplitudenmodulation der reflektierten Welle hervorgerufen. Mithilfe eines Demod u- lators kann hieraus die Eigendrehfrequenz des Balls bestimmt werden (Sp. 1 bis 8 oben). 88 89 90 91 - 2 9 - Die nachfolgend wiedergegebene, aus D3 entnommene Figur 3 zeigt einen mit einem Streifen reflektierenden Materials versehenen Ball F i gur 4a zeigt das daraus resultierende amplitudenmodulierte Signal, das s ich bei einer Drehung um die Achse A ergibt. Durch Demodulation ergibt sich ein anal o- ges Signal (Figur 4b), das in ein digitales Signal (Figur 4c) umgewandelt werden kann. Die Frequenz der Impulse 4c dient der Bestimmung der Eigendrehfrequenz. 92 93 - 30 - Ergänze nd wird in D3 ausgeführt , die Spinfrequenz eines rotierenden Objekts wie eines Golfballs könne auch ohne Kontrastzonen bestimm t werden , sofern der Ball etwa ein Grübchenmuster ( dimple pattern ) oder allgemeiner eine Oberfl ä- chenrauheit ( surface roughness ) aufweis e (Sp. 11 Z. 37 bis Sp. 12 Z. 12). Dies führe bekanntermaßen zu einer Verbreiterung der reflektierenden Strahlung als eine r Fun k- tion der Spinrate des Balls, wie etwa in Figuren 9a und 9b zu sehen. 94 - 31 - Die Vorrichtung könne geeignete Mittel aufwei sen, um eine solche Verbreit e- r ung zu erfassen und in Korrelation mit der Spinrate des Balls zu setzen. Werde ein Golfball durch den Abschlag deformiert, führe dies zu einer Fr e- quenz - und Amplitudenmodulation des reflektierten, dopplerverschobenen Signal s, wie etwa aus Figur 9c ersichtlich. 95 96 - 32 - (2) Damit fehlt es ebenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.2 und des Merkmals 2.3. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Auffass ung der Beklagten zutrifft, e i- ne Frequenzmodulation der in Figur 9c gezeigten Art trete abweichend von den Au s- führungen in D3 nicht nur dann auf, wenn der Ball durch die Wucht des Abschlags deformiert werde, sondern bei jeder Abweichung von einer perfekten Kugelform, wie sie etwa durch die Grübchen in einem Golfball hervo rgerufen werde. Unabhängig davon ist in D3 jedenfalls nicht offenbart, das Ergebnis der Fr e- quenzanalyse über einen Zeitraum auszuwerten, um Spektrumspuren zu identifizi e- ren (Merkmal 2.2), die den Anforderungen der Merkmale 2.2.1, 2.2.2 und 2.3 gen ü- gen. N ach D3 wird die Spinfrequenz nicht anhand von diskreten Spektrumspuren ermittelt, sondern mithilfe der Abstände der Frequenzen in einem einzelnen Fr e- quenzspektrum. b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war d er Gegenstand von Patentanspruch 1 i n der Fassung von Hilfsantrag III nicht durch den Stand der Tec h- nik nahegelegt. aa) Zu Recht hat das Patentgericht D1 nicht als möglichen Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen. Ob sich dem Fachmann ein bestimmt er Stand der Technik als möglicher Au s- gangspunkt seiner Bemühungen anbot, bestimmt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht danach, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgan gspunkts als aus der Sicht ex post nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch e r- forderlich (BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 Rn. 28 mwN Gestricktes Schuhoberteil) . 97 98 99 100 101 102 - 33 - Vor diesem Hintergrund scheidet ei ne Heranziehung von D1 zwar nicht bereits de shalb aus, weil D2 und D3 sich mit der Bestimmung von Spinparametern bei Sportbällen befassen und damit " näher " zum Gegenstand des Streitpatents liegen mögen als D1. Der Fachmann hatte aber keinen Anlass, diese S chrift als Ausgang s- punkt heran zu ziehen, weil sie sich allein mit dem Gebiet der Waffentechnologie b e- fasst. Die Berufung der Klägerin zeigt keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür auf, dass der Fachmann im Prioritätszeitpunkt darüber informiert war , da ss auch im B e- reich der militärischen Ballistik die Radartechnologie eingesetzt wird, um den Spin eines Projektils zu bestimmen. Ohne diesbezügliche Kenntnisse hatte der Fachmann keinen Anlass, sich auf diesem Gebiet nach einer Lösungsmöglichkeit für seine eig e- ne technische Problemstellung umzusehen. Insoweit kommt es insbesondere nicht darauf an, ob der Begriff des Projektils (projectile ) in der englischen Sprache über den Bereich der Waffentechnologie hinaus auch andere Gegenstände erfassen kann. Unabh ängig davon befasst sich D1, wie die Beklagte zu Recht geltend macht, allein mit nicht kugelförmigen Projektilen, die deutlich höhere Geschwindigkeiten e r- reichen als ein Sportball und zudem um ihre Längsachse rotieren. Dementsprechend zielt das Verfahren i n D1 lediglich darauf ab, die Spinfrequenz zu ermitteln, nicht aber die Spinachse. Angesichts desse n ergab sich für den Fachmann keine Anregung, dieses Verfahren als Vorbild für Messungen an einem kugelförmigen Objekt einz u- setzen, dessen Spinachse nicht fe ststeht. bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag III verteidigten Fassung nicht durch D3 nah e- gelegt. 103 104 105 106 - 34 - (1) Zu Recht hat das Patentgericht D3 allerdings als Ausgangspunkt für die Be urteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen. D3 befasst sich mit einer in allen wesentlichen Aspekten vergleichbaren Fragestellung wie das Streitpatent. (2) Zu Recht hat das Patentgericht ferner entschieden , dass sich für den Fachmann aus keine r Entgegenhaltung eine Anregung dafür ergab, die Zuverlässi g- keit einer Abschätzung der Spinfrequenz dadurch zu erhöhen, dass zwei oder mehr Spektrumspuren identifiziert werden, die zumindest im Wesentlichen äquidistant in Bezug auf die Frequenz angeordnet und über die Zeit stetig sind. (a) Eine solche Anregung ergab sich insbesondere nicht aus D1. Die oben a n- geführten Gründe, die den Fachmann davon abhielte n , D1 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen, stehen auch einer Heranziehung auf der Suche nach einer Weiterentwicklung von Verfahren für Messungen an Bällen entgegen. (b) Eine entsprechende Anregung erhielt der Fachm ann auch nicht aus dem Aufsatz " Analysis of micro - Doppler signatures " (V.C. Chen ., IEE Proc. - Radar Sonar Navig., Vol. 150 No. 4, 2003, S. 271 ff . = D17 = D39B ). Der Aufsatz befasst sich mit den Veränderung en , die ein Radarsignal erfährt, wenn es von einem Objekt reflektiert wird, das sich nicht lediglich relativ zum Radarsystem bewegt, sondern z u- dem vibriert oder ro tiert, und den Erkenntnissen, die hieraus gewonnen werden kö n- nen. Danach generiert d ie dadurch bewirkte zusätzliche Frequenzmodulation Seite n- bänder, die als Mikro - Doppler - Signaturen bezeichnet werden und es ermög lich en, Eigenschaften des Zielobjekts zu bes timmen. Der Fachmann, der aus der D3 weiß, dass die Spinfrequenz eines rotierenden Balls auch ohne dessen Veränderung b e- stimmt werden kann, sofern seine Oberfläche nich t glatt ist, wird daher die D17 he r- anziehen. Aus dem Vortrag der Klägerin ergeben si ch jedoch keine hinreichenden A n- haltspunkte dafür, dass die D17 dem Fachmann die Anregung vermittelte, Frequen z- signale aneinander zu reihen und zu untersuchen , um so äquidistante und stetige 107 108 109 110 111 - 35 - Spektrumspuren auffinden zu können, von denen sodann mindestens z wei herang e- zogen werden, um den Spin abzuschätzen. Dies wäre jedoch insbesondere im Hi n- blick darauf erforderlich gewesen, dass der im Verletzungsverfahren beauftragte g e- richtliche Sachverständige in seinem zweiten Ergänzungsgutachten darauf hin gewi e- sen hat , dass es sich bei den in D17 behandelten Mikro - Doppler - Signaturen nicht um Frequenzspuren (Spektrumspuren) im Sinne des Streitpatents handelt (D39A S. 6). (3) Zu Unrecht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt , die Hera n- ziehung mehrerer Aufnahm en zur Identifizierung der benötigten Peaks habe " im Griffbereich " des Fachmanns gelegen . Sofern eine technische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von A n- wendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwisse n des angesprochenen Fachmanns gehört, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings bereits dann bestehen, wenn es für ihre Anwendung zwar kein konkretes Vorbild gibt, sich aber die Nutzung ihrer Funktio nalität in dem betreffenden Zusammenhang als obje k- tiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände festzustellen sind, die eine Anwendung als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. Mär z 2014 X ZR 139/10 , GRUR 2014, 647 Farbversorgungssystem). Die vom P atentgericht getroffenen Feststellungen tragen jedoch nicht die A n- nahme, eine solche Konstellation liege im Streitfall vor. Das P atentgericht hat keine Umstände aufgezeigt, denen e ntnommen werden kann , dass die Anordnung einer Mehrzahl von Frequenzspektren zu ein er Spektrum spur und ihre Auswertung im Pr i- oritätszeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns g e- hört en . Es hat ferner keine Feststellungen dazu getroffe n, ob sich ein solches Vorg e- hen zur Abschätzung der Spinparameter eines Sportballs im Prioritätszeitpunkt als objektiv zweckmäßig darstellt e , und sich nicht mit der Frage befasst, ob Umstände vorl a gen, die einer Anwendung entgegenstehen k o nnten. 112 113 114 - 36 - Anhal tspunkte , die die vom Patentgericht gezogene Schlussfolgerung tragen könnten, ergeben sich auch nicht aus dem Vortrag der Klägerin. (4) Darüber hinaus hat das Patentgericht unberücksichtigt gelassen, dass die Merkmale 2.2.1 und 2.3 es aus den oben gena nnten Gründen erfordern, vor der Auswahl der zur Frequenzbestimmung herangezogenen Spektrumspuren eine gr ö- ßere Anzahl solcher Spuren zu untersuchen, damit ermittelt werden kann, ob die letztendlich ausgewählten Spuren äquidistant sind. Eine solche Bet rachtung ist, wie das Patentgericht im Zusammenhang mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 5 zutreffend dargelegt hat, in D3 nicht offenbart und auch durch den sonstigen Stand der Technik nicht nahegelegt. Der von der Klägerin geltend gemachte Umstand, die in D3 herangezogenen Spuren der ersten Harmonischen könnten in der Praxis aufgrund von Störungen hä u- fig nicht zuverlässig ermittelt werden, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Wenn dem Fachmann diese Probleme im Prioritätszeitpunkt bekannt waren, mag ihm dies Anlass gegeben haben, das in D3 offenbarte Verfahren als eher ungeeignet anzusehen. Daraus ergab sich indes keine Anregung, auf Spuren anderer Harmon i- scher zurückzugreifen und unter diesen mindestens zwei geeignete Spuren ausz u- wählen. Dem weiteren Vortrag der Klägerin, in der Praxis träten regelmäßig Peaks bei Frequenzen auf, die um ein Mehrfaches der Spinfrequenz vom Peak der Ballg e- schwindigkeit beabstandet seien, könnte eine solche Anregung allenfalls dann en t- nommen werden, wenn d e m Fachmann Hinweise darauf vorgelegen hätten, dass die aufgetretenen Peaks tatsächlich einer höherzahligen Harmonischen zuzuordnen sind. Diese Voraussetzung lag nach den vom Patentgericht im Zusammenhang mit dem erstinstanzlichen Hauptantrag 5 getroffenen tatsächlichen Feststellungen im Prioritätszeitpunkt nicht vor. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollständi g- 115 116 117 118 119 - 37 - keit oder Richtigkeit dieser Feststellungen begründen könnten, sind weder vorgetr a- gen noch sonst ersichtlich. cc) Eine andere Beurteil ung ergibt sich auch dann nicht , wenn die D2 als Ausgangspunkt gewählt wird . Auch in dieser Entgegenhaltung sind, wie ausgeführt, die Merkmalsgruppe 2.2 und Merkmal 2.3 nicht offenbart. 4. Ist danach der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung v on Hilfsantrag III patentfähig, gilt Entsprechendes für den Gegenstand von Patenta n- spruch 4, der eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patenta n- spruch 1 unter Schutz stellt. 120 121 - 38 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verb indung mit §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Gröning Grabinski Hoffmann Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.07.2015 - 1 Ni 18/14 (EP) - 122 ECLI:DE:BGH:2018:140218BXZR109.15.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 109/15 vom 14. Februar 2018 in der Patentnichtigkeits sache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Februar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx beschlossen : Das Urteil vom 26. September 2017 wird wegen offenbarer U n- ric h tigkeit gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt: Im Tenor entfallen bei der Wiedergabe von Patentanspruch 1 und Patentanspruch 4 jeweils die Wörter "wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric". G ründe: Die Fassung des Tenors beruht auf einer offenbaren Unrichtigkeit. Wie sich aus den Entscheidungsgründen ergibt, war das Streitpatent nur insoweit für nichtig zu erklären, als es über eine Fassung hinausgeht, die Hilfsantrag III en t- spricht. Bei der Abfassung des Tenors wurde versehentlich nicht berücksichtigt, dass der aktuelle Hilfsantrag III nach einer in der mündlichen Verhandlung vor 1 - 3 - dem Bundespatentgericht vom 2. Juli 2015 vorgenommenen Änderung der B e- zeichnung (GA 568) dem früheren Hilfsan trag II (GA 375) entspricht; statt de s- sen wurde auf den damaligen Hilfsantrag III (GA 381) zurückgegriffen. Meier - Beck Grabinski Hoffmann Deichfuß Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.07.2015 - 1 Ni 18/14 (EP) -
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