BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 110/04 Verk374ndet am: 8. Januar 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 8. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gr366ning f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 4. Mai 2004 verk374ndete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. April 1997 unter Inan-spruchnahme der Priorit344t der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 296 22 349 vom 23. Dezember 1996 angemeldeten Patents 197 15 532 (Streit-patent), das eine Energiezuf374hrungskette (auch: Energief374hrungskette) betrifft und 19 Patentanspr374che umfasst, wegen deren Wortlauts auf die Patentschrift verwiesen wird. Die Kl344gerin hat beantragt, das Streitpatent im Umfang der Pa-tentanspr374che 1 und 2 vollst344ndig, des Patentanspruchs 4, soweit er nicht auf Patentanspruch 3 r374ckbezogen ist, sowie des Patentanspruchs 11, soweit er nicht auf einen der Patentanspr374che 3 oder 5 bis 10 unmittelbar oder mittelbar r374ckbezogen ist, f374r nichtig zu erkl344ren. Sie hat den Gegenstand dieser Anspr374-che teilweise (Anspr374che 1, 2 und 4) schon nicht als neu sowie insgesamt als durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen und sich insoweit auf fol-gende Druckschriften gest374tzt: 1 - 3 - deutsche Offenlegungsschrift 35 31 066 US-Patentschrift 3 779 003 deutsche Patentschrift 39 09 797 Ver366ffentlichung der internationalen Patentanmeldung WO 88/07637 deutsche Patentschrift 38 40 907 2 Die Kl344gerin hat au337erdem eine offenkundige Vorbenutzung der Erfin-dung geltend gemacht und sich daf374r zum einen auf ihre 1995 prospektierte Energief374hrungskette der Typenreihe K 205 und zum anderen auf ein von ihr der M. GmbH & Co. unterbreitetes Angebot f374r eine auf dieser Kette basierende Sonderanfertigung zur F374hrung des Abgas-schlauchs eines Schwei337systems berufen. Die Beklagte hat das Streitpatent beschr344nkt verteidigt; das Bundespa-tentgericht hat es, soweit es 374ber diese Beschr344nkung hinausgeht, antragsge-m344337 f374r nichtig erkl344rt. 3 Im Berufungsrechtszug verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 unter Aufnahme des Unteranspruchs 2 in folgender Fassung (erstinstanzliche Be-schr344nkung: kursiv; zweitinstanzliche Beschr344nkungen: kursiv und unterstri-chen): 4 "Energiezuf374hrungskette zur Aufnahme von Kabeln, Schl344uchen oder dergleichen, mit einer Anzahl gelenkig miteinander verbunde-ner Kettenglieder, die durch zueinander parallele Laschen und die-se verbindende untere und obere Querstege gebildet werden, wo-bei die Laschen seitliche, ketteneinw344rts gerichtete Rastvorspr374nge zur l366sbar rastenden Aufnahme der Querstege aufweisen, da-durch gekennzeichnet, dass B374gel vorgesehen sind, - 4 - die mit sich parallel zu den oberen und unteren Schmalseiten der Laschen (1) erstreckenden Befestigungsbereichen (6) versehen sind, mittels derer die B374gel an den Rastvorspr374ngen der Laschen, die der l366sbar rastenden Aufnahme der Querstege dienen, rastend befestigbar sind, dass die B374gel zumindest einseitig der Kette eine Erweiterung deren Nutzquerschnitts bilden und beliebig gegen die Querstege (2, 3) austauschbar sind und dass die B374gel als einen rechteckigen Erweiterungsquerschnitt bildende Elemente mit je- weils zwei sich parallel zu den Laschen erstreckenden Abschnitten und mit einem diese verbindenden, sich parallel zu den oberen und unteren Laschenschmalseiten erstreckenden Abschnitt ausgebildet sind, und dass die sich parallel zu den Laschen erstreckenden Ab- schnitte ketteneinw344rts gerichtet von den Laschen beabstandet sind. " An diesen Anspruch schlie337en sich die erteilten Patentanspr374che 3 bis 19 als jetzige Anspr374che 2 bis 18 unter Anpassung der R374ckbeziehungen, je-doch mit der Ma337gabe an, dass der jetzige Patentanspruch 13 (bisher: 14) die Merkmalsgruppen 1 und 2 sowie die Merkmale 3.1 und 3.2 der in den Entschei-dungsgr374nden aufgestellten Merkmalsgliederung (I. 4.) anstelle der R374ckbezie-hung auf Patentanspruch 1 vorsieht. Die Kl344gerin beantragt, die Berufung zu-r374ckzuweisen. 5 Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Prof. Dr.-Ing. D. W. ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der m374ndli- chen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 6 - 5 - Entscheidungsgr374nde: 7 Die zul344ssige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem die Beklagte das Streitpatent zul344ssigerweise nur noch in der Fassung des in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Senat gestellten Berufungsantrags verteidigt, ist es, soweit es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachpr374fung f374r nichtig zu erkl344ren (st. Rspr.; vgl. etwa BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). In dem vertei-digten Umfang fehlt dem Streitpatent, soweit es angegriffen ist, die Patentf344hig-keit (247 4 PatG). I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Energiezuf374hrungskette aus gelenkig miteinander verbundenen Kettengliedern. Solche Ketten dienen vornehmlich der F374hrung von Kabeln und 344hnlichen Energieleitungen oder von Schl344uchen bzw. flexiblen Rohrleitungen, mit denen mobile und station344re Maschinenteile verbunden sind. 8 2. Der Grundaufbau von Energiezuf374hrungsketten ist, wie die Streitpa-tentschrift eingangs ausf374hrt, namentlich aus der deutschen Offenlegungsschrift 35 31 066 und der deutschen Patentschrift 39 09 797 bekannt. Die Kettenglie-der werden 374blicherweise aus parallel zueinander angeordneten Seitenlaschen und diese verbindenden, unteren und oberen Querstegen zusammengesetzt. Ausf374hrungen gem344337 der Offenlegungsschrift 35 31 066 weisen an den La-schen seitliche, ketteneinw344rts gerichtete Rastvorspr374nge zur l366sbar rastenden Aufnahme der Querstege auf. Die deutsche Patentschrift 39 09 797 sieht im mittleren Bereich der Kettenlaschen, beiderseitig ihrer Mittell344ngsebene, T-f366rmige Nuten zur Aufnahme der entsprechend ausgebildeten T-f366rmigen Enden der Querstege vor. 9 - 6 - 3. In der Beschreibung des Streitpatents werden weiter bekannte L366sun-gen zur Erweiterung des f374r die Aufnahme von Kabeln oder Schl344uchen nutzba-ren Kettenquerschnitts angesprochen. Die von der deutschen Patentschrift 39 09 797 vorgeschlagene L366sung wird dabei wegen des hohen Montageauf-wands, der unver344nderlichen Breite des Erweiterungsquerschnitts, der geringen Variabilit344t der eingesetzten Bauelemente und vor allem wegen des erschwer-ten 326ffnens der Kette zum Einlegen oder Herausnehmen von Kabeln als nachteilig angesehen. Der in der US-Patentschrift 3 779 003 offenbarte Kabel-tr344ger k366nne wegen des asymmetrischen Aufbaus seiner Glieder zwar grund-s344tzlich als Erweiterung des durch die Kettenlaschen begrenzten Kettenquer-schnitts angesehen werden, jedoch sei das Verh344ltnis der H366he der Seitenteile der Kettenglieder zur H366he der Abdeckungen festgelegt und unver344nderbar. Die L366sung der deutschen Patentschrift 37 30 586 biete keine hinreichende Va-riabilit344t bez374glich der horizontalen und vertikalen Ausdehnung des Kettennutz-querschnitts. 10 4. Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine Energie-f374hrungskette unter Beibehaltung der Konfiguration und Ausbildung der La-schen derart weiterzubilden, dass der Nutzquerschnitt sowohl horizontal als auch vertikal variabel bzw. erweiterbar ist und die Kette leicht ge366ffnet und ge-schlossen werden kann. Hierzu stellt der Patentanspruch 1 in der zuletzt vertei-digten Fassung eine Energiezuf374hrungskette zur Aufnahme von Kabeln, Schl344uchen oder dergleichen unter Schutz, die 11 1. aus einer Anzahl gelenkig miteinander verbundener Kettenglie-der besteht, die durch 1.1 zueinander parallele Laschen und - 7 - 1.2 diese verbindende untere und obere Querstege gebildet werden, wobei 2. die Laschen seitliche Rastvorspr374nge aufweisen, 2.1 die ketteneinw344rts gerichtet sind und 2.2 zur l366sbar rastenden Aufnahme der Querstege dienen, und wobei 3. B374gel vorgesehen sind, die 3.1 beliebig gegen die Querstege ausgetauscht werden k366n-nen und 3.2 zumindest auf der einen Seite der Kette eine Erweiterung deren Nutzungsquerschnitts bilden, 3.3 als einen rechteckigen Erweiterungsquerschnitt bildende Elemente ausgestaltet und die 3.3.1 mit jeweils zwei sich parallel zu den Laschen erstre-ckenden, ketteneinw344rts gerichtet von diesen beabstandeten Abschnitten sowie 3.3.2 mit einem diese verbindenden, sich parallel zu den oberen und unteren Laschenschmalseiten erstre-ckenden Abschnitt ausgebildet sind und die 3.4 Befestigungsbereiche aufweisen, 3.4.1 die sich parallel zu den oberen und unteren Schmalseiten der Laschen erstrecken und 3.4.2 mittels derer die B374gel an den Rastvorspr374ngen der Laschen rastend befestigbar sind. - 8 - Die nachstehend abgebildete Figur 7 der Zeichnung zeigt ein nach einem Ausf374hrungsbeispiel erweitertes Glied einer Energiezuf374hrungskette in Vorder-ansicht: 12 II. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu (247 3 PatG), da er, wie die Er366rterung mit dem gerichtlichen Sachverst344ndigen ergeben hat, in der Ge-samtheit seiner Merkmale im Stand der Technik nicht vorweggenommen ist. Die Prospektunterlagen der Kl344gerin f374r Energiezuf374hrungsketten der Typenrei-he K 205 offenbaren lediglich eine Basiskette ohne Erweiterung des Nut- zungsquerschnitts. Bei der M. 1996 angebotenen Sonderaus- f374hrung einer solchen Kette waren die Stege mit den Seitenlaschen nicht durch Rast- oder Schnappverschl374sse verbunden, sondern verschraubt. Nach den Vorgaben der US-Patentschrift 3 779 003 gefertigte Kabeltr344ger bestehen zwar aus Gliedern, deren jeweilige Oberh344lften im weiteren Sinne als B374gel aufge-fasst werden k366nnen, die aber nicht als Erweiterung eines gegebenen Nut-zungsquerschnitts dienen. Bei der deutschen Patentschrift 39 09 797 wird der Erweiterungsquerschnitt aus sich auf den Schmalseiten der Laschen abst374t-zenden Aufsatzst374cken und diese verbindenden Querstegen gebildet und nicht 13 - 9 - durch sich ketteneinw344rts und parallel zu den Laschen erstreckende, miteinan-der verbundene Abschnitte. 14 III. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist nicht patent-f344hig, da er sich f374r den Fachmann, einen in der Konstruktions- bzw. Entwick-lungsabteilung eines branchenzugeh366rigen Unternehmens t344tigen Fachhoch-schulabsolventen der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik mit einigen Jahren Berufserfahrung, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab (247 4 PatG). 1. Die deutsche Patentschrift 39 09 797 schl344gt vor, den Nutzungsquer-schnitt von Energiezuf374hrungsketten, wie aus der nachfolgend abgebildeten Figur 8 der Zeichnung ersichtlich, durch aus Aufsatzst374cken (50) und Querste-gen zusammengesetzte Elemente zu erweitern. Die Querstege werden in T-f366rmige Nuten (58) im Kopfabschnitt (52) der Aufsatzst374cke eingepasst; die Aufsatzst374cke sind mit ihren hakenf366rmig ausgebildeten Fu337abschnitten (51) und den sich daran anschlie337enden T-f366rmigen Endbereichen (54) in die T-f366rmigen, an den Seitenlaschen im Grundaufbau f374r die Aufnahme der Quer-stege vorgesehenen Nuten einzuschieben. 15 - 10 - 2. Der Nutzungsquerschnitt wird bei dieser L366sung aus Sicht des Fach-manns durch eine B374gelkonstruktion erweitert. Die Erfindung, die mit dem ver-teidigten Streitpatent unter Schutz gestellt werden soll, verfolgt dasselbe Kon-zept mit modifizierten B374geln. Eine solche Abwandlung ist von einem Entwickler mit den hier zugrundezulegenden, am Durchschnitt orientierten F344higkeiten oh-ne weiteres zu erwarten und kann deshalb nicht als auf erfinderischer T344tigkeit beruhend gelten. 16 17 a) Der hier ma337gebliche Fachmann ist, wie der gerichtliche Sachver-st344ndige 374berzeugend erkl344rt hat, im Gegensatz zu einem probierend vorge-henden, im Handwerklichen verhafteten Techniker, geschult, im Stand der Technik vorgefundene L366sungen abstrahierend zu zergliedern, um sich auf die-se Weise Anregungen f374r Alternativen zu verschaffen. Die analysierende Aus-wertung der deutschen Patentschrift 39 09 797 hat bei fachm344nnischer Heran-gehensweise, wie der Sachverst344ndige in der m374ndlichen Verhandlung 374ber-zeugend ausgef374hrt hat, vom Bild des fertig nachger374steten Kettenglieds aus-zugehen; Modalit344ten der Montage spielen daf374r keine Rolle. Der Fachmann nimmt als L366sung wahr, dass au337en entlang der Kette gef374hrte Kabel oder Lei- - 11 - tungen b374gelartig von Aufs344tzen umschlossen sind, welche mit der Kette zu einer Einheit verbunden werden. Figur 8 der Zeichnung veranschaulicht die I-dee der b374gelf366rmigen Einfassung. Ob beim Zusammenbau zuerst die Aufsatz-st374cke an den Seitenlaschen angebracht, danach die Zusatzleitungen eingelegt und dann erst die Querstege aufgesetzt oder ob die Zusatzleitungen mit den zusammengesetzten B374geln umfasst und diese in die T-f366rmigen Nuten an den Seitenlaschen eingeschoben werden, ist f374r die ergebnisorientierte fachm344nni-sche Sicht unerheblich, zumal die Patentschrift 39 09 797 keine bestimmte Rei-henfolge f374r den Zusammenbau vorschreibt. Dass die Aufs344tze und Querstege nicht in Einem angebracht werden k366nnen, wenn Zusatzkabel oder -leitungen in mehreren Lagen und durch Zwischenb366den getrennt verlegt werden, sondern dass dann mit der Montage der Aufsatzst374cke zu beginnen ist, beeinflusst die fachm344nnische Wahrnehmung als B374gelkonstruktion deshalb nicht. b) Das Gleiche gilt f374r den Umstand, dass die Erweiterungen stets aus den seitlichen Aufsatzst374cken und Querstegen als Verbindung zusammenge-setzt sind. B374gel m366gen in erster Linie aus einem St374ck gefertigt sein. Am funk-tionalen Einsatz eines Bauteils als B374gel 344ndert sich aus fachm344nnischer Sicht aber nichts dadurch, dass es aus mehreren Teilen besteht. Auch das Streitpa-tent stellt - im jetzigen Anspruch 3 - ausdr374cklich mehrteilig ausgebildete B374gel unter Schutz und auch der Hauptanspruch in der verteidigten Fassung ist nicht auf einteilige B374gel beschr344nkt. Die Mehrteiligkeit mag dabei haupts344chlich auf die sich parallel zu den Laschen erstreckenden Abschnitte (Merkmal 3.3.1) oder die Befestigungsbereiche (Merkmalsgruppe 3.4) der B374gel bezogen sein, w344h-rend bei der deutschen Patentschrift 39 09 797 stets die Einzelteile in den 344u-337eren Eckbereichen der Erweiterungsabschnitte verbunden werden. Dass diese Zonen beim Streitpatent im Gegensatz dazu integral geformt sind, geht als Ab-wandlung nicht 374ber den Bereich des Handwerklichen hinaus. 18 - 12 - 3. Patentschutz kann entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht we-gen der gew344hlten Befestigung der B374gel an den ketteneinw344rts gerichteten Rastvorspr374ngen (Merkmalsgruppen 2 und 3.4) gew344hrt werden. Diese Befesti-gungsart ist f374r die Verbindung der Seitenlaschen und Querstege von Basisket-tengliedern aus der deutschen Offenlegungsschrift 35 31 066 bekannt. Auf die-se Weise auch die rechtwinklig abgebogenen B374gel des Streitpatents zu befes-tigen, mag aus fachm344nnischer Sicht in Anbetracht der starken Kr344fte, die pha-senweise an neuralgischen Punkten auf die B374gel wirken, gewagt erscheinen. Die Lehre des Streitpatents nimmt dieses Risiko jedoch lediglich in Kauf; spezi-fische Anweisungen zu seiner Verminderung enth344lt die Lehre nicht. Dass in-soweit eine Fehlvorstellung der 334bernahme einer solchen Konstruktion entge-gengestanden h344tte, deren 334berwindung nicht ohne erfinderisch t344tig zu sein m366glich war, ist nicht ersichtlich, zumal das Streitpatent Einsatzzweck und Einsatzweise der Energiezuf374hrungskette offenl344sst. 19 4. Die 374brigen noch angegriffenen Unteranspr374che betreffen handwerkli-che Ausgestaltungen der B374gel (Merkmalsgruppe 3), die damit ebenfalls nahe-gelegt sind; auch die Berufung macht insoweit nichts anderes geltend. 20 - 13 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit 247 97 Abs. 1 ZPO. 21 Melullis Scharen Keukenschrijver Meier-Beck Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2004 - 3 Ni 45/02 -
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