ECLI:DE:BGH:2015:151215UXZR111.13.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 111 /13 Verkündet am: 15. Dez ember 2015 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Telekommunikationsverbindun g PatG § 116 Abs. 2, § 117, § 83 Abs. 1; ZPO § 529 Abs. 1 a) Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufung s- instanz kann regelmäßig nicht als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG ang e- sehen werden, wenn der Beklagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte. b) Ein Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung in der ersten Instanz kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hi n- weis mitge teilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Streitp a- tents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte. c) Macht der Beklagte in der ersten Instanz keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt der auf den Hauptanspruch rückbezogenen Unteransprüche des Streitpatents geltend und e r- klärt er nach richterlichem Hinweis in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht, dass es bei der Verteidigung der erteilten Fassung sein Bewenden haben soll, handelt es sich um ein neues Verteidigungsmittel, wenn der Beklagte in der Berufungsinstanz das Streitpatent erstmals hilfsweise beschränkt durch die Kombination des Hauptanspruchs mit Unteransprüchen des Streitpatents verteidigt und sich zur Begründung auf einen eigenstä n- digen erfind erischen Gehalt der Unteransprüche beruft. - 2 - BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13 - Bundespatentgericht - 3 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 15. Dez ember 2015 durch die Richter Gröning, Dr. Grabinski u nd Hoffmann sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 8. Ma i 2013 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Die Beklagte n sind Inhaber des unter Inanspruchnahme der Priorität zwei er deut scher A nmeldungen vom 31 . August 2001 und vom 20. November 2001 am 3 0 . August 2002 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepu b- lik Deutschland erteilten eu ropäischen Patents 1 4 2 1 771 (nachfolgend: Strei t- patent ). Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Teleko m- munikationsverbindung zwischen zwei Personen . Patentan spruch 1 lautet in der erteilten Fassung : " 1. Verfahren zum Herstellen ein er Telekommunikationsverbi n- dung zwischen zwei Personen, die sich mit einem ihre Adre s- se enthaltenden Datensatz über ein Telekommunikationssy s- tem (4) bei einer diesem zugeordneten Datenverarbeitung s- einrichtung (2) melden, die mit einem Datensatzspeicher (11 ) für die Speicherung derartiger Datensätze und einem Vergle i- cher (1) versehen ist, der bei weitgehender Übereinstimmung mindestens zweier Datensätze ein Ü bereinstimmungssignal zur Herstellung einer Verbindung zwischen den beiden Pers o- nen abgibt, dadurch g ekennze ichnet, dass der von einem Funk telefon (9a, 9b) übermittelte Datensatz mindestens Zei t- punkt und durch ein Standortermittlungssystem ermittelter Aufenthaltsort einer sich meldenden, kontaktsuchenden Pe r- son sowie deren Rufnummer enthält, zu dem ein pa ssender, ebenfalls Zeitpunkt und Aufenthaltsort enthaltender Datensatz einer sich ebenfalls meldenden, kontaktbereiten Person im Vergleicher (1) ermittelt wird, wobei jede Meldung des Date n- satzes mit Zeitpunkt und Aufenthaltsort der kontaktsuchenden Person das Anlaufen eines begrenzten Zeitraums in der D a- tenverarbeitungseinrichtung (2) für die Ermittlung des Übe r- einstimmung ssignals und dessen Abgabe bei Ü berlappung der beiden Zeiträume auslöst, und dass das Übereinsti m- mungssignal im Telekom m unikationssystem (4) ein Rufsignal zu der kontaktbereiten Person zu deren Funktelefon erzeugt und damit eine Telekommunikationsverbindung zwischen den beiden Funktelefonen (9a, 9b) beider Personen erstellt. " Die Patentansprüche 2 bis 14 sind unmittelbar oder mittelbar a uf P a- tentanspruch 1 rückbezogen. 1 2 - 5 - Die Klägerin hat geltend gemacht, d er Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte n haben das Streitpatent verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt . Dagegen richtet sich die Beru fung der Beklagten , mit der sie die Abänderung des Urteils des Patentgerichts und die Abweisung der Klage beantragen . Außerdem verteidigen sie das Streitpatent zuletzt in der Fassung von drei Hilfsanträgen, die sie ers t- mals im Berufungsverfahren g estellt haben . Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt in der Sache ohne Erfolg. I. Das Streitpat ent betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Teleko m- munikationsverbindung zwischen zwei Personen . 1. Nach der Beschreibung w a ren derartige Verfahren im Stand der Tec h- nik be kannt (Abs. 2 f.) . Sie setzen voraus, dass der kontaktsuchenden Person die Adresse einer kontaktbereiten Person über eine Datenverarbeitungseinric h- tung mitgeteilt wird, um die Verbindung herzustellen (Abs. 4) . In der internati onalen Anmeldu ng 00/19344 sei zudem ein Verfahren zur Herstellung eine Telekommunikation sverbindung zwischen Personen offenbart worden , die sich bei einer Datenverarbeitungseinrichtung jeweils mi t einem D a- tensatz meldeten , wobei der Da tensatz eine A dresse des Teilnehmers und eine Örtlichkei t ent halte , wie etwa ein Gebäude, eine S traße oder eine Stadt . Die Streitpatentschrift verweist darauf, dass ein solches Verfahren für die Herste l- lung eine r Telekommunikationsverbindung zwischen einer kontaktsuchenden und einer sich in der Nähe befindlichen kontaktbereiten Person ungeeignet sei, wenn es von vornherein nur darum gehe, eine Telekommunikationsverbindung nur zwischen zwei Personen zu erstellen (Abs. 5) und schlägt mit Patenta n- 3 4 5 6 7 8 - 6 - s pruch 1 vor diesem Hintergrund folgende Lehre für eine Telekommunikation s- verbindung zwischen zwei Personen vor: 1. Verfahren zum Herstellen einer Telekommunikationsverbi n- dung zwischen zwei Personen : 2. Die zwei Personen melden sich mit einem ihre Adresse en t- ha l tenden Datensatz über ein Telekommunikationssystem (4) bei einer diesem zugeordneten Datenverarbeitungseinrichtung (2) . 3 . Die Datenverarbeitungseinrichtung (2) ist mit einem Date n- satzspeicher (11) für die Speicherung derartiger Datensätze und einem Vergleicher (1) versehen. 4 . Der von einem Funktelefon (9a, 9b) übermittelte Datensatz d er kontaktsuchenden Person ent hält mindestens a) den Zeitpunkt und b) den durch ein Standortermittlungssystem ermittelten Au f- en t haltsort und die Rufnummer der kontak t suchenden Pe r s on. 5. Im Vergleicher (1) wird zu dem Datensatz der kontaktsuche n- den Person ein passender, ebenfalls Zeitpunkt und Aufen t- haltsort enthaltender Da tensatz ein er sich ebenfalls melde n- den, kontaktbereiten Person ermittelt. 6 . Der Vergleicher (1) gibt bei wei tgehender Übereinstimmung mindestens zweier Datensätze ein Übereinstimmungssignal zur Herstellung einer Verbindung zwischen den beiden Pers o- nen. - 7 - 7. Jede Meldung des Datensatzes mit Zeitpunkt und Aufen t- haltsort der kontaktsuchenden Person löst das Anlaufen eines begrenzten Zeitraums in der Datenverarbeitungseinrichtung (2) für die Ermittlung des Übereinstimmungssignals und de s- sen Abgabe bei Überlappung der beiden Zeiträume aus. 8. Das Übereinstimmungssignal erzeugt im Telekommunikat i- onssystem (4) ein Funksig nal zu der kontaktbereiten Person zu deren Funktelefon und erstellt damit eine Telekommunik a- tionsverbin dung zwischen den beid e n Funktelefonen (9a, 9b) beider Pers o nen. Dem Streitpatent kommt es der Beschreibung zufolge für den Ablauf des Verfahrens darau f an, dass die erste Telekommunikationsverbindung zwischen den beiden Personen im Interesse der Wahrung ihrer Anonymität unter vollem Schutz der beiderseitigen Adressen durch die Datenverarbeitungsanlage he r- gestellt wird und keine der Personen aktiv die Ad resse der anderen eingeben muss, um die Verbindung herzustellen (Abs. 9). Aus Sicht des Fachmanns, der in Übereinstimmung mit den Ausführu n- gen des Patentgerichts ein Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet des Ver bindungsaufbaus in Telekommunikat i- onsnetzen und der Ähnlichkeitsanalyse von Datensätzen in Datenbanken ist, nennen die Merkmale 5 und 6 die Mindestinformationen, die die jeweiligen D a- tensätze beinhalten müssen, um den Zweck zu erfüllen, dem das streitpaten t- gemäße Verfahren dient, nämlich am Ende eine Telekommunikationsverbi n- dung zwischen einer kontaktsuchenden und einer kontaktbereiten Person zu ermöglichen. Die Daten, die für die Verwirklichung des Verfahrenszwecks z u- mindest benötigt werden, betreffen nebe n der Rufnummer der kontaktsuche n- den Person Ort und Zeit, damit im Vergleicher zu diesem Datensatz ein pa s- sender, ebenfalls Zeitpunkt und Aufenthaltsort (und Rufnummer) einer sich desgleichen meldenden, kontaktbereiten Person ermittelt werden kann. Dafür 9 10 - 8 - s tellt das Streitpatent auf den Aufenthaltsort der Personen und den Zeitpunkt ab. Nach welchen Kriterien der Zeitpunkt zu bestimmen ist, überlässt das Streitpatent dem Fachmann, der ihn so definieren und festlegen wird, wie dies der Förderung des Verfahrens zwecks am besten entspricht. Gemäß Merkmal 7 löst jede Meldung des Datensatzes mit Zeitpunkt und Aufenthaltsort der kontaktsuchenden Person in der Datenverarbeitungseinric h- tung 2 das Anlaufen eines begrenzten Zeitraums für die Ermittlung des Übe r- einsti mmungssignals und dessen Abgabe bei Überlappung der beiden Zeiträ u- me aus. Bei dem " begrenzten Zeitraum " handelt es sich um den Zeitraum, der dem Vergleicher (etwa durch Steuerung der Datenverarbeitungsvorrichtung) vorgegeben ist, um zu ermitteln, ob mindes tens zwei weitgehend übereinsti m- mende Datensätze vorliegen, so dass ein Übereinstimmungssignal ausgelöst werden kann, das ein Rufsignal zu der kontaktbereiten Person erzeugt und d a- mit eine Verbindung zwischen den beiden Funktelefonen beider Personen e r- stel lt. Das setzt voraus, dass sich die von zwei Personen ausgelösten begren z- ten Zeiträume überlappen, weil das Übereinstimmungssignal nur in diesem Überlappungsbereich ein Rufsignal zum Funktelefon der kontaktbereiten Pe r- son erzeugen und eine Verbindung zwisc hen den beiden Personen herstellen kann (vgl. Abs. 15). Daraus folgt jedoch nicht, dass der begrenzte Zeitraum zum Zeitpunkt der Meldung des Datensatzes beginnen muss. Dafür lassen sich w e- der der Wortlaut des Merkmals 7 noch die Beschreibung des Streitpate nts a n- führen, in der hervorgehoben wird, dass die Bemessung des Zeitraums zwec k- mäßigerweise so gestaltet wird , dass dieser von jeder der beiden Personen i n- dividuell für sich durch Ermittlung des Zeitbefehls an die Datenverarbeitungsei n- richtung festgelegt w erden k a nn (Abs. 16). Entsprechend den Ausführungen des Patentgerichts ist erfindungsgemäß auch nicht festgelegt, wann der b e- grenzte Zeitraum beginnt, ob er also unmittelbar nach Eingang des Datensatzes in der Datenverarbeitungseinrichtung oder erst verzög ert ausgelöst wird. 11 - 9 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet. D er Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents beruhe gege n- über der internationalen Anmeldung 01/15480 (K7) nicht auf erfinderischer T ä- tigkei t. Aus der K7 sei ein Verfahren zum Herstellen einer Telekommunikation s- verbindung zwischen zwei Personen bekannt. Die Person en meldeten sich mit einem ihre Adresse ( " USER ID " ) enthalten d en Datensatz über ein Telekomm u- nikationssystem ( " GSM - network " bzw. Internet) bei einer zugeordneten Date n- verarbeitungseinrichtung, die mit einem Datensatzspeicher und einem Vergle i- cher ausgestattet sei, der bei weitgehender Übereinstimmung mindestens zweier Datensätze ein Übereinstimmungssignal zur Herstellung einer Verbi n- dung zwischen den beiden Personen abgebe. Zudem sei offenbart, dass der Aufenthaltsort einer sich meldenden, kontaktsuchenden Person über das Fun k- telefon durch ein Standortermittlungssystem ermittelt werde und diese Inform a- tion sowie die Rufnummer der Per son an die Datenverarbeitungseinrichtung übermittelt werde. Es werde ein passender Datensatz einer kontaktbereiten Person im Vergleicher ermittelt. Aus der K7 gehe nicht unmittelbar hervor, dass jeweils im Datensatz der kontaktbereiten und der kontaktsu chenden Person ein " Zeitpunkt " enthalten sei und jede Meldung des Datensatzes der kontaktsuchenden Person das Anlaufen eines Zeitraums für die Ermittlung des Übereinstimmungssignals auslöse. Der Fachmann entnehme der K7 jedoch eine Zeitintervallangabe, die als Grundlage für die Bestimmung eines zeitlichen Überlappungsbereichs zwischen kontak t- suchender und kontaktbereiter Person diene und durch entsprechende Param e- ter beschrieben werde. Aufgrund dieser und weiterer Angaben werde mittels des Auswertealgorithm us im Vergleicher ein Übereinstimmungssignal ermittelt und im Telekommunikationssystem ein Rufsignal zu der kontaktbereiten Person über deren Funktelefon erzeugt. 12 13 14 15 - 10 - Die nicht offenbarten Teilmerkmale seien bei der Prüfung erfinderischer Tätigkeit nicht zu berücksichtigen, weil sie die Lösung des technischen Pro b- lems nicht mit technischen Mitteln bestimmten oder zumindest beeinflussten, zumal der Zeitpunkt für das erfindungsgemäße Verfahren offensichtlich ohne Belang sei. Aber auch wenn diese Teilmerkmale z u berücksichtigen seien, sei kein erfinderischer Gehalt gegeben. Im GSM - Netz werde, wie der Fachmann wisse, schon zu Übergabe - und Abrechnungszwecken etwa das Betreten oder Verlassen einer Funkzelle durch ein Mobilfunkgerät mit einer Zeitmarke (Zei t- punkt) versehen. Bei einem Verfahren, das dem Aufbau einer Verbindung zw i- schen zwei Personen diene, werde der Fachmann zunächst diese bezüglich beider Personen ohnehin vorhandenen Zeitmarken zum Aktivieren eines ve r- bindungsrelevanten Zeitraums nutzen, um den Date nbeschaffungs - und ver - arbeitungsaufwand gering zu halten. Daher sei ein Zeitpunkt als Auslöser für das Anlaufen eines hierfür vorgesehenen Zeitraums nahegelegt, wenn dieser nicht ohnehin bereits in der K7 mitgelesen werde. Aber auch der einfache Nu t- zerwu nsch, den Matching - Prozess nicht nur mittels des Endgerätes unter Nu t- zung getrennt festzulegender Matching - Parameter aktivieren oder deaktivieren zu können, führe den Fachmann dahin, für den Nutzer die Möglichkeit bereitz u- stellen, direkt mit seiner Meldung einen Zeitraum bestimmen zu lassen, wä h- rend dessen das Matching durchgeführt werde. III. Die Begründung des Patentgerichts hält der Überprüfung im Ber u- fungsverfahren stand. 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der ertei l- ten F assung wird dem Fachmann durch die K7 nahegelegt, so dass es an einer erfinderischen Tätigkeit fehlt. Die K7 befasst sich mit einem Verfahren zur Herstellung einer Teleko m- munikationsverbindung zwischen zwei Personen, wobei die Verbindung nicht durch die Wahl einer Telefonnummer, sondern in Abhängigkeit vom Standort der Personen und d er Ähnlichkeit eines Profils ( " profile " ) mit Informationen he r- 16 17 18 19 - 11 - gestellt werden soll, das die Personen im N etzwerk gespei chert haben (K7, S. 4, Z. 14 ff. ; S. 24, Z. 1 ff .; " c la im 1 " ). Nach dem Verfahren mel den sich die Personen mit ein em Profil (K7, S. 10, Z. 5 ff.; Z. 12 ff. : " profile " ) , also einem Datensatz, der auch ihre Adresse (K7, S. 9, Z. 10 ff.; S. 10, Z. 5 ff . : " USER ID " ) ent hält, über ein Telekommunik a- tionssystem , bei dem es sich um das GSM - Mobilfunknetz werk handeln kann (K7, S. 5, Z. 8 ff.: GSM " cellular phone network " ) , bei einem Server (K7, S. 10, Z. 8 ff. ; S. 16, Z. 20 ff. : " server " ) , also einer Datenverarbeitungseinrichtung . I n einem bevorzugten Ausführungsbei s piel wird das P rofil einer Per son von d em Server 106 empfangen und gespeichert, wenn das Funktelefon ( " mobile stat i- on " ) das erst e Mal i m Dienstbereich ( " se rvice area 103 " ) des Servers aktiv wird, und ist im Server solange erhältlich , wie das Funktele fon in dessen Dienstb e- reich ( " service area " ) aktiv bleibt (K7, S. 9, Z. 21 ff.; S. 10, Z. 12 ff. ; vgl. auch Figur 1 ). Mithin wird das Profil bzw. der Datensatz der kontaktsuchenden Pe r- son von einem Funktelefon übermittelt und enthält auch den durch ein Stando r- te rmittlungssystem (etwa GPS, vgl. K7, S. 13, Z. 1 ff.) ermittelten Aufenthaltsort. Handelt es sich bei dem Telekommunikationssystem um das GSM - Netzwerk , ist nach den von der Berufung nicht angegriffenen Feststellungen des Patentg e- richts für den Fachmann zud em implizit offenbart, dass die Rufnummer an den Server (die Datenverarbeitungseinric htung) übermittelt wird . Der übermittelte Datensatz enthält schließ lich einen Zeitpunkt, wie sich aus der von der Ber u- fung gleichfalls nicht beanstandeten Feststellung des Patentgericht ergibt, dass nach Kenntnis des Fachmanns im GSM - Netzwerk das Betreten einer Funkzelle durch ein Mobilfunkgerät mit einer Zeitmarke (also einem Z eitpunkt) versehen wird . Die vom Patentgericht zudem angesprochene Frage, ob es sich bei dem in d en Merkmalen 4, 5 und 7 genannten Zeitpunkt überhaupt um ein bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigendes technisches Mer k- mal handelt, bedarf danach keiner Entscheidung, weil die K7 jedenfalls einen solchen Zeitpunkt offenbart. 20 - 12 - D er Server ist mit einem Vergleicher ( " matching engine " ) ausgestattet , der die Profile der Personen, die s ich an einem bestimmten Ort (etwa im B e- reich einer Basisstation, einer Zelle oder Zellgruppe oder eines Dienstbereichs) aufhalten, auf Übereinstimmunge n hin überprüft (K7, S. 9, Z. 18 ff.; S. 10, Z. 16 ff.; S. 16, Z. 14 ff. ; S. 20 Z. 11 ff.) . Im Vergleicher wird also zu dem Date n- satz der kontaktsuchenden Person ein passender , den Aufenthaltsort entha l- tender Datensatz einer sich ebenfalls meldenden, konta ktbereiten Person ermi t- telt, wobei der Datensatz der kontaktbereiten Person zumindest im GSM - Netzwerk neben dem Aufenthaltsort auch mit einer Zeitmarke bzw. einem Zei t- punkt versehen ist. Der Vergleicher gibt aufgrund eines Auswertealgorithmus (K7, S. 1 0, Z. 16 ff.) bei weitgehender Übereinstimmung mindestens zwei er Profile ein Ü bereinstimmungssignal , das im Telekommunikationssystem ein Funksignal zu der kontaktbereiten Person zu deren Funktelefon erzeugt und damit eine Tel e- kommunikationsverbindung herst ellt (K7, S. 21, Z. 5 ff.; Ansprüche 1 und 6; Abstract). Damit sind die Merkm ale 1 bis 6 und 8 durch die K7 offenbart . In der K7 wird zudem ausgeführt, dass Vergleichsparameter vorgesehen werden können, die es den Benutzern erlauben, den Vergleich räuml ich oder zeitlich einzuschränken. Die Parameter können die Größe des Standortbereichs angeben, die der Benutzer wünscht, oder den Zeitpunkt, zu dem ein Vergleich versucht werden soll (K7, S. 19, Z. 5 ff.). Dem Fachmann ist damit - in teilweiser Vorwegnahme des Merkmals 7 - die Möglichkeit offenbart, für die Ermittlung des Übereinstimmungssignals einen begrenzten Zeitraum und dessen Abgabe bei Überlappung der beiden Zeiträume bei mindestens zwei Personen vorzus e- hen. Hingegen ist zwar nicht beschrieben, dass jede Meldung des Datensatzes mit Zeitpunkt und Aufenthaltsort der kontaktsuchenden Person das Anlaufen des begrenzten Zeitraums für die Übermittlung des Übereinstimmungssignals 21 22 23 - 13 - auslöst. Gleichwohl trifft es entgegen der Sichtweise der Berufung nicht zu, da ss K7 einen gänzlich anderen Ansatz als das Streitpatent verfolgte. Nach der Lehre von K7 sucht das Funktelefon grundsätzlich konstant und automatisch nach Vergleichsmöglichkeiten und meldet damit auch das Pr o- fil (den Datensatz) mit Zeitpunkt und Aufen thaltsort beim Server (bei der Date n- verarbeitungseinrichtung), wann immer der kontaktsuchende Benutzer einen neuen Standortbereich betritt. Alternativ hat der kontaktsuchende Benutzer aber auch die Option, das Vergleichen durch einen einfachen Eingabevorga ng unter Verwendung des Funktelefons zu aktivieren oder zu deaktivieren, wobei der Benutzer auch bei dieser Option sein Vergleichs - und Anforderungsprofil nur einmal eingeben muss (K7, S. 20, Z. 2 ff.). In dieser Variante ist die Lehre von K7 derjenigen de s Streitpatents stark angenähert. Das (erneute) Aktivieren nach Eintritt des deaktivierten Zustands entspricht einer Meldung mit einem die Adresse enthaltenden Datensatz bei der Datenverarbeitungseinrichtung im Si n- ne von Merkmal 2 des Streitpatents. Der Un terschied zu K7 besteht insoweit lediglich darin, dass das Streitpatent dieses Aktivieren nicht als erneutes, so n- dern erstmaliges Melden bei der Datenverarbeitungseinrichtung definiert. En t- sprechend bietet es sich für den Fachmann an, das Anlaufen des begr enzten Zeitraums für die Ermittlung des Übereinstimmungssignals entweder mit jeder Meldung des Profils (des Datensatzes) im Server (in der Datenverarbeitung s- einrichtung) auszulösen oder diesen alternativ durch Eingabe am Funktelefon zu aktivieren oder zu d eaktivieren (vgl. PGU 14 unten, Übergang 15 oben). Die erste der beiden Alternativen entspricht den Vorgaben des Merkmals 7, so dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung für den Fac h- mann naheliegend war. 2. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der zuletzt noch ge l- tend gemachten Hilfsanträge 3A, 4 und 5 ist unzulässig. Weder hat die Klägerin der Verteidigung des Streitpatents in den geänderten Fassungen zugestimmt, 24 25 - 14 - noch können diese als sachdienlich angesehen werden, § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG. - 15 - Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gege n- stand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab (BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 Walzstraße). Gleiches gilt für den Fall, dass das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis nur einzelne Angriffsmittel des Klägers aufgreift und der Beklagte dahe r in der R e- gel keinen Anlass hat, zusätzlich zu Hilfsanträgen, die dem erteilten Hinweis Rechnung tragen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht aussichtsreich eingeschätzt hat (BGH, Urteil vom 27. Mai 2014 X ZR 2/13, GRUR 2014, 1026 Rn. 31 Analog - Digital - Wandler). De m- gegenüber hat das Patentgericht im vorliegen den Fall in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis bereits mitget eilt, dass nach seiner vorläufigen Auffa s- sung der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents im Hinblick auf die K7 und das Fachwissen des Fachmanns nicht erfinderisch sein dürfte. Dies hätte der Beklagten in Anbetracht ihrer Prozessförderungspflich t Veranlassung geben müssen, das Streitpatent bereits im Verfahren vor dem auch mit techn i- schen Richtern besetzten Patentgericht hilfsweise mit geänderten Anträgen zu verteidigen (vgl. Meier - Beck, Festschrift Peter Mes , 2009, 273, 281; Benkard/ H all/ Nobbe, PatG, 11. Aufl., 2015, § 116 Rn. 11), zumal nicht auszuschließen ist , dass sich der Rechtsstreit im Hinblick auf einen oder mehrere der hilfsweise verteidigten Fassungen des Streitpatents als nicht entschei dungsreif erweist und die Sache nach § 119 Abs. 3 und 5 PatG zu erneuter Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwie sen oder Sachverständige n- beweis vor dem Senat erhoben wer den mu ss . 26 - 16 - 3. Der mit den Hilfsanträgen 3A, 4 und 5 hilfsweise verteidigte Gege n- stand des Streitpa tents unterliegt auch nicht deshalb dem Prüfungsumfang des Berufungsverfahrens nach § 117 PatG, weil darin Patentanspruch 1 jeweils mit den Unteransprüchen 10, 8 und 9 sowie 5 des Streitpatents in der erteilten Fa s- sung kombiniert w i rd . E s handelt sich inso weit um neue Verteidigungsmittel im Sinne des § 117 PatG in Verbindung mit den entsprechend anzuwendenden Vorschr iften der § § 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 Satz 1 Nr . 1 bis 3 ZPO , deren Nichtgeltendmachung nach dem vom Patentgericht gemäß § 83 Abs. 1 PatG e rteilten Hinweis auf einer Nachlässigkeit der Beklagten beruht. Das Patentg e- richt hat zwar in seinem Urteil ausgeführt , dass ein eigenständiger erfinder i- scher Ge halt der rückbezogenen Unteransprüche des Streitpatents nicht e r- sichtlich sei. Damit ist die Fr age, ob den Unteransprüchen des Streitpatents eine eigenständige erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt, jedoch nicht zu einen zulassungsfreien Gegenstand der Prüfung im Berufungs verfahren gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO geworden. Macht der Beklagte in der ersten Instanz keinen eigenständigen erfind e- rischen Gehalt der auf den Hauptanspruch rückbezogenen Unteransprüche des Streitpatents geltend und erklärt er nach richterlichem Hinweis in der mündl i- chen Verhandlung vor dem Patentgericht, dass es bei der Vert eidigung der e r- teilten Fassung sein Bewenden haben soll, handelt es sich um ein neues Ve r- teidigungsmittel, wenn der Beklagte in der Berufungsinstanz das Streitpatent erstmals hilfsweise beschränkt durch die Kombination des Hauptanspruchs mit Unteransprüche n des Streitpatents verteidigt und sich zur Begründung auf e i- nen eigenständigen erfinderischen Gehalt der Unteransprüche beruft. D ie B e- klagten haben sich vor dem Patentgericht auf die Geltendmachung eines erfi n- derischen Gehalts des Patentanspruchs 1 beschr änkt, indem sie einen eige n- ständigen erfinderischen Gehalt der rückbezogenen Unteransprüche des Strei t- patents nicht vorgetragen und auf Nachfrage des Vorsitzenden im Hinblick auf die An kündigung , eine hilfsweise Verteidigung des Streitpatent durch die Au f- n ahme von Merkmalen aus den Unteransprüchen zu beabsichtigen, in der 27 28 - 17 - mündlichen Verhandlung erklärt haben , dass es bei der Verteidigung der ertei l- ten Fas sung sein Bewenden haben solle . Entsprechend war auch der Pr ü- fungsumfang des Patentgerichts auf den inso weit von der Beklagten verteidi g- ten Anspruchssatz beschrän kt (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 X ZB 6/05, BGHZ 173, 47, 22 ff. Informationsübermittlungsverfahren II). I V. Die Kostenentscheidung be ruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. G röning Grabinski Hoffmann Schuster Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.05.2013 - 5 Ni 11/11 (EP) - 29
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