ECLI:DE:BGH:2015:271015UXZR11.13.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 11/13 Verkündet am: 27. Oktober 2015 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in de r Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Fugenband IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 3; EPÜ Art. 84 Satz 2; ZPO § 62 a) Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichti g- keitsverfahren ist eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patenta n- spruchs jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarhei t bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war. b) Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung ver bunden wo r- den, sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 27. Oktober 2015 durch den Vo rsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning und Dr. Bacher sowie die Richterin nen Schuster und Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin zu 1 wird das am 4. Oktober 2012 verkü n- dete Urteil des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichti g- keitssenats) des Bundespatentgerichts unter Zurückweisung des weite r- gehenden Rechtsmittels abgeändert. Das europäische Patent 792 973 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, da ss die Patentanspr ü- che 1, 2 und 7 folgende Fassung erhalten: 1. Verwendung eines kalt verlegbaren Bandes bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist, als Fugenband im S traßenbau. 2. Verwendung eines Bandes nach Anspruch 1, dadurch g e- kennzeichnet, dass die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist. 7. Verwendung eines Bandes nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleberbeschichtun g so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmi t- tel enthält. - 3 - Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstrei ts 1. Instanz werden den Klägerinnen zu 4/5, der Beklagten zu 1/5 auferlegt. Von den Kosten der Berufung tragen die Klägerin zu 1 4/5 und die Beklagte 1/5. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Januar 1997 unter Inanspruc h- nah me einer deutschen Priorität vom 3. Februar 1996 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 792 97 3 (Streitpatents), das in der im Einspruchsverfahren vor dem Europä i- schen Patentamt erhaltenen Fassung ein kalt verarbeitbares Fugenband be trifft und sieben Patentansprüche umfasst , von denen die Ansprüche 1, 2 und 7 a n- gegriffen sind. Die angegriffenen Ansprüche lauten: " 1. Kalt verlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau, bestehend aus polymervergütete m Straßenbaubi tum en, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Klebe r- schicht verbunden ist. 2. Fugenband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist. 7. Fugenband nach einem der Ans prüche 1 bis 6, dadurch g e- kennzeichnet, dass die Kleberbeschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entw i- ckelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält. " Die Klägerin nen haben g eltend gemacht, der Gegenstand von A n- spruch 1 des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der u r- 1 2 - 4 - sprün g lich eingereichten Fassung hinaus und sei , ebenso wie derjenige des Anspruch s 2, nicht patentfähig . Mit Patentanspruch 7 werde zudem ein Gege n- stand beansprucht, der nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in d er im Einspruchsverfahren erhalt e- nen Fassung und mit neun Hilfsanträgen verteidi gt. Das Patentgericht hat die Klagen abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin zu 1 (nachfolgend: Klägerin) , mit der sie die Nichtigkeit s- gründe der mangelnden Patentfähigkeit und mangelnden Ausführbarkeit weite r- verfolgt. Die Beklagte v erteidigt das angefochtene Urteil in erster Linie mit der Maßgabe, dass die angegriffenen Patentansprüche 1, 2 und 7 die aus dem T e- nor ersichtliche Fassung als Verwendungsansprüche erhalten sollen . Entscheidungsgründe: Die Berufung hat teilweise Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung die Verwendung eines Bandes als kalt verarbeitbares Fugenband im Straßenbau. 1. Nach de r Patentbeschreibung werden Fugenbänder insbesondere im Straßenbau zur Herstellung von Nähten , d.h. Verbin dungen von neben - einanderliegenden Einbaubahnen aus Mischgut mit vergleichbaren Eigenscha f- ten, und von Anschlüssen , d.h. V erbindungen von Einbaubahnen aus Mischgut mit unterschiedlichen Eigenschaften , verwendet. D ie durch Nähte und A n- schlüsse entstehenden V erbindungen , die dem Straßenverkehr und klimat i- schen Einflüssen ausgesetzt seien , müssten hohen Qualitätsanforderungen 3 4 5 6 7 - 5 - genügen . Sie sollte n wasserdicht sein und sich unter äußeren Einflüssen nicht öffnen , damit die Deckschicht keinen Schaden nehme (Besch r. Abs. 2) . Es g e- h e darum, mehr Bitumen als bisher an die Anbindungsflanke zu bringen und ein weiches Gelenk einzubauen, also eine Höchstmenge an Bitumen zum Dichten, Bewegen und Haften zu platzieren (Abs. 2). Bisher habe man zur Lösung di e- ses Problems mit vorgefertigte n Bitumenfugenbänder n gearbeitet , die nach dem Streichen der Flanke der bestehenden alten Asphaltdeckschicht mit einer bitumenhaltigen Grundierung an die Flanke angelegt worden sei en . Um eine Haftung des Bitumenfugenbandes an der Nahtflanke z u bewirken, sei dieses mit einer Propanflamme angewärmt und dann an die Flanke angedrückt wo r- den. Die Temperatur des Mischgutes der neu einzubringenden Deckschicht, das unmittelbar an das verlegte Fugenband herangebracht werde, reiche für sich genommen nic ht aus, um Mängel bei der Verlegung des Fugenbandes auszuglei chen; auch das anschließende Anwalzen führe nicht zu einem dichte n Verschluss der Naht (Abs. 3) . 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Pro b- lem , ein Fugenband zu r Ve rfügung zu stellen , das einfach zu verarbeiten ist und gleichwohl einen dichten Nahtverschluss ermöglicht . 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der zuletzt verteidigten Fassung vor : Patentanspruch 1 : 1. Verwendung eines Bandes als F ugenband im Straßenbau . 2. Das Fugenband besteht aus polymervergütetem Straßenbaubit u- men. 3. Es ist kalt verlegbar. 4. Es ist wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten Klebe r- schicht verbunden. 8 9 - 6 - Patentanspruch 2 beinhaltet : d ie Verwendung eines Ba ndes nach Anspruch 1, wobei die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm auf weist . Patentanspruch 7 verlangt : die Verwendung eines Bandes nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei d ie Kleberbeschichtung so eingestellt ist , dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält. 4. Die Parteien streiten darüber, über welche Qualifikation der maßge b- liche Fachmann für die Auslegung des Patent s und die Beurteilung der Paten t- fähigkeit verfügen muss . a) Die Klägerin nimmt an , der Fachmann werde durch ein Team gebi l- det, das aus einem Diplom - Bauingenieur der Fachrichtung Straßenbau mit Spezialkenntnissen in der Verwendung von bitumenhaltigen Fu genbändern und einem Chemiker besteht, der über Spezialkenntnisse in der Entwicklung, Ko n- struktion und Fertigung bitumenhaltiger Fugenbänder verfügt. Die Beklagte sieht mit dem Patentgericht den Fachmann als Diplom - Bauingenieur an, der auch über die notwen digen chemischen Fachkenntnisse für die Entwicklung der Fugenbänder verfügt. b) Maßgeblicher Fachmann ist derjenige, der in der Praxis mit der En t- wicklung und Herstellung von Materialien für Nähte und Anschlüsse im Str a- ßen bau und das Verschließen von F ugen befasst ist. Dafür sind neben Kenn t- niss en über die (möglichen) Materialeigenschaften des Bandes Erfahrungen mit der Verlegung des Fugenbandes erforderlich. Letztlich kann dahinstehen, ob infolgedessen als Fachmann ein Straßenbauingenieur oder ein Bauc hemiker, der in erster Linie mit der Zusammensetzung und dem Einsatz von Baustoffen befasst ist , anzusehen ist. Das Streitpatent betrifft jedenfalls nicht die Herste l- lung eines Klebers oder einer Kleberschicht, sondern schlägt in der zuletzt ve r- 10 11 12 - 7 - teidigten F assung die Verwendung ein es Bandes als Fugenband im Straße n- bau vor, das kalt verlegbar und mit einer gesonderten Kleberschicht versehen ist. D er Vortrag der Klägerin gibt keine zureichenden tatsächlichen Hinweise dahingehend, dass angesichts dessen die Ein ordnung des Fachmanns als Straßenbauingenieur durch das Patentgericht nicht zutrifft. Selbst wenn man den Schwerpunkt bei der Lösung des technischen Problem s des Streitpatents in der Materialanwendung sieht , ist als Fachmann jedenfalls kein Klebstoffsp e- zia list, sondern ein Bauchemiker angesprochen , der über Erfahrung in der Z u- sammensetzung und Anwendung von Baustoffen verfügt und, beispielsweise , wie die von der Beklagten beauftragten Privatgutachter, im Bereich der polym e- ren Baustoffe und der Materialprüfu ng tätig ist . Es kann deshalb nicht ang e- nommen werden, dass auf dem Gebiet des Straßenbaus spezielle Klebstof f- fachleute beschäftigt würden; die Klägerin hat dies auch nicht vorgetragen. Vor diesem Hintergrund sind spezielle Kenntnisse über die Zusammensetz ung und Wirkungsweise von Klebstoffen von dem in Rede stehenden Fachmann nicht zu erwarten (vgl. BGH, Urteil vom 22. September 2015 X ZR 53/13) . 5 . Der Begriff " Fu genband " , dessen Bedeutung zwischen den Parteien streitig ist , bedarf näherer Betrachtu ng . Die Klägerin meint, die Lehre des Streitpatents könne nicht auf senkrecht, also in der Fuge, zu verbauende F u- genbänder beschränkt werden. Der Begriff umfasse beispielsweise auch Bä n- der, die zur Abdeckung einer Fuge verwendet würden. a) Die Bedeutung de r in einem Patentanspruch verwendeten Begriff e ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, die n ach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts hofs stets geboten ist und auch dann nicht unterbleiben darf , wenn der Wortlaut des Patentanspr uchs eindeu tig zu sein sche int (s. nur BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 Rotorelemente, mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Die Beschreibung des Patents, deren Funktion es ist, die geschützte Erfindung zu erläutern, kann B e- 13 14 - 8 - griff e eigenständig definieren und insoweit ein patenteigenes Lexikon darstellen (BGH Rotorelemente, Rn. 16; Urteil vom 2. März 1999 X ZR 85/96 , GRUR 1999, 909 Spannschraube). Im Zweifel ist ein Verständnis des Anspruchs g e- boten, das beide Teile der Paten tschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen ve r- steht (BGH Rotorelemente , Rn. 16). Zweck - , Wirkungs - oder Funktionsangaben nehmen dabei als Bestan d- te i le eines Patentanspruchs an dessen Aufgabe teil, den geschützten Gege n- stand vom Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (BGH , Urteil vom 7. Juni 2006 X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn. 15 Luftabscheider für Milchsa m- melanlage). b ) So liegen die Dinge hier. D er in den Patentansprüchen enthaltene Begrif f Fugenband gibt für sich genommen weder Eigenschaften der Fuge noch des (Fugen)Bandes an. A us den Ausführungen in der B eschreibung folgt aber , dass das patentgemäße Fugenband ein solches sein soll, mit dem eine gegen witterungsbedingte und mechanische Ein flüsse resistente und dichte Herste l- lung von Nähten und Anschlüssen im Straßenbau erzielt werden kann . Um den Witterungs - und Verkehrseinflüssen Stand halten zu können, soll mehr Bitumen als bisher an die Anbindu ngsflanke gebracht werden (Abs. 1, 3). Die V erwe n- dung des Begriffs " Anbindungsflanke " spricht dafür, dass das Fugenband an der Seite der bereits vorhandenen Einbaubahn, also senkrecht in der Fuge , a n- gebracht werden soll. Diese Sichtweise wird durch die weiteren Ausführungen in der Beschreibung bestä tigt. So ist b ei der Erläuterung der Erfindung ausg e- führt, dass beim Verlegen an der Nahtflanke auf die Verwendung einer Propa n- flamme verzichtet werden könne. Bei entsprechender Einstellung des Klebers 15 16 - 9 - sei es zudem möglich, bei Temperaturen etwas oberhalb des Gefrierpunktes eine Haftung zwischen Fugenband und Nahtflanke zu erreichen (Ab s. 7). Auch bei der Erläuterung der Ausführungsbeispiele und insbesondere auch des G e- genstands nach Patentanspruch 7 ist in der Beschreibung von der H aftung des Fuge nbandes a n der Nahtflanke (Abs. 12), dem Andrücken des Bandes an die Nahtflanke (Abs. 15) und von einem zuverlässigen Anhaften des Fuge nbandes an der Nahtflanke (Abs. 16) die Rede. c ) Dieses Verständnis des Begriffs " Fugenband " wird unterstützt du rch das von der Beklagten in 2. Instanz vorgelegte Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus Asphalt, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Asphaltstraßen , aus dem Jahr 1989 (Anlage GPR 3). (1 ) Dabei handelt es sich zwar um ein neues Verteidigungsmittel, das aber entgegen der Auffassung der Klägerin gemäß § 117 PatG i . V . m . § 531 Abs. 2 Nr. 1 und 3 ZPO zuzulassen ist. Das P atentgericht hat sich , wie sich aus de m gerichtlichen Hinwe is gemäß § 83 Abs. 1 PatG und aus dem angefocht e- nen Urteil ergibt, mit dem Begriff " Fugenb a nd " nicht in dem von der Klägerin verstandenen Sinn befasst . Die Klägerin selbst hat auf die Auslegung erst in der Berufung besonderes Gewicht gelegt . Die Vorlage de s Merkblatts, mit der die Beklagte auf den Vortrag der Berufungsklägerin reagiert hat, beruht deshalb nicht auf Nachlässigkeit der Beklagten. (2 ) Das Merkblatt enthält unter 4.2.2 Ausführungen zu Fugen mit au f- schmelzbarem Fugenband. Auch hier wird die F ugenflanke erwähnt, die wie bei dem damaligen Stand der Technik üblich mit einem geeigneten Vora n- strich zu versehen sei. Das Fugenband sei einseitig anzuschmelzen und an die vorbereitete Fugenflanke festhaftend anzudrücken. Hieraus ergibt sich , dass ei n im Straßenbau verwendetes Fugenband an die Fugenflan ke, also an die Seite der Fuge und damit senkrecht stehend anzubringen ist . 17 18 19 - 10 - II. Das Patentgericht hat , in diesem Punkt von der Berufung unbea n- standet, angenommen, d er Nichtigkeitsgrund der unzulässig en Erweiterung li e- ge nicht vor. D ie in Patentanspruch 7 enthaltene Erfindung sei zudem ausfüh r- bar offenbart. Der Fachmann könne die Lehre des Anspruchs 7 m it den Erläut e- rungen aus der Beschreibung unter Zuhilfenahme von geeigneten, entweder bekannten oder aus Versuchen ermittelten Ergebnissen nacharbeit en . N ach Absatz 15 der Beschreibung k önne der Kleber beispielsweise so eingestellt werden , dass er bei Temperaturen bis maximal 30°C noch keine oder nur g e- ringe Kleb e igenschaften aufweise. Erst wenn das mit d er Kleberschicht vers e- hene Fugenband durch Andrücken an die Nahtflanke mit dem Primer in Berü h- rung komme, tr ä te n die Klebfähigkeit und damit die Haftung ein. Die Gegenstände der angegriffenen Anspr üche sei en auch patentfähig . Die zur Prüfung der Neuheit herangezogene deutsche Offenlegungsschrift 2 225 358 (K6) beziehe sich auf ein vorgefertigtes bogen oder bahnförmiges Material, das mit mindestens eine r Schicht aus einer polymervergüteten bitum i- nösen Masse versehen sei , wobei die Schicht 1 (Figur 1 der K6) auf der einen Seite eine im Wesentlichen nicht klebende Eigenschaft aufweise, während die andere Sei te aus einer selbstklebenden Bitumenmasse bestehe . Das bahnfö r- mige Material werde zum Abdichten auf Betonflächen unter anderem auf Br ü- cken verlegt, wo a nschließend eine heiße Asphaltschicht aufgebracht werde. Das Material nach der K6 betreffe somit ausschließlich Ab dichtbahnen und kein Fugenband. Das Fugenband nach der deutschen Patentschrift 41 26 090 (K12) sei reißfest und bestehe aus elastische m Pol ymerkunststoff und nicht aus polyme r- vergütetem Straßenbaubitumen , so dass Merkmal 3 nicht erfüllt sei . Die Gegenst ände des Patentanspruchs 1 und der angegriffenen Unte r- ansprüche beruh t e n auch auf erfinderischer Tätigkeit. Aus dem deutschen G e- brauchsmus ter 93 13 030 (K2) sei ein bitumenhaltiges Dichtungsmaterial b e- 20 21 22 23 - 11 - kannt, das als Fugenband im Straßenbau verwendet werde. Das Dichtungsm a- terial werde durch leichte Erwärmung zu einem Fugenband verpresst ; es sei selbstklebend und zu seinem Einbau sei keine Erw ärmung mehr nötig. Die Z u- sammensetzung des Fugenbandmaterials bewirke die selbstklebende Eige n- schaft, wobei die gesamte Schicht selbstklebend sei. Das Fugenband nach der K2 sei jedoch auf keiner Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden. Der F ach mann erhalte aus K2 auch keinen Hinweis, die bekannte klebrige Schicht zwecks besserer Haftung einseitig mit einer weiteren klebrigen Schicht zu versehen, weil ein Verkleben bzw. Anhaften des Bandes bereits mit einem einschichtigen Fugenband erreicht werde . In dem Aufsatz von Zeller " Ein neues Fugenband, ein Abdeckband und neue Stopfen zum Verschließen von Bohrlöchern " in : Neue Deli wa - Zeitschrift Heft 12/94 (K22a) werde als Lösung bei nicht ausreichender Anhaftung ein Vorwärmen der Schnitt und Fräskante n vorgeschlagen, was den Fachmann nicht zur patentgemäßen Lösung führe. Auch das Band nach der deutschen Offenlegungsschrift 1 965 092 (K7) zeige nichts, was über das aus K2 und K22a Bekannte hinausgehe. Auch eine Zusammenschau der erörterten Druckschri ften führe nicht zum Patentgege n- stand. Aus der K6 erkenne der Fachmann vorrangig Abdichtungsbahnen in u n- terschiedlichen Breiten. Dort sei ein Verkleben der Bahnen mit dem Betonu n- tergrund mittels einer Kleberschicht, die auf die Bahnen aufgebracht sei, b e- sc hrieben. Bei dem zweischichtigen Aufbau gehe es nicht um eine Verbess e- rung der Haftung der flach aufliegenden Abdichtungsbahnen auf dem Betonu n- tergrund, sondern um die Schaffung einer nicht klebenden Seite, die nach a u- ßen freiliegen könne. Die Zweischichti gkeit der Abdichtungsbahnen in der K6 diene damit ganz anderen Zielen als im Streitpatent. Beim Streitpatent stehe eine Steigerung der Klebeigenschaft bei stehend angebrachten Fugenbändern im Vordergrund. 24 25 - 12 - Die deutschen Patentschrift en K12 und DD 258 259 (K10) zeigten zwar einen zweischichtigen Aufbau, beträfen aber Bänder, die für Straßenfertigung aus bitumengebundenen As phaltschichten nicht geeignet seien . Die in K12 und auch die in K10 offenbarten Fugenbänder füllten anders als beim Streitpatent ni cht die Fuge aus, sondern überbrückten sie . K12 und K10 könnten daher für die im Streitpatent geschilderten Probleme keinen Lösungsansatz bieten. III. Dies e Beurteilung hält den Angriffen der Berufung im Wesentlichen stand. Soweit die Beklagte das Stre itpatent nicht mehr verteidigt, ist es ohne weitere Sachprüfung für nichtig z u erklären (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 Rn. 15 Carvedilol II). In dem Umfang, in dem es verteidigt wird, erweist es sich als rechtsbeständig. 1. Die beschränkte Verteidigung durch Änderung der Sachansprüche in Verwendungsansprüche ist zulässig. a) Der Übergang von einem Erzeugnis - zu einem Verwendungsa n- spruch im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung des Senats stat thaft. Der Erfinder soll für die neue und nicht naheliegende Verwe n- dung eines an sich bekannten Erzeugnisses Schutz erhalten (BGH, Urteil vom 2. November 2011 X ZR 23/09, Mitt. 2012, 119 Notablaufvorrichtung ). b) Im Gegensatz zur Auffassung der Kläg erin ist der beschränkte P a- tentanspruch nicht im Hinblick auf Klarheit des in Merkmal 4 enthaltene n B e- griffs " gesondert " zu prüfen. (1) Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nic h- tigkeitsverfahren ist zu untersuchen , ob die beabsic htigte S elbstbeschränkung un zulässig ist , etwa weil der so definierte Gegenstand über die ursprünglich e Offenbarung hinausginge oder den Schutzbereich des Patents erweiter te. Ein 26 27 28 29 30 31 - 13 - Prüfungskriterium für die Zulässigkeit in den Patentanspruch aufgenommener Me rkmale und Begriffe kann zudem sein , ob der Anspruch durch deren Au f- nahme hinreichend deutlich und klar gefasst wird (vgl. BGH, Urteil vom 24. Ja - nuar 2012 X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 29 Elektronenstrahl - therapiesystem). Die s folgt aus Art . 84 S atz 2 EPÜ ; für das nationale Recht ergibt sich dieses Erfordernis aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i . V . m . § 9 Abs. 6 PatV. E ine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist jedoch weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im Patentgesetz vorgesehen. Der Patentinhaber hat mit dem erteilten oder dem im Einspruchsverfahren geände r- ten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorges e- henen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs - oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, ganz oder teilweise aberkan nt werden kann. Das Europäische Patentübereinkommen regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs - oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die fehlende Klarheit n icht gehört, abschließend (Art. 100, 138 EPÜ; §§ 21, 22 PatG). Daraus folgt, dass eine Prüfun g der Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten A n- sprüchen enthalten war (vgl. E PA, E ntsch . vom 24. März 2015 G 3/14 ). (2) Nach diesen Grundsätzen ist im Streitfall eine Prüfung der in Ve r- wendungsansprüche geänderten Patentansprüche nicht statthaft. D as hier in Streit stehende Wort " gesondert " ist nicht durch eine Ä nderung in den als Ve r- wendungsanspruch umgestalteten Patentanspruch aufgenommen w orden. Es war bereits Bestandteil des Sacha ns pruch s in der im E inspruchsverfahren g e- änder ten F assung , der mit Ausnahme der Ausgestaltung als Verwendungsa n- spruch unverändert geblieben ist. 2. Der Gegenstand des zuletzt verteidigten Patentanspruch s 1 ist neu (Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ). a) Die pat entgemäße Verwendung eines Bandes als Fugenband wird nicht durch die Entgegenhaltung K6 vorweggenommen. K6 betrifft ein vorgefe r- 32 33 34 - 14 - tigtes bogen - oder bahnförmiges Material, das als Abdichtungsmaterial für ve r- schiedene Flächen, beispielsweise für Dächer oder F ußböden und insbesond e- re zur Aufbringung auf Betonflächen und auch als Brückenabdeckung geeignet ist (S. 1 , 7 ) . Eine Lage des Material s besteht vorzugsweise aus zwei Schichten , von denen die eine eine selbstklebende bituminöse Klebemittelmasse und die ande re eine nichtkleb ende Bitumenmasse sein kann (S. 3, 4). Die klebende Seite der Lage wird auf die abzudichtende Fläche aufgebracht, wobei gegeb e- nenfalls eine Mehrzahl einander überlappender Bahnen erforderlich ist, um eine kontinuierliche Membran auf der ge samten Fläche zu erhalten (S. 6). Die Breite des Materials kann schwanken und beispielsweise zwischen 2,5 und 120 cm oder darüber liegen (S. 4). Damit mag die K6 zwar einen Gegenstand vor ste l- len , der objektiv als Fugenband geeignet ist. Die Verwendung eine s Bandes als Fugenband offenbart K6 aber , wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, nicht. b) Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass auch die En t- gegenhaltung K12 den Gegenstand des Streitpatents nicht vorwegnimmt. Dies trifft auch für di e zuletzt verteidigten Verwendungsansprüche zu. Die Berufung führt hiergegen auch kein en Angriff . 3. D e r Gegenstand der verteidigten Ansprüche war aus Sicht des Fachmanns nicht durch den Sta nd der Technik nahegelegt (Art. 56 EPÜ). Z u- treffend hat das Pa tentgericht angenommen, dass die Entgegenhaltungen K2, K22a, K7, auch in Verbindung mit K6 , sowie die K10 und K12 nicht zu der E r- findung führen. Diese Beurteilung tr ifft auch für die verteidigten Verwendung s- ansprüche zu. Die Ausführungen des Patentgerichts zu den Entgegenhaltungen K10 und K12 hat die Klägerin mit der Berufung nicht angegriffen . a) K2 betrifft ein bitumenhaltiges Dichtungsmaterial, das unter anderem als Fugenband zum Abdichten von Fugen im Straßenbau eingesetzt werden kann. 35 36 37 - 15 - (1) Das Di chtungsmaterial soll sich in engem stofflichen Kontakt vol l- ständig an die Fugenwandungen anpassen (K2, S. 1). Nachteilig sei, so heißt es in der Beschreibung, dass die Bauteile, deren Fugen abzudichten seien, von vornherein mit einer speziellen Schutzschic ht auf Bitumenbasis versehen sein müssten oder dass diese unmittelbar vor Einbringung des Fugenbandes in Form eines lösungsmittelhaltigen Anstrichs (Primer) aufgebracht werde. Aufg a- be der Erfindung sei es , ein selbstklebendes bitumenhaltiges Dichtungsmater ial vorzugsweise in Form von Fugenbändern, Platten oder Bandagen herzustellen, das es gestatte, den Aufwand für den Anstrich bzw. die Erwärmung einzusp a- ren (S. 2) . Das Fugenband wird unter l eichter Erwärmung verpresst (S. 3 aE); es ist selbstklebend und mu ss beim Einbau nicht mehr erwärmt werden. Vo n dem Band nach Patentan spruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich dieses Fugenband dadurch, dass es einschichtig und nicht wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist . (2) Hieraus und auch in Verbindung mit der Offenbarung der K6 erhält der Fachmann keine Anregung, ein Band als Fugenband zu verwenden, das mit einer gesonderten Kleberschicht versehen ist . Das bahnförmige Abdichtung s- material der K6 dient zur Abdichtung von Ob erflächen (S. 2, 1. Abs.). K6 enthält keinen Hinweis auf die Verwendung des offenbarten Materials als ein Fuge n- band, wie das Streitpatent es versteht . Der Inhalt der K6 führt eher von einer solchen Verwendung weg. In der Entgegenhaltung ist von einer " Lage " , einem bahn förmigen Material, die Rede (S. 3, 4), d as liegend auf Oberflächen aufg e- bracht wird, um , wie ausgeführt, diese wasserdicht zu machen (S. 6) und eine dauernde Verbindung zum Untergrund zur Verfügung stellen , während die nichtklebende Seite nach außen freiliegen kann. Der zweischichtige Materia l- aufbau der K6 dient zudem anderen Zwecken als die gesonderte Klebeschicht beim Streitpatent, bei der die Steigerung der Kleb fähigkeit im Vordergrund steht. Er bietet, wie das Patentgericht zutreffend ausge führt hat, die Möglichkeit, die nichtklebende Seite weiter zu behandeln, um sie vor Beschädigung zu 38 39 - 16 - schützen und die Verankerung anschließend aufzubringender Stoffe wie Beton oder Asphalt zu verbessern (K6, S. 6, 2. Abs.). Schließlich ermöglicht der Mat e- ri alaufbau auch, Verstärkungsmaterial innerhalb der Schichten der Lage anz u- ordnen (K6, S. 4, 1. Abs.) . (3 ) Entgegen der Auffassung der Klägerin kann aus dem Hinweis i n A b- satz 4 des Streitpatent s , das in K2 offenbarte Material sei aus einer offensich t- lich nicht klebefähigen Bitumenmasse hergestellt, nicht gefolgert werden , diese Kritik deute darauf hin, dass der Fachmann Anlass gehabt habe , eine Weite r- entwicklung des Stands der Technik außerhalb der vom Vorschlag der K2 vo r- gezeichneten Bahnen zu suchen . Den n diese Kritik stellt sich a ls rückschauend nach Auffindung der streitpaten t gemäßen Lösung gewonnene Analyse dar (vgl. BGH, Urteil vom 31. August 2010 X ZR 73/08, Mitt. 2011, 26 Gleitlagerüber - wachung). Aus der Kritik , das Material sei aus einer offens ichtlich nicht klebef ä- higen Bitumenmasse hergestellt, wird lediglich deutlich , dass die Klebefähigkeit des Materials verbessert werden soll . Es war aber weder vorgegeben, auf we l- chem Weg eine verbesserte Klebefähigkeit erreicht werden soll te, noch dass die s mit der Ausbildung einer gesonderten Kleberschicht gelingen könnte. (4) Ebenso wenig führt der Umstand, dass das Material nach der K6 und Fugenbänder nach der K2 möglicherweise im gleichen Katalog angeboten we r- den, zur Verneinung der erfinderischen T ätigkeit. Die technische Nähe des M a- terials der K6 und des Fugenband e s nach K2 hat jedenfalls bis zum Priorität s- tag des Streitpatents nicht dazu geführt, Eigenschaften des einen Materials auf das andere zu übertragen . b ) In dem Artikel K22a wird darau f hingewiesen, dass das dort vorg e- stellte verformbare Band einfach angedrückt werde und hafte. An kühlen Tagen könne es zweckmäßig sein, die Schnitt - oder Fräskante vorzuwärmen (S. 626 re. Sp., 7. Spiegelstrich) . Ob der Fachmann, wie die Klägerin meint, du rch diese Empfehlung eine Anregung erhielt , die Klebfähigkeit des Fugenbandes weiter 40 41 42 - 17 - zu verbessern , kann letztlich dahinstehen . K22a benennt die für zu verschli e- ßende Fugen im Straßenbau bestehenden Anf orderungen es soll e wenig Handarbeit anfallen, die U mweltverträglichkeit sei sicherzustellen, um Kosten zu senken soll e der Arbeitsgang " Vorstreichen " entfallen, das Band soll e selbs t- klebend sein un d an gefrästen, rauheren Kanten die Fuge füllen und den wa s- serdichten Abschluss sicherstellen . Zur Erfüllung d ieser Anforderungen hält d er Autor das vorgestellte Produkt für eine sehr gelungene Lösung ; er führt aus : " Erstaunlicherweise gelang es dem Hersteller aus den neuen Bundesländern innerhalb kürzester Zeit mit einem neuen Fugenband alle Forderungen zu erfü l- l en " (K22a, S. 626 re. Sp.). Vor diesem Hinterg rund zielt die zitierte Bemerkung über das Anwärmen aus fachmännischer Sicht nicht darauf ab, einen Mangel oder eine verbesserungswürdige Schwachstelle des vorgestellten Fugenbandes zu bezeichnen . D er Hinweis a uf das Anwärmen erscheint vielmehr als mögliche unterstützende Maßnahme beim Anbringen des Bandes unter bestimmten Wi t- terungsbedingungen. Selbst wenn jedoch der Fachmann in der zitierten Pass a- ge eine Anregung gesehen hätte, die Haftfähigkeit des Fugenbande s zu ve r- bessern, weist die Entgegenhaltung nicht auf die vom Streitpatent vorgeschl a- gene Lösung hin, das Fugenband mit einer gesonderten Kleberschicht zu ve r- sehen. c) K7 offenbart, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ein plastisch - elastisch es, stark klebendes Verlegeband mit hoher Dehnbarkeit, das einschichtig ausgebildet ist. Vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unterscheidet sich dieses Fugenband ebenso wie das in K2 g e- zeigte dadurch, dass es nicht wenigstens auf einer Se ite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden sein soll. Folglich erhält der Fachmann auch aus K7 keine Anregung, ein Fugenband mit einer gesonderten Kleberschicht zu vers e- hen. 43 - 18 - 4. Die Erfindung ist in Patentanspruch 7 so deutlich und vollständig o f- f enbart, dass ein Fachmann s ie ausführen kann (Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ i . V . m . Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG). Die Klägerin macht geltend, für den F achmann sei nicht ersichtlich, was ein geeignetes höher siedendes Lösung s- mittel sein könne. Deshalb liege keine sinnvoll nachvollziehbare technische Lehre vor. Dies trifft nicht zu. a) Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbi n- dung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der ang e- stre b te Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein al l- gemeines Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Der Patentanspru ch muss nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (vgl. BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, Rn. 31 Polymerisierbare Zementmischung; Urteil vom 13. Juli 2010 Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Rn. 17 Kl ammernahtgerät). b) Diesen Anfor derungen genügen die Angaben in Patentanspruch 7 und die Erläuterungen in Absatz 15 der Beschreibung. Dort erhält der Fac h- mann die Anweisung, den Kleber so einzustellen, dass er bis hin in Bereiche von maximal 30°C noch k eine oder nur geringe Klebeigenschaften aufweist. Die Klebfähig keit und damit die Haftung soll en erst eintreten, wenn das Fugenband an die Nahtflanke angedrückt wi rd und m it dem Primer in Berührung kommt , so dass die im Primer enthaltenen höher siedenden L ösungsmittel auf die Klebe r- schicht einwirk en. Entsprech ende Lösungsmittel waren , wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, dem Fachmann bekannt. Ihm war es somit möglich, U n- tersuchungen zur Klebfähigkeit mit verschiedenen bekannten Lösungsmitteln anzus tellen und so zu dem im Streitpatent vorgegebenen Ergebnis zu gela n- gen. Dem steht nicht e ntgegen, dass in Patentanspruch 7 dem Begriff " höher 44 45 46 - 19 - siedend " kein Vergleichsbegriff gegenübersteht. Der Fachmann wird hierdurch vielmehr angewiesen, ein Lösungsmittel zu wählen, das keinen zu tiefen Sied e- punkt hat , und kann durch entsprechende Versuche das geeignete Lösungsmi t- tel auffinden . IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG , § 9 2 Abs. 1 Satz 1, § 100 Abs. 1 ZPO. Ist eine Patentnichtigkeit sklage von mehreren Kläge r n erhoben oder sind mehrere Klageverfahren , die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO . Die Entsc heidung über die Nichtigerklärung eines Patents ergeht durch Gestaltungs urteil; sie muss einheitlich ergehen, da das klagestattgebende Nichtigkeitsurteil Wirku n- gen gegenüber jedem der Kläger entfaltet (vgl. zur aktienrechtlichen Anfec h- tungsklage BGH, Urtei l vom 5. April 1993 II ZR 238/91, BGHZ 122, 211, 213, 240). Darüber hinaus hat eine vollständige oder teilweise Nichtige rklärung des Patents gemäß Art. 68 EPÜ oder § § 22 Abs. 2, 21 Abs. 3 PatG Gestaltungswi r- kung gegenüber jedermann dahingehend, dass die Wirkungen des Patents in dem Umfang der Nichtigerklärung als von Anfang an nicht eingetreten gelten. 47 48 - 20 - Die notwendige Streitgenossenschaft hat zur Folge, dass die Klägerin zu 2 weiter am Verfahren beteiligt ist, auch wenn sie das Urteil des Patentg e- richts nicht mit der Berufung angefochte n hat (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 X ZR 94/10, BGHZ 192, 245 Rn. 22 Tintenpatrone II) . Die geänderte Entscheidung über die Kosten 1. Instanz betr ifft demzufolge auch die Klägerin zu 2. Meier - Beck Gröning Ba cher Schuster Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.10.2012 - 10 Ni 36/10 (EU) - 49
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