BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 112/09 Verkündet am: 5. Juli 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündlic he Verhan d- lung vom 5. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt : Die Berufung gegen das am 17. Jun i 2009 verkündete U rteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückg e wiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die B eklagte ist Inhaberin des am 2. März 1994 angemeldeten deu t- schen Patents 44 06 740 (Streitpatents), das ei ne " Vorrichtung zur Passerko r- rektur für eine Bo gendruckmaschine" betrifft und acht Patentansprüche u m- fasst. Patentanspruch 1 la u tet: " Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogendruckmasch i- ne, bei der eine Lage eines Bogens (15) durch mindestens ein Mess element (11, 23) gemessen und Bogenhalter (3, 19) von durch Signale des mindestens einen Messelements (11, 23) gesteuerten Stellgliedern (9, 21) verschoben werden, während der Bogen (15) von den Bogenhaltern (3, 19) fes t gehalten ist, wobei die Bogenhalter (3, 19) in einer Ebene al l seits beweglich angeordnet sind. " 1 - 3 - Die Klägerin hat geltend gemacht, dass das Streitpatent gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert und zudem gege n- über dem Stand der Technik, insbesondere der DD - Pa tentschrift 90 145 (NiK1), den deutschen Offenlegungsschriften 25 20 232 (NiK3), 33 01 722 (NiK6), 33 11 197 (NiK2), der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 184 145 (NiK4) und der US - Patentschrift 5 040 460 (NiK5) nicht patentfähig sei. Die B e- kla gte hat das Streitpatent in erster Instanz in seiner erteilten Fassung, hilfswe i- se mit zwei Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent a n- tragsgemäß für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Bekla g- ten, die in erster Linie begehrt, die Nichtigkeitsklage unter Aufhebung der ang e- fochtenen Entscheidung abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie nunmehr P a- tentanspruch 1 des Streitpatents in folgenden Fassungen (Änderungen kursiv): Hilfsantrag I: " Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogendruckmasch i- ne, bei der eine Lage eines Bogens (15) durch Messelemente (11, 23) gemessen und Bogenhalter (3, 19) von durch Signale der Messelemente (11, 23) gesteuerten Stellgliedern (9, 21) verschoben werden, während der Bogen (15) von den B oge n- haltern (3, 19) festgeha l ten ist, wobei die Bogenhalter (3, 19) in einer Ebene allseits beweglich ang e ordnet sind. " Hilfsantrag II: " Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogendruckmasch i- ne, bei der eine Lage eines Bogens (15) durch Messelemente (11 , 23) gemessen und Bogenhalter (3, 19) von durch Signale der Messelemente (11, 23) gesteuerten Stellgliedern (9, 21) verschoben werden, während der Bogen (15) von den Boge n- haltern (3, 19) fes t gehalten ist, wobei die Bogenhalter (3, 19) in einer Ebene durch mit den Bogenhaltern (3, 19) beweglich verbundene, unabhängig voneinander steuerbare Stellglieder (9, 21) allseits beweglich ang e ordnet sind. " 2 - 4 - Hilfsantrag III: " Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogendruckmasch i- ne, bei der eine Lage eines Bogens (1 5) durch Messelemente (11, 23) gemessen und Bogenhalter (3, 19) von durch Signale der Messelemente (11, 23) gesteuerten Stellgliedern (9, 21) verschoben werden, während der Bogen (15) von den Boge n- haltern (3, 19) fes t gehalten ist, wobei die Bogenhalter (3, 19) in einer Ebene durch mit den Bogenhaltern (3, 19) beweglich verbundene, unabhängig voneinander steuerbare Stellglieder (9, 21) allseits beweglich angeordnet sind, wobei zwei Stel l- glieder (9) unabhängig voneinander in Förderrichtung des B o- gens und ein Stellglied (21) quer zur Förderrichtung des B o- gens aktivierbar sind. " Wegen der nachgeordneten Patentansprüche wird in der Fassung des erteilten Patents auf die Patentschrift, in der Fassung der Hilfsanträge auf die Anlagen zur Berufungsbegründung verwie sen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Passerkorrektur , d.h. der Korrektur von Fehlern beim Über einanderpassen beim Mehrfarb end r uck in e i ner Bogendruckmaschine , die dadurch entstehen, dass die Druckbögen bei weiteren Druckgängen nicht lagegenau zugeführt werden . Dadurch wird jede n- falls bei höheren Qualitätsanforderungen Ausschuss (Makulatur) erzeugt. Die Beschreibung schildert Ve r fahren zur Passerkorrektur als bekannt, bei denen die Lage des Bogens durch elektrische Messelemente erfasst wird und durch 3 4 5 6 - 5 - deren Signale Bog enfördermittel wie Vorgreifer oder Druckträger verstellt we r- den (DD - Patentschrift 90 145 , NiK1 ). Auch sei der vo n Saugleisten an den Vo r- dermarken des Anlegetischs festgehaltene Bogen mittels eines den Hub der Seitenziehbewegung steuernden Sensors seitlich ausgerichtet worden (deu t- sche Offenl e gungsschrift 33 11 197 , NiK2 ). Durch das Streitpatent sollen Anlage - und Passerfehler in einer Boge n- druckmaschine beseitigt oder weitgehend minimiert werden. Hierzu sieht Patentanspruch 1 in der in erster Linie verteidigten Fassung des erteilten Patents eine Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Boge n- druckmaschine vor, 1. mit mindestens einem Messelement, 1.1 das die Lage eines Bogens misst und 1.2 Signale aussendet, 2. mit Stellgliedern, die durch Signale des Messelements g e- steuert we r den, und 3. mit Bogenhalter n, 3.1 die in einer Ebene allseits beweglich angeordnet sind und 3.2 von den Stell gliedern verschoben werden, während sie den Bogen festhalten. Nach Hilfsantrag I treten an die Stelle des mindestens einen Messel e- ments Messelemente. Nach Hilfsantrag II lautet außerdem Merkmal 2: 7 8 9 - 6 - mit Stellgliedern, die 2.1 durch die Signale des Mess elements gesteuert we r den, 2.2 unabhängig voneinander steuerbar sind und 2.3 mit den Bogenhaltern beweglich verbunden sind. In der Fassung des Hilfsantrag III lautet Merkmal 2: mit Stellgliedern, die 2.1 durch die Signale des Messelements gesteuert werden, wobei 2.1.1 die Stellglieder unabhängig voneinander ste u erbar sind und 2.1.2 ein Stellglied quer zur Förderrichtung des Bogens und zwei Stellglieder unabhängig voneinander in Förderrichtung akt i- vierbar sind, 2.2 mit den Bogenhaltern beweglich verb unden sind. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begrü n det: Nach dem Verständnis des Fachmanns, als der ein interdisziplinär arbe i- tendes Team aus einem Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau und einem Ingenieur der Fachrichtung Mes s - und Regelungstechnik anz u sehen sei, das bei einem Hersteller von Bogendruckmaschinen mit der Entwicklung von Ei n- richtungen zur Bogenförderung und führung betraut sei und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfüge, beruhe die Vorrichtung nach P a- tentanspruch 1 nicht auf erfind erischer Tätigkeit. Aus der NiK 6 sei eine Vorric h- tung zur passgerechten Zuführung von Bogen zu einer Bogendruckmaschine bekannt, bei der ein Bogen zur E r zeugung der passgerechten Positionierung in seiner Lage verschob en werden könne. Zur Feststellung der Lage des Bogens seien Messeleme n te vorgesehen, die Signale weitergäben. Zur Lagekorrektur des Bogens werde dieser auf einem Saugkasten, der einen Bogenhalter bilde, 10 11 12 - 7 - lagefixiert. Dieser Bogenhalter werde anschließend mi t dem festgehaltenen B o- gen auf die von einer digitalen Steuerelektronik verarbeiteten Signale der Me s- selemente hin quer zur Förderrichtung verschoben. Dieser Funktionsablauf se t- z e das Vorhandensein von Stellgliedern für die Verschiebung des Saugka s tens zwi ngend voraus, denn ohne deren Vorhandensein sei eine maschinelle Ve r- schiebung des Saugkastens nicht möglich. Schlie ß lich könne der Bogen auch in Förderrichtung ausgerichtet werden. Mittels besonderer Steuerung des Sau g- kastens könne eine Ausrichtung bei fli eßender Bogenzuführung auch b e züglich der Vorderkante des Bogens erfolgen, auch wenn nähere Angaben zur ko n- struktiven Realisierung nicht gemacht seien. Für den Fachmann liege es aber nahe, das für die Seite n kantenausrichtung vorgesehene Prinzip auch auf di e Vorderkantenausrichtung anzuwenden. Damit werde er den Bogenhalter insg e- samt in einer Ebene, nämlich in Förderrichtung und in Querrichtung, b e weglich ausbilden. Die Korrekturbewegungen in diesen beiden Richtungen müssten damit zwangsläufig auch voneinand er unabhängig steuerbar sein, denn bei e i- ner Fehlausrichtung gebe es keine feste Abhängigkeit zwischen Längs - und Querposition. Der Auffassung der Beklagten, der Fachmann werde zur Realisi e- rung der " besonderen Steuerung des Saugkastens " zur Vorderkantenaus ric h- tung den Bogen bei Erreichen des zugehörigen Messelements durch Sauglu f t - einwirkung stoppen und damit den Bogenhalter nur in Seitenrichtung, nicht aber auch in Förderrichtung beweglich ausge s talten, sei nicht zu folgen, denn eine funktionsgenaue Bremsu ng des B o gens durch Saugwirkung mit der für eine Passerkorrektur notwendigen Präzision sei aus maschinentechnischer Sicht äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Der Fachmann werde daher die bereits für die Seitenkantenausrichtung vorgeschlagene Versc hiebung des B o- genhalters mit festgehaltenem Bogen favorisieren. Dass die Entgegenha l tung keine Verdrehbarkeit des Bogenhalters um die Hochachse der Fördereb e ne offenbare, sei unschädlich, da auch die vom Streitpatent verlangte " allseit i ge " Beweglichkeit ei ne solche Verdrehbarkeit nicht erfordere. Allein mit der Ve r- - 8 - schiebbarkeit des Bogenhalters in Längsrichtung und unabhängig davon in Quer richtung sei jeder beliebige Punkt der Ebene anfahrbar. Lediglich für das Ausführungsbeispiel nach den Figuren 2 und 3 s ei eine unabhängige Aktivie r- barkeit der beiden an den axialen Enden der Saugleiste angeordneten Stellgli e- der angegeben, die eine Verdrehung um die Hochachse ermögl i che; dies sei aber erst Gegenstand des Patentanspruchs 5. Auch die Vorrichtung nach dem Hilfsantrag II entsprechenden ersti n- stanzlichen ersten Hilfsantrag beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Verwendung von mehr als einem Messelement sei gleichfalls aus der NiK 6 b e- kannt. Mit der als nahegelegt erläuterten Beweglichkeit des Saugk astens auch in Querrichtung seien dem Fachmann auch unabhängig voneinander steuerb a- re Stellglieder nahegelegt gewesen. Das zusätzliche Merkmal des in erster Instanz gestellten dem jetzigen Hilfsantrag III entsprechenden zweiten Hilfsantrags, nach de m zwei Stellgli e- der unabhängig voneinander in Förderrichtung des Bogens und ein Stellglied quer zur Förderrichtung des Bogens aktivierbar seien, könne , was die bloße E xistenz unabhängig voneinander antreibbarer Stell glieder betreffe, schon der NiK 6 entnomm en werden . Nicht entnehmbar sei dagegen die Verwendung zweier Stellglieder, die unabhängig voneinander in Förderrichtung des Bogens aktivierbar seien und deren Sinn und Zweck es sei, die Verdrehung des Boge n- halters um eine Hochachse der Förderebene zu ermö glichen, wodurch Schie f- lagen des Bogens korrigiert werden könnten. Die Möglichkeit der Schieflage n- korrektur sei aber für eine vol l ständige Passerausrichtung unerlässlich und liege daher grundsätzlich im Blickfeld des Fachmanns. Bei der in NiK6 angegebenen Variante der Verschiebbarkeit des Saugkastens nur nach der Seite finde die Vo r derkantenausrichtung des Bogens an vorderen Anschlägen statt, durch die gleichzeitig eine eventuelle Schieflage der Bogenvorderkante ausgeglichen werde, indem sich der Bogen um d en einseitigen Anschlagpunkt drehe. Der 13 14 - 9 - Fachmann sei ger a dezu gezwungen, eine Möglichkeit der Schieflagenkorrektur auch für die a n schlaglose Variante der in der NiK6 beschriebenen Vorrichtung zu finden. Für ihn stelle sich die Verwendung zweier axial beabs ta n deter, in Förderrichtung unabhängig aktivierbarer Antriebe schon aus seinen Grundl a- genkenntnissen maschinenbaulicher Konstruktionslehre als ohne weiteres auf der Hand liegendes Konstruktionsprinzip zur Schieflagenko r rektur dar. Er kenne dieses Prinzip z udem aus seiner Tätigkeit im einschlägigen Fachgebiet der Passer - und Registerkorrektur bei Bogendruckm a schinen. So wiesen die in der DD - Patentschrift 90 145 (NiK1, Sp. 5 Z. 20 bis 29, Fig ur 3) und der US - Patentschrift 5 040 460 (NiK5, Sp. 6 Z. 36 bis 52, Fig uren 2, 3) beschriebenen Bogenhalter axial beabstandete und unabhängig voneinander aktivierbare A n- triebe zur Schieflagekorrektur auf. Es sei naheliegend, dieses Prinzip auf die Vorrichtung nach der NiK6 zu übertr a gen. III. Das hält der Überprüfung stan d . Für den vom Patentgericht in zutreffender Weise definierten Fachmann ergab sich der Gegenstand des Streitpatents nach seiner gemäß Hilfsantrag III verteidigten Fassung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik; er beruht deshalb nicht auf erfinde rischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Dies füllt den ge l- tend gemachten Nichtigkeitsgrund der § 21 Abs. 1 Nr. 1, § 22 Abs. 1 PatG aus. Da damit das Patent auch in der engsten vertei digten Fassung nach Hilfsa n- trag II I keinen Bestand haben kann, erübrigt sich ein Ein gehen auf die weiteren Fassungen nach dem Hauptantrag sowie nach den Hilfsanträgen I und II. Die NiK6 beschreibt zunächst eine Zuführvorrichtung, bei der der B o gen hinsichtlich seiner Vorderkante, also in Bogenförderrichtung, durch mechan i- sche Vordermar ken 11 passiv, hinsichtlich seiner Seitenkante, also quer zur Bogenförderrichtung dagegen aktiv durch eine von zwei Sensoren 9 g e steuerte Ausrichtebewegung in eine passgenaue Position gebracht wird (B e schr. S. 8 Z. 9 bis 31; Fig ur 2). Der Sensor dient dabe i zur Messung einer definierten B o- 15 16 17 - 10 - genlage als Ausgangspunkt für die Ausrichtebewegung. Die Ausrichtung findet statt, während der Bogen an den Bogenhaltern in Form des Saugkastens geha l- ten wird. In einer Weiterbildung (Patentanspruch 10, Beschr. S. 9 Z. 2 b is 14; Fig ur 3) ist vorgesehen, dass auch Sensoren zur Ausrichtung der Vorde r kante verwendet werden können . Die mechanischen Vordermarken 11 sind hier durch einen zusätzlich en Sensor 16 ersetzt, der die Vorderkante des zu verarbeite n- den Bogens erfasst. Dam it kann die Lage des Bogens eindeutig e r fasst werden, und zwar auch hinsichtlich einer etwaigen, für Passerfehler auch nach den übereinstimmenden Anga ben der Par t eien in der mündlichen Ve r handlung vor dem Senat jedenfalls und bekanntermaße n zu vermeidenden Schieflage des Druckbogens. Beizutreten ist dem Patentgericht auch in seiner Einschätzung, dass der Fachmann bei der die " automatische Steuerung des Saugkastens " betreffe n den Beschreibungsstelle (S. 9 Z. 5 bis 9) Stellglieder mi t liest, denn diese sind zur messsignalabhängigen automatischen Bogenausrichtung una b dingbar. Aus dieser Stelle wird auch deutlich, dass der Saugkasten der NiK6 im Sinn einer x y - Tisch - (Kreuztisch - ) Anordnung in einer Ebene allseits beweglich angeor d net ist. Der " beso nderen Ste uerung " (Beschr. S. 9 Z. 7) der NiK6 sind auch die mit den Bogenhaltern (3, 19) beweglich verbundenen, unabhängig voneina n der steuerbaren Stellglieder (9, 21 ; Merkmalsgruppe 2, insbesondere Mer k mal 2.1.1 des Hilfsantrags III ) immanent. Denn nur durch eine unabhängig vonei n ander erfolgende Steuerung können Lagefehler durch voneinander unabhängige Ko r- rekturbewegungen in Förderrichtung und quer zu dieser beseitigt we r den. Das weitere Merkmal nach Hilfsantrag III , nach dem zwei Stellglieder (9) unabhängig vo neinander in Förderrichtung des Bogens und ein Stellglied (21) quer zur Förderrichtung des Bogens aktivierbar sind, geht über die NiK6 nur 18 19 20 - 11 - insoweit hinaus, als zwei una b hängig voneinander aktivierbare Stellglieder in Förderrichtung des Bogens vorhanden sin d. Der Fachmann , der die Möglic h keit von in der NiK1 so bezeichneten " Schiefbögen " vor Augen hat und weiß, dass die Möglichkeit zur Schieflagenkorrektur für eine vollständige Passerausric h- tung unerlässlich ist ( so schon und von den Parteien unwidersprochen das U r- teil des Patentgerichts S. 14), erfährt aus der NiK6 zudem, dass nach der er s- ten dort vorgesehenen Ausführungsform die Vorderkante des jeweiligen B o- gens an die Vo r dermarken 11 angelegt " und ausgerichtet " wird ( Beschr. S. 8 Z. 5 bis 6); wodurch der s ch räg einlaufen de Bogen angesprochen wird. Da er davon ausgehen muss, dass die Ausführungsform nach der Figur 3 mit dem zusätzl i chen Sensor 16 jedenfalls keine schlechteren Ergebnisse liefern soll als die nach der ersten Ausführungsform, muss er sich auch bei der zweiten Form Gedanken über die Beseitigung der unerwünschten Schräglage des Druckb o- gens machen. Das Patentgericht nimmt daher zu Recht an, dass der Fachmann Anlass hat zu prüfen, wie er eine solche Ausrichtungsfunktion bei der anschla g- losen Variant e der Vorrichtung verwirklichen kann. Wie bereits ausgeführt, e r- möglichen die beiden voneinander beabstandeten Seitenkantensensoren ebenso wie der Vorderkantensensor (16) im Zusammenwirken mit dem vo r- deren Seitenkantensensor (9) die Detektion von Schrä gbögen, da diese die beiden Sensoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten überlaufen, wird der Fac h- mann zweckmäßigerweise nicht hinnehmen, dass ein solcher Bogen als M a- kulatur behandelt werden muss, muss er sich um einen Korrekturmechanismus bemühen. Dazu wird er nach Vorbi l dern im Stand der Technik suchen. Insoweit ist dem Patentgericht darin beizutreten, dass die DD - Patents chrift 90 145 (NiK1, Sp.5 Z. 20 bis 29, Fig ur 3) und die US - Patentschrif t 5 040 460 (NiK5, Sp. 6 Z. 36 bis 52, Fig uren 2,3) die vonein ander unabhängige Aktivierung zweier in gleicher Richtung wirkender Stellglieder zum Ausgleich der in Bogenlaufric h- tung liege n den Abweichungen (so NiK1) bereits lehren; die Berufung stellt dies auch nicht in Abrede. Der Fachmann hatte somit Anlass, eine so lche, vom P a- - 12 - tentgericht als sich für den Fachmann ohnehin als aus seinen Grundlage n- kenntnissen der Konstruktionslehre ohne weiteres ergebendes Konstruktion s- prinzip b e zeichnete Ausgestaltung auch bei der Weiterbildung der aus der NiK6 bekan n ten Vorrichtung einzusetzen. Dem steht, da es um die Übernahme eines Konstruktionsprinzips und nicht der fertigen Lösung nach der NiK1 oder der NiK5 geht, en t gegen der Auffassung der Nichtigkeitsklägerin nicht entgegen, dass diese beiden Entgegenhaltungen in erster Linie die Beeinflussung nac h- folgender umfangreicherer Ba u teile betreffen mögen. Die konstruktive Umsetzung der sich danach ergebenden Lösung in i h- ren technischen Einzelheiten kann der Fachmann auf Grund seines Fachkö n- nens und Fachwissens bewerkstelligen. D ie Berufungsklägerin hat nicht s ge l- tend g e macht, was dem Senat Anlass gäbe, dieses Ergebnis des sachkundig besetzten Patentgerichts in Zweifel zu ziehen. Einen - vom Patentgericht verneinten - erfinderischen Gehalt in den nachgeordneten Patentansprüchen ze igt die Ber u fung nicht auf. 21 22 - 13 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 1 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Bacher Vorinstanz : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.06.2009 - 5 Ni 10/09 - 23
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