BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 1/13 Verkündet am: 27. Mai 2014 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand lung vom 27. Mai 2014 durch die Richter Gröning, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 2. Oktober 2012 ve r- kündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bund espaten t- gerichts aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Patentgericht zurüc k- verwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 101 48 799 (Streit - patents ) , das am 2. Oktober 2001 angemeldet wurde und einen Delta - Sigma - Analog - Digital - Wandler betrifft. Patentanspruch 1, auf den fünf weitere P a- tentansprüche zurückbezogen sind, lautet: Delta - Sigma Analog - /Digital - Wandler, dessen analoges Fro ntend aus einem Ei n- gangswiderstand ( 1 ) , einem Rückkopplungswiderstand ( 2 ) , einer Integrator - Kapazität ( 3 ) und einem Flip - Flop ( 4 ) besteht, dadurch gekennzeichnet, dass ein vor dem D - Eingang des Flip - Flops ( 4 ) befindlicher Buffer ( 5 ) ( 7 ) und/oder ein hinter dem Ausgang des Flip - Flops ( 4 ) im Rückkopplungspfad befindlicher Buffer ( 6 ) ( 8 ) betriebsspannungsmäßig getrennt von dem die digitalen Schaltungsteile beinha l- tenden Halbleiterchip versorgt wird, damit eine Entkopplung zwischen Halbleite r- chip und analogem F rontend eintritt. Die Klägerin hat geltend gemacht , der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Zudem sei der Gegenstand von Patentanspruch 5 nicht so deutlich offenba rt, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne. Das Patentgericht hat das Streitpatent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten , die das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise i n zwei geänderten Fassu n- gen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen . 1 2 3 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht . I. Das Streitpatent b etrifft einen Delta - Sigma - Analog - Digital - Wandler. 1. In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, Analog - / Digital - Wandler, mit denen das Eingangssignal mittels Integratoren, Komparatoren und digitalen Filtern in ein digitales Ausgangssignal umgewandelt w e rde, seien im Stand der Technik bekannt gewesen . Bei s ehr einfachen Wandlern dieser Art werde die Versorgungsspannung als Referenzspannung genutzt. Deshalb sei die Aufl ö- sung des Wandlers direkt abhängig von der Qualität der Versorgungsspannung. Damit sei o hne weitere Maßnahmen lediglich eine Auflösung von etw a sieben Bit möglich. Für gängige Audio - Codecs w e rde hingegen eine Auflösung von mindestens dreizehn Bit benötigt. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, einen Wandler zur Verfügung zu stellen, der bei einfachem Aufbau e ine Aufl ö- sung von mindestens dreizehn Bit ermöglicht. 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patent - anspruch 1 einen Wandler vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. Es handelt sich um einen Delta - Sigma - Analog - Digital - Wandl er, dessen analoges Frontend aus einem Eingangswiderstand (1), einem Rückkopplungswiderstand (2), einer Integrator - Kapazität (3) und einem Flip - Flop (4) be steht. 4 5 6 7 8 - 5 - 2. Damit eine Entkopplung zwischen dem Halbleiterchip und dem analoge n Frontend eintritt, ist die Schaltung wie folgt ausg e- führt: a) V or dem D - Eingang und/ oder im Rückkopplungspfad hi n- ter dem Ausgang des Flip - Flops (4) befindet sich ein Bu f- fer (5 , 6, 7, 8 ) , b) der betriebsspannungsmäßig getrennt vo m Halbleiterchip versorgt wird. II. Das Patentgerich t hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Dort seien nur d i- gitale Signalbuffer offenbart. Die verallgeme inernde Angabe "Buffer" gehe über diesen Offenbarungsgehalt hinaus. Ferner sei eine betriebsspannungsmäßige Trennung als Entkopplung s- maßnahme ursprünglich nur in der konkreten Gestalt einer Spannungsstabilisi e- rung und Verschaltung von Siebmitteln offen bart. Diese Mittel führten nicht zwangsweise zu einer betriebsspannungsmäßigen Trennung im Sinne von P a- tentanspruch 1. Entsprechendes gelte für das Herausführen der Versorgung s- spannungsleitungen aus dem Halbleiterchip für den Anschluss des analogen Fronten ds. Die in den ursprünglichen Unterlagen ebenfalls offenbarte getrennte Spannungsversorgung erö ffne zwar die Möglichkeit einer betriebsspannung s- mäßigen Trennung. Daraus folge aber nicht zwangsweise eine Entkopplung zwischen Halbleiterchip und analogem Fron tend, weil zwischen dem Rest des Halbleiterchips und dem Frontend trotz dieser Maßnahme weiter eine betrieb s- spannungsmäßige Kopplung bestehen könne. 9 10 11 - 6 - III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand . 1. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 nicht deshalb über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus, weil in Merkmal 2 a nicht näher festgelegt ist, ob der Buffer als analoge oder als digitale Schaltung ausgefü hrt ist. a) In den ursprünglich eingereichten Unterlagen - deren Inhalt mit der Offenlegungsschrift übereinstimmt - sind nicht nur Ausführungsformen mit dig i- talen Signalbuffern als zur Erfindung gehörend offenbart. I n der Beschreibung der Anmeldung wird zwar dargelegt , zur Stabilisi e- rung und Entstörung der Betriebsspannung könnten digitale Signalbuffer in den Rückkopplungspfad und vor den D - Eingang des Flip - Flop s eingefügt werden (Offenlegungsschrift Abs. 13). Diesen Ausführungen ist aber der allgemeine Hinweis vorangestellt, eine Entkopplung zwischen Halbleiterchip und analogem Frontend könne durch Einsatz von Buffern erzielt werden (Abs. 13 Z. 18). D er in der Anmeldung enthaltene Anspruch 4 ist ebenfalls auf den Einsatz von Buffern gerichtet und nicht a uf den Einsatz von digitalen Signalbuffern beschränkt . A n- gesichts dessen sind die in der Beschreibung erwähnten digitalen Signalbuffer nur als bevorzugte Ausführungsform eines Buffers im Sinne der Anmeldung anzusehen. Damit besteht insoweit keine Abwei chung zwischen dem Inhalt der A n- meldung und dem Gegenstand der erteilte n Fassung von Patentanspruch 1. b) Eine abweichende Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass A n- spruch 4 der Anmeldung nur auf externe Buffer gerichtet ist. 12 13 14 15 16 17 - 7 - In der Beschreibung der Anmeldung wird angeführt, das mit Anspruch 4 angestrebte Ziel könne auch mit Buffern erreicht werden, die auf dem Hal b- leiterchip angeordnet sind (Abs. 14 Z. 32 - 36). Auch in diesem Zusammenhang ist allgemein von Buffern die Rede, nicht nur von digitalen Si gnalbuffern. Der Gegenstand der Anmeldung ist deshalb auch für Ausführungsformen mit inte r- nen Buffern nicht auf Schaltungen beschränkt, bei denen digitale Signalbuffer zum Einsatz kommen. 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand de s Streitpatents auch nicht deshalb über den Inhalt der ursprünglich eing e- reichten Unterlagen hinaus, weil Merkmal 2 b eine betriebsspannungsmäßig getrennte Versorgung der Buffer vorsieht. a) Zu Recht ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis gelang t, dass Merkmal 2 b auch Ausführungsformen umfasst, bei denen die Buffer und der Halbleiterchip jeweils aus separaten Spannungsquellen versorgt werden. Merkmal 2 b enthält die allgemeine Vorgabe, die Buffer einerseits und den Halbleiterchip andererseits getrennt mit Betriebsspannung zu versorgen. Wie diese Trennung erreicht wird, bleibt dem Fachmann überlassen. Aus der Fun k- tionsangabe in Merkmal 2 ergibt sich insoweit allerdings, dass die getrennte Spannungsversorgung geeignet sein muss, eine Entkopplung zwischen dem analogen Frontend und dem Halbleiterchip herbeizuführen. Diese Funktion kann nach den von de n Parteien insoweit nicht in Zweifel gezogenen Festste l- lungen des Patentgerichts auch durch Einsatz von zwei getrennten Spa n- nungsquellen verwirklicht werden. Damit gehören auch solche Ausführungsfo r- men zum Gegenstand von Patentanspruch 1. b) D araus kann jedoch nicht gefolgert werden, dass andere Maßna h- men zur getrennten Versorgung mit Betriebsspannung, die ebenfalls geeignet 18 19 20 21 22 - 8 - sind, die in Merkmal 2 vorge sehene Entkopplung zu bewirken, nicht unter Merkmal 2 b fallen. Nach den Feststellungen des Patentgerichts kann eine Entkopplung durch betriebsspannungsmäßige Trennung auch dadurch herbeigeführt werden, dass alle Bauteile aus derselben Spannungsquelle v ersorgt werden, die den Buffern zugeführte Spannung aber durch Stabilisierungsmaßnahmen oder Siebmittel modifiziert wird, wie dies in der Anmeldung (Abs. 13) ausgeführt wird. Solche Maßnahmen werden auch in der Beschreibung des Streitpatents erwähnt und al s geeignet angesehen, den negativen Einfluss der digitalen Halbleiterscha l- tung und andere Störeinflüsse vom analogen Frontend fernzuhalten (Abs. 10). Angesichts dessen ist Patentanspruch 1 dahin auszulegen, dass Ma ß- nahmen dieser Art ausreichen, um Merkm al 2 b zu verwirklichen, sofern sie so ausgeführt werden, dass die in Merkmal 2 vorgegebene Funktion verwirklicht wird. Dass es hierzu nach den Feststellungen des Patentgerichts einer beso n- deren Ausgestaltung der Stabilisierungsmaßnahmen oder Siebmittel be darf, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Fachmann wird schon durch Merkmal 2 darauf aufmerksam gemacht, dass er eine solche Ausgestaltung wählen muss. Der Umstand, dass in den - in der Anmeldung nicht enthaltenen - Figuren 2 und 3 des St reitpatents die Versorgungsleitung der Buffer mit einer Spa n- nungsquelle verbunden ist, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Zwar sind auch diese Figuren zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen. Allein aus der symbolischen Darstellung eine r Spannungsquelle kann aber nicht abgeleitet werden, dass Merkmal 2 b abweichend von seinem Wortlaut und von den oben dargestellten Ausführungen in der Beschreibung dahin auszulegen ist, dass eine getrennte Spannungsquelle zwingend erforderlich ist. Dies g ilt umso mehr, als in den Figuren 2 und 3 nicht dargestellt ist, aus welcher Quelle die übrigen Komponenten mit Betriebsspannung versorgt werden. 23 24 25 - 9 - c) Eine unzulässige Erweiterung ergibt sich nicht daraus, dass in der Beschreibung der Anmeldung lediglich Sta bilisierungsmaßnahmen oder Sie b- mittel als Mittel für die Trennung der Betriebsspannung genannt werden. D en Ausführungen in der Anmeldung lässt sich entnehmen, dass die Trennung der Betriebsspannung eingesetzt wird , um eine Entkopplung zw i- schen Halbleit erchip und analogem Frontend herbeizuführen (Abs. 13). Aus dem Umstand, dass Siebmittel und Spannungsstabilisierungen als dafür geei g- nete Mittel angeführt werden, kann nicht gefolgert werden, dass der Einsatz anderer Mittel, die ebenfalls geeignet sind, di e angestrebte Entkopplung zu b e- wirken, vom Gegenstand der Anmeldung ausgenommen sind. Siebmittel und Spannungsstabilisierungen werden nur beispielhaft aufgeführt, um dem Fac h- mann zu verdeutlichen, wie er das in der Anmeldung formulierte allgemeine Ziel ein er Trennung der Betriebsspannung erreichen kann. Daraus wird hinreichend deutlich, dass der Einsatz anderer Mittel, die zur Erreichung dieses Ziels ebe n- falls geeignet sind, vom Gegenstand der Anmeldung mit umfasst sein soll . 3. Entgegen der Auffassung der Klägerin geht der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch nicht deshalb über den Inhalt der Anmeldung hinaus, weil es aufgrund des in Merkmal 2 a enthaltenen Worts "oder" ausreicht, wenn ein einziger Buffer vorhanden ist. In der Anmeldung wird das Wort "Bu ffer" zwar stets im Plural benutzt. Hi e- raus kann jedoch nur entnommen werden, dass die Anzahl der Buffer nicht b e- grenzt ist. Hinweise darauf, dass erfindungsgemäß mindestens zwei Buffer vo r- handen sein müssen, lassen sich hingegen weder der Beschreibung noc h den in der Anmeldung formulierten Ansprüchen entnehmen. Angesichts dessen sind die Ausführungen zu den Buffern dahin zu verstehen, dass es erfindungsgemäß dem Ermessen des Fachmanns überlassen bleibt, wie viele Buffer er einsetzt. 26 27 28 29 - 10 - IV. Gemäß § 119 Abs. 2 u nd 3 PatG ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Eine Sachen tscheidung durch den Senat gemäß § 119 Abs. 5 PatG erscheint nicht zweckmäßig, we il die Sache nicht entscheidungsreif ist und das Patentgericht - von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig - zu den beiden anderen von der Klägerin geltend gemachten Nic h- tigkeitsgründen kein e Feststellungen getroffen hat. Gröning RiBGH Dr. Grabinski Bac her und RinBGH Schuster können ihre Unterschrift infolge urlaubsbedingter Ortsabwesenheit nicht beifügen. Hoffmann Gröning Vorinstanz : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2012 - 5 Ni 40/10 - 30
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