BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 113/04 Verk374ndet am: 27. Februar 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk ja BGHZ: nein BGHR: ja Rohrschwei337verfahren PatG 247 9 Satz 2 Nr. 2; 247 10 Abs. 1 a) Bei einem Verfahrensanspruch bezieht sich eine im Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausf374hrung des Verfahrens verwendet wird, regelm344337ig auf ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne des 247 10 Abs. 1 PatG. b) Sieht ein in mehrere Verfahrensabschnitte aufgeteiltes Schwei337verfahren vor, in einem ersten Teil von Verfahrensschritten einen Datentr344ger mit Schwei337daten herzustellen, der in einem zweiten Teil von Verfahrensschritten zur Steuerung des Schwei337vorgangs benutzt wird, macht der Verwender des Datentr344gers von dem Verfahren mit allen seinen Merkmalen Gebrauch, wenn er das Schwei337verfahren mittels der gespeicherten Schwei337daten durchf374hrt. c) Fehlen entgegenstehende Abreden, ist in der Lieferung des die Schwei337daten enthaltenden Datentr344gers an Dritte seitens des Patentinhabers oder seiner Li-zenznehmer die (stillschweigende) Erlaubnis f374r die Abnehmer zu sehen, das ge-sch374tzte Verfahren zweckentsprechend anzuwenden (Erg344nzung zu BGH, Urt. v. 24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren). BGH, Urt. v. 27.2.2007 - X ZR 113/04 -OLG D374sseldorf LG D374sseldorf - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 27. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten zu 2 wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts D374sseldorf vom 24. Juni 2004 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten zu 2 erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Beru-fungsgericht zur374ckverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Kl344gerinnen sind Inhaberinnen des mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 0 272 978 (Klagepatents), das unter In-anspruchnahme einer Priorit344t vom 23. Dezember 1986 am 15. Dezember 1987 an-gemeldet wurde. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 27. November 1991 ver366ffentlicht. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren, mit dem insbesondere Plastik-teile, wie Kunststoffrohre f374r Gasleitungen, automatisch verschwei337t werden k366nnen. Patentanspruch 1 lautet: 1 "Proc351d351 pour contr364ler, au moyen d'une machine 340 commande automa-tique, l'351volution en temp351rature d'une pi350ce pourvue d'une r351sistance 351lectrique propre 340 assurer le chauffage de cette pi350ce, dans lequel pro-c351d351: a) on associe 340 ladite pi350ce, une carte d'identification pour le contr364le du chauffage, cette carte comprenant plusieurs zones occupant chacune un emplacement distinct, b) on entre dans ladite carte des donn351es propres 340 352tre lues par des moyens de lecture de la machine, ces donn351es comprenant, dans une premi350re partie de zones de ladite carte (zones 1, 2, 3, 4, 9), des donn351es op351ratoires de commande de la machine au moins re-latives 340 une valeur pr351d351termin351e de la tension et/ou de l'intensit351 d'alimentation de la r351sistance de chauffage, c) une acquisition des donn351es contenues dans la carte est effectu351e par les moyens de lecture de cette derni350re, - 4 - d) on acquiert, par relev351 sur ladite pi350ce, des donn351es compl351mentai-res acceptables par la machine et relatives 340 l'351tat physique de cette pi350ce au d351but du chauffage, et on fournit ces donn351es 340 ladite ma-chine, e) une adaptation de la valeur pr351d351termin351e de la tension et/ou de l'intensit351 donn351es compl351mentaires, pour obtenir une tension et/ou une intensit351 adapt351e(s), f) et on alimente la r351sistance 351lectrique avec cette tension et/ou cette intensit351 adapt351e(s), pour chauffer en cons351quence ladite pi350ce, ce proc351d351 351tant caract351ris351 en ce que: - lors de l'351tape b), on entre dans une seconde partie de zones de la carte (zone 8), des donn351es compl351mentaires de correction de la valeur pr351d351termin351e de la tension et/ou de l'intensit351 d'alimen-tation de la r351sistance en fonction de l'351tat physique r351el de ladite pi350ce au d351but du chauffage, - avant d'effectuer l'351tape c), on d351finit une s351quence de lecture de la carte et on effectue la lecture de celle-ci en suivant la s351-quence, - puis, apr350s avoir effectu351 l'351tape d) et lors de l'351tape e), on fait ef-fectuer par la machine une adaptation de ladite valeur pr351d351termi-n351e de la tension et/ou de l'intensit351 d'alimentation de la r351sis-tance, en fonction non seulement desdites donn351es compl351men- - 5 - taires acquires lors de l'351tape d), mais 351galement desdites don-n351es compl351mentaires de correction lues sur la carte." Die deutsche 334bersetzung in der Klagepatentschrift lautet: "Verfahren zum Steuern der Temperaturentwicklung eines Teiles mittels einer Maschine mit automatischer Steuerung, wobei das Teil mit einem elektrischen Widerstand versehen ist, der geeignet ist, das Erw344rmen dieses Teiles sicherzustellen, wobei: a) man dem Teil eine Identifikationskarte zuordnet zur Steuerung des Erw344rmens, wobei diese Karte mehrere Zonen aufweist, welche je-de einen anderen Platz einnimmt, b) man in diese Karte Daten eingibt, die geeignet sind, durch Lesemit-tel der Maschine gelesen zu werden, wobei diese Daten in einem ersten Teil der Zonen dieser Karte (Zonen 1, 2, 3, 4, 9) Funktionsda-ten aufweisen f374r die Steuerung der Maschine mindestens relativ zu einem vorbestimmten Wert der Spannung und/oder des Versor-gungsgrades des Heizwiderstandes, c) eine Erfassung der in der Karte enthaltenen Daten durch Lesemittel f374r die Karte erfolgt, d) man durch Ablesen auf dem Teil zus344tzliche Daten erlangt, die durch die Maschine annehmbar sind und dem physikalischen Zu-stand dieses Teils zu Anfang der Erw344rmung entsprechen, und man diese Daten der Maschine liefert, - 6 - e) eine Anpassung des vorbestimmten Wertes der Spannung und/oder des Versorgungsgrades des Widerstandes dann durch die Maschine in Funktion der gegebenen zus344tzlichen Daten erfolgt, um eine ge-eignete Spannung und/oder Strom zu erhalten, f) und man den elektrischen Widerstand mit dieser geeigneten Span-nung und/oder diesem geeigneten Strom versorgt, um folglich die-ses Teil zu erw344rmen, wobei dieses Verfahren dadurch gekenn-zeichnet ist, dass: - man w344hrend des Schrittes b) in einen zweiten Teil der Kartenzo-nen (Zone 8) zus344tzliche Daten der Korrektur f374r den vorbestimm-ten Wert der Spannung und/oder des Versorgungsstromes des Widerstandes in Funktion des tats344chlichen physikalischen Zu-standes des Teiles zu Anfang der Erw344rmung eingibt, - man vor der Ausf374hrung des Schrittes c) eine Lesesequenz der Karte definiert und man das Lesen dieser durchf374hrt, indem man der Sequenz folgt, - man dann nach durchgef374hrtem Schritt d) und w344hrend des Schrittes e) durch die Maschine eine Anpassung des vorbestimm-ten Wertes der Spannung und/oder des Versorgungsstromes des Widerstandes in Funktion nicht nur der gegebenen zus344tzlichen Daten, die w344hrend des Schrittes d) erhalten wurden, sondern auch der zus344tzlichen, auf der Karte gelesenen Korrekturdaten er-folgen l344sst." - 7 - Die Beklagte zu 2 stellt in S. Schwei337ger344te mit der Bezeichnung "P. 12 " und "P. 10 " zum Verschwei337en von Kunststoffrohren, insbesondere Gasrohren, unter Verwendung von Kunststoff-Elektroschwei337-Verbindungsst374cken (Fittings) her und vertreibt diese in Deutschland 374ber die Be-klagte zu 1. Die Schwei337ger344te verf374gen 374ber einen Barcodeleser, mit dem bei Aus-wahl der Bedienungsfunktion "Barcode" Daten der zu schwei337enden Teile, die von den jeweiligen Herstellern der Teile auf einem mitgelieferten Tr344ger codiert worden sind, automatisch ausgelesen werden k366nnen. Dar374ber hinaus weisen die Ger344te ei-nen Temperaturf374hler auf, mit dem die Umgebungstemperatur zu Beginn des Schwei337vorgangs festgestellt und in Form von Daten zur Regelung des Schwei337vor-gangs verwendet werden kann. Auf der Grundlage der auf diese Weise gewonnenen und mittels des Barcodelesers eingelesenen Daten erfolgt eine automatische Steue-rung des Schwei337vorgangs in der Weise, dass die Schwei337zeit bei gegen374ber einem bestimmten Referenzwert niedrigeren Temperaturen verl344ngert und bei h366heren ver-k374rzt wird. In der Bedienungsanleitung hei337t es, dass mit dem Leser die am Fitting angebrachten Barcodes eingelesen werden, sowie weiter, dass beim Fehlen eines Barcodes die Schwei337daten auch manuell eingegeben werden k366nnen. 2 3 Die Kl344gerinnen sehen in der Lieferung dieser Ger344te eine mittelbare Verlet-zung des Klagepatents und nehmen die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungsle-gung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. 4 Das Landgericht hat die Beklagten unter teilweiser Abweisung der Klage im Wesentlichen antragsgem344337 verurteilt. Die Beklagte zu 1 hat ihre Berufung zur374ck-genommen, die Berufung der Beklagten zu 2 ist ohne Erfolg geblieben. Die klageer-weiternde Anschlussberufung der Kl344gerinnen, mit der sie im Hauptantrag ein unbe-schr344nktes Verbot geltend gemacht haben, hatte Erfolg. Gegen dieses Urteil richtet sich die zugelassene Revision der Beklagten zu 2, mit der sie den Antrag auf Abwei- - 8 - sung der Klage weiterverfolgt. Die Kl344gerinnen sind dem Rechtsmittel entgegengetre-ten. Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Revision der Beklagten zu 2 f374hrt zur Aufhebung des Beru-fungsurteils, soweit zum Nachteil der Beklagten zu 2 erkannt worden ist, und in die-sem Umfang zur Zur374ckverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung. 5 I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Steuern der Temperaturerh366-hung von elektrisch erw344rmten Teilen mittels einer Maschine mit automatischer Steuerung, wobei das erfindungsgem344337e Verfahren insbesondere zum automati-schen Schwei337en von Kunststoffteilen bestimmt ist. Das Verfahren dient insbesonde-re der Herstellung von Gasleitungen mittels Elektrofittings, bei denen den Fittings zur Herstellung einer Schwei337verbindung eine Heizspirale eingesetzt ist. 6 7 1. Das Klagepatent geht von dem in der vorver366ffentlichten franz366sischen Pa-tentanmeldung 2 572 326 beschriebenen Verfahren aus, bei dem Teile aus Kunst-stoffmaterial, insbesondere Polyethylen, automatisch miteinander verschwei337t wer-den, um auf diese Weise etwa Gasleitungen herzustellen. Solche Teile werden von verschiedenen Herstellern produziert, die f374r das Schwei337en ihrer Teile je eigene Regeln aufstellen. Bei diesem vorbekannten Verfahren wird den Elektrofittings eine Identifikationskarte zugeordnet, die mindestens alle f374r das Schwei337en dieser Teile geeigneten Parameter umfasst; ferner ist ein W344rmemessf374hler vorgesehen, der die Temperatur der zu schwei337enden Teile aufnimmt, so dass das Schwei337verfahren in Abh344ngigkeit von der an den Teilen aufgenommenen Temperatur ge344ndert werden - 9 - kann (Beschreibung der franz366sischen Patentanmeldung S. 2 Z. 16-28 = deutsche 334bersetzung S. 2 Z. 6-14). 2. Mit dem Verfahren nach Patentanspruch 1 des Klagepatents soll die Steue-rung des Schwei337vorgangs genauer an die tats344chlich angetroffenen Benutzungsbe-dingungen angepasst werden. 8 Das wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem das vorbekannte Verfahren wie folgt ausgef374hrt wird: 9 1. Die Temperaturentwicklung eines Teils, das mit einem elektri-schen Widerstand versehen ist, der geeignet ist, das Erw344rmen des Teils sicherzustellen (Elektrofitting), wird gesteuert. 2. Die Steuerung der Temperaturentwicklung erfolgt mittels a) einer Maschine mit automatischer Steuerung, b) einer Karte, die mehrere Zonen aufweist, von denen jede ei-nen anderen Platz einnimmt und in denen jeweils Daten ge-speichert werden k366nnen, die mit Lesemitteln der Maschine gelesen werden k366nnen. 3. In einem ersten Verfahrensschritt werden in die Zonen der Karte Daten eingegeben, n344mlich a) in einen ersten Teil der Zonen (Zonen 1, 2, 3, 4, 9) Funktions-daten f374r die Steuerung der Maschine mindestens relativ zu einem vorbestimmten Wert der Spannung und/oder Versor- - 10 - gungsgrad des Heizwiderstands (l264intensit351 d264alimentation de la r351sistence de chauffage) des Teils. b) in einen zweiten Teil der Zonen (Zone 8) Daten zur Korrektur eines vorbestimmten Werts der Spannung und/oder des Ver-sorgungsgrades des Heizwiderstands in Abh344ngigkeit von dem tats344chlichen physikalischen Zustands des Teils zu An-fang der Erw344rmung, c) wobei die Eingabe der Korrekturdaten w344hrend der Eingabe der Funktionsdaten erfolgt und d) eine Lesesequenz definiert wird. 4. Die Karte mit diesen Daten wird dem den Widerstand enthalten-den Teil zugeordnet. 5. In einem zweiten Verfahrensschritt wird die Karte mit Lesemitteln der die automatische Steuerung aufweisenden Maschine der Le-sesequenz folgend gelesen. 6. Es werden der physikalische Zustand des den Widerstand auf-weisenden Teils festgestellt, dadurch zus344tzliche Daten erlangt und (der Steuerung) der Maschine geliefert. 7. Es erfolgt eine Anpassung des vorbestimmten Werts der Span-nung und/oder des Versorgungsgrades des Widerstands durch die Maschine, um eine geeignete Spannung f374r den Schwei337vor-gang zu erhalten, n344mlich in Abh344ngigkeit von - 11 - a) den nach Merkmal 6 gelieferten Daten und b) den auf der Karte gespeicherten Korrekturdaten. 8. Mit dieser gegen374ber der vorbestimmten Spannung korrigierten Spannung wird das zu verschwei337ende Teil erw344rmt. Bei den "gegebenen zus344tzlichen Daten" (Patentanspruch 1, letzter Spiegel-strich, Merkmal 6, 7 a) handelt es sich um die "zus344tzlichen Daten" (Patentan-spruch 1, Buchst. d), die den physikalischen Zustand des den Widerstand aufwei-senden Teils (Merkmal 1) repr344sentieren. Erst nach der Gewinnung dieser Daten er-folgt durch die Maschine eine Anpassung des vorbestimmten Werts der Spannung und/oder des Versorgungsstroms des Widerstands in Abh344ngigkeit nicht nur von den zus344tzlichen Daten (Merkmale 6, 7 a), sondern auch in Abh344ngigkeit von den zus344tz-lichen, von der Karte gelesenen Korrekturdaten (Merkmale 3 b, 7 b). 10 II. Auf der Grundlage dieser zutreffenden Interpretation des Klagepatents hat das Berufungsgericht angenommen, Angebot und Lieferung der Schwei337ger344te durch die Beklagten stellten eine mittelbare Patentverletzung dar, da deren Abneh-mer zur Ausf374hrung des patentgem344337en Verfahrens mit diesen Ger344ten nicht befugt seien. 11 1. Dabei hat das Berufungsgericht zugrunde gelegt, dass die umstrittenen Schwei337ger344te 374ber Mittel zum Einlesen der auf den Datentr344gern gespeicherten Da-ten verf374gen und in der Lage sind, beim Verschwei337en von Elektrofittings die Tempe-raturentwicklung in den Elektrofittings nach Ma337gabe der auf den Karten enthaltenen Daten einzustellen. Weiter hat es den zwischen den Parteien unstreitigen Umstand ber374cksichtigt, dass die Hersteller von Elektrofittings mit zugeordneten Datenkarten 12 - 12 - f374r die Steuerung der Erw344rmung der Fittings in etwa 85 - 90 % der F344lle Lizenz-nehmer der Kl344gerinnen sind und mit diesen Fittings und Datentr344gern auch und ge-rade solche Anwender beliefert werden, die Schwei337ger344te der Beklagten einsetzen oder einsetzen wollen. Auf der Grundlage dieser Feststellungen des Berufungsge-richts werden mithin die Verfahrensschritte 1 und 2 sowie 5 - 8 von den Abnehmern der Beklagten bei der Verarbeitung der Fittings der Lizenznehmer der Kl344gerinnen ausgef374hrt. Dagegen werden die Verfahrensschritte 3 und 4 von den Lizenznehmern der Kl344gerinnen ausgef374hrt, die Elektrofittings herstellen und diese mit den Datenkar-ten verbinden, auf denen die Daten gespeichert sind, die zur Steuerung des Schwei337vorgangs erforderlich sind. 2. Das Berufungsgericht hat die Schwei337ger344te der Beklagten zu 2 als Mittel angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne von 247 10 Abs. 1 PatG beziehen. Das ist aus Rechtsgr374nden nicht zu beanstanden. 13 Was ein wesentliches Element der Erfindung ist, ist vom Gegenstand der Er-findung her zu ermitteln. Da der Patentanspruch ma337geblich daf374r ist, welcher Ge-genstand durch das Patent gesch374tzt ist, sind regelm344337ig alle im Patentanspruch benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne des 247 10 Abs. 1 PatG (BGHZ 159, 76 - Fl374gelradz344hler), soweit sie nicht ausnahmsweise zum Leis-tungsergebnis nichts beitragen (Sen.Urt. v. 27.2.2007 - X ZR 38/06 - Pipettensystem, f374r BGHZ vorgesehen). Daher bezieht sich bei einem Verfahrensanspruch eine im Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausf374hrung des Verfahrens verwendet wird, regelm344337ig auf ein wesentliches Element der Erfindung (vgl. Scharen in Ben-kard, PatG und GebrMG, 10. Aufl., 247 10 PatG Rdn. 7). Da bei dem Verfahren nach Patentanspruch 1 des Klagepatents ein Schwei337ger344t mit automatischer Steuerung zum Einsatz kommt, sind die von den Beklagten vertriebenen Schwei337ger344te, die die patentgem344337en Karten zur Durchf374hrung des Schwei337vorgangs lesen und diesen 14 - 13 - nach den auf der Karte gespeicherten Daten steuern, ein wesentliches Element der Erfindung. Die Revision zieht dies nicht in Zweifel. 3. a) Das Berufungsgericht hat die angegriffenen Schwei337ger344te als Mittel an-gesehen, die objektiv geeignet seien, f374r die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Dies hat es daraus hergeleitet, dass mit den angegriffenen Ger344ten - von den Beklagten nicht bestritten - die Schritte 5 bis 8 des gesch374tzten Verfahrens aus-gef374hrt werden k366nnen. Dem Umstand, dass mit den umstrittenen Schwei337ger344ten nicht auch die Verfahrensschritte 3 und 4 umgesetzt werden k366nnen, die von den Li-zenznehmern der Kl344gerinnen ausgef374hrt werden, hat das Berufungsgericht insoweit keine Bedeutung beigemessen. F374r das patentierte Verfahren sei wesentlich, dass nicht nur die Verfahrensschritte 3 und 4 ausge374bt werden, sondern der Schwei337vor-gang dar374ber hinaus nach den Schritten der Merkmale 5 bis 8 ausgestaltet werde und so die Besonderheiten des konkreten Schwei337teils Ber374cksichtigung f344nden. Es seien gerade die Schwei337ger344te, die die gem344337 den Verfahrensschritten 3 und 4 er-zeugten Karten lesen k366nnten, deren Herstellung sinnlos w344re, wenn sich nicht die weiteren Verfahrensschritte anschl366ssen. Eine mittelbare Patentverletzung liege auch dann vor, wenn die Verfahrensschritte 3 und 4 nicht von den Abnehmern der Beklagten ausgef374hrt werden, sondern von den Herstellern der Fittings. Dies sei kein Fall, in dem ein Merkmal der gesch374tzten Erfindung nicht benutzt werde. 15 16 b) Die Revision greift die Auffassung des Berufungsgerichts mit der Erw344gung an, f374r den Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung sei notwendig, dass die gelieferten Mittel zur vollst344ndigen Benutzung der Erfindung, so wie sie im Patentan-spruch gesch374tzt sei, geeignet seien. Daran fehle es, wenn die Verfahrensschritte 3 und 4 von den Abnehmern nicht ausgef374hrt werden k366nnten, weil die zur Ausf374hrung des Verfahrens erforderlichen Daten von den Abnehmern mit den umstrittenen Schwei337ger344ten nicht auf den mit den Teilen verbundenen Karten gespeichert wer-den k366nnten. - 14 - c) Dem kann nicht beigetreten werden. 17 Der in 247 10 PatG normierte Gef344hrdungstatbestand der mittelbaren Patentver-letzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der gesch374tzten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern (BGHZ 115, 204 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76 - Fl374gelradz344hler; Sen.Urt. v. 13.6.2006 - X ZR 153/03, GRUR 2006, 839 - Deckenheizung, zur Ver366ffentlichung in BGHZ 168, 124 vorgesehen). Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die gesch374tzte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung setzt deshalb voraus, dass es sich bei dem Mittel um ein solches handelt, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ob das Mittel hierf374r geeignet ist, beurteilt sich nach der objektiven Beschaf-fenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug). Das Mittel muss so aus-gebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der gesch374tzten Lehre mit allen ih-ren Merkmalen durch die Abnehmer m366glich ist (BGHZ 115, 205, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; vgl. auch Scharen in Benkard, aaO, 247 10 PatG Rdn. 2). 18 19 Daran fehlt es nicht schon dann, wenn bei einem mehrstufigen Verfahren, wie es Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ist, ein Teil der patentge-m344337en Verfahrensschritte, auf deren - hier auf der Karte - verk366rpertem Ergebnis die weiteren Verfahrensschritte aufbauen, nicht von den Abnehmern des Anbietenden oder Lieferanten ausgef374hrt wird. Die Herstellung der Karte mit den zur Steuerung der Temperatur der Fittings beim Schwei337en erforderlichen Daten ist eine notwendi-ge Voraussetzung f374r die Steuerung der Temperatur unter Verwendung der Karte beim eigentlichen Schwei337vorgang. Jedenfalls in einem solchen Fall kann eine un-mittelbare Patentverletzung nicht nur in Alleint344terschaft unter Verwirklichung aller Verfahrensschritte begangen werden, sondern auch in Mit- und Nebent344terschaft - 15 - (vgl. Scharen in Benkard, aaO, 247 10 PatG Rdn. 28 m.N. zur Rechtsprechung zu Mit- und Nebent344terschaft bei der unmittelbaren Patentverletzung; zur Mitt344terschaft auch Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., 2003 Rdn. 30 zu 247 10 PatG m.N.). Der Um-stand, dass ein Teil der Verfahrensschritte von den Herstellern der Elektrofittings und ein anderer Teil der Verfahrensschritte von den Abnehmern der Beklagten ausge-f374hrt wird, l344sst daher entgegen der Auffassung der Revision nicht den Schluss zu, die umstrittenen Schwei337automaten seien objektiv nicht geeignet, bei der Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. 4. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Schwei337ger344te der Beklag-ten von ihren Abnehmern dazu bestimmt sind, das durch das Klagepatent gesch374tzte Verfahren auszuf374hren. Dies ist aus Rechtsgr374nden jedenfalls insoweit nicht zu be-anstanden, als die Ger344te der Beklagten der Werbung zufolge und nach den Fest-stellungen des Berufungsgerichts gerade auch f374r die auf dem Markt befindlichen Fit-tings der Lizenznehmer der Kl344gerinnen eingesetzt werden sollen, das sind 85 bis 90 % der Anwendungsf344lle. Dass in den verbleibenden 10 - 15 % der F344lle mit ande-ren Mitteln gearbeitet wird, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. 20 21 5. In seinem rechtlichen Ausgangspunkt hat das Berufungsgericht nicht ver-kannt, dass eine mittelbare Patentverletzung nicht in Betracht kommt, wenn und so-weit der Abnehmer der Mittel zur Benutzung der Erfindung befugt ist. Ihm kann je-doch nicht darin gefolgt werden, dass eine solche Befugnis bei den Personen, die Schwei337ger344te der Beklagten bei der Ausf374hrung des patentgem344337en Verfahrens verwenden oder verwenden wollen, schlechthin nicht besteht. a) Das Berufungsgericht hat auch solche Abnehmer der Beklagten als nicht berechtigt im Sinne von 247 10 Abs. 1 PatG angesehen, das patentierte Verfahren auszu374ben, die ihre Fittings mit den zugeh366rigen Datentr344gern bei den Lizenzneh-mern der Patentinhaberinnen beziehen oder bezogen haben, weil es an deren erfor- 22 - 16 - derlicher Zustimmung fehle. Zwar bes344337en die Hersteller der Teile, soweit sie Li-zenznehmer am Klagepatent seien, die Zustimmung der Kl344gerinnen zur Herstellung der Karten unter Anwendung der Verfahrensschritte 3 und 4. Mangels gegenteiligen Vortrages sei auch davon auszugehen, dass die Teilehersteller aufgrund ihrer Li-zenzvertr344ge den Kl344gerinnen gegen374ber berechtigt seien, diese Teile samt den da-zugeh366renden Identifikationskarten an Rohrverleger zu vertreiben und diesen die Be-fugnis einzur344umen, die genannten Gegenst344nde in erfindungsgem344337er Weise, d.h. unter Ausf374hrung der weiteren Verfahrensschritte, zu verarbeiten, soweit sie dabei Schwei337ger344te einsetzten, die ebenfalls von einem lizenzierten Hersteller stammten. Es k366nne aber nicht angenommen werden, dass die Lizenznehmer der Kl344gerinnen, die, wie die Kl344gerinnen unbestritten vorgetragen h344tten, s344mtlich auch Schwei337ge-r344te anb366ten, mit denen die weiteren Verfahrensschritte ausgef374hrt werden k366nnen, bereits mit der blo337en Lieferung von Schwei337fittings nebst Identifikationskarte ihren Abnehmern (stillschweigend) gleichzeitig die Erlaubnis erteilten, diese Teile entspre-chend den weiteren Verfahrensschritten unter Verwendung von Schwei337ger344ten wei-terzuverarbeiten, die nicht von Lizenznehmern am Klagepatent stammten. Ange-sichts des offensichtlichen Interesses der Lizenznehmer daran, dass bei einer unter Verwirklichung der weiteren patentgem344337en Verfahrensschritte erfolgenden Weiter-verarbeitung der Teile m366glichst auch von ihnen selbst - oder allenfalls anderen Li-zenznehmern - stammende Schwei337ger344te benutzt w374rden, bed374rfe es f374r die An-nahme einer weitergehenden Erlaubnis jedenfalls einer besonderen Erkl344rung der Teilehersteller an ihre Abnehmer, an der es auch nach dem Vorbringen der Beklag-ten fehle. Es bed374rfe deshalb keines n344heren Eingehens auf die - letztlich wohl zu verneinende - Frage, ob die Lizenznehmer den Kl344gerinnen gegen374ber aufgrund ih-rer Lizenzvertr344ge zu einer solchen Gestattung 374berhaupt berechtigt w344ren. Die Be-klagten k366nnten ihren Abnehmern eine solche Befugnis nicht vermitteln, weil sie nicht 374ber eine Lizenz am Klagepatent verf374gten. b) Diese W374rdigung ist nicht frei von Rechtsfehlern. 23 - 17 - aa) Zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat und denen auch sonst kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht (Scharen in Benkard, aaO, 247 10 PatG Rdn. 17), wobei Benutzung der Erfindung die Vornahme der in 247 9 S. 2 Nr. 1 - 3 PatG genannten Handlungen meint (Scharen in Benkard, aaO, 247 10 PatG Rdn. 2). Um den Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung auszuschlie-337en, ist danach erforderlich, aber auch ausreichend, wenn sich die Berechtigung der Angebotsempf344nger und Belieferten auf die Benutzung der Erfindung, wie sie im Pa-tentanspruch niedergelegt ist, bezieht. Denn 247 10 PatG gew344hrt dem Patentinhaber kein ausschlie337liches Recht zum Anbieten oder Liefern von Mitteln zur Erfindungs-benutzung (BGHZ 159, 76 - Fl374gelradz344hler; Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug) und damit keine Erweiterung des durch den Patentanspruch definierten Schutzgegenstandes (vgl. Scharen in Benkard, aaO, 247 10 PatG Rdn. 2 m.w.N.) oder seines Schutzbereichs (vgl. Keukenschrijver in Bus-se, aaO, 247 10 Rdn. 14 m.N.). Deshalb fallen Vorrichtungen wie die angegriffenen Schwei337automaten, die bei der Durchf374hrung des patentierten Verfahrens benutzt werden, nicht unmittelbar unter den Schutz des Verfahrensanspruchs. Sie sind pa-tentfrei, sofern sie nicht durch einen Vorrichtungsanspruch gesondert gesch374tzt sind. Der Schutz des Klagepatents erstreckt sich daher nicht auf die umstrittenen Schwei337ger344te. Ihre Benutzung durch Dritte, auch durch die Abnehmer der Beklag-ten, bedarf daher als solche keiner auf sie bezogenen Erlaubnis der Kl344gerinnen. 24 Allein aus dem vom Berufungsgericht herangezogenen Umstand, dass die Li-zenznehmer der Kl344gerinnen s344mtlich auch Schwei337ger344te anbieten, kann daher nicht hergeleitet werden, angesichts des Interesses der Kl344gerinnen an der Verwen-dung von ihnen hergestellter Schwei337ger344te bei der Aus374bung des gesch374tzten Ver-fahrens bed374rfe es f374r die Annahme einer Berechtigung der Abnehmer der Beklagten einer 374ber die Erlaubnis zur Ausf374hrung des Verfahrens hinausgehenden (still- 25 - 18 - schweigenden oder ausdr374cklichen) Erlaubnis zur Verwendung an sich patentfreier Mittel. Waren die Abnehmer der Beklagten berechtigt, das gesch374tzte Verfahren an-zuwenden, so erstreckt sich diese Berechtigung auch darauf, das Verfahren mit an sich patentfreien Mitteln auszu374ben, die sie von Dritten beziehen. bb) Bei der Beurteilung der Frage, ob die Abnehmer der von den Lizenzneh-mern der Kl344gerinnen hergestellten Fittings nebst zugeordneten Datenkarten befugt sind, diese unter Aus374bung des gesch374tzten Verfahrens zu verwenden, hat das Be-rufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend darauf abgestellt, dass es Zweck des Vertriebs derartiger Fittings ist, Rohrleitungen, insbesondere Gasleitungen, auf die patentierte Weise unter Verwendung des auf den Karten gespeicherten Schwei337pro-gramms nach den von den Kl344gerinnen vorgegebenen Anforderungen herzustellen. 26 Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend in Betracht gezogen, dass in der Lieferung von Fittings nebst Datenkarte eine (still-schweigende) Erlaubnis f374r die Abnehmer liegt, das gesch374tzte Verfahren anzuwen-den, um auf diese Weise Rohrleitungen mittels der von den Kl344gerinnen gelieferten Teile und Karten nach dem erfindungsgem344337en Verfahren herzustellen. Eine solche stillschweigende Erlaubnis hat das Berufungsgericht angesichts des Interesses der Kl344gerinnen am Vertrieb ihrer eigenen Schwei337ger344te verneint und deshalb die - sei-ner Ansicht nach eher zu verneinende - Frage dahingestellt sein lassen, ob die Li-zenznehmer den Kl344gerinnen gegen374ber 374berhaupt aufgrund der Lizenzvertr344ge zu einer solchen Gestattung berechtigt waren. Damit hat das Berufungsgericht verkannt, welche Anforderungen an das Vorliegen der Berechtigung zur Benutzung der Erfin-dung im Sinne von 247 10 Abs. 1 PatG zu stellen sind. 27 In der Lieferung erfindungsgem344337er Fittings nebst Identifkationskarten seitens der Lizenznehmer der Kl344gerinnen ist die (stillschweigende) Erlaubnis f374r die Ab-nehmer zu sehen, das gesch374tzte Verfahren anzuwenden, um auf diese Weise Rohr- 28 - 19 - leitungen mittels der von den Lizenznehmern gelieferten Teile und Karten nach dem erfindungsgem344337en Verfahren herzustellen. Das entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der derjenige, der vom Inhaber eines Verfahrenspatents eine zur Aus374bung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, diese be-stimmungsgem344337 benutzen darf, wenn ausdr374ckliche entgegenstehende Abreden fehlen (247247 133, 157, 242 BGB; BGH Urt. v. 24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren). Deshalb sind die Abnehmer der Beklagten, die erfindungsge-m344337e Fittings von den Lizenznehmern der Kl344gerinnen beziehen, zur Aus374bung des patentierten Verfahrens (stillschweigend) befugt, solange nicht festgestellt ist, dass abweichende Vereinbarungen getroffen worden sind. Dass die Lizenznehmer der Kl344gerinnen mit den Abnehmern der Fittings entgegenstehende Abreden getroffen h344tten oder treffen w374rden, ist nicht festgestellt, ohne dass die Revisionsbeklagten insoweit Gegenr374gen erhoben h344tten. Der Umstand, dass die Lizenznehmer ein wirt-schaftliches Interesse am Absatz eigener Schwei337ger344te haben, kann ausdr374ckliche Abreden, mit denen die zweckentsprechende Verwendung der erfindungsgem344337en Fittings beschr344nkt wird, nicht ersetzen. Ebensowenig hat das Berufungsgericht festgestellt, dass die Kl344gerinnen in den Lizenzvertr344gen mit ihren Lizenznehmern Abreden getroffen h344tten, nach denen die Lizenznehmer gehindert gewesen w344ren, den Abnehmern der Fittings nebst zu-geordneter Identifikationskarte die Erlaubnis zu erteilen, die Fittings zweckentspre-chend, n344mlich zur Aus374bung der Steuerung des Schwei337vorgangs nach Ma337gabe der auf den Identifikationskarten gespeicherten Daten, zu verwenden. Auch in dieser Beziehung ergibt sich das aus der erteilten Lizenz, die jedenfalls bei Fehlen einer ausdr374cklichen abweichenden Absprache sinnvoll nur bei einer Weitergabe dieser Befugnis ausge374bt werden kann, n344mlich dann, wenn die Lizenznehmer die ihnen einger344umte Erlaubnis in dem notwendigen Umfang weitergeben durften. Ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt einschr344nkende Vereinbarungen in Lizenzvertr344- 29 - 20 - gen 374ber Verfahrenspatente der vorliegenden Art rechtwirksam getroffen werden k366nnen, bedarf daher keiner Entscheidung. III. Soweit nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit den Schwei337-ger344ten Fittings verschwei337t wurden, die die Abnehmer der Schwei337ger344te von den Lizenznehmern der Kl344gerinnen bezogen haben, liegen danach die Voraussetzun-gen einer mittelbaren Patentverletzung nicht vor. 30 Feststellungen, aus denen sich ergeben k366nnte, dass in den verbleibenden 10 bis 15 % der F344lle andere Hersteller ihren Fittings Identifikationskarten zugeordnet h344tten, auf denen Funktionsdaten und Korrekturdaten gespeichert waren, durch die die Erw344rmung des Fittings unter Korrektur eines vorgegebenen Werts f374r die Span-nung in Abh344ngigkeit von den am Fitting gemessenen physikalischen Werten und den auf der Identifikationskarte gespeicherten Korrekturdaten gesteuert wird, und solche Fittings von den Abnehmern der Beklagten mit den umstrittenen Schwei337ge-r344ten verarbeitet worden sind, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Da hinsicht-lich der verbleibenden 10 bis 15 % der F344lle dem Senat auf der Grundlage der bishe-rigen Feststellungen eine abschlie337ende Entscheidung nicht m366glich ist, ist der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch 374ber die Rechnungsle-gungsanspr374che und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten an das Berufungsgericht zur374ckzuverweisen. 31 32 In dem neuen Berufungsverfahren werden - gegebenenfalls nach erg344nzen-dem Sachvortrag der Parteien und Stellung sachgerechter Antr344ge - die erforderli-chen Feststellungen nachzuholen sein. Dabei wird auch zu kl344ren sein, ob und ge-gebenenfalls in welchem Umfang es sich bei den von der Beklagten zu 2 vertrieben Ger344ten um solche handelt, die noch unter der Geltung eines Lizenzvertrages der Rechtsvorg344ngerin der Beklagten zu 2 mit den Kl344gerinnen hergestellt worden sind, bei deren Vertrieb eine Patentverletzung durch die Beklagten ohnehin ausscheidet. - 21 - Sollte sich ergeben, dass die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im Sinne von 247 10 Abs. 1 PatG vorliegen, weist der Senat zum Streit der Parteien 374ber den Umfang der begehrten Rechnungslegung zur Durchsetzung von Schadenser-satzforderungen auf Folgendes hin: Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfol-gung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverlet-zung nach 247 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EP334 zu ersetzende Schaden der-jenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels ent-steht (Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheiben-aufzug m.w.N.; Sen.Urt. v. 9.1.2007 - X ZR 173/02, zur Ver366ffentlichung in BGHZ be-stimmt - Haubenstretchautomat; Scharen in Benkard, aaO, 247 10 PatG Rdn. 25; Rog-ge/Grabinski in Benkard, aaO, 247 139 PatG Rdn. 40 a, jew. m.N.). Der Schadenser-satzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls auch auf Absch366pfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (Sen.Urt. v. 9.1.2007, aaO; Scharen, aaO, 247 10 PatG Rdn. 25; Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 4). Zwar ge-w344hrt 247 10 PatG dem Patentinhaber kein ausschlie337liches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln, die zur Erfindungsbenutzung geeignet sind, sondern sch374tzt den Patentinhaber im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung durch die Angebots-empf344nger und Belieferten. Indem der Schadensersatzanspruch aber auf den durch die unmittelbar patentverletzenden Handlungen der Angebotsempf344nger und Belie-ferten verursachten Schaden abstellt, stehen dem Patentinhaber zur Ausf374llung die-ses Schadensersatzanspruchs die f374r die unmittelbare Patentverletzung entwickelten Grunds344tze zur Verf374gung. Nur zur Durchsetzung dieser Schadensersatzanspr374che besteht der Anspruch auf Rechnungslegung (Scharen in Benkard, aaO, 247 10 PatG Rdn. 25). 33 Ein Auskunftsanspruch kommt allerdings nicht nur in Betracht, soweit die Ab-nehmer der Beklagten mit der gelieferten Vorrichtung tats344chlich das erfindungsge- 34 - 22 - m344337e Verfahren angewendet haben. F374r den Auskunftsanspruch gen374gt es viel-mehr, wenn der mittelbare Verletzer Mittel im Sinne des 247 10 PatG - hier eine zur Aus374bung des erfindungsgem344337en Verfahrens geeignete Vorrichtung - geliefert hat, obwohl nach den gegebenen Umst344nden deren Bestimmung zur Benutzung der Er-findung zu erwarten war. Dies erm366glicht es dem Berechtigten, sich dar374ber Gewiss-heit zu verschaffen, ob die einzelnen Abnehmer tats344chlich die Erfindung benutzt haben und demgem344337 die mittelbare Verletzung zu einem ersatzpflichtigen Schaden gef374hrt hat (Sen.Urt. v. 9.1.2007, aaO). Ob und in welchem Umfang unter den Um-st344nden des Streitfalls Auskunft zu geben ist, l344sst sich auf der Grundlage der bishe-rigen Feststellungen nicht entscheiden und kann auch davon abh344ngig sein, ob die Hersteller von Schwei337verbindungen der hier fraglichen Art nur Teile eines Teileher-stellers oder - je nach Vorgabe ihrer Auftraggeber - beliebiger Hersteller verwenden. 35 Die f374r die Bezifferung eines Schadensersatzanspruchs unter dem Gesichts-punkt der Herausgabe des Verletzergewinns zu erteilende Auskunft hat das Beru-fungsgericht hinsichtlich der Beklagten zu 2 dahin konkretisiert, dass die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl374sselten Gestehungskosten und der erzielte Ge-winn anzugeben sind, welcher nicht durch Abzug von Fixkosten und variablen Ge-meinkosten gemindert ist, es sei denn, diese k366nnten ausnahmsweise den im Ur-teilsausspruch zu I. 1 genannten Schwei337ger344ten unmittelbar zugeordnet werden. Zur Begr374ndung der letztgenannten Vorgabe hat das Berufungsgericht ausgef374hrt, dass nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 145, 366 - Gemeinkostenanteil) bei der Ermittlung des Verletzergewinns Fixkosten und variab-le Gemeinkosten nur dann zu ber374cksichtigen seien, wenn sie ausnahmsweise den Verletzungsgegenst344nden unmittelbar zugeordnet werden k366nnten. Inwieweit diese Rechtsprechung, mit der der I. Zivilsenat zun344chst ausdr374cklich nur f374r Ge-schmacksmusterverletzungen von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs (BGH, Urt. v. 29.5.1962, I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 511 - Dia-R344hmchen II) abgewichen ist (BGHZ 145, 366, 374) und die er mit Urteil vom - 23 - 21. September 2006 (I ZR 6/04 - Steckverbindergeh344use, zur Ver366ffentlichung vor-gesehen) auf den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz erstreckt hat, auf Anspr374-che wegen Patentverletzung anzuwenden ist und insbesondere nach welchen Krite-rien f374r die Patentverletzung zu entscheiden ist, ob Gemeinkosten, die aus betriebs-wirtschaftlicher Sicht gerade dadurch gekennzeichnet sind, dass eine unmittelbare Zuordnung zu einem Produkt nicht m366glich ist, unter Ber374cksichtigung von Sinn und Zweck des Schadensausgleichs nach dem Verletzergewinn rechtlich gleichwohl der patentverletzenden Produktion zuzurechnen sind, wird auch dann offenbleiben k366n-nen, wenn das Berufungsgericht wiederum zur einer Verurteilung der Beklagten zu 2 zur Auskunft gelangen sollte. Denn die zweifelhafte Bestimmtheit dieses Kriteriums, zu dessen Inhalt sich das Berufungsgericht nicht n344her 344u337ert, wirkt sich auf den Umfang der Verpflichtung der Beklagten zu 2 zur Auskunft und Rechnungslegung nicht aus. Sollte ihr eine Patentverletzung zur Last fallen, ist sie verpflichtet, ihre Ge-stehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren mitzuteilen. Der eben-falls mitzuteilende Gewinn ist lediglich die Differenz zwischen der Summe aller Um-satzerl366se und der Summe aller angegebenen Kosten. Die Frage, ob und inwieweit einzelne Kosten bei der Bezifferung des nach dem Verletzergewinns zu bemessen-den Schadensersatzes (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/48/EG - 24 - des Europ344ischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums) au337er Betracht zu bleiben haben, weil sie den Ver-letzungsprodukten nicht "unmittelbar zuzurechnen" sind, kann daher der gegebenen-falls zu treffenden gerichtlichen Entscheidung 374ber die H366he der Schadensersatzleis-tung vorbehalten bleiben. Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Asendorf Vorinstanzen: LG D374sseldorf, Entscheidung vom 17.12.2002 - 4 O 266/01 - OLG D374sseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 18/03 -
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