BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILX ZR 114/00Verkündet am: 30. September 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk:jaBGHZ: nein ZPO § 286 GBlasenfreie Gummibahn IINach den Grundsätzen von Treu und Glauben kann sich eine Verpflichtung derbeweisbelasteten Partei ergeben, dem Gegner gewisse Informationen zur Er-leichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu namentlich die Spezifizierungvon Tatsachen gehören kann, wenn und soweit diese der mit der Beweisfüh-rung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerun-gen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohneweiteres möglich als auch zumutbar erscheint. Dieser Grundsatz findet auch imPatentverletzungsprozeß Anwendung.BGH, Urt. v. 30. September 2003 - X ZR 114/00 - OLG DüsseldorfLG Düsseldorf - 2 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-handlung vom 30. September 2003 durch den Richter Prof. Dr. Jestaedt alsVorsitzenden, die Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin Mühlensund den Richter Asendorffür Recht erkannt:Auf die Revision der Klägerin wird das am 11. Mai 2000 verkün-dete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorfaufgehoben.Der Rechtsstreit wird zu anderweiter Verhandlung und Entschei-dung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Be-rufungsgericht zurückverwiesen.Von Rechts wegenTatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem am13. September 1990 angemeldeten, u.a. mit Wirkung für die BundesrepublikDeutschland erteilten europäischen Patents 0 433 563 (Klagepatent). Das Kla-gepatent betrifft ein "Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandriertenGummibahn". Es umfaßt drei Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautete in dererteilten Fassung: - 3 -"Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandriertenGummibahn, in dem man der noch ungehärteten Gummimasse,vor der Vulkanisation, eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinertenMaterials mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleich-mäßiger Verteilung beimischt, wobei man eine durch Siebanaly-se ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ±0,1 mm wählt bei einer Dosierung von 1-4 Gew. %, bezogen aufdas Gesamtmischungsgewicht, und wobei man anschließenddas Gemisch ausvulkanisiert."Die Beklagte hat das Klagepatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen.In diesem Verfahren hat der erkennende Senat durch Urteil vom 24. September2003 das Klagepatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß sein Patentan-spruch 1 die folgende Fassung erhalten hat, auf die sich die Patentansprüche 2und 3 zurückbeziehen:"1.Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgendenVerfahrensschritten:-der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkani-sation eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materialsmit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßi-ger Verteilung beigemischt, die eine durch Siebanalyse er-mittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ±0,1 mm in einer Menge von 1-4 Gew. %, bezogen auf dasGesamtmischungsgewicht aufweist,-das so erhaltene Gemisch wird kalandriert - 4 --und anschließend ausvulkanisiert,-so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."Die Beklagten bringen unter der Bezeichnung "M. -P. " Bodenbelä-ge in verschiedenen Ausführungsvarianten in den Verkehr, u.a. unter der Be-zeichnung "M. -Pu. ". Die Klägerin behauptet, daß dieser Bodenbelagnach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Bei dem Bo-denbelag der Beklagten sei eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgrößedes Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm gewählt worden und eine Dosierung von1-4 Gew. % bezogen auf das Gesamtmischungsverhältnis. Sie trägt außerdemvor, ihre Analysen des angegriffenen Bodenbelages hätten ergeben, daß (nur)mindestens 65 Gew. % des Einstreukorns eine Partikelgröße von 0,6 mm bis0,8 mm habe und höchstens 35 Gew. % außerhalb dieses Bereichs liege, wo-bei die Größe dieser Partikel im Bereich bis zu 1,8 mm und unterhalb von0,6 mm betrage, und die mindestens 65 Gew. % von Partikeln mit einer Größevon 0,7 mm ± 0,1 mm einen Mengenanteil von mindestens 1,2 Gew. % undhöchstens 2 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht und die beigemischtenPartikel insgesamt nicht über 4 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht aus-machten.Die Beklagten haben demgegenüber geltend gemacht, daß die von ihnenals Ausgangsstoff eingesetzte "noch ungehärtete" Gummimasse aufgrund ihrerMischung und ihres Herstellungsvorganges nicht zur Blasenbildung neige. Demhier in Rede stehenden Produkt "M. -Pu. " würden vulkanisierte, zer-kleinerte Kautschukpartikel lediglich aus optischen Gründen zur Erzeugung ei-nes bestimmten Erscheinungsbildes des fertigen Belages beigefügt. - 5 -Das Landgericht hat die Klage, mit der die Klägerin von den BeklagtenUnterlassung und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadenser-satzpflicht der Beklagten verlangt, abgewiesen. Die Berufung der Klägerin istohne Erfolg geblieben.Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin ihrKlageziel verfolgt. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen.Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebungdes angefochtenen Urteils und Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Be-rufungsgericht.I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer blasenfrei-en kalandrierten Gummibahn. Das Klagepatent bezeichnet es als üblich, zurHerstellung von Elastomer-Bahnenwerkstoffen und von bahnenförmigen Dich-tungsmaterialien im Kalandrierverfahren einen Rohling entsprechender Dickeherzustellen und diesen sodann einem kontinuierlichen Vulkanisationsprozeßzu unterziehen. Dabei entstehe jedoch kein blasenfreier Rohling, weil sich imKalandrierverfahren vorgebildete Blasen in der Rohlingsbahn im Fertigerzeug-nis nachteilig bemerkbar machten; insbesondere träten Ausschuß und Fehler-stellen auf, die bei Flachdichtungen die Funktionsfähigkeit gefährdeten. Durchdas Klagepatent soll demgegenüber ein Verfahren zur Verfügung gestellt wer-den, mit dem ohne sonstige Qualitätsverluste blasenfreie kalandrierte Gummi-bahnen hergestellt werden können (Beschreibung S. 2 Z. 24-27). - 6 -Der im Nichtigkeitsverfahren neugefaßte Patentanspruch 1 läßt sich wiefolgt gliedern:(1) Der noch ungehärtete Gummimasse wird beigemischt(1.1) eine Fraktion vulkanisierten Materials(1.2) in räumlich gleichmäßiger Verteilung(1.3) in einer Dosierung von 1-4 Gew.% , bezogen auf das Gesamt-mischungsgewicht.(2) Das beigemischte vulkanisierte Material(2.1) ist zerkleinert,(2.1.1) weist eine Partikelgröße von 0,7 mm ± 0,1 mm auf und(2.2) hat eine unregelmäßige Grundstruktur.(3) Das so erhaltene Gemisch(3.1) wird kalandriert(3.2) und anschließend ausvulkanisiert,(3.3) so daß die hergestellte Gummibahn blasenfrei ist. - 7 -II. Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des Klagepatents auf dasBeispiel 1 und den in Patentanspruch 1 gegebenen Hinweis abgestellt, daß diehergestellte Gummibahn blasenfrei sein solle; in Verbindung mit den Ausfüh-rungen in der Klagepatentschrift S. 2 Z. 12-16, wonach die Anzahl und Größeder störenden Blasen verknüpft sei mit Art und Mischungszusammensetzungsowie Viskosität der herzustellenden Bahnen, wobei dem Hersteller durch ent-sprechende Anforderungen Grenzen gesetzt seien, die technischer, optischeroder auch wirtschaftlicher Natur sein könnten, führe dies den Fachmann zudem Verständnis, daß es sich bei der in Merkmal 1 genannten noch ungehär-teten Gummimasse als Ausgangsmaterial des erfindungsgemäßen Verfahrenszwingend um eine solche Gummimasse handeln müsse, die aufgrund ihrer Artund Mischungszusammensetzung an sich, d.h. ohne weitere Maßnahmen zurBlasenbildung neige.Die Fassung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents durch den erken-nenden Senat unterscheidet sich von derjenigen des erteilten Patents dadurch,daß sie weitere Angaben zu Merkmalen der anspruchsgemäßen Problemlösungmacht. Sie enthält den weiteren Verfahrensschritt des Kalandrierens des Ge-mischs vor dem Ausvulkanisieren sowie eine Festlegung dahin, daß das Ver-fahrenserzeugnis, die Gummibahn, infolge der Durchführung des Verfahrensblasenfrei ist. Mit der Formulierung "so daß" im Zusammenhang mit der Be-schreibung des durch das patentgemäße Verfahren zu erhaltenden Erzeugnis-ses wird danach zum Ausdruck gebracht, daß das Erzeugnis maßgeblich zu-mindest auch auf diesen Maßnahmen beruhen muß, d.h. daß die weiterenMaßnahmen jedenfalls im Sinne nicht hinweg zu denkender Bedingungen fürdie Blasenfreiheit mitursächlich sein müssen. - 8 -Diese neue Fassung ist für die Bestimmung des Schutzbereichs maß-geblich. Sowohl für die Prüfung der Patentfähigkeit als auch als Grundlage fürdie Schutzbereichsbestimmung ist der Patentanspruch so zu deuten, wie ihnder angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unterBerücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht (Sen.Urt. v.7.11.2000 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher m.w.N.). Maß-geblich ist danach, welchen Begriffsinhalt das Patent bei unbefangener Erfas-sung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln einemvorgeschlagenen Merkmal zuweist (Sen.Urt. v. 4.11.1997 - X ZR 18/95 - Säma-schine; Bausch, Nichtigkeitssprechung in Patentsachen I S. 424, 428).Nach diesen Grundsätzen ist die Auslegung von Patentanspruch 1, diedas Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, im Ergebnis,gemessen an der Fassung, die der Patentanspruch 1 im Urteil des Senats vom24. September 2003 gefunden hat, jedenfalls insoweit revisionsrechtlich nichtzu beanstanden, als Patentanspruch 1 voraussetzt, daß das Verfahrenserzeug-nis, die Gummibahn, zumindest auch infolge der Durchführung des vorgeschla-genen Verfahrens blasenfrei ist und daß die in Patentanspruch 1 vorgesehenenMaßnahmen zumindest (mit)ursächlich für das Ergebnis, die blasenfreie, kalan-drierte Gummibahn sein müssen. Daraus folgt umgekehrt, daß Verfahrenser-zeugnisse, die ohne Anwendung dieser Maßnahmen blasenfrei sind, nicht inden Gegenstand von Patentanspruch 1 des Klagepatents fallen.III. Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, dem Vorbringen derKlägerin sei nicht zu entnehmen, daß der von den Beklagten unter der Be-zeichnung "M. -Pu. " vertriebene Bodenbelag nach dem erfindungs-gemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Es fehle an einer substantiiertenDarlegung der Klägerin, daß der angegriffene Bodenbelag als Ausgangsmateri- - 9 -al eine noch ungehärtete Gummimasse im Sinne der Erfindung beinhalte, dienach ihrer Art und Zusammensetzung beim anschließenden Kalandrieren undVulkanisieren zur Blasenbildung neige. Die Klägerin habe dies zwar pauschalunter Sachverständigenbeweis behauptet, es fehle jedoch jeglicher konkreteSachvortrag der Klägerin dazu, wie denn die bei dem angegriffenen Bodenbe-lag als Ausgangsmaterial eingesetzte ungehärtete Gummimasse im einzelnenzusammengesetzt und wie sie hergestellt worden sei. Der Umstand, daß beider Herstellung des angegriffenen Produkts der ungehärteten Gummimassenoch eine Fraktion vulkanisierten zerkleinerten Materials beigemischt wordensei, zwinge nicht zu der Annahme, daß dies nur deshalb erfolgt sein könne, um"Blasenfreiheit" zu erreichen. Dieses Ergebnis könne auch auf andere Weiseerreicht werden und es gebe auch andere sinnvolle Gründe der Beimischungeiner solchen Fraktion, beispielsweise könne eine solche Beimischung erfolgen,weil aus optischen Gründen ein bestimmtes Erscheinungsbild erzeugt werdensolle.Dies hält revisionsrechtlicher Prüfung nicht stand. Die Revision rügt zuRecht, daß das Berufungsgericht die Darlegungs- und Beweislast verkannt hat.Die Klägerin hat vorgetragen, der Bodenbelag der Beklagten, der un-streitig aus kalandriertem Synthesekautschuk besteht und bei dem vor demKalandrieren der ungehärteten Gummimasse vulkanisiertes, zerkleinertes Mate-rial in gleichmäßiger Verteilung beigemischt worden ist und der nach dem Ka-landrieren ausvulkanisiert worden ist, sei in einem Verfahren hergestellt wor-den, bei dem von allen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch gemacht wor-den sei. Damit ist der Tatbestand einer Patentverletzung schlüssig dargelegtworden. Wenn die Beklagten demgegenüber geltend machen wollten, zwarwerde das Verfahrenserzeugnis "blasenfreie Gummibahn" erreicht, es würden - 10 -auch die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt, dieseseien aber für die Blasenfreiheit, die aufgrund anderer Gegebenheiten erzieltwerde, nicht (mit)ursächlich, sondern dienten anderen Zwecken, so war es ihreSache, hierzu näher vorzutragen.Zwar hat im Verletzungsprozeß - außerhalb des Anwendungsbereichsdes § 139 Abs. 3 PatG, dessen Voraussetzungen hier nicht festgestellt sind -der Kläger die Darlegungs- und Beweislast für alle anspruchsbegründendenTatsachen. Die Klägerin hatte jedoch unter Beweisantritt ausdrücklich vorgetra-gen, daß das von den Beklagten verwendete Ausgangsmaterial eine ungehär-tete Gummimasse im Sinne des Anspruchs 1 des Klagepatents darstellt, d.h.daß dieses zur Blasenbildung neige. Weiterer Vortrag dazu war jedenfalls nachden auch im Prozeßrecht zu beachtenden Grundsätzen von Treu und Glaubenvon der Klägerin als der grundsätzlich beweisbelasteten Partei nicht zu verlan-gen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, daß sichunter bestimmten Voraussetzungen bei Beachtung dieser Grundsätze eineVerpflichtung der nicht beweisbelasteten Partei ergeben kann, dem Gegnergewisse Informationen zur Erleichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozunamentlich die Spezifierung von Tatsachen gehören kann, wenn und soweitdiese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unver-hältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung fürden Gegner sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar erscheint (vgl.Urt. v. 27.1.1994 - I ZR 326/91, GRUR 1995, 693, 697 - Indizienkette m.w.N.auf die st. Rspr.). Diese Grundsätze finden auch im PatentverletzungsverfahrenAnwendung.Jedenfalls danach ist es der Klägerin nicht zuzumuten, den Vortrag derBeklagten, das von ihnen eingesetzte Ausgangsmaterial entspreche schon - 11 -nicht demjenigen des Klagepatents, zu widerlegen. Den Beklagten als Herstel-lern des Produkts war es ohne weiteres möglich anzugeben, wodurch sich vonihnen eingesetztes Ausgangsmaterial von demjenigen des Klagepatents unter-scheide. Die Klägerin konnte Angaben dazu nur aufgrund aufwendiger Materi-alanalysen machen. Das Berufungsgericht durfte danach den Vortrag der Klä-gerin, daß das von den Beklagten verwendete Ausgangsmaterial eine unge-härtete Gummimasse im Sinne des Merkmals 2 des Anspruchs 1 des Klage-patents darstelle, nicht als unsubstantiiert zurückweisen und die Benutzung die-ses Merkmals nicht von vornherein verneinen.Das Berufungsgericht wird dies nunmehr zu prüfen und weiter Feststel-lungen dazu zu treffen haben, ob eine Benutzung der übrigen Merkmale desneuen Patentanspruchs 1 des Klagepatents zu bejahen ist.JestaedtScharenKeukenschrijverMühlensAsendorf
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