BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 115/03 Verk374ndet am: 1. April 2008 Wermes Justizhauptsekret344r als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 23. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gr366ning f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten, die im 334brigen zur374ckgewiesen wird, wird das am 8. Mai 2003 verk374ndete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abge344ndert und wie folgt neu gefasst: Unter Abweisung der weitergehenden Klage wird das europ344ische Patent 548 475 mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepu-blik Deutschland im Umfang seiner Patentanspr374che 1, 4 bis 17 sowie 18 bis 23, soweit letztere nicht auf Patentanspruch 2 oder Patentanspruch 3 r374ckbezogen sind, f374r nichtig erkl344rt. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Kl344gerin ein Zehntel und die Beklagte neun Zehntel. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer Voranmeldung in Frankreich vom 24. Dezember 1991 am 26. September 1992 angemeldeten, u.a. mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 548 475 (Streitpatents), das eine "mehrschichtige Sport-schuhsohle" ("semelle de chaussure de sport multicouche") betrifft und 23 Pa-tentanspr374che umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Franz366sisch: "Semelle (2) de chaussure de sport (1) surmont351e d222une tige et r351-alis351e suivant un profil stratifi351 en plusieurs couches comportant une couche externe de contact avec le sol pr351sentant des caract351-ristiques de rigidit351 et directement en contact avec la couche de contact, caract351ris351e en ce qu222elle comporte une couche sup351-rieure (8, 8A, 8B) de confort, plac351e directement sous le pied (4) pr351sentant des caract351ristiques d222amortissement et/ou d222351lasticit351, via 340 vis des chocs, et en ce que la couche interm351diaire pr351sente des caract351ristiques contr364l351es de rigidit351 en torsion et en flexion de fa347on 340 assurer simultan351ment la r351partition des ondes des chocs et efforts enregistr351s par la couche de contact (7, 7A, 7B) et leur diffusion avant de rencontrer le pied, et 340 constituer une sorte de carcasse emp352chant les d351formations d222ensemble de la couche de contact, tout en restant relativement souple en flexion de fa347on 340 permettre un bon d351roulement du pied lors de la pratique du sport, obtenant ainsi un concept modulable de semelle dont les - 4 - fonctions globales peuvent 352tre modifi351es par la modification d222une seule couche." 2 In der deutschen 334bersetzung der Patentschrift lautet Patentanspruch 1: "Sohle (2) f374r Sportschuhe (1), die durch einen Schaft 374berh366ht ist und gem344337 einem aus mehreren Schichten aufgebauten Profil her-gestellt wird, das eine 344u337ere Schicht f374r den Kontakt mit dem Bo-den, die Eigenschaften bez374glich der Haftung und bez374glich des Widerstandes gegen374ber Abreibung, und eine Zwischenschicht aufweist, die Eigenschaften bez374glich der Steifigkeit aufweist und die direkt in Kontakt mit der Kontaktschicht ist, dadurch gekenn-zeichnet, da337 sie eine obere Schicht (8, 8A, 8B) f374r den Komfort aufweist, die direkt unter dem Fu337 (4) angeordnet ist, und Eigen-schaften bez374glich der D344mpfung und/oder Elastizit344t gegen374ber St366337en aufweist, und dadurch, da337 die Zwischenschicht kontrollier-te Eigenschaften bez374glich der Steifigkeit gegen374ber Torsion und Biegung aufweist, um gleichzeitig die Verteilung der Sto337wellen und der Kr344fte, die durch die Kontaktschicht (7, 7A, 7B) registriert werden, und ihre Diffusion zu gew344hrleisten, bevor sie auf den Fu337 treffen, und um eine Art Ger374st zu bilden, das die Deformation der Gesamtheit der Kontaktschicht verhindert, wobei sie jedoch relativ nachgiebig gegen374ber Biegung bleibt, um ein gutes Abrollen des Fu337es beim Aus374ben des Sportes zu erlauben, und wobei daher ein modulf366rmiges Konzept f374r eine Sohle erhalten wird, deren glo-bale Funktionen durch die Ver344nderung einer einzelnen Schicht ver344ndert werden k366nnen." - 5 - Wegen der nachgeordneten Patentanspr374che 2 bis 23 in der Verfah-renssprache wird auf die Patentschrift, wegen ihrer deutschen 334bersetzung auch auf das angefochtene Urteil verwiesen. 3 4 Die Kl344gerin hat geltend gemacht, das Streitpatent sei gegen374ber dem Stand der Technik, wie ihn die Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentan-meldungen 458 174 ("Fitsall"; D1, ver366ffentlicht am 27. November 1991), 373 336 ("Mayer"; D2, ver366ffentlicht am 20. Juni 1990) und 272 082 ("Barry"; D3, ver366ffentlicht am 22. Juni 1988) sowie die US-Patentschrift 5 052 130 ("Barry"; D4, Patenterteilung am 1. Oktober 1991) bildeten, nicht patentf344hig. Sie hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bun-desrepublik Deutschland in vollem Umfang f374r nichtig zu erkl344ren. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat insbesondere einen eigenst344ndigen erfinderischen Gehalt der unmittelbar auf Patentanspruch 1 zur374ckbezogenen Unteranspr374che geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat das Streitpa-tent in vollem Umfang f374r nichtig erkl344rt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent nunmehr in seiner erteilten Fassung, aber auch in der Weise verteidigt, dass sie hilfsweise einen erfinderischen Gehalt der Pa-tentanspr374che (in der Z344hlung des Streitpatents) 2, 3, 4, 5, 8 - diesen weiter hilfsweise auch unter Streichung des Worts "zumindest" (in der deutschen 334bersetzung; in der ma337geblichen franz366sischen Fassung "au moins"), 10, 13, 14 und 15 geltend macht und auch die auf diese Patentanspr374che zur374ckbezo-genen Unteranspr374che verteidigt. Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel insgesamt entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil. Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. G. B. , , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhand- 5 - 6 - lung erl344utert und erg344nzt hat. Die Kl344gerin hat ein schriftliches Gutachten des , Prof. Dr. T. M. , vorgelegt. Entscheidungsgr374nde: Das zul344ssige Rechtsmittel der Beklagten f374hrt unter Ab344nderung des angefochtenen Urteils zur Abweisung der Klage, soweit diese die Patentan-spr374che 2 und 3 des Streitpatents und die auf diese Patentanspr374che zur374ck-bezogenen weiteren Unteranspr374che betrifft; im 334brigen bleibt es ohne Erfolg. 6 I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Sohle f374r Sportschuhe. Die Beschrei-bung gibt an, dass der Wunsch insbesondere bei Sohlen f374r Schuhe f374r Bergsportarten immer dahin ging, Steifigkeitseigenschaften bez374glich der Tor-sion in der Longitudinalachse mit guten Biegeeigenschaften insbesondere im Bereich des Mittelfu337es zu erhalten (Beschr. Sp. 1 Z. 10 - 17). Weiter werden Schuhsohlen als bekannt geschildert, z.B. aus der franz366sischen Patentschrift 2 520 886, deren Sohle aus Schichten aufgebaut ist, n344mlich einer Kontaktsoh-le, einer oberen nachgiebigen Zwischenschicht (Komfortschicht) und einem Verst344rkungselement in der zentralen Ebene, das sich von der Ferse in Rich-tung der Fu337sohlenw366lbung erstreckt. Dieses Verst344rkungselement st366re je-doch die Wirksamkeit der Komfortschicht und vergr366337ere die H366he und das Gewicht der gesamten Sohle (Beschr. Sp. 1 Z. 38 - 52). Weitere bekannte Schuhe wiesen eine 344u337ere Kontaktschicht, eine dar374ber liegende d344mpfende Schicht und eine sehr steife Brandsohle mit einer Antitorsionseinlage auf. Nachteilig sei bei ihnen, dass sich die steife Schicht in unmittelbarem Kontakt 7 - 7 - mit dem Fu337 befinde, die Sohle zu steif gegen Biegung sei und Sto337wellen zu gut auf den Fu337 374bertragen w374rden (Beschr. Sp. 1 Z. 53 - Sp. 2 Z. 11). Vorge-schlagen sei bereits worden (franz366sisches Patent 2 556 569), eine externe Sohle herzustellen, bei der zumindest zwei plastische Materialien mit unter-schiedlichen mechanischen Eigenschaften und die Technik des 334berformens verwendet werden. Diese Sohle weise ein elastisch deformierbares Verstei-fungselement oder ein Gelenkst374ck aus steifem Kunststoffmaterial mit einem Biegungsbereich zumindest im Bereich der Mittelfu337zehenglieder auf, auf dem ein elastisch deformierbares nachgiebiges Kunststoffmaterial angesetzt sei. Diese L366sung habe sich als kostspielig erwiesen (Beschr. Sp. 2 Z. 12 - 35). 2. Durch das Streitpatent soll eine einfach herstellbare standardisierte Sohle zur Verf374gung gestellt werden, die insbesondere zu einem m366glichst leichten Schuh f374hrt, bei ausreichender Torsionssteifigkeit die nat374rliche Bewe-gung des Fu337es nach M366glichkeit entsprechend dem Einsatz bei der gew344hlten Sportart respektiert, die Schlagenergie d344mpft und wieder freigibt und die Blut-zirkulation im Fu337 nicht beeintr344chtigt (vgl. die Beschreibung Sp. 2 Z. 36 - Sp. 3 Z. 32). 8 3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Sohle f374r Sport-schuhe, 9 (1) die durch einen Schaft 374berh366ht ist und (2) aus einem aus mehreren Schichten aufgebau-ten Profil hergestellt wird, (3) wobei vorhanden sind: (3.1) eine 344u337ere Kontaktschicht (f374r den Kontakt mit dem Boden) (3.1.1) mit Eigenschaften bez374glich der Haftung - 8 - (3.1.2) und bez374glich des Widerstands gegen374ber Abrei-bung, (3.2) eine Zwischenschicht (3.2.1) mit kontrollierten Eigenschaften bez374glich der Steifigkeit gegen374ber Torsion und Biegung, (3.2.1.1) wodurch die Verteilung ("Diffusion") der Sto337wel-len und Kr344fte, die durch die Kontaktschicht (Merkmal 3.1) aufgenommen ("registriert") werden, erreicht ("gew344hrleistet") wird (bevor sie auf den Fu337 treffen), (3.2.1.2) und wodurch eine Art Ger374st gebildet wird, das die Deformation der Gesamtheit der Kontaktschicht verhindert, (3.3) eine obere Schicht f374r den Komfort, (3.3.1) die direkt unter dem Fu337 angeordnet ist, (3.3.2) mit Eigenschaften bez374glich D344mpfung und/oder Elastizit344t gegen374ber St366337en, (4) wobei das Gesamtsystem relativ nachgiebig ge-gen374ber Biegung bleibt und damit ein gutes Abrol-len des Fu337es erlaubt, (5) die Kontaktschicht (Merkmal 3.1) und die Zwi-schenschicht (Merkmal 3.2) direkt in Kontakt stehen, (6) und wobei die Sohle einem modulf366rmigen Kon-zept entspricht (7) und deren globale Funktionen durch die Ver344nde-rung einer einzelnen Schicht ver344ndert werden k366nnen. - 9 - 10 4. Diese Sohle ist nicht auf drei Schichten begrenzt, sondern setzt nur einen zumindest dreischichtigen Aufbau voraus. Die drei im Patentanspruch genannten Schichten k366nnen unterschiedlich und damit dem jeweiligen Bedarf angepasst ausgebildet werden. Die Beschreibung nennt daf374r verschiedene Beispiele, die auch in den Unteranspr374chen unter Schutz gestellt werden, auf die die Eigenschaften (gemeint sind hier, wie die Er366rterung mit dem gerichtli-chen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung ergeben hat, Stoffei-genschaften und nicht, wie die Formulierung in der ma337geblichen franz366si-schen Fassung des Streitpatents es an sich nahe legen k366nnte, allgemeine Charakteristika) der einzelnen Schichten der Sohle aber nicht beschr344nkt sind. Die "caract351ristiques contr364l351es" (kontrollierten Eigenschaften) der Zwischen-schicht (Merkmal 3.2.1) bezeichnen dabei nicht mehr als deren Einstellbarkeit je nach dem Verwendungszweck des Sportschuhs. Die Kontaktschicht wird vorzugsweise aus einem Gummi mit Hafteigenschaften und einem Widerstand gegen374ber Abreibung hergestellt. An der Zwischenschicht (die Bezeichnung "nerf" (Nerv) wird, wie die Patentinhaberin in der m374ndlichen Verhandlung zur 334berzeugung des Senats angegeben hat, synonym verwendet) k366nnen bei-spielsweise Befestigungsschlaufen, metallische Einlagen oder Spikes ange-bracht werden (Beschr. Sp. 8 Z. 22 - Z. 45). Die Schichth344rte kann vorzugswei-se f374r die Zwischenschicht mit > 45 Shore D, f374r die Kontaktschicht mit
Full & Egal Universal Law Academy