ECLI:DE:BGH:2016:081116UXZR116.14.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 116/14 Verkündet am: 8. November 2016 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh andlung vom 8. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning und Hoffmann, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß für Recht erkannt: Die B erufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 10. Juli 2014 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Der Beklagte war Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsc h- land erteilten europäischen Patents 924 471 (Streitpatents), das am 9. Dezember 1998 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 15. Dezember 1997 angemeldet worden ist und einen Wärmespeicher betrifft. Das Patent wurde im Verlauf des Rechtsstreits auf die in Österreich ansässige T . GmbH übertragen. Die erteilte Fassung von Patentanspruch 1, auf den sich vier weitere Ansprüche zurückbeziehen, lautet: " Wärmespeicher (1) mit einem Behälter (2) zur temperaturgeschicht e- ten Aufnahme eines Wärmeträgers und mit einem Ladekreis (6), der e i- nen außerhalb des Behälters (2) vorgesehe nen Wärmetauscher (7) zum Erw ärmen des Wärmeträgers und eine sich zumindest über einen Teil der Behälterhöhe erstreck ende , mit dem Behälter (2) in unte r- schiedl ichen Höhen strömungsverbundene Steigleitung (8) für den e r- wärmten Wärmeträger umfasst, dadurch g ekennzeichnet, dass die a u- ßerhalb des Behälters (2) verlaufende, über Verbindungsleitungen (9, 10, 11, 12) an den Behälter (2) angeschlossene Steigleitung (8) mit dem Wärmetauscher (7) einen selbstumlaufenden Ladekreis (6) bildet. " Die Klägerinnen haben das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Der Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und mit vier Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpate nt dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Anspruch 1 die dem Hilfsantrag I entsprechende, nachstehend wiedergegebene Fassung erhielt und die Ansprüche 2 bis 5 auf diesen rückbezogen sind (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung kursiv): 1 2 3 - 4 - " Wärmespeic her (1) mit einem Behälter (2) zur temperaturgeschicht e- ten Aufnahme eines Wärmeträgers und mit einem Ladekreis (6), der e i- nen außerhalb des Behälters (2) vorgesehenen Wärmetauscher (7) zum Erwärmen des Wärmeträgers und einen sich zumindest über einen Teil der Behälterhöhe erstreckenden, mit dem Behälter (2) in unte r- schiedlichen Höhen strömungsverbundenen Steigleitung (8) für den e r- wärmten Wärmeträger umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die a u- ßerhalb des Behälters (2) verlaufende, über Verbindungsleitungen (9, 10, 11, 12) an den Behälter (2) angeschlossene Steigleitung (8) mit dem Wärmetauscher (7) einen selbstumlaufenden Ladekreis (6) bildet und wobei die Verbindungsleitung (11) an den Wärmetauscher (7) im Bereich von dessen Ringkanal (15) angeschlossen is t. " Mit seiner Berufung erstrebt der Beklagte weiterhin die Abweisung der Nic h- tigkeitsklage. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft einen Wärmespeicher. Ein solcher Wärmespeicher weist einen Behälter auf, in dem ein Wärmeträger, etwa Wasser, temperaturg e- schichtet aufgenommen wird. Er umfasst ferner einen Ladekreis, der aus einem Wärmetauscher und einer Steigleitung besteht, die in unterschiedlichen Höhen mit dem Behälter strömungsverbunden ist . 1. Zufolge der Streitpatentschrift sind solche Wärmespeicher im Stand der Technik bekannt. Dabei sei es wünschenswert, die Wärmeenergie von Wasser auf möglichst hohem Temperaturniveau zu speichern. Dies setze eine Schichtung des im Behälter gespeichert en Wasser s nach seiner Temperatur voraus, die beim Laden des Speichers, also bei der Zuführung von Wasser über die Steigleitung , mögli chst 4 5 6 - 5 - nicht beeinträchtigt werden solle . Um dieses Ziel ohne besonderen Steuerungsau f- wand zu erreichen, sei es aus der e uro päischen Patentanmeldung 518 369 (NK6) bekannt, im Speicherbehälter eine Steigleitung vorzusehen, in der eine Ladeleitung eines Ladekreises münde. Hierbei werde dem Speicherbehälter Wasser im Bodenb e- reich entnommen, um es über einen Wärmetauscher aufzuwärm en und der Steigle i- tung zuzuführen. Je nach der Ladetemperatur des zugeführten Wassers steige di e- ses nach oben oder sinke nach unten und trete durch eine der auf verschiedenen Höhen angeordneten Öffnungen in die entsprechend temperierte Wasserschicht aus. Als nachteilig ist dabei nach der Beschreibung des Streitpatents u.a. anzusehen, dass die Steigleitung im Innern des Behälters angeordnet wird und isoliert werden muss. 2. Das technische Problem besteht vor diesem Hintergrund darin, eine solche Vorrichtu ng so auszugestalten, dass mit geringem Aufwand eine effektive Ladung des Wärmespeichers entsprechend der Temperaturschichtung erreicht wird. Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung nach Patentanspruch 1, d e- ren Merkmale sich wie folgt gliedern l assen (abweichende Merkmalsgliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern) : 1. Wärmespeicher (1) [1.1] mit 2. einem Behälter (2) zur temperaturgeschichte ten Aufnahme eines Wärm e- trägers [1.2] und 3. mit einem Ladekreis (6) [1.3] , umfassend 3.1 einen auße rhalb des Behälters (2) vorgesehenen Wärmeta u- scher (7) zum Erwärmen des Wärmeträgers, [1.4] 3.2 eine Steigleitung (8) für den erwärmten Wärmeträger, 3.2.1 die außerhalb des Behälters (2) verläuft, [1.6 teilweise] 3.2.2 die sich zumindest über einen Teil d er Behälterhöhe e r- streckt, [1.5 teilweise] 7 8 - 6 - 3.2.3 die mit dem Behälter (2) in unterschiedlichen Höhen str ö- mungsverbunden ist, [1.5 Rest] 3.2.4 die über Verbindungsleitungen (9, 10, 11, 12) an den Behä l- ter angeschlossen ist, [1.6 teilweise] 3.3 wobei die Ste igleitung (8) mit dem Wärmetauscher (7) einen selbs t- umlaufenden Ladekreis (6) bildet. [1.6 Rest] Ein Ausführungsbeispiel zeigt die nachstehend eingeblendete Figur 2 aus der Streitpatentschrift: 9 - 7 - 3. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung: a) Die Steigleitung für den erwärmten Wärmeträger ist nach Merkmal 3.2.3 mit dem Behälter 2 in unterschiedlichen Höhen strömungsverbunden. Damit ist lediglich zum Ausdruck gebracht, dass der Wärmeträger von der Steigleitung in den Spe i- cherbehälter strömen kann od er umgekehrt. Dass diese Strömungsverbindung über Verbindungsleitungen zwischen der Steigleitung und dem Behälter hergestellt ist, ergibt sich aus Merkmal 3.2.4 . b) Nach Merkmal 3.3 bilden die Steigleitung und der Wärmetauscher einen selbstumlaufenden L adekreis. Die Bewegung des Wärmeträgers aus dem Speicher in die Steigleitung und umgekehrt wird danach nicht, wie bei einem Zwangsumlauf, durch äußere Einwirkung, etwa durch eine Pumpe bewirkt, sondern allein durch die Unterschiede zwischen der Temperatur des Wärmeträgers, der im Wärmetauscher erwärmt wird und der Schichttemperatur im Behälter (Thermosiphonprinzip). c) Steigleitung und Wärmetauscher sind außerhalb des Behälters angeordnet (Merkmal 3.1 und 3.2.1). Sie müssen nicht durch gesonderte Vorrich tungselemente verwirklicht sein, vielmehr kann, wie Unteranspruch 2 sowie das Ausführungsbeispiel nach Figur 2 mit Abs. 7 und 9 der Beschreibung zeigen, der Wärmetauscher in der Steigleitung angeordnet sein. In Abhängigkeit von der Temperatur, auf die der Wä r- meträger im Wärmetauscher erwärmt wird, wird das Wasser über eine der Verbi n- dungsleitungen dem Behälter zugeführt. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Berufungsverfa h- ren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei durch o f- fenkundige Vorbenutzungshandlungen vorweggenommen und damit nicht neu. 10 11 12 13 14 15 - 8 - Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei der Senat davon überzeugt, dass die S . & Co. K G vor dem Prioritätstag im Anwesen der Familie W . einen Wärmespeicher mit allen Merkmalen nach Anspruch 1 des Streitpatents installiert habe, der beliebigen Dritten ohne Geheimhaltungsverpflic h- tung zugänglich gewesen sei. Dem Funktionsschema gemäß An lage NK22 , dem technischen Bericht von Dr. - Ing. P . , entnehme der Fachmann alle Merkma - le von Patentanspruch 1. Der Zeuge M . habe bekundet, dass bei der im Anwesen der Familie W . installierten Anlage hier von nur insoweit abgewichen worden sei, als die installierte Anlage lediglich einen Anschluss im oberen Bereich des Speichers aufgewiesen habe. Aus sein er Aussage ergebe sich , dass der Zeuge über die erfo r- derlichen technischen Voraussetzungen und Kenntnisse verfügt habe. Die Aussage des Ze ugen M . sei auch unter Berücksichtigung dessen, dass die geschilderten Vorgänge weit zurücklägen, glaubhaft. Es bestünden daher keine Zweifel daran, dass bereits Anfang 1997 im Anwesen W . eine Wärmespeicheranlage installiert worden sei, die von sä mtliche n Merkmalen des Patentanspruchs 1 Gebrauch g e- macht habe. Damit sei die patentgemäße Lehre einem unbegrenzten Personenkreis zugänglich geworden. Die öffentliche Zugänglichkeit ergebe sich aus der Lebense r- fahrung, weil es sich bei der Vorbenutzung um eine vorbehaltlose Lieferung an Dri t- ten handele. Zudem habe der Zeuge M . bekundet, er gehe mit Sicherheit davon aus, dass der Bauherr W . die Anlage NK22 gesehen habe. III. Die Berufung bleibt erfolglos. Das Patentgericht hat zu Recht entschieden , dass de r Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht neu ist. Nach dem für die Überprüfung in der Berufungsinstanz zugrunde zu legenden Sac h- verhalt gehört der im Anwesen der Familie W . installierte Wärmespeicher zum Stand der Tech nik . 1. An die dafür maßgeblichen Feststellungen des Patentgerich ts, wonach der Wärmespeicher, der vor dem Prioritätstag an die Familie W . vorbehaltlos gelie - fert und in deren Haus installiert wurde, sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 in 16 17 18 - 9 - der e rteilten Fassung aufwies, ist der Senat gemäß § 11 7 PatG und § 529 ZPO g e- bunden (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2015 X ZR 31/13, GRUR 2015, 768 Coenzym Q 10 ) . Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vol l- ständigkeit dieser Feststel lungen begründen, zeigt die Berufung nicht auf . Das Patentgericht hat die Aussagen des Zeugen M . sowie den Inhalt der vorgelegten Unterlagen eingehend und überzeugend gewürdigt. Es hat dabei insb e- sondere berücksichtigt , dass der Zeitraum, auf den si ch die Aussagen des Zeugen beziehen, weit zurückliegt , und näher erläutert , warum es seine Angaben gleichwohl als glaubhaft ansieht. Die Rüge der Berufung, es sei völlig ungeklärt, wie die Anlage aussehe, die im Anwesen der Familie W . installiert w urde, ist unbegründet. Das Patentgericht hat seiner Feststellung , dass die bei Familie W . installierte Anlage alle patentgemä - ßen Merkmale aufwies, die Angaben des Zeugen zugrunde gelegt, wonach der Wärmespeicher, wie er bei Familie W . installier t wurde, von der in NK22 darge - stellten Anlage lediglich insoweit ab wich , als dort drei Verbindungsleitungen gezeigt sind, die oberhalb des Wärmetauschers von der Steigleitung zum Speicher führen, während die tatsächlich installierte Anlage im oberen Bere ich nur einen Anschluss aufwies. Die in der Aussage des Zeugen erwähnten, als Anlage NK20.1 und NK20.2 vorgelegten Lichtbilder stehen damit in Einklang . Der Einwand der Berufung, der in der Anlage NK22 enthaltenen Zeichnung sei nicht zu entnehmen, dass der Wärmespeicher zur temperaturgeschichteten Aufna h- me eines Wärmeträgers diene, greift nicht durch. Im Text der NK22 wird erläutert, dass der Wärmespeicher der temperaturgeschichteten Aufnahme von Wasser dient. Das Patentgericht hat festgestellt, dass die von auf der Herbstmesse 1996 in Bozen ausgestellte Anlage sowie die in der Folge bei den Kunden R . , Mü . , Ma . und W . installierten Anlagen Behälter mit Temperaturschichtung un d Schwerkraftbeladung umfassten und sich hierfür auch auf di e Angaben des Zeugen 19 20 21 - 10 - gestützt. Auch insofern zeigt die Berufung keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkei t dieser Feststellung begründen . Insb e- sondere ist es nicht zu beanstanden, dass das Patentgericht die Schil derung des Zeugen zugrunde legte, wie er zu der Erkenntnis kam, dass eine solche Anlage auc h ohne Umwälzpumpe funktioniere, und in der Folge eine entsprechende Anlage auf der Messe ausstellte. Entgegen der D arstellung der Berufung hat sich das Patentge richt auch damit auseinandergesetzt, dass der Zeuge den Vortrag der Klägerin, er habe die Anlage damals auf der Grundlage der als Anlage NK15 vorgelegten Zeichnung errichtet, nicht bestätigt hat. Wenn die Angaben des Geschäftsführers der Klägerin zu 2 und des Zeugen hierzu voneinander abweichen, musste das Patentgericht daraus nicht den Schluss ziehen, dass die Angaben des Zeugen , aus denen sich im Übrigen ein stimmiges Gesamtbild ergibt, unzutreffend sind. Den Angaben des Zeugen ist, anders als die Ber ufung meint, nicht die B e- hauptung zu entnehmen, ihm habe zur Zeit der He rbstmesse in Bozen bereits die Skizze gemäß Anlage K41 vorgelegen. Deshalb ist es nicht erheblich, ob diese Ski z- ze, wie die Berufung geltend macht, erst zu einem späteren Zeitpunkt gef ertigt wu r- de. 2. Die weitere Annahme des Patentgerichts, die Installation des Wärmespe i- cher s im Haus der Familie W . begründe eine offenkundige Vorbenutzung, ist nicht zu beanstanden. a ) Zutreffend ist der rechtliche Ausgangspunkt des Patentgeric hts. Die Verä u- ßerung eines Gegenstands, der die Lehre des Streitpatents vorwegnimmt, ohne B e- gründung einer Geheimhaltungspflicht führt für sich genommen noch nicht zur Offe n- kundigkeit. Es muss vielmehr darüber hinaus die nicht nur theoretische Möglichkeit eröffnet sein , dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfi ndung erlangen (BGH, Urteil vom 25. November 22 23 24 25 - 11 - 1965 Ia ZR 117/64, GRUR 1966, 484, 486 Pfennigabsatz; Beschluss vom 5. März 1996 X ZB 13/9 2, GRUR 1996, 747, 752 Lichtbogen - Plasma - Beschichtung; Urteil vom 15. Januar 2013 X ZR 81/11, GRUR 2013, 367 Rn. 20 Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser) . Dies kann unmittelbar dadurch geschehen, dass ein u n- begrenzter Personenkreis die Vorbenu tzungshandlung oder den vorbenutzten G e- genstand wahrnimmt oder wahrnehmen kann. Es kann aber auch genügen, dass einzelne Fachleute, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet sind, entsprechende Kenntnis erlangen. Schließlich kommt in Betracht, dass zwar nur einzelne Personen, die keine Fachleute sind, den vorbenutzten Gegenstand wahrnehmen , ohne zur G e- heimhal tung verpflichtet zu sein, jedoch die Möglichkeit besteht, dass sie ihre Kenn t- nisse weitergeben. Insoweit bedarf es nicht der Feststellung, dass derjeni ge, der von der Vorbenutzungshandlung Kenntnis erlangt, sich tatsächlich näher mit der Erfi n- dung beschäftigt und die dadurch erlangten Kenntnisse an Dritte weitergegeben hat, vielmehr genügt, dass bei objektiver Würdigung der Umstände des Falles nach der L ebenserfahrung wahrscheinlich ist, dass der Betreffende die Vorbenutzungshan d- lung zur Kenntnis nimmt, die in ihr verkörperte technische Lehre erkennt und versteht und an Dritte weitergibt . Besteht die Benutzungshandlung wie hier darin, dass der betr effende G e- genstand an einen Dritten geliefert wird, kommt es darauf an, ob die Weiterverbre i- tung der von dem Empfänger der Lieferung erhaltenen Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat. Die Antwort auf diese Frage hängt maßgebl ich davon ab, ob für den Mitteilungsempfänger eine Pflicht zur Geheimha l- tung bestand oder wenigstens nach der Lebenserfahrung anzunehm en war, dass er die Benutzungs handlung, etwa wegen eines eigenen geschäftlichen oder sonstigen Geheimhaltungsinteresses ta tsächlich geheimhalten werde. Bei einer solchen Sac h- l age ist die Offenkundigkeit im A llgemeinen zu verneinen. Ist dagegen eine Gehei m- haltungspflicht nicht vereinbart worden und eine Geheimhaltung auch sonst nicht zu erwarten, ist in der Regel davon auszuge hen, dass mit der Lieferung die Kenntnis 26 - 12 - von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben und die jedenfalls nicht fernliege n- de Möglichkeit geschaffen worden ist, dass beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen können (BGH, Beschluss vom 5. März 1996 X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 752 Lichtbogen - Plasma - Beschichtungssystem). b) Der Umstand, dass die Lieferung und Installation der Anlage an die Familie W . ohne Geheimhaltungspflicht erfolgte und eine Geheimhaltung auch sonst nicht zu erwarten war, leg t nach der Lebenserfahrung nahe, dass damit die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben und die jedenfalls nicht fernliege n- de Möglichkeit geschaffen wurde, dass beliebige Dri tte von ihr Kenntnis erlangen ko nn t en. Dem steht nicht entgegen , dass der Wärmespeicher in den Außenstehe n- den grundsätzlich nicht zugänglichen Räumen des von der Familie W . bewohn - ten Anwesens installiert wurde. D er Aufbau und die Funktionsweise eines Wärmespeichers nach der Lehre des Streitpatents ist, entge gen der nicht näher begründeten Auffassung der Ber u- fung , ohne Weiteres auch für nicht technisch Vorgebildete verständlich. Zudem wu r- de Herrn W . nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts der technische Bericht von Dr. - Ing. P . übergeben, in dem die Funktionsweise einer entsprechenden Anlage in a llgemeinverständlicher Form dargestellt wird. D a- nach besteht die nicht fernliegende Möglichkeit, dass die Mitglieder der Familie W . oder Personen, die Z ugang zu ihren Räumen ha ben, ihre Kenntnisse über den Wärmespeicher an Dritte weitergeben. Zudem ist damit zu rechnen, dass fachkundige Dritte, etwa Handwerker, die mit der Wartung oder der Reparatur des Wärmespeichers oder sonstiger Teile der Hausinstallationen betraut werd en, Zugang zu der Anlage haben und dadurch Kenntnis von Aufbau und Funktion des Wärmespeichers erlangen. 27 28 29 - 13 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Hoffmann Schuster Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentger icht, Entscheidung vom 10.07.2014 - 2 Ni 12/12 (EP) - 30
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