BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 117/11 Verkündet am: 17. Juli 2012 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Polymerschaum PatG §§ 81 ff., § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1 Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des P a tentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu be stimmen sind. Dem Patentanspruch darf dabei nicht deshalb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt werden, weil sein Gegenstand andernfalls gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert wäre. PatG § 119 Abs. 5 Ergibt die mündliche Verhandlung des Pat entnichtigkeitsberufungsverfahrens, dass die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, kommt es für die Entsche i dung, ob es sachdienlich ist, die gebotene weitere Sachaufklärung dem Paten t gericht zu übertragen oder zu diesem Zweck das Berufungsverfahren vo r dem Bundesgerichtshof fortzusetzen, in erster Linie darauf an, auf we l- chem Weg die noch offenen Sachfragen möglichst effizient und zügig geklärt werden können. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11 - Bundespaten t gericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bu ndesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1 7. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Auf die Berufung de r Beklagten wird das am 14. April 2011 verkü n- d e te Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentg e- richts aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das Patentgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 102 809 (Streitpatents), das am 30. Juli 1999 unter Inanspruchnahme einer US - amerikanischen Priorität vom 31. Juli 1998 international angemeldet worden ist und Polymerschaum entha l- tende Artikel sowie ein Verfahren zu deren Herstellung betrifft. Das Streitpatent umfasst 38 Ansprüche, von denen die einander nebengeordneten Ansprüche 1, 15 und 36 in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt lauten: 1 - 3 - " 1. A method for preparing a polymer foam, said method comprising: (a) providing a plurality of expandable polymeric microspheres and a molten polymer composition containing less than 20 wt.% so l- vent, each expandable polymeric micr osphere including a pol y- mer shell and a core material in the form of a gas, liquid, or co m- bination thereof, that expands upon heating, with the expansion of the core material, in turn, causing the shell to expand; (b) melt mixing the molten polymer composition and the plurality of expandable polymeric microspheres, under process conditions, including temperature and shear rate, selected to form an e x- pandable extrudable composition; (c) extruding the expandable extrudable composition through a die to form the polyme r foam; and (d) at least partially expanding a plurality of the expandable polyme r- ic microspheres before the expandable extrudable composition exits the die. 15. An article comprising the polymer foam obtainable according to the method of claim 1. 36. An article compr ising : a recess; a foam - in - place article comprising a polymer foam obtainable by a method of claim 1 comprising a polymeric matrix and a plurality of at least partially expanded polymeric microspheres, and optionally an activated blowing agent, said foam - i n - place article being positioned in said recess and partially or completely filling said recess. " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und die Erfindung sei nicht so deutlich offenbart, dass ein Fachman n sie ausführen könne. Ferner hat die Klägerin im Wege der Klagee r- weiterung geltend gemacht, dass das Streitpatent über den Inhalt der ursprün g- 2 - 4 - lich eingereichten Anmeldung hinausgehe. Die Beklagte ist der Klage entg e- gengetreten und hat das Streitpatent hil fsweise in der Fassung mehrerer Hilf s- anträge verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, mit der sie weite r- hin die Abweisung der Klage anstrebt, soweit sie das Streitpate nt verteidigt. Nach ihrem Hauptantrag, neben dem sie - in geänderter Reihenfolge - ihre ers t- instanzlichen Hilfsanträge weiterverfolgt , soll en Patentanspruch 1 und die di e- sem untergeordneten Patentansprüche in der erteilten Fassung beibehalten werden . Paten tanspruch 15 und die diesem untergeordneten Patentansprüche sollen die Fass ung des bisherigen Hilfsantrags 5 erhalten . Danach soll Paten t- anspruch 15 wie folgt lauten : " 15. An article comprising the polymer foam obtainable according to the method of claim 1 , wherein said polymer foam is an adhesive, and wherein the polymer compositio n comprises an acrylate or meth acr y- late adhesive polymer or copolymer. " Unteranspruch 24 soll entfallen und die Nummerierung der nachfolgenden Unteransprüche 25 bis 35 entsprec hend angepasst werden. Die Patentanspr ü- che 36 bis 38 der erteilten Fassung sollen entfallen. D ie Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Die Parteien haben eine Mehrzahl von Gutachten vorgelegt, die Prof. Dr. - Ing. F . O . , Hoc hschule für Angewandte Wissenschaften H . , Department Maschinenbau & Produktion, für die Klägerin und Prof. Dr. - Ing. M . S . , Inhaber des Lehrstuhls für Polymerwerkstoffe der Universität S . , für die Beklagte erstattet haben. 3 4 5 6 7 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zuläs sige Berufung der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das P a- tentgericht. I. Das Patentgericht hat die Erweiterung der Klage um den Nichti g- keitsgrund der unzulässigen Erweiterung al s sachdienlich und die Klage daher insgesamt als zuläs sig angesehen. Den Nichtigkeitsgrund mangelnder Ausführbarkeit hat das Patentgericht als unbegründet angesehen. Zur Begründetheit der Klage hat es im Übrigen ausgeführt, es teile die Bedenken der Klä gerin gegen die Ursprungsoffenbarung der Merkmale " " und " melt mixing the molten polymer composition and the plurality of expandable polymeric microspheres " , sofern damit die zeitliche Reihenfolge der Arbeitsweis en der Absätze (a) und (b) derart festgelegt sei, dass die Mikrokugeln erst der bereits geschmolzenen Polymerzusammensetzung zugegeben würden. Denn eine en t- sprechende Textstelle fehle in den Ursprungsunterlagen. Der Einwand der B e- klagten, di e Reihenfolge e rgebe sich aus sämtlichen Ausführungsbeispielen, die Hot - Melt - Polymer - Zusammensetzungen beträfen, sowie einer voran gestellten allgemeinen Anweisung der Zugabe der expandierbaren Mikrokugeln zum g e- schmolzenen Polymer, könne die Bedenken nicht ausräumen, we il eine stoffl i- che Einschränkung hinsichtlich der Polymerzusammensetzung und eine Ei n- schränkung der Verfahrensführung nicht offenbart seien. Über den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung müsse jedoch nicht abschließend entschieden werden, da d ie Gegenstände des Patenta n- spruchs 1 und des Patentanspruchs 15, der auf ein Erzeugnis in Form eines 8 9 10 11 - 6 - Product - by - Process - Anspruchs gerichtet sei und auf die Merkmale des Verfa h- rens gemäß Patentanspruch 1 Bezug nehme, nicht patentfähig seien. Dies hat das Patentgericht im Wesentlichen damit begründet, dass die E r- findung gegenüber dem in den Entgegenhaltungen E 0 1, E 0 2, E 0 4 und E 0 5 o f- fenbarten Stand der Technik nicht neu sei. Die deutsche Offenlegungsschrift 195 31 631 (E 0 1) betreffe ein Verfahren zur Her stellung thermoplastischer Kunststoffschäume mit syntaktischer Schaumstruktur. Danach werde ein Gemisch aus thermoplastischem Polymer bzw. einer thermoplastischen Zusammensetzung und expandierbaren polym e- ren Mikrokugeln ohne Zusatz von Lösemitteln in gesch molzenem Zustand im Extruder durch eine Düse extrudiert. Die von der Lehre der E 0 1 umfassten Au s- führungsformen des Extrusionsverfahrens wiesen sämtliche Merkmale des streitpatentgemäßen Verfahrens auf. Da aus dem Wortlaut des Patenta n- spruchs 1 des Streitpa tents in der erteilten Fassung nicht hervorgehe, wann genau im Verfahrensablauf die im Verfahrensschritt (d) vorgesehene minde s- tens teilweise Expansion der Mikrokugeln erfolge, erfasse das streitpatentg e- mäße Verfahren sowohl Ausführungsformen, bei denen na hezu die gesamte Expansion bereits vor dem Austritt der Polymermasse aus der Extruderdüse stattfinde, als auch Ausführungsformen, bei denen nur eine geringfügige E x- pansion vor dem Austritt aus der Düse und die vollständige Expansion erst nach dem Austritt aus der Düse erfolge. Schließlich sei das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents nach seinem Wortlaut nicht in der Weise beschränkt, dass die Polymerzusammensetzung zunächst vollständig g e- schmolzen sein müsse, bevor die expandierbaren polymeren Mikrokugeln z u- gesetzt würden. Das streitpatentgemäße Verfahren umfasse daher auch eine Ausführungsform, bei der die Polymerzusammensetzung erst nach der Zugabe der expandierbaren polymeren Mikrokugeln im Verlauf der Passage durch den Extruder hin zur Extr uderdüse vollständig schmelze, und sei daher nicht abg e- grenzt von der Verfahrensweise der E 0 1, bei der die Temperaturen im Extrus i- 12 13 - 7 - onszylinder bei 395 bis 405 K und damit oberhalb der Schmelztemperatur der jeweils eingesetzten Polyolefine lägen. Das Verf ahren gemäß Patentanspruch 1 und damit auch die Erzeugnisse nach Patentanspruch 15 des Streitpatents in der erteilten Fassung seien auch gegenüber der Abhandlung von Elfving, Foaming Plastics With Expancel Microspheres, Seminarbeitrag 19. Februar 1998, RAP RA Technology Ltd. (E 0 2), nicht neu. Diese Abhandlung befasse sich mit dem Aufschäumen von Polymermassen mittels " Expancel " - Mikrokugeln und beschreibe einen Großteil der Merkmale des Streitpatents. Die aufgabenhaft gehaltenen Merkmale, w o- nach das Schmelzmi schen der geschmolzenen Polymerzusammensetzung und der expandierbaren polymeren Mikrokugeln hinsichtlich Temperatur und Sche r- geschwindigkeit unter solchen Prozessbedingungen durchzuführen sei, dass eine expandierbare, extrudierbare Masse entstehe, stellten Selbstverständlic h- keiten bei der Extrusion von Thermoplasten dar, so dass insoweit fehlende Au s- führungen in der E 0 2 der Annahme der fehlenden Neuheit nicht entgegenstü n- den. Ebenso lehre die veröffentlichte europäische Patentanmeldung 802 946 (E 0 4) die Verarbeitung einer Mischung aus thermoplastischem und damit schmelzbaren polymeren Mikrokugeln zur Schäumung und damit Dic h- tereduktion im Extruder bei vorgegebener Temperatur und Verweilzeit. Sie e r- fü l le damit ebenfalls alle Merkmale des streitgemäßen Verf ahrens nach A n- spruch 1. Dementsprechend seien auch die Erzeugnisse nach Anspruch 15 gegenüber der E 0 4 nicht neu. Schließlich seien streitpatentgemäße Erzeugnisse auch nach der Lehre der japanischen Offenlegungsschrift Hei 10 - 152575 (E 0 5) erhältlich. Dan ach würden geschäumte Polymerformmassen aus dem Gemisch eines geschmo l- zenen thermoplastischen Materials als Matrix und expandierbarer polymerer Mikrokugeln des Typs " Expancel " unter Schmelzmischen bei geeigneten B e- 14 15 16 - 8 - dingungen im Extruder ohne den Zusatz von Lösemitteln hergestellt. Die Ma ß- gaben des Verfahrensschritts (d) in Anspruch 1 des Streitpatents seien insofern erfüllt, als gemäß der Lehre der E 0 5 verschiedene Expansionsgrade einschlie ß- lich der vollständigen Expansion vor dem Austritt aus der Düse des E xtruders einstellbar seien. Im Übrigen sei dem Fachmann, einem Diplom - Chemiker der Fachrichtung Makromolekulare Chemie bzw. Polymerchemie oder einem Diplom - Ingenieur der Verfahrenstechnik mit Kenntnissen und langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der K unststofftechnik, insbesondere der Herstellung geschäumter extr u- dierter Polymermassen und - formteile, ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und damit ein nach dessen Arbeitsweise erhältliches Erzeugnis gemäß P a- tentanspruch 15 jedenfalls ausgehend von der Le hre der E 0 2 nahegelegt wo r- den, so dass das Streitpatent auch mangels erfinderischer Tätigkeit keinen B e- stand haben könne. Die E 0 2 gebe nicht nur die Anregung, Extrudate aus g e- eigneten thermoplastischen Polymerzusammensetzungen als Polymermatrix und expandi erbaren extrudierbaren polymeren Mikrokugeln der Marke " Expa n- cel " herzustellen, sondern vermittle darüber hinaus auch eine technische Lehre, die es einem Fachmann ermögliche, aufgrund seines Wissens und Könnens ohne weiteres zu einem für den jeweiligen Anw endungszweck maßgeschne i- derten Verfahren bzw. zu Produkten mit sämtlichen Merkmalen der Patenta n- sprüche 1 und 15 in der erteilten Fassung zu gelangen. Schließlich könne das Streitpatent auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen keinen Bestand haben. Unabhängig von der Frage der Zulässigkeit der Hilfsanträge beruhten die hilfsweise verteidigten Gegenstände des Streitp a- tents jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. II. Dies e Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. 17 18 19 - 9 - 1. Das Streitpatent betrifft Polymerschaum enthaltende Erzeugnisse und Verfahren zu deren Herstellung. Polymerschaum enthaltende Gegenstände waren im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bereits bekannt und finden in unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise in der Luftfahrt, im Fahrzeugbau und auf medizinischem G e- biet, Verwendung. Polymerschaum zeichnet sich dadurch aus, dass er eine geringere Dichte aufweist als die in ihm enthaltende Polymermatrix. Die Reduzierung der Dichte wird mit unter schiedlichen Verfahrensweisen erreicht, so durch die Erzeugung von gasgefüllten Hohlräumen in der Matrix (z.B. mit Hilfe eines Treibmittels) oder durch das Zusetzen polymerer Mikrokugeln (z.B. expandierbarer Mikrok u- geln) oder nichtpolymerer Mikrokugeln (z. B. gläserner Mikrokugeln). Die Strei t- patentschrift verweist in diesem Zusammenhang auf die deutsche Offenl e- gungsschrift 195 31 631 (E 0 1), die ein Verfahren zur Herstellung eines therm o- plastischen Polymerschaums mittels Extrusions - oder Spritzgussmaschinen betrifft ( Beschr. Abs. 2, 3). In der Streitpatentschrift wird nicht ausdrücklich angegeben, welches technische Problem das Streitpatent betrifft. Die Aufgabenbeschreibung des Patentgerichts nimmt mit dem Hinweis auf die Art und den Zeitpunkt der E x- pansi on der Mikrokugeln im Extruder die erfindungsgemäße Lösung teilweise vorweg. D as d em Streitpatent zugrunde liegende Problem ist allgemeiner darin zu sehen , ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem das Aufschäumen mittels expandierbarer Mikrokugeln u nter Einhaltung definierter Bedingungen möglich ist und Erzeugnisse zuverlässig innerhalb enger Fertigungstoleranzen hergestellt werden können. 2 0 21 22 23 - 10 - Zur Lösung des Problems schlägt das Streitpatent ein Verfahren mit fo l- genden Merkmalen vor (die abweichende Merkmalsgliederung des Patentg e- richts ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 1. Verfahren zur Herstellung eines Polymerschaums durch Berei t- stellen 1.1. von mehreren expandierbaren polymeren Mikrokugeln und 1.2. einer geschmolzenen Polymerzusammensetzung ( molten polymer composition ) [1; 2; 2.1]. 2. Die geschmolzene Polymerzusammensetzung enthält weniger als 20 Gewichtsprozent Lösungsmittel [2.1.1]. 3. Jede expandierbare polymere Mikrokugel umfasst eine Pol y- merhülle und ein Kernmaterial [2.1.2; 2.1.2.1], da s 3.1. aus einem Gas, einer Flüssigkeit oder einer Kombination davon besteht [2.1.2.2] und 3.2. beim Erwärmen expandiert, was zur Expansion der Pol y- merhülle führt [2.1.2.3]. 4. Die geschmolzene Polymerzusammensetzung und die expa n- dierbaren Mikrokugeln werd en schmelzgemischt ( melt mixing the molten polymer composition and the plurality of expandable polymeric microspheres ) [2.2], wobei die Prozessbedingungen einschließlich Temperatur und Schergeschwindigkeit so gewählt werden, dass eine Zusammensetzung gebil det wird, die 4.1 . extrudierbar und 4.2 . expandierbar ist [2.2.1; 2.2.2]. 5. Die expandierbare extrudierbare Zusammensetzung wird durch eine Düse extrudiert, um den Polymerschaum zu bilden [2.3]. 24 - 11 - 6. Mehrere der expandierbaren polymeren Mikrokugeln expandi e- ren zumindest teilweise, bevor die expandierbare, extrudierbare Zusammensetzung aus der Düse tritt [2.4]. D er mit dem Hauptantrag allein noch verteidigte nebengeordnete Erzeu g- nisanspr uch 15 ist auch in seiner verteidigten Fassung als Product - by - Process - Anspr uch ausgestaltet und dadurch definiert, dass die Erzeugnisse durch das Verfahren nach Patentan spruch 1 erhältlich sind , wobei der Polymerschaum ein Klebstoff ist und die Polymerzusammensetzung ein ad hä sives Acryl - oder M eth acry lpolymer oder - copolymer enthält. 2 . D ie Auslegung des Patentanspruchs 1, die d as Patentgericht seiner Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents zugrunde gelegt hat, ist nicht frei von Rechtsfehlern . a) D as Patentgericht hat eine zusammenhängende Er mittlung der mit Patentanspruch 1 gegebenen technischen Lehre unterlassen und lediglich bei der Prüfung der Neuheit jeweils Ausführungen zum Sinngehalt einzelner Mer k- male gemacht. Im Rahmen der Auslegung sind jedoch der Sinngehalt des P a- tentanspruchs in se iner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Mer k- m a le zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen (BGH , Urteil vom 3. Juni 2004 - X ZR 82/03, BGHZ 159, 221, 226 - Drehzahlermittlung; U r- teil vom 13. Februar 2007 - X ZR 74/05 , BGHZ 171, 1 20 Rn. 18 f. - Kettenradanordnung I ; B eschluss vom 17. April 2007 - X ZB 9/06, B GH Z 172, 108 Rn. 13 f. - Informationsübermittlungsverfahren I; Urteil vom 31. Mai 2007 - X ZR 172/04, BGHZ 172, 298 Rn. 38 - Zerfal lszeitmessgerät; Urteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 Rn. 13 - Crimpwerkzeug III) . Die Bestimmung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss stets in diesem Kontext erfolgen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merkmal eine andere Bedeutung zukommt als einem entsprechenden Merkmal in einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung. Denn für das Verständnis entsche i- 25 26 27 - 12 - dend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die das einzelne technische Mer k- mal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des P a- tentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. D a- bei sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, die die technische Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen und daher nach ständiger Rechtsprechung nicht nur für die Best immung des Sc hutzbereichs (Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des P a- tentanspruchs heranzuziehen sind, unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung oder der Prüfung des Gegenstands des P a- tentanspruchs auf seine Patentfähigkeit ist ( BGHZ 186, 90 Rn. 13 - Crimp - werkzeug III) . Entgegen der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung ist es dabei unerheblich, ob die Auslegung zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulä ssige Erweiterung gegenüber den U r- sprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig wie der Patentanspruch nach Ma ß- gabe dessen ausgelegt werden darf, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist (BGH, Urteil vom 24. September 2003 - X ZR 7/0 0, BGHZ 156, 179, 186 - blasenfreie Gummibahn I ) , darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen ausgelegt werden. Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift. Ein Vergleich mit der Veröffentl i- chung der Patentanmeldung kommt allenfalls dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen Beschreibung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vo r- genommenen Beschränkung des geschützten Gegenstands beitragen kann (BGH , Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 2 5 - Okklusionsvorrichtung; Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 20 - Gelenkanordnung ). b) Die an diesen Grundsätzen orientierte Auslegung führt zu folgende m Ergebn is: 28 29 - 13 - Der Begriff " molten polymer composition " wird im Patentanspruch sowohl in Merkmal 1. 2 als auch in Merkmal 4 verwendet . Die wesentlich von de m Ve r- ständnis dieser Merkmale abhängige und zwischen den Parteien streitige Fr a- ge, ob der Patentanspruch eine Reihenfolge der Verfahrensschritte zum Au s- druck bringt, nach der die expandierten Mikrokugeln einer bereits vor der Be i- mischung geschmolzenen Polymerzusammensetzung zugesetzt werden, ist entgegen der Auffassung des Patentgerichts und der Klägerin zu bejah en. S chon der Wortlaut des Patentanspruchs mach t deutlich, dass die Ko m- ponenten des Verfahrens die Mikrokugeln (Merkmal 1.1) und die geschmolzene Polymerzusammensetzung (Merkmal 1.2) sind. Diese Komponenten sollen b e- reitgestellt werden ("providing"). Di e Kennzeichnung der Verfahrensschritte mit den Buchstaben a bis d und ihre sachliche Aufeinanderfolge Bereitstellung - Schmelzmischen - Extrudieren/Expandieren sprechen gegen die Annahme, hiermit sei über die Aufeinanderfolge der Maßnahmen nichts ausgesagt . Bei der Schmelzmischung beider Komponenten (Merkmal 4) soll folgerichtig die E x- pandierbarkeit erhalten bleiben (Merkmal 4.2); entsprechend müssen die Pr o- zessbedingungen gewählt werden. Erst in der Düse beginnt, bedingt durch den Druckabfall ( Beschr. Abs. 64 ; Abs. 83 der Übers.), die Expansion der Mikrok u- geln (Merkmal 6). Die Beschreibung erläutert dies, indem sie ausführt, dass Harzteilchen und Additive (aber nicht die Mikrokugeln) gemischt werden, wobei das Mischen vorzugsweise bei einer Temperatur au sgeführt werde, die für eine Mikrokuge l- expansion nicht ausreiche. Es könne jedoch auch eine höhere Temperatur ve r- wendet werden, wobei die Temperatur in diesem Fall im Anschluss an das M i- schen und vor dem Eintragen der Mikrokugeln erniedrigt werde ( Beschr. Abs. 61 ; Abs. 80 der Übers. ). Erst danach werden Polymerzusammensetzung und Mikrokugeln " schmelzgemischt " , wobei Temperatur, Druck und Scherkräfte so eingestellt werden, dass kein Expandieren oder Reißen der Mikrokugeln verursacht wird ( Beschr. Abs. 63 ; A bs. 82 der Ü bers. ). Da die Temperatur hie r- 30 31 32 - 14 - nach erforderlichenfalls im Verlaufe des Mischungsprozesses abgesenkt we r- den soll, um eine vorzeitige Expansion der Mikrokugeln zu vermeiden, andere r- seits am Ende eine extrudierbare Schmelze stehen soll, wird deutl ich, dass - entgegen de r Annah m e des Patentgericht s - die in dieser Konstellation die Temperatur schon vor Zufügung der Mikrokugeln über dem Schmelzpunkt der Polymerzusammensetzung liegen muss . 3. Vor diesem Hintergrund kann die Beurteilung der Neuheit der erfi n- dungsgemäßen Lehre durch das Patentgericht keinen Bestand haben. Der G e- genstand des Patentanspruchs 1 ist neu (Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ). Keine der Entgegenhaltungen sieht vor, dass die Mikrokugeln in die geschmolzene Pol y- mermischung gegeben werden. a) Das in der deutschen Offenlegungsschrift 195 31 631 (E01) b e- schriebene Verfahren sieht vor, dass den zu verarbeitenden Matrixkunststoffen , deren Erweichungs - oder Schmelztemperaturen zwischen 375 K und 450 K li e- gen können, Komponenten zugemischt werden, di e bereits vor dem Erreichen der Temperaturen, bei denen die Expansion der Mikro kugeln unter Normalb e- dingungen beginnen würde, Schmelzanteile bilden. Durch diese früh gebildeten Schmelzanteile soll der Aufbau von Druck noch vor dem Schmelzen des Ma t- rixkunst stoffes ermöglicht und die Expansion der Mikrokugeln im Extruder wä h- rend der Existenz fester, höherschmelzender Matrixkunststoffanteile wirksam verhindert werden. Daraus ergibt sich, dass die Mikrokugeln dem Matrixkuns t- stoff zu einem Zeitpunkt beigemischt werden, in dem dieser an ders als beim Streitpatent noch nicht (vollständig) geschmolzen ist. b) Der RAPRA - Seminarvortrag " Foaming Plastics With Expancel Microspheres " des Produktmanagers des Herstellers Expancel , Klaus Elfving , (E02) befasst sich in ers ter Linie mit der Frage, welche Art und Menge von Mi k- rokugeln vorzugsweise zu verwenden sind, um die erwünschten Schaumstru k- turen zu erzielen. Zu den Einzelheiten des Herstellungsverfahrens enthält die 33 34 35 - 15 - E02 keine Angaben. Insbesondere sieht die E02 nicht vo r , dass die Mikrokugeln einer bereits geschmolzenen Polymerzusammensetzung bei zu geben sind . c) Die Veröffentlichung der internationale n Anmeldung WO 96/11226 (E04) be trifft ein Verfahren zur Herstellung eines thermoplastischen Kun ststo f- fes zur Ruhigstel lung und /oder zum Schutz eines Körperteils , bei dem einem thermoplastischen Grundmaterial Mikrokugeln, die ein Schäummittel bilden, als Füllstoff hinzugefügt werden. Die Ansprüche und die Beschreibung der E04 enthalten zwar Angaben sowohl zu den Eigenschaf ten des thermoplastischen Grundmaterials und der Mikrokugeln bzw. des Schäummittels sowie zum Anteil des Mischverhältnisses als auch zum Ablauf des Extrudiervorgangs und den dabei einzusetzenden Temperaturen. Die E04 sieht jedoch an keiner Stelle vor, dass die Mikrokuge ln in eine bereits geschmolzen e Polymermischung gegeben werden. d) Ebenso wenig lässt sich ein solcher Verfahrensschritt der japan i- schen Offenlegungsschrift Hei 10 - 152575 (E05) entnehmen, die ein Verfahren zum Schäumen und Formen eines the rmoplastischen Harzes betrifft. Bereits in der Aufgabenbeschreibung dieser Entgegenhaltung ist davon die Rede, dass ein Verfahren zur Verfügung gestellt werden soll, das das Mischen eines Au s- gangsmaterials aus thermoplastischem Harz mit thermisch expandier baren Mi k- rokapseln sowie das thermische Kneten und Schmelzen des Gemisches u m- fasst (Beschr. Abs. 7). An anderer Stelle wird ausgeführt, dass die Außenhüllen der thermisch expandierbaren Mikrokapseln aus synthetischem Harz weich würden und das Gas oder die Flüssigkeit in den Mikrokapseln expandierten, sobald das thermoplastische Harz des Ausgangsmaterials im Extrusions - oder Spritzgussverfahren thermisch geschmolzen sei (Beschr. Abs. 14) . Dies bede u- tet, dass die Mikrokapseln be reits vor dem Schmelzen des Har zes beigegeben worden sein müssen. 36 37 - 16 - e) Schließlich sieht auch das in dem US - Patent 5 100 728 ( E18 ) b e- schriebene Verfahren zur Herstellung von Haftklebebändern an keiner Stelle vor, dass die Mikrokugeln einer geschmolzene n Polymermischung zugesetzt werde n sollen. In der Beschreibung wird im Zusammenhang mit der Verwe n- dung von Mikrokugeln als Füllstoff lediglich ausgeführt, es sei vorzugswürdig, den Füllstoff, d.h. in diesem Fall die Mikrokugeln , erst am Ende des Extruders zuzugeben (Beschr. Sp. 10 Z. 62 - 6 5) . Über den Aggregat zustand der Polyme r- matrix werden dagegen keine Angaben gemacht. 4. Entgegen der Annahme des Patentgerichts ist unter Zugrundelegung der oben dargestellten Auslegung der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch den ermittelten Stand der Technik nicht nahege legt (A rt. 56 EPÜ). Der Fac h- mann, gegen dessen Definition durch das Patentgericht keine Bedenken best e- hen und die auch von den Parteien hingenommen wird, hatte keine Veranla s- sung, die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren dahin gehend we i- terzuentwickeln, dass die Mikrokugeln in eine bereits vollständig geschmolzene Polymermischung zu geben sind . a) Die E02 mag zwar - wie das Patentgericht ausführt - die Anregung geben, Extrudate aus thermoplastischen Polymerzusammensetzungen a ls P o- lymermatrix und expandierbaren Mikrokugeln herzustellen. Aus der E02 ergab sich für den Fachmann jedoch keine ausreichende Anregung, zur Lehre des Streitpatents zu gelangen. Als Präsentation de s Hersteller s der Mikrokugeln befasst sich dieses Dokument vorrangig mit den Eigenschaften und der Funkt i- on der Mikrokugeln. In Bezug auf die Komponente Polymere beschränkt sich die E02 auf die Frage, für welche Arten von Polymeren die Expancel - Mikrokugeln als Treib - und Schäummittel gut geeignet sind. Vorgaben z um A g- gregat zustand der in Betracht kommenden Polymere werden dagegen nicht gemacht. Ebenso wenig enthält die E02 Ausführungen zu den Einzelheiten des Herstellungsverfahrens. Auch insoweit hat die E02 nur die Mikrokugeln im Blick und führt aus, dass es sich bei der Reaktion der Mikrokugeln im Extrusions - und 38 39 40 - 17 - Spritzgussverfahren um Neuland handle (S. 3, li. Sp. : " ground: EXPANCEL in extrusion and injection molding " ) und dass die Expans i- onseigenschaften der Mikrokugeln durch Ausprobieren zu ermitteln seien (S. 4, li. Sp.: " trial and error " ). De r Fachmann konnte der E02 mithin nichts entne h- men, das ihm Veranlassung hätte geben können, die Mikrokugeln einer bereits geschmolzenen Polymerzusammensetzung bei zu geben . b) Auch aus der Entgegenhalt ung E01 ergibt sich für den Fachmann keine ausreichende Anregung, zur Lehre des Patentanspruchs 1 zu gelangen. Die se Schrift, die ein Verfahren zur Herstellung von thermoplastischen Kunststoffschäumen mit syntaktischer Schaumstruktur betrifft, erörtert einle i- tend die verschiedenen im Stand der Technik auf diesem Gebiet bekannten Verfahren. Sie führt hierzu aus, dass im Stand der Technik davon ausgegangen werde, dass die - unerwünschte - vorzeitige Expansion von Mikrokugeln, die an sich durch die zum Aufs chmelzen der Kunststoffe erforderlichen Temperaturen oberhalb der Expansionstemperaturen der Mikrokugeln begünstigt w e rd e , durch den hohen Druck in den Kunststoffverarbeitungsmaschinen unterdrückt werde. Entgegen dieser Annahme sei jedoch der Druckaufbau w ährend der Verarbe i- tung in der Spritzgussmaschine oder im Extruder nicht in allen Phasen gewäh r- leistet, in denen es zur Expansion der Mikrokugeln kommen könne (Sp. 2 Z. 46 - 59) . Ein für den erforderlichen Druckaufbau hermetischer Abschluss des Extruder - ode r Spritzgussmaschinenzylinders könne jedoch nicht erfolgen, s o- lange das Volumen zwischen Schneckenkern und Zylinderwandung noch übe r- wiegend mit festen, unaufgeschmolzenen und gegeneinander bewegten Kuns t- stoffpartikeln gefüllt sei. Vielmehr gewähre erst ein relativ hoher Schmelzanteil zwischen den Feststoffpartikeln den druckfesten Verschluss. Um auch Masse n- kunststoffe verwenden zu können, deren Schmelz - oder Erweichungstemper a- turen im Bereich oder über der Expansionstemperatur der Mikroballons liegen, sieht die Schrift vor, den zu verarbeitenden Matrixk unststoffen, deren Erwe i- chungs oder Schmelztemperaturen zwischen 375 K und 450 K liegen können, 41 42 - 18 - Komponenten zuzumischen, die bereits vor dem Erreichen der Temperaturen, bei denen die Expansion der Mikroballon s unter Normalbedingungen beginnen würde, Schmelzanteile bilden. Durch die früh gebildeten Schmelzanteile soll der Aufbau von Druck noch vor dem Schmelzen des - dem druckfesten Verschluss wegen seiner Partik ularität entgegenstehenden (Sp. 3 Z. 3 - 13) - Matr ixkuns t- stoffes ermöglicht und die Expansion der Mikroballons im Extruder oder der Spritzgussmaschine während der Existenz fester, höherschmelzender Matri x- kunststoffanteile wirksam verhindert und ferner die Einwirkung von Scherkräften auf die Mikrokugeln we itgehend vermieden werden (Sp. 4 Z. 22 - 39). Nach einer als vorteilhaft dargestellten Ausführungsform sollen gemahlene Matrixkunststo f- fe verwendet werden, mit denen die nicht expandierten Mikro kugeln und die Zusatzkomponenten vor dem Extrudieren gemischt we rden, um so einen hohen Verteilungsgrad der Mikro kugeln im Kunststoff bereits vor der Verarbeitung über die Schmelze zu erreichen (Sp. 4 Z. 48 - 54) . D er Grund gedanke der E 01 b e- st e h t mithin darin, eine r vorzeitige n Expansion der Mikrokugeln aufgrund der zum Aufschmelzen des Polymers erforderlichen Temperatur durch Druckaufbau entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund bot die E01 dem Fachmann keine Veranlassung, die Mikrokugeln in die bereits geschmolzene Polymermischung zu geben. c) Ebenso wenig ergibt sich aus den Entgegenhaltungen E04, E05 und E18 für den Fachmann eine Anregung zu dem erfindungsgemäßen Verfahren . In keinem dieser Patentdokumente ist von der Zufügung der Mikrokugeln in e i- ne bereits geschm olzene Polymermasse die Rede . Dies gilt insbesondere auch für die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung hervorgehobene Pa s- sage in der Beschreibung der E18 , wonach es vorzugswürdig sei, die Mikrok u- geln erst am Abflussende des Extruders hinzuzufügen (Sp. 10 Z. 62 - 67). Mit dem Hinzufügen am Abflussende wi rd bei dem Verfahren nach der E 18 nicht das Expansionsverhalten gesteuert, da es sich nicht um expandierende Kugeln handelt. Es ergibt sich mithin lediglich, an welcher Stelle die Mikrokugeln hinz u- 43 - 19 - zufügen sind. Dass die Polymerzusammensetzung zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig geschmolzen sei, lässt sich dieser Aussage dagegen nicht entne h- men und wäre in diesem Kontext auch ohne Belang . III. D as angefochtene Urteil des Patentgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 1 19 Abs. 1 PatG). Der vom Patentgericht festgestellte Sachverhalt erlaubt nicht die Schlussfolgerung, dass das Streitp a- tent gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung unz u- lässig erweitert worden ist . 1. Gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europä i- sches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsc h- land für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anme l- dung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach ma ß- gebliche Inhalt ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unte r- lagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung fo r- m u lierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntn issen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterl a- gen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 31 - Elektronenstrahl th e- rapiesystem; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 46 - Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 29 - Hubgliedertor II). 2. Aus den Feststellungen des Patentgerichts ergibt sich n icht, dass der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen, deren Inhalt der Verö f- fentlichung WO 00/06637 entspricht, ein Verfahren, bei dem die Polymerz u- sammensetzung vor dem Schmelzmischen mit den expandierbaren polymeren Mikrokugeln in bereits geschmolzenem Zustand bereit gestellt wird ( " melt m i- 44 45 46 - 20 - xing the molten polymer composition and the plurality of expandable polymeric microspheres " - Merkmal 4), nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. a) Allerdings hat das Patentgericht zu Recht angenommen, dass dem Text der Anmeldung Merkmal 4 nicht ausdrücklich zu entnehmen ist. aa) Nach Patentanspruch 23 in der Fassung der Anmeldung ist der erste Verfahrensschritt das Schmelzmischen einer Polymerzusammensetzung und mehrerer Mikrokugeln. Ein e eindeutige Festlegung dahingehend, dass die P o- lymerzusammensetzung bei der Zugabe der Mikrokugeln in geschmolzenen Zustand vorliegen müsse, enthält der Wortlaut des Patentanspruchs damit nicht. bb) Ebenso wenig lassen diejenigen Passagen in der Beschr eibung der Anmeldung, die den Ablauf des Verfahrens im Einzelnen schildern, für sich g e- nommen eindeutige Rückschlüsse auf die Offenbarung des Merkmals 4 des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung zu. b) Es kann jedoch nicht ausgeschl ossen werden, dass sich dem Fac h- mann Merkmal 4 gleichwohl unmittelbar und eindeutig aus dem Zusamme n- hang der Beschreibung ergibt. aa) Das Patentgericht hat das Vorbringen der Beklagten, aus sämtlichen Ausführungsbeispielen, die Hot - Melt - Polymerzusammens etzungen betreffen, ergebe sich die im erteilten Patent geschützte Verfahrensführung, für un erhe b- lich erachtet, weil weder dem Streitpatent noch den ursprünglichen Unterlagen eine entsprechende stoffliche Einschränkung hinsichtlich der eingesetzten P o- lymer zusammensetzung etwa auf Hot - Melt - Polymere und eine Einschränkung der Verfahrensführung, insbesondere der Temperatur bei den einzelnen Verfa h- rensschritten, zu entnehmen sei. Mit dieser Begründung kann jedoch die Offe n- 47 48 49 50 51 - 21 - barung einer Merkmal 4 umfassenden tech nischen Lehre nicht ausgeschlossen werden. bb) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist für die U r- sprungsoffenbarung des Gegenstands eines Patentanspruchs erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprung s- unterlagen - " unmittelbar und eindeutig " ( BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Urteil vom 16. Deze m ber 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 - Fälschungssicheres Dok u ment) - als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (Urteil vom 21. September 1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Spielfahrbahn 03 ; B e- schluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 , 51 - Dreh - momentübertrag ungseinrichtung; Urteil vom 18. Februar 2010 - Xa ZR 52/08, GRUR 2 010, 599 = BlPMZ 2010, 269, Rn. 22, 24 - Formteil). Dabei hat der S e- nat zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Au s- schöpfung des Offenbarungsgeh alts auch Verallgemeinerungen ursprungso f- fenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Er hat einen "breit" formulierten Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann für unbedenklich erachtet, wenn sich ein in der Anmeldung be schriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt ei nes in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehör end entnehmbar ist (BGH, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertra - gungseinrichtung). Solche Verallgemeinerungen sind vorneh mlich dann zug e- lassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgeno m- 52 - 22 - men worden sind (stä ndige Rechtsprechung seit BGH, Beschluss vom 23. J a- nuar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; zuletzt Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 34 - Elektronenstrahlth e- rapiesystem ). Als zulässig ist jedoch auch die Verallge meinerung einer chem i- schen Verbindung a ngesehen worden ( BGH, Urteil vom 18. Dezember 1975 - X ZR 51/72, BGHZ 66, 17, 30 - Alkylendiamine I). cc) Es würde daher für die Offenbarung einer Merkmal 4 umfassenden technischen Lehre genügen, wenn der fachmänn ische Leser den Hot - Melt - Polymerzusammensetzungen betreffenden Ausführungsbeispielen der U r- sprungsunterlagen entnähme, dass bei diesen Ausführungsbeispielen die Mikrokugeln einer Polymerschmelze zugegeben werden. Denn in diesem Fall entnähme er den Ursprun gsunterlagen damit, dass die Erfindung jedenfalls so ausgeführt werden kann, wie nunmehr in Patentanspruch 1 unter Schutz g e- stellt. Das angefochtene Urteil schließt ein solches fachmännisches Verständnis nicht aus, sondern legt es vielmehr zugrunde. IV. Das angefochtene Urteil ist somit aufzuheben und die Sache zu ne u- e r Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzu ver weisen (§ 119 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 PatG) . Eine abschließende Sache ntscheidung durch den Senat ist nicht angezeigt (§ 119 Abs. 5 PatG). 1. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG). a) Der Senat kann aufgrund der Feststellungen des Patentgerichts und des Sach - und Streitstandes am Schluss der mündlichen Verhandlung nicht abschließend beurteile n, ob das Streitpatent wegen unzu lässiger Erweiterung für nichtig zu erklären ist . Hierzu bedarf es vielmehr zusätzlicher Feststellungen zu den Kenntnissen des Fachmanns über Beschaffenheit und Eigenschaften der in den Ursprungsunterlagen beschriebenen Hot - Melt - Zusammensetzungen, 53 54 55 56 - 23 - die der Senat nicht ohne Einholung des Gutachtens eines gerichtlichen Sac h- verständigen zu treffen vermag. b) Auch über die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents kann nicht abschließend entschieden werden. Zwar erweis t sich der Gege n- stand des Patentanspruchs 1, wie ausgeführt, als patentfähig. Ob auch der G e- genstand des Patentanspruchs 15 patentfähig ist, kann aber ohne ergänzende Feststellungen gleichfalls nicht beurteilt werden. Das Patentgericht hat dies - nach s einem Ausgangspunkt folgerichtig - nicht geprüft. Patentanspruch 15 in der im Berufungsverfahren zuletzt verteidi g- ten Fassung beschreibt die geschützte Sache lediglich als adhäsives Acrylat - oder Methacrylatpolymer oder - copolymer , d as durch das Verfahren nach P a- tentanspruch 1 erhältlich i st. Die Patentfähigkeit dieses Gegenstands hängt mithin davon ab, ob sich das Ergebnis des Verfahrens durch mindestens ein nicht durch ein nahegelegtes Verfahren erhältliches Sachmerkmal von den E r- gebnissen sämtlicher im Stand der Technik bekannter Verfahr en unterscheidet. Die Klägerin hat erstinstanzlich unter Bezugnahme auf das Gutachten O . vom 18. März 2011 (G2a) geltend gemacht, dass sich die nach dem Ve r fahren nach der E01 erhältlichen Erzeugnisse nicht von den erfindungsgemäßen E r- zeugnissen unterscheiden. Demgegenüber hat die Beklagte unter B e zugnahme auf das Gutachten S . vom 7. April 2011 (G3) die Aussagekraft des Gu t- achtens O . beanstandet. Es kann dahinstehen, ob der Senat die Begrü n- detheit dieser Beanstandungen abschließend beurteilen könnte. Jedenfalls stünde damit noch nicht fest, dass die Behauptung der Kläg erin nicht gleichwohl zutreffend ist. Auch dies könnte nicht ohne Einholung eines Sachverständige n- gutachtens geklärt werden. 2. Eine Entscheidung durch den Senat ist auch nicht nach § 119 Abs. 5 Satz 1 PatG angebracht . 57 58 59 - 24 - a) Nach dieser Bestimmung kann der Bundesgerichtshof in der Sache selbst entscheiden, wenn dies sachdienlich ist. In der Begründung des Geset z- entwurfs zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (BT - Drucks. 16/11339, S. 25) zu dieser Vorschrift wird erläutert, dass der Bundesg erichtshof in einer noch nicht zur Ende ntscheidung reifen Sache selbst die notwendigen Feststellungen treffen und abschließend in der Sache entscheiden könne , wenn dies im Sinne der Verfahrensökonomie geboten sei . Eine Zurückweisung an das Patentgericht so ll vermieden werden, wenn das Verfahren einfacher und schneller in der Berufungsinstanz abschließend erle digt werden kann. Für die Entscheidung der Frage, ob eine wegen fehlender Entscheidungsreife gebotene weitere Sachaufklärung dem Patentgericht übertrag en wird oder in dem zu di e- sem Zweck fortgesetzten Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof e r- folgt, kommt es mithin in erster Linie darauf an, auf welchem Weg die noch o f- fenen Sachfragen möglichst effizient und zügig geklärt werden können. b) Danach hält der Senat eine Fortsetzung des Berufungsverfahrens nicht für sachdienlich. Die erforderliche Sachaufklärung könnte, wie ausgeführt, im Berufung s- ve r fahren nur mithilfe eines vom Senat zu bestellenden Sachverständigen e r- folgen. Hingegen kann der Sen at nicht ausschließen, dass das Patentgericht die noch offenen Fragen aufgrund eigener Sachkunde entscheiden kann. Denn die Sachkunde seiner technischen Richter kann dem Patentgericht mögliche r- weise eine fundierte Auseinandersetzung mit den von den Parteie n vorgelegten Gutachten erlauben, die es gestattet, sowohl die Frage der Ursprungsoffenb a- rung als auch gegebenenfalls die Frage der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 15 ohne Beratung durch einen gerichtlichen Sachverstä n- digen abschließend zu klären. Sollte insbesondere die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit sich die Erzeugnisse nach dem Verfahren der E01 von den erfindungsgemäßen unterscheiden, die Einholung des Gutachtens eines g e- richtlichen Sachverständigen erfordern, wird es entsc heidend darauf anko m- 60 61 62 - 25 - men, welche Randbedingungen bei gegebenenfalls erforderlichen Versuchen zu beachten sind; auch insoweit ist das Patentgericht aufgrund seiner Bese t- zung mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern am besten in der Lage, die Beweiserhe bung sachgerecht zu steuern. V . Für die erneute Verhandlung vor dem Patentgericht weist der Senat auf Folgendes hin : 1 . Bei der Ermittlung des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen U n- terlagen wird zu prüfen sein , ob aus der Sicht des Fachmanns das M ischen der Harzpartikel und der Additive unter Wärmezufuhr zumindest bei einzelnen Au s- führungsbeispielen zwangsläufig zum Schmelzen der Mischung führt, bevor die Mikrokugeln zugegeben werden (S. 16 Z. 12 - 17) . Nach der Darstellung des A b- laufs des Extrusions verfahrens in der Beschreibung der Anmeldung wird z u- nächst das Polymerharz , das in jeder beliebigen geeigneten Form, wie be i- spielsweise als Granulat, Fäden oder Stränge verwendet werden kann, in den Extruder gegeben, um es zu erweichen und in kleine, zur E xtrusion geeignete Teile zu zermahlen (S . 16 Z . 4 - 8). Beim folgenden Verfahrensschritt werden i n den Fällen, in denen den Harzpartikeln noch weitere Additive zugefügt werden, die Komponenten mit Ausnahme der Mikrokugeln in einen zweiten Extruder gegeben, u m sie in der Knetzone des Extruders zu vermischen. H ierbei wird für den Mischvorgang angegeben, bei welcher Temperatur er vorzugsweise durc h- geführt werden soll. Als Parameter für die Temperatur wird lediglich die Expa n- sion der Mikrokugeln genannt: die vorz uziehende Temperatur soll unter derjen i- gen liegen, die zur Expansion der Mikrokugeln führt. Wird die Temperatur höher gewählt, was nach der Beschreibung möglich ist, muss sie nach dem Mischen und vor dem Beifügen der Mikrokugeln wieder heruntergesetzt werd en. Zu der Frage, wie sich die Temperatur auf die Polymermischung auswirkt bzw. auswi r- ken soll, nämlich, dass diese schmelzen soll, enthält die Beschreibung der A n- meldung an dieser Stelle keine Aussage. Es fehlt insbesondere die Angabe, dass die Erwärmung auch ein Aufschmelzen der Polymerzusammensetzung 63 64 - 26 - bewirkt haben muss, bevor die Mikrokugeln zugegeben werden. Mögliche r- weise führt aber aus der Sicht des Fachmanns dieser Verfahrensschritt zwang s läufig zum Schmelzen der Mi schung , bevor die Mikrokugeln zugeg eben werden. 2 . Auf S eite 5 (Z . 8 und Z. 23) der Beschreibung wird wie in Patenta n- spruch 23 in der Fassung der Anmeldung ausgeführt, dass eine Polymerz u- sammensetzung mit den Mikrokugeln schmelzgemischt wird, so dass auch der Verfahrensschritt des Schmel zmischens Aufschluss darüber geben könnte , ob die Merkmale 1.2 und 4 des Patentanspruchs 1 bereits in den Anmeldeunterl a- gen offenbart sind. Bei der Darstellung des Verfahrensablaufs ist nämlich ers t- mals bei diese m Verfahrensschritt von einem geschmolzenen Polymerharz die Rede (S . 16 Z . 27 der Beschreibung der Anmeldung). Sind die Harzpartikel und Additive gut gemischt, werden die expandierbaren Mikrokugeln dieser Mischung zugefügt, wobei die Beschreibung zur Bezeichnung dieser Mischung allerdings lediglich den Begriff " resulting mixture " verwendet und an dieser Stelle gerade nicht von einer " molten mixture " spricht. Jedoch wird der Begriff " molten pol y- mer resin " im Zusammenhang mit der Beschreibung des Zwecks des Schmelzmischens verwendet, der dari n besteh en soll , eine expandierbare und extrudierbare Zusammensetzung herzustellen, in der die expandierbaren pol y- meren Mikrokugeln und andere Additive gleichmäßig in dem geschmolzenen Polymerharz verteilt sind (S . 26 Z . 22 - 27 der Beschreibung der Anmeldun g). Zu prüfen wird daher sein , ob dieser Stelle vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens entnommen werden kann, dass die Polymermasse bereits g e- schmolzen vorliegt, wen n die Mikrokugeln beigegeben werden . 3 . Hingegen würde es für eine Ursprungsoff enbarung des Merkmals 4 nicht genügen, wenn sich bei der Nacharbeitung von Ausführungsbeispielen der Ursprungsunterlagen zwar objektiv ergäbe, dass die Polymerzusammensetzung bereits in einem geschmolzenen Zustand vorliegt, wenn die Mikrokugeln beig e- 65 66 - 27 - geben werden , dies aber für den Fachmann anhand der Ursprungsunterlagen nicht ohne weiteres erkennbar wäre. Denn zwar bestehen, wie ausgeführt, gegen eine allgemeinere, von für ein Ausführungsbeispiel dargestellten Einzelheiten abstrahierende Formulierung ei nes Patentanspruchs keine grundsätzlichen Bedenken. Eine solche Abstrakt i- on ist jedoch dann nicht mehr durch die Ursprungsoffenbarung gedeckt, wenn mit der allgemeinen Formulierung auf eine als solche nicht genannte oder für den Fachmann ohne Weiteres erke nnbare Eigenschaft des Gegenstand s der Erfindung abgehoben wird. Wäre für den Fachmann nicht erkennbar , dass j e- denfalls bei Ausführungsbeispielen die Mikrokugeln der Polymerschmelze z u- gegeben werden, enthielte Merkmal 4 ein Unterscheidungskriterium für die Wahl einer zur Erzielung des erfindungsgemäßen Erfolgs geeignete n Verfa h- rensführung , das in den Prioritätsunterlagen weder offenbart noch diesen als zur Erfindung gehörend zu entnehmen wäre . Meier - Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Bacher Vorinstanz : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.04.2011 - 3 Ni 28/09 (EU) - 67
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