X ZR 117/13 - X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 117/13 Verkündet am: 20. Oktober 2015 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in de r Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver han d- lung vom 20. Oktober 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier ­ Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 5. Senats (Nicht igkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Mai 2013 abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 198 60 756 (Streitp a- tents), da s am 23. Dezember 1998 angemeldet worden ist. Nach Abschluss eines Einspruchsv erfahrens lautet Patentanspruch 1, dem neun weitere A n- sprüche unmittelbar oder mittelbar nachgeordnet sind, wie folgt: " Verfahren zur Übertragung von Rückkanal - Daten in einer Ebe ne - 7 - Verbindung gemäß dem OSI - Referenzmodell (L7 - Verbindung) zwischen einem Endgerät und einem Server des Paketvermit t- lungsnetzes, zumindest auf einer Teilstrecke des Rückkanals wahlweise schmalbandig über das Paketvermittlungsnetz und POTS/ISDN - Leitungen oder breitbandig über einen Breitband - Rückkanal, mit folgenden Schritten: a) Aufbau einer L7 - Verbindung z wischen dem Endgerät (1) und dem Server (4) über das Paketvermittlungsnetz (3), b) schmalbandiges Übert r agen von Rückkanal - Daten vom Server (4) zum End gerät (1), wobei die Daten vom Server zu einem Switch (5), vom Switch (5) über das Paketvermittlungsnetz zu einem Einwählknoten (31) des Endgeräts (1) in das Paketve r- mittlungsnetz und vom Einwählknoten (31) an das Endgerät (1) übertragen werden, und wobei der Switch (5) kein Einwählkn o- ten in das Paketvermittlungsnetz ist, c) wiederholtes Prüfen beim Switch (5) , der Teil des Paketvermit t- lungsnetzes (3) ist oder zu diesem Zugang hat, ob ein durch ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang au f eine Rückkanal - Datenübertragung via Breitband - Rückkanal bis zum Endgerät vorliegt, d) Zuschalten einer Übertragung via Breitband - Rückkanal wä h- rend der bestehenden L7 - Verbindung bei Vorliegen eines en t- sprechenden Steu ersignals, wobei die Rückkanal - Daten z u- nächst breitbandig vom Server (4) zum Switch (5) übertragen und dann vom Switch (5) auf den Breitband - Rückkanal bis zum Endgerät gegeben werden, und ohne dass die auf den Brei t- 1 - 4 - band - Rückkanal gegebene n Daten auf ihrem Weg zum Endg e- rät den Einwählknoten (31 ) in das Paketvermittlungsnetz durc h- laufen, e) Zurückwechseln auf eine schmalbandige Übertragung der Rückkanal - Daten, sofern ein entsprechendes weiteres Steue r- signal des Netzwerkmanagements vorliegt, wobei f) eine L7 - Verbindung zwischen dem Endgerät (1) un d dem Se r- ver (4) stets unter Zwischenschaltung des Switches (5) herg e- stellt wird, insbesondere Daten vom Endgerät zum Server und vom Server zum Endgerät unter Zwischenschaltung des Swi t- ches übertragen werden, g) allein der Switch (5) prüft, ob ein durch ei n Netzwerkmanag e- ment ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine Rüc k- kanal - Datenübertragung via Breitband - Rückkanal vorliegt, und wobei h) das Paketvermittlungsnetz das Internet ist. " Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Gegenst and des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat, und hilfsweise mit zwei geänderten Anspruchssätzen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erk lärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, der die Klägerin entgegentritt. 2 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung führt zur Abweisung der Klage. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Übertragung von Rückkanal - Date n in einer Verbindung auf Ebene 7 des OSI - Referenzmodells (OSI = Open Systems Interconnection) zwischen einem Endgerät und einem Server in einem Paketvermittlungsnetz. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift soll d ie Übertragung der Daten dabei wahlwe ise schmalbandig, also mit geringem Datendurchsatz, etwa über POTS - oder ISDN - Leitungen (POTS = Plain Old Telephony System, ISDN = Integrated Services Digital Network) , oder breitbandig mit hohem D a- tendurchsatz erfolgen können. Die Patentschrift führt dazu aus, dass für eine breitbandige Übertragung inzwischen vielfach Satelliten eingesetzt werden, über die ein schnelles Herunterladen von Daten aus dem Internet möglich ist. Als andere breitbandige Übertragungstechnik sind Verbindungen mittels ADSL - Technik ( Assymetric Digital Subscriber Line) bekannt. 2. Das technische Problem besteht vor diesem Hintergrund darin, eine den Bedürfnisses des Nutzers angepasste, flexible Nutzung der unterschiedl i- chen Übertragungs arten zu ermöglichen. 3 . Zur Lösung dieses Pro blems schlägt das Streitpatent ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor (Merkmalsgliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern): 1. Verfahren zur Übertragung von Rückkanaldaten in einer Eb e- ne - 7 - Verbindung gemäß dem OSI - Referenzmodell (L7 - Verbindung) z wischen einem Endgerät und einem Server des als Paketvermittlungsnetz dienenden Internets [1.1] [1.3.h] . 3 4 5 6 7 - 6 - 2. Die Übertragung erfolgt zumindest auf einer Teilstrecke des Rückkanals wahlweise a) schmalbandig über das Internet und POTS/ISDN - Leitungen oder b) breitbandig über einen Breitbandrückkanal [1.2] . 3. Die Herstellung der L7 - Verbindung zwischen dem Endgerät (1) und dem Server (4) erfolgt stets unter Zwischenschaltung eines Switches (5), a) der Teil des Internets ist oder zu diesem Zugang hat [1.3.c.3] , b) der kein Internet - Einwählknoten ist [1.3.b.5] und c) über den insbesondere die Daten vom Endgerät zum Se r- ver und vom Server zum Endgerät übertragen werden [1.3.f] . 4. Das Verfahren weist folgende Schritte auf: 4. 1. Aufbau einer L7 - Verbindung zwischen d em Endgerät (1) und dem Server (4) über das Internet (3) [1.3.a] ; 4. 2. Schmalbandiges Übertragen von Rückkanaldaten vom Server (4) zum Endgerät (1) [1.3.b.1] , indem die Daten übertragen werden: a) vom Server zum Switch (5) [1.3.b.2] , b) vom Switch (5) über das Internet zu einem Internet - Einwählknoten (31) des Endgeräts (1) [1.3.b.3] und c) vom Einwählknoten (31) an das Endgerät (1) [1.3.b.4] ; 4. 3. Wiederholtes Prüfen allein beim Switch (5), ob ein durch ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Ü bergang auf eine Rückkanal - Datenübertragung via Breitbandrückkanal bis zum Endgerät vorliegt [1.3.c.1, 1.3.c.2 und 1.3.g] ; 4. 4. Zuschalten einer Übertragung via Breitbandrückkanal während der bestehenden L7 - Verbindung bei einem en t- sprechenden Steuersignal [1.3.d.1 und 1.3.d.2] , indem - 7 - a) die Rückkanaldaten zunächst breitbandig vom Server (4) zum Switch (5) übertragen werden [1.3.d.3] b) und dann vom Switch (5) auf den Breitbandrückkanal bis zum Endgerät gegeben werden [1.3.d.4] , c) ohne auf ihrem Weg zum End gerät den Internet - Einwählknoten (31) zu durchlaufen [1.3. d .5] ; 4. 5. Zurückwechseln auf eine schmalbandige Übertragung der Rückkanaldaten, sofern ein entsprechendes weiteres Steuersignal des Netzwerk managements vorliegt [1.3.e] . 4 . Einige Merkmale bedür fen der Erläuterung: a) Patentanspruch 1 betrifft nach Merk mal 1 eine Verbindung auf Eb e- ne 7 des OSI - Referenzmodells (L7 - Verbindung) zwischen einem Endgerät und eine m Server des Paketvermittlungsnetzes. Das Merkmal nimmt damit Bezug auf das OSI - Modell, e ines der gängigen Modelle zur Darstellung der verschi e- denen Schichten einer Kommunikation in einem Paketvermittlungsnetz. Nach diesem Modell ist die Kommunikation i n sieben übereinander gelagerte Schic h- ten auf geteilt. Die jeweils darunter liegende Schicht stellt Dienste zur Verf ü- gung, die in der darüber liegenden Schicht g enutzt werden können. Die Eb e- ne 7 ist die oberste Schicht, die als application layer oder Anwendungsschicht bezeichnet wird. Hier werden die Funktionen bereitgestellt, die dem Nutzer, t y- pi scherweise einem Menschen, die übermittelten Daten anwendbar zur Verf ü- gung stellen, sie etwa auf dem Bildschirm darstellen. Eine solche L7 - Verbindung besteht beispielsweise zwischen einem Server des Internets und einem Personal - Computer eines Nutzers. Der Nutzer stellt über das Endgerät eine Verbindung zu einem Server des Internets her, um von dort Daten zu e r- halten . Das Verfahren befasst sich mit der Übertragung von Rückkanal - Daten in einer L7 - Verbindung, also der Übertragung von Daten vom Server zum En dg e- rät, nicht in die Gegenrichtung (Hinkanal). 8 9 10 - 8 - b) Nach Merkmal 1 und Merkmal 2 geht es, wie das Patentgericht zutre f- fend angenommen hat, um die Übertragung von Daten , die eine bestimmte A n- wendung betreffen, im Rückkanal einer L7 - Verbindung . Das Streitpa tent nimmt von vornherein nur die Übertragung von Rückkanal - Daten in einer bestimmten A nwendung in den Blick , etwa in einer Streaming - oder einer E - Mail - Anwendung, und zielt darauf, eine Übertragung von Rückkanal - Daten für diese bestimmte Anwendung zu ermö glichen, die wahlweise entweder nur schma l- bandig od er aber schmal - und breitbandig erfolgt . Es befasst sich dagegen nicht mit der Frage, mit welche r Bandbreite die Daten in mehreren, gleichzeitig b e- stehenden L7 - Verbindungen übertragen werden. Für dieses Ve rständnis von Patentan spruch 1 spricht auch , dass in den weiteren Merkmalen bei Nennung von Endgerät und Server stets der bestimmte Artikel verwendet wir d. In die gleiche Richtung weisen etwa Absätze 34 und 35 der Beschreibung, in denen es darum geht, auf welche Weise bestimmte Daten von einem (bestimmten) Internet - Ser v er heruntergeladen werden können. c) Die Übertragung der Rückk anal - Daten erfolgt nach Merkmal 2 zumi n- dest auf einer Teilstrecke des Rückkanals wahlweise schmalban di g oder brei t- bandig. Das Verfahren setzt damit voraus, dass zwischen dem Server und dem Endgerät beide Verbindungsarten hergestellt werden können. d) Die Daten werden im Rückkanal nach dem beanspruchten Verfahren grundsätzlich zunächst schmalban dig auf dem in Merkmal 4 .2 näher beschri e- benen Weg übertragen . Unter bestimmten Voraussetzungen wird jedoch ei ne breit bandige Übertragung während der bestehenden L7 - Verbindung zugescha l- tet (Merkmal 4.4 ). Mit dem Begriff des Zuschaltens grenzt das Streitpatent das unter Schutz gestellte Ve rfahren von einem Wechsel des Übertragungswegs ab, der, wie in Ab satz 31 der Beschreibung ausdrücklich vermerkt ist, nicht b e- ansprucht wird. Der schmalbandige Übertragungsweg im Rückkanal bleibt also während des Bestehens der L7 - Verbindung stets erhalten ( siehe auch Ab sä t- 11 12 13 - 9 - ze 16 und 48 der Beschreibung) , wird jedoch bei Vorliegen eines entspreche n- den Steuersignals durch das Zuschalten einer Übertragung via Breitband - Rückkanal ergänzt. Die Zuschaltung des breitbandigen Rückkanals ermöglicht es, in kurzer Zeit große Datenmengen vom Server zum Endg erät zu übertr a- gen. Entgegen der von der Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vertretenen Auffassung kann der Umstand, dass die zuvor auf einer Verbindung mit längerer Laufzeit versandten Da tenpakete möglicherweise ihren Empfänger noch nicht erreicht habe n, während nachfolgend schon weit e- re Datenpakete auf einer anderen Verbindung auf den Weg gebracht worden sind, nicht ausreichen, um ein Zuschalten im Sinne des Streitpatents anzune h- men. Hier bei handelt es sich lediglich um eine kurzfristig auftretende Folge e i- nes Wechsels der Verbindungsart. Soweit in Merkmal 4.3 von einem " Übergang " auf eine Rückkanal - Datenübertragung via Breitband - Rückkanal die Rede ist, folgt aus dem erläute r- ten Verstän dnis von Merkmal 4.4 , dass damit kein Wechsel des Übertragung s- wegs, sondern lediglich das Zuschalten des breitbandigen Übertragungswegs gemeint ist. e) Das Steuersignal, auf welches hin die Übertragung im Breitband - Rückkanal zugeschaltet wird, wird dur ch ein Netzwerkmanagement ausgelöst (Merkma l 4.3 ) . Unter einem Netzwerkmanagement versteht der Fachmann, bei dem es sich nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts um einen Diplom - Ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik handelt, d er über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Übertragung von Daten in T e- lekommunikationsnetzen verfügt, jedwedes Kontroll - oder Steuersystem, das Elemente eines Netzwerks überwacht oder steuert. Wer welche Kriterien fes t- legt , nach denen das Netzwerkman agement ein entsprechendes Steuersignal aus löst, lässt Patentanspruch 1 offen. 14 15 16 - 10 - f) Sofern ein weiteres Ste uersignal festgestellt wird, bewirkt dies nach Merkmal 4.5 ein Zurückwechseln auf eine schmalbandige Übertragung der Rückkanal - Daten. Die zuvor erfo lgte Zuschaltung des breitbandigen Übertr a- gungswegs für die Rückkanal - Daten wird damit rückgängig gemacht : Die brei t- bandige Übertragung der Rückkanal - Daten entfällt mit der Folge, dass diese nun wieder allein auf dem schmalbandigen W eg übertragen werden . g) Sowohl das Zuschalten des breitbandigen Übertragungswegs (Mer k- mal 4.4 ) als auch die Rückgängigmachung dieser Zuschaltung (Merkmal 4.5 ) erfolgen während der bestehenden L7 - Verbindung. Dies ist im Patentanspruch zwar nur für das Zuschalten ausdrücklich gesagt , gilt aber, wie das Patentg e- r icht zu treffend angenommen hat, auch für das Zurückwechseln. Wie die B e- schr eibung hierzu erläutert (Absatz 18), ist es dadurch möglich, innerhalb einer bestehenden L7 - Verbindung dynamisch zwischen einer nur schmalbandige n Übertragung und einer kombinierten schmal - und breitbandi gen Übertragung zu wechseln. Zu einer Unterbrechung der Verbindung auf der Anwendungsebene kommt es dabei nicht. Ein e solche Änderung der Übertragungsart kommt in s- besondere dann in Betracht, wenn i m Rückkanal große Datenmengen übertr a- gen werden sollen (Ab satz 19). Gegenstand des Verfahrens nach Patenta n- spruch 1 ist danach nur eine unter bestimmten Voraussetzungen erfolgende Änderung des Übertragungswegs innerhalb einer bestimmten, zuvor hergestel l- te n L7 - Verbindung, dagegen befasst es sich nicht mit der Übertragungsart in möglicherweise parallel bestehenden L7 - Verbindungen. h) Patentanspruch 1 sieht ferner eine bestimmte Reihenfolge der Verfa h- rensschritte vor. Nach dem Aufbau der L7 - Verbindung werd en die Daten im Rückkanal zunächst nur schmalbandig übertragen. Entweder bleibt es dabei oder es findet bei Vorliegen eines entspre chenden Steuersignals ein Zuschalten eines breitbandigen Übertragungswegs statt mit der Folge, dass die Übertr a- gung der Daten im Rückkanal sowohl schmalbandig als auch breitbandig e r- 17 1 8 19 - 11 - folgt. Dieser Zustand kann beibehalten werden oder die Zuschaltung kann, wenn ein entsprechendes weiteres Steuersignal festgestellt wird, wieder aufg e- hoben werden. i ) Eine zentrale Rolle in dem be anspruchten Verfahren kommt dem Switch zu. Die L7 - Verbindung wird stets unter Zwischenschaltung des Switches hergestellt. Auch die Übertragung der Daten im Hinkanal wie im Rückkanal e r- folgt stets über den Switch. Dies gilt sowohl für die schmalbandige als auch für die br eitbandige Übertragung (Merkmal 3, 4.2a und b, 4.4a und b ). Zudem ist allein der Switch die Stelle, bei der die wiederholte Prüfung auf das Vorliegen von Steuersignalen des Netzwerkmanagements stattfindet. Für die Prüfung des Steuersignals, das ein Zuschalten der breitbandigen Übertragung auslöst, ist dies in Merkmal 4.3 ausdrücklich gesagt. Der Switch prüft aber auch, ob ein Steuersignal für das Zurückwechseln nach Merkmal 4.5 vorliegt. II. Das Patentgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit und hat dies im Wesentl i- chen wie folgt begründet: Da s Verfahren nach Patentanspruch 1 habe sich für den Fachmann in naheliegender We ise aus dem US - Patent 5 852 721 (K8) und dem B eitrag " Pe r- formance Modeling for Packet Networks with Satellite Overflow Channels " von Yuill und Pickholtz, IEEE Transactions on Communications, Vol. Com - 29, No. 6, S. 808 ff. (K9) ergeben. K8 beschreibe ein Verfahren zur Übertragung von Rückkanal - Date n im Rahmen des Datenaustauschs zwischen Anwendungen. Die Übertragung der Rückkanal - Daten erfolge somit im Rahmen einer L7 - Verbindung zwischen e i- nem Endgerät und einem Server eines Paketvermittlungsnetzes. Im zweiten Ausführungsbeispiel sei ein Verfahren b eschrieben, bei dem zumindest auf e i- ner Teilstrecke des Rückkanals die Daten wahlweise schmalbandig oder brei t- 20 21 22 23 - 12 - bandig übertragen würden. Das Verfahren könne so ausgebildet sein, dass von der Übertragung der Daten über den breitbandigen Satellitenkanal auf e ine schmalbandige terrestrische Übertragung umgeschaltet werde. Auf diesem Weg würden die Daten vom Server zum Switch und weiter über das Paketve r- mittlungsnetz und den Einwählknoten an das Endgerät übertragen. K8 sehe vor, dass die breitbandige und die schmalbandige Verbindung einander als Ausweichmöglichkeiten dienten, beschreibe aber auch, dass der Switch bei Überlastung des breitbandigen Kanals den schmalbandigen Kanal zuschalte. Der Fachmann verstehe dies als ein Zuschalten während e iner b e- stehenden L7 - Verbindung, zumal es fachmännischem Bestreben entspreche, eine bestehende Verbindung nach Möglichkeit nicht zu unterbrechen. Für den Fachmann ergebe sich daraus die Notwendigkeit, dass beim Switch wiederholt geprüft werde, ob der schmalbandige Rückkana l überlastet sei und ein Steue r- signal einen Übergang zur Rückkanal - Datenübertragung via Breitband - Rückkanal auslöse, da es unfachmännisch wäre, zwar ein Zuschalten des schmalbandigen Kanals bei Überlastung des breitbandigen Kanals vorzusehen, im umgekehrte n Fall der Überlastung des schmalbandigen Kanals dagegen ein Zuschalten des breitbandigen Kanals zu unterlassen. Ein entsprechendes Steuersignal werde aus Sicht des Fachmanns ersichtlich durch ein Netzwer k- management ausgelöst, da nur dieses den Überblick ü ber die Zustände und Belastungen der Kanäle habe. Erfolge eine Zuschaltung des breitbandigen K a- nals, durchliefen die Daten den in Merkmalsgruppe 4.4 beschriebenen Weg. Für den Fachmann ergebe sich bei einem solchen Verfahren weiter die No t- wendigkeit, ein Z urückwechseln auf die schmalbandige Übertragung für den Fall vorzusehen, dass die Überlast im breitbandigen Übertragungsweg wegfalle. K8 sehe für die Satelliten - Übertragung der Rückkanal - Daten vor, dass die Verbindung zwischen Endgerät und Server stets unter Zwischenschaltung des Switches hergestellt werde. 24 25 - 13 - Nicht vorbekannt sei danach lediglich, dass die Daten bei einer terrestr i- schen Übertragung zwingend den Switch passier t en und dass allein d ies er pr ü- fe, ob ein durch ein Netzwerkmanagement ausgelös tes Steuersignal zum Übe r- gang auf eine breitbandige Rückkanal - Datenübertragung vorliege. In der Praxis habe sich hiervon ausgehend dem Fachmann die Aufgabe gestellt, das in der K8 gelehrte Verfahren hinsichtlich der zeitlichen Abläufe und der bei der Da tenübertragung entstehenden Kosten zu optimieren. Insoweit h a- be er bereits der K8 die Anregung entnommen, mit der Übertragung der Rüc k- kanal - Daten im kostengünstigeren schmalbandigen Kanal zu beginnen statt im teureren breitbandigen Satellitenkanal. Eine An regung hierzu ergebe sich auch aus K9. Diese Druckschrift betreffe dasselbe technische Gebiet der " hybriden Netzwerke " wie das Streitpatent. Die Auffassung der Beklagten, K9 befasse sich nur mit Datenpaketen, nicht aber mit einer L7 - Verbindung, treffe nich t zu. Der Fachmann entnehme K9, dass Satellitenkanäle zwar breitbandig, aber mit hohen Verzögerungszeiten behaftet seien, während terrestrische Kanäle zwar schmalbandig arbeiteten, jedoch wesentlich kürzere Verzögerungszeiten au f- weisen könnten. Er entnehme K9 ferner unmittelbar und eindeutig, dass man nicht nur einen breitbandigen Kanal als primären Kanal und einen schmalba n- digen Kanal als sekundären Überlaufkanal nutzen, sondern auch das umg e- kehrte Szenario wählen könne. Dies veranlasse den Fachmann , solch es auch für eine Anordnung nach K8 in Betracht zu ziehen, zumal dieses Dokument b e- reits vorsehe, dass die beiden Kanäle einander als Ausweichmöglichkeiten di e- nen könnten. Zur Steigerung der Effizienz und zur Reduktion der Kosten werde der Fachmann daher de n Verkehr zum und vom Server generell über den g e- mäß der Lehre der K8 bereits mit Intelligenz ausgestatteten Switch lenken, di e- sen mit der Funktionalität des in K9 beschriebenen Queuing - Switches aussta t- ten und ihm die Prüfung zuweisen, ob ein durch ein Net zwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine Breitband - Übertragung vo r- liege. 26 27 - 14 - III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. 1. Das Patentgericht hat, wie die Berufung zu Recht rügt , den Offenb a- rungsge halt der K8 nicht zutreffend bestimmt. In K8 fehlt es nicht nur an e iner Vorwegnahme der Merkmale 3 und 4.3 , vielmehr sind auch die Merkmale 4.2a und b sowie Merkmal 4.5 nicht offenbart. a) K8 beschreibt Verfahren und Vorrichtungen zum selektiven Abrufe n von Informationen aus einem Server über eine terrestrische oder eine Satell i- ten - Schnittstelle. Eingangs der Beschreibung der K8 wird zum Hintergrund der Erfindung ausgeführt, dass der Zugang zum Internet regelmäßig auf einem schmalbandigen Weg ( insbesond ere über eine terrestrische Verbindung) e r- folgt, wobei etwa SLIP ( Serial Line IP ) oder ISDN genutzt wird. Der typische Nutzer sende viel weniger Daten in das Internet als er herunterlade. H äufig wo l- le er größere Datenmengen aus dem Internet abrufen, wesweg en es wü n- sch enswert sei, in eine Richtung - für das Herunterladen von Informationen - eine schnelle Verbindung, insbesondere eine Satelliten - Verbindung, bereitz u- stellen. K8 befasst sich insbesondere mit der Möglichkeit der Nutzung einer schnellen Satellite n - Verbindung zum Herunterladen von Daten, während die herkömmliche langsame Verbindung zur Übermittlung von Daten in das Net z- werk genutzt wird. Ein erstes Ausführungsbeispiel befasst sich damit, dass das Herunterl a- den ­ also die Übertragung von Daten i m Rückkanal - stets über die schnelle Verbindung ( via Satellit) erfolgt. Ein zweites Ausführungsbeispiel beschreibt die Möglichkeit des Nutzers , für bestimmte Anwendungen das Herunterladen über die terrestrische Verbindung statt über die Satelliten - V erbind ung zu wählen (Sp. 1, Z. 57 bis 65 , Sp. 13, Z. 23 ff. ). 28 29 30 31 - 15 - Hierfür soll ein System zum Abruf von Daten von einem Quell - Computer, der mit einem Netzwerk verbunden ist, sowohl eine langsame als auch eine schnelle Verbindung umfassen, die das anfragende Endg erät mit dem Netzwerk verbinden, sowie Mittel , mit denen bestimmt werden kann, ob entweder der schnelle oder der langsame Weg für das Herunterladen d er Daten vom Quell - Computer zu dem anfragenden Endgerät gewählt w ird (Sp. 1, Z. 66 bis Sp. 2, Z. 6). Das En dgerät erstellt dazu ein Daten - Anfrage - Paket, das über die terres t- rische Verbindung zum Quell - Computer geschickt wird. Die Mittel zum Auswä h- len der Verbindung umfassen einen Treiber im Endgerät, der das Daten - Anfrage - Paket modi fiziert um festzulegen, ob di e angeforderten Daten entweder über die schnelle oder über die langsame Verbindung heruntergeladen werden (Sp. 2, Z. 16 bis 20). Das Endgerät umfasst sowohl eine Schnittstelle für den Empfang von Daten über die terrestrische Verbindung als auch eine Schnit tste l- le für den Empfang von Daten über die Satelliten - V erbindung. Nachst ehend ist die Figur 1 der K8 wiedergegeben : 32 - 16 - In der Beschreibung des ersten Ausführungsbeispiel s wird erläutert, dass alle angefragten Daten über die schnelle Satelliten - V erbindung heruntergeladen werden (Sp. 3, Z. 43 bis Sp. 13 Z. 21). K8 führt hierzu aus, durch welche tec h- nische Maßnahmen es erreicht werden kann, dass das Daten - Anfrage - Paket vom Endgerät (110) über die terrestrische Verbindung zum Quell - Computer (140) gesendet wir d, die von dort übermittelten Datenpakete dagegen über die Satelliten - Verbindung (160, 170, 175, 180) zum Endgerät gesen det werden . 33 - 17 - Nach einem zweiten Ausführungsbeispie l (Sp. 13, Z. 23 bis Sp. 17, Z. 67) soll es möglich sein, die heruntergeladenen Inf ormationen wahlweise über eine schnelle oder eine langsame Verbindung zu empfangen. Ein Bedarf hierfür könne ­ so die K8 ­ aus verschiedenen Gründen entstehen. Er könne sich beispielsweise bei Anwendungen ergeben, bei denen die Laufzeit der D a- ten wichtig s ei, weshalb der Weg über die terrestrische Verbindung bevorzugt werde, die eine kürzere Laufzeit als di e Satelliten - V erbindung aufweise, oder daraus, dass die Nutzung der Satelliten - Ver bindung teuer sei, so dass der Nu t- zer hierauf aus Kostengründen für Anw endungen verzichte, bei denen die schmalbandige Verbindung ausreiche. Um solchen Bedürfnissen Rechnung zu tragen , soll e der Nutzer die Möglichkeit haben , die Satelliten - Ver bindung wah l- weise zu umgehen und die terrestrische Verbindung zu nutzen, um Informat i o- nen aus dem Internet zu erlangen ( Sp. 13, Z. 36 bis Sp. 14 Z. 2). K8 erläutert dies näher dahin, dass das Endger ät beispielsweise ein e g raphische Benutzer - Schnittstelle aufweisen kann, die dem Nutzer erlaubt , eine Liste von Anwendungen zu erstellen, f ür die die terrestrische Verbindung g e- nutzt wird. Vorzugsweise werde dem Nutzer ermöglicht, während laufender Nutzung ( " on the fly " ) festzulegen, dass alle Anwendungen oder aber eine b e- stimmte Anwendung über den terrestrischen Weg laufen soll(en) (Sp. 14, Z. 35 bis 45). Ferner könne vorgesehen werden, dass das Endgerät automatisch die terrestrische Verbindung wähle, wenn die Satelliten - V erbindung nicht richtig funktioniere (Sp. 14, Z. 46 bis 53 und Sp. 17, Z. 57 bis 59). In ähnlicher Weise könne der Hybrid - Gateway feststellen, dass die Satelliten - V erbindung überla s- tet sei und daraufhin einen Teil der Daten über die terrestrische Verbindung leiten, um die Überlastung zu verringern. Dazu könnten ausgewählte Datenp a- kete, die der Hybrid - Gateway empfange, modifiz iert und in das Internet zurüc k- geschickt werden , um sie über die terrestrische Verbindung umzuleiten (Sp. 14, Z. 53 bis 59 und Sp. 17, Z. 5 bis 49). Satelliten - V erbindung und terrestrische Verbindung könnten schließlich zur Problembehebung im System dienen . So 34 35 - 18 - könne die Satelliten - V erbindung als Ausweichmöglichkeit genutzt werden, wenn die terrestrische Verbindung ausfalle und umgekehrt (Sp. 14 Z. 60 bis 64). K8 beschreibt sodann näher die Wege, die die Daten nehmen, wenn die Möglichkeit besteht, zwisch en der terrestrischen und der Satelliten - V erbindung zu wählen und nimmt hierbei Bezug auf die nachstehend abgebildete Figur 15: Sollen die Daten über die Satelliten - V erbindung heruntergeladen werden, nimmt das Daten - Anfrage - Paket den Weg A, die angefo rderten Daten nehmen den Weg B (Sp. 15, Z. 13 bis 31 ) . Sollen die Daten dagegen über die terrestr i- sche Verbindung heruntergeladen werden, nimmt das Daten - Anfrage - Paket den Weg C, die angeforderten Daten nehmen den Weg D ( Sp. 15, Z. 32 ff. ). b) K8 geht i nsofern von einer anderen Situation aus als das Streitpatent, als die Übermittlung von Daten im Rückkanal über eine breitbandige Verbi n- dung der Regelfall ist. Dabei soll dem Nutzer, wie im zweiten Ausführungsbe i- spiel beschrieben, die Möglichkeit eröffnet w erden, für einzelne Anwendungen 36 37 38 - 19 - oder Gruppen von Anwendungen ausnahmsweise eine schmalbandige Übe r- tragung auch im Rückkanal zu wählen. Die Übertragung von Daten im Rückk a- nal in einer bestimmten Anwendung soll danach grundsätzlich entweder brei t- bandig oder aber schmalbandig erfolgen . Dabei soll es möglich sein, d e n Übe r- tra gungsweg entweder im V orhinein zu wählen oder während einer laufenden Anwendung ( " on the fly " ) zu wechseln. K8 beschreibt ferner verschiedene S i- tu a tionen, in denen ein solcher Wechsel nicht vom Nutzer veranlasst wird, so n- dern automatisch erfolgt, etwa bei einem Versagen ei nes Verbindungswegs. aa) K8 mag zu entnehmen sein , dass es möglich sein soll, Daten einer bestimmten Anwendung zunächst nur i m breitbandigen Übertra gungsweg zu übermitte ln und sodann - bei b estehender L7 - Verbindung ­ eine schmalbandige Übertragung zuzuschalten . In der von der Klägerin hierfür herangezogenen Passage der Beschre i- bung ( K8, Sp. 14, Z. 53 bis 59) heißt es , dass der Hybrid - Gateway, der dem Swit ch im Streitpa tent entspricht, i m Fall einer Überlastung der breitbandigen Verbindung zu deren Entlastung einen Teil der Daten ( " a portion of the data " ) über die terrestrische Ver bindung lenken könne . Hierzu sollen ausgewählte D a- tenpakete, die der Hybrid - Gateway empf ä ng t, geändert und in das Internet z u- rückgeschickt werden, damit sie über die terrestrische Verbindung geleitet we r- den. Dies lässt auch ein Ver ständnis zu, wonach die Gesamtheit der innerhalb der betroffenen Anwendung zu übertragenden Datenpakete aufgeteilt w ird in einen Teil, der über die Satelliten - Verbindung , und einen anderen Teil, der über die terrestrische Verbindung geleitet wird. Damit offenbart K8 ein Zuschalten einer Übertragung im schmalbandigen Kanal während der bestehenden L7 - Verbindung. bb ) Da gegen ist der Übergang von einer nur schmalbandigen Übertr a- gung zu einer Kombination von schmalbandiger und breitbandiger Übertragung, also die Zuschaltung einer breitbandigen Übertragung , in K8 nicht vorwegg e- 39 40 41 - 20 - nommen . K8 offenbart damit nicht, dass während einer bestehenden L7 - Verbindung und damit innerhalb einer bestimmten Anwendung eine breitband i- ge Übertragung zugeschaltet wird. cc ) Nich t offenbart ist ferner Merkmal 4.5 . K8 verhält sich nicht dazu, ob und unter welchen Voraussetzungen das Herunterlade n von Daten über die schmalbandige Verbindung wegfällt, die Zuschaltung also wieder aufgehoben wird und die angeforderten Daten nur noch über die breitbandige Verbindung übermittelt werden . Ebenso wenig enthält K8 Ausführungen zu einem Zurüc k- wechseln auf e ine nur schmalbandige Übertragung. dd ) A uch an einer Vorwegnahme der Merkmale 3, 4.2a und 4.2b fehlt es . Die Übertragung von Daten in der L7 - Verbindung zwischen dem Endgerät und dem Server (dem Quell - Computer ) erfolgt nach K8 nicht stets unter Zwische n- s chaltung des Switches. Der Hybrid - Gateway ist vielmehr nicht involviert, wenn von vornherein der terrestrische Übertragungsweg gewählt wird. Für diesen Fall erfolgt die Datenübertragung im Rückkanal über den aus Figur 15 ersichtlichen Weg D und im Hinkanal über den Weg C. Beide schließen den Hyb rid - Gateway nicht ein . 2. Die Beurteilung des Patentgerichts, der Gegenstand von Patenta n- spruch 1 sei dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen, erweist sich danach ebenfal ls als unzutreffend. a ) Die in K8 enthaltenen Ausführungen haben den Gegenstand von P a- tentanspruch 1 nicht nahegelegt. K8 sieht vor, dass die Übertragung von Rückkanal - D aten grundsätzlich breitbandig erfolgt. Die Entgegenhaltung beschreibt zudem di e Möglichkeit, für die Übertragung der Daten ausnahmsweise den terrestrischen Kanal zu wählen und erläutert, dass dies etwa im Hinblick auf die mit der durch die bei der Übe r- tragung per Satellit verbundene Laufzeitverzögerung in Betracht kommen kann, 42 43 44 45 46 - 21 - wenn es für eine Anwendung besonders auf e ine kurze Laufzeit ankommt (Sp. 13, Z. 38 bis 46). Schließlich spricht die K8 neben der Möglichkeit, bei Problemen in einer Verbindungsart auf die andere zu wechseln, auch die Mö g- lichkeit an , zur Behebung solcher Proble me auf dem breitbandigen Übertr a- gungsweg eine schmalbandige Übertrag ung zuzuschalten (Sp. 14, Z. 53 bis 59). Hieraus ergab sich jedoch für den Fachmann keine Anregung zur En t- wicklung eines Verfahrens, das dem Nutzer die Möglichkeit bietet, flexibel, na ch seinen jeweiligen Prioritäten, zwischen den verschiedenen Übertragungswegen zu wechseln oder diese zu kombinieren und solche Maßnahmen auch wieder rückgängig zu machen. Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick auf das Interesse des Fachmanns d aran geboten, dass das Verfahren auch eine minimale Laufzeitverzögerung ermöglichen solle. Wie bereits ausgeführt spricht K8 diesen Gesichtspunkt an, schlägt hierzu aber lediglich vor, ausnahmsweise eine terrestrische Übertragung der Rückkanal - Daten zu wäh len. Der Auffassung des Patentgerichts steht zudem entgegen, dass ein Ve r- fahren nach dem Gegenstand von Patentanspruch 1 eine Ausgestaltung des schmalbandige n Übertragungsweg s erfordert, bei der die Stelle einbezogen ist , die die entsprechenden Signale auswertet. Nach der in K8 beschriebenen Vo r- gehensweise ist jedoch der Hybrid - Gateway als Stelle, die eine Änderung der Übertragungsart steuern kann, nur in den Satellitenübertragungsweg eing e- schaltet. Eine Anregung, auch für den Fall, in dem sich der Nutze r für eine Übertragung der Rückkanal - Daten auf dem terrestrischen Weg entscheidet, den Hybrid - Gateway in den Übertragungsweg einzubeziehen, gibt K8 nicht. Soweit die Klägerin die Ansicht vertritt, dies ergebe sich aus fachlicher Sicht aus der Lektüre der K 8 zwangsläufig, steht dem entgegen, dass sowohl nach der B e- schreibung als auch nach Figur 15 der K8 die auf terrestrischem Weg übertr a- genen Rückkanal - Daten gerade nicht über den Hybrid - Gateway laufen. 47 48 - 22 - b ) Eine Anregung zu einer Entwicklung in diese Richt ung erhält der Fachmann auch nicht aus K9. aa ) Dieser Aufsatz befasst sich mit der Frage, wie ein möglichst effekt i- ver Verkehr der Datenpakete in einem Paketvermittlungsnetz erreicht werden kann. Hierzu wird eingangs geschildert, dass Verzögerungen im Paketvermit t- lungsnetz insbesondere durch begrenzte Kanalkapazitäten und durch Laufzei t- verzögerungen bewirkt werden. Terrestrische Kanäle wiesen eine geringe Lau f- zeitverzögerung , aber begrenzte Kapazitäten auf. Dagegen seien Satellitenk a- näle von höherer Kap azität, doch ergäben sich daraus, dass sie sich im geost a- tionären Orbit befinden, erhebliche Laufzeitverzögerungen. Die Autoren führen hierzu aus, es sei bevorzugt, Pakete grundsätzlich über einen terrestrischen Kanal zu senden, solange dieser ausreichende Kapazitäten bereitstelle. Bei erhöhtem Datenverkehr könne es aber sinnvoll sein, einen Satellitenkanal als Überlaufkanal einzusetzen, um die Leistungsfähigkeit des gesamten Netzwerks zu erhöhen. Bei Überschreiten eines bestimmten Schwellwerts würden die a n- sonsten im terrestrischen Netzwerk übertragenen Pakete sowohl im Satellite n- kanal als auch im terrestrischen Kanal befördert (S. 808 , r. Sp. oben). In dem Aufsatz wird sodann ein mathematisch - statistisches Modell vorgestellt, mit dem besser erf asst werde , unter welchen Randbedingungen die Leistungsfähigkeit des Netzwerks durch Einschalten eines Satelliten - Überlaufkanals erhöht werde, wob ei auch der Fall einbezogen ist , dass ein Satellitenkanal als Überlauf für mehrere terrestrische Kanäle dient. Mit diesem Modell soll es möglich sein, die Beziehung zwischen dem Durchsatz von Datenpaketen und der Verzögerung s- zeit bei zeitweiliger Überlastung der terrestrischen Kanäle besser zu besti m- men. bb ) K9 enthält zwar den Hinweis, dass ein Paketnetzwerk so ausgestalt et werden könne, dass entweder der Satellit en kanal als primärer Kanal und ein terrestrischer Kanal als Überlaufkanal vorgesehen werden könne oder aber 49 50 51 - 23 - umgekehrt zu verfahren sei . D er Aufsatz erörtert jedoch ganz allgemein, wie die Leistungsfähigkeit eines Paketvermi ttlungsnetzes erhöht werden könne . Er b e- fasst sich nicht mit einer Ebene - 7 - Verbindung und auch nicht speziell mit der Übertragung von Daten im Rückkanal , son dern mit Vorgängen in der Ebene 4 des OSI - Modells. Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann die K9 dahin ve r- steht , dass sie von der Datenübertragung innerhalb einer bestimmten L7 - Verbindung als einfachstem Fall ausgehe, hat die Berufungserwiderung nicht aufgezeigt . Aus K9 erhielt der Fachmann mithin keine Anregung, ein Verfahren vorzuschla gen, d as innerhalb einer bestimmten Verbindung die Zuschaltung eines breitbandigen Übertragungswegs für Rückkanal - Daten ermöglicht. Schließlich zeigt K9 weder einen Switch noch befasst sich der Aufsatz mit der Ausgestaltung der verschiedenen Übertragungswege, in sbesondere damit, dass die Datenübertragung in beide Richtungen auf beiden Wegen stets unter Einsc haltung des Switches vonstatten geht. c) Der abweichenden Beurteilung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 3. November 2009, die das parallele eur o- päische Patent 998 093 widerrufen hat (Anlage K4), vermag der Senat nicht beizutreten. aa) Die Technische Beschwerdekammer hat den Gegenstand von P a- tentanspruch 1 des europäischen Patents auch in der dort als Hilfsantrag 1 ve r- teidigt en Fassung, die mit dem Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitp a- tents nahezu identisch ist, als nicht patentf ä hig angesehen. Sie hat angeno m- men, ausgehend von K8 ­ dort D23 ­ als nächstliegendem Stand der Technik stelle sich dem Fachmann die objektive Aufgabe einer dynamischen Festlegung der Bandbreite einer Anwe ndungsverbindung. Zwar lasse K8 nicht eindeutig erkennen, ob generell von einem Umschalten zwischen einer Übertragung über Satellit oder einer terrestrischen Übertragung oder auch von einem Zusc halten ausgegangen werden könne. Jedoch werde der Durchschnittsfachmann au f- 52 53 - 24 - grund seines allgemeinen Fachwissens vor dem Hintergrund eines Routens von ausgewählten Datenpaketen für die Übertragung solcher Pakete über den schmalbandigen Kanal nicht extra den breitbandigen Kanal abschalten, sondern eine Nutzung beider Kanäle in Betracht ziehen, weil ein Abbau und Aufbau der Breitbandkanal - Verbindung viel zu aufwändig und uneffektiv wäre. Damit habe für den Fachmann ein Zuschalten eines zusätzlichen Übertragung skanals n a- hegelegen. Hiervon ausgehend stelle sich dem Fachmann die weitere una b- hängige objektive Teilaufgabe, die Zeitverzögerung der Datenübertragung zu minimieren, was es nahelege , die Möglichkeit vorzusehen, bei einer zunächst schmalbandigen Übertragun g von Rückkanal - D aten eine Übertragung im Brei t- bandkanal zuzuschalten. bb) Diese Einschätzung vermag der Senat nicht zu teilen. Ihr liegt die Annahme der Technischen Beschwerdekammer zugrunde, dem Fachmann ste l le sich ausgehend von K8 die Aufgabe einer dynamische n Festlegung der Bandbreite einer Anwendungsverbindung. Diese Annahme steht nicht in Ei n- klang mit der Rechtsprechung des Senats, nach welcher die Definition des technischen Problems nicht dazu dient, eine Vorentscheidung über die Frage der Patent fähigkeit zu treffen . Danach ist es weder zulässig, Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören, bei der Formulierung der Aufgabe zu berüc k- sichtigen , noch darf ohne weiteres unterstellt werden , dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgab enstellung nahe gelegt war (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 ­ X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 15 ff. mwN ­ Quetia - pin). Die Frage, welche Anregung sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik ergibt, ist vielmehr erst bei der Prüfung der Patentfähigkeit z u stellen. Wie bereits ausgeführt ergibt sich aus K8 keine Anregung zu einer Weiteren t- wicklung des dort beschriebenen Verfahrens zum Gegenstand von Patenta n- spruch 1. Von einer dynamischen Festlegung der Bandbreite ist dort keine R e- de, vielmehr ist die Über mittlung von Daten auf einem anderen Rückkanal dort 54 - 25 - nur für bestimmte Ausnahmefälle, insbesondere für den Fall vorgesehen, dass in dem eigentlich bestimmten Rückkanal Schwierigkeiten auftreten. cc) Der Senat teilt weiterhin nicht die Auffassung der Tech nischen B e- schwerdekammer, K8 nehme auch Merkmal 3 vorweg. K8 offenbart nicht, dass die Herstellung der L7 - Verbindung zwischen dem Endgerät und dem Server stets unter Zwischenschaltung eines Switches erfolgt. Sowohl aus Figur 15 als auch in der zugehörigen Beschreibung ergibt sich, dass die Rückkanal - Daten im terrestrischen Kanal über den Weg " D " laufen, der gerade nicht den Hybrid - Gateway einbezieht. Dem steht nicht entgegen, dass der Hybrid - Gateway in bestimmten Situationen veranlassen kann, dass Daten nic ht über den breitba n- digen , sondern über den terrestrischen Rückkanal ge leitet werden (Sp. 17, Z. 5 ff.). dd) Die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer enthält schließlich keine Ausführungen dazu, inwiefern Merkmal 4.5 durch K8 vorwe g- genommen ode r nahegelegt worden ist. 55 56 - 26 - IV. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Grabinski Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.05.2013 - 5 Ni 81/11 - 57

Full & Egal Universal Law Academy