BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 118/11 Verkündet am: 22. Januar 2013 Anderer Justiz angestellte als Urkund s beamt in der Geschäft s stelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d lung vom 22. Januar 201 3 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Me i er - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 7. Juni 2011 verkündete Urteil des 4. Senats (Nicht igkeitssenats) des Bundespatentg e richts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist die Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepu b- lik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 193 011 (Streitp a tents), das am 8. September 2001 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 2. Oktober 2000 angemeldet wurde. Es umfasst fünf Ansprüche, von d e- nen Patenta n spruch 1 lautet: " Verbindungsstelle zwischen zwei Werkzeugteilen, von d e- nen ein erstes Werkzeugteil eine hohl kegelförmige Ausne h- mung und ein zweites Werkzeugteil einen kegelförmigen Vorsprung aufweist, der in die Au s nehmung einsteckbar ist, wobei die Ausnehmung (7) und der Vorsprung (33) praktisch den identischen Kegelwinkel aufwe i sen, der Vorsprung (33) praktisc h unnachgiebig und die die Ausnehmung (7) umg e- 1 - 3 - bende Wandung (9) des ersten Werkzeugteils (Halter (1)) nachgiebig ausgebildet sind, die beiden Werkzeugteile (1, 31) mit Planflächen (23, 37) versehen sind, die bei Verbi n- dung der beiden Werkzeugteile (1, 31) aneinanderliegen, die beiden Werkzeugteile im zusammengebauten Zustand der Verbindungsstelle in axialer Richtung mittels einer Spannvo r- richtung so mitein ander verspannt sind, dass die Wandung (9) des ersten Werkzeugteils (1) aufgeweitet ist, dadurch g e- ken nzeichnet, dass mindestens ein Kühl - und/oder Schmiermittelkanal (11, 11') durch das erste Werkzeugteil (1) und durch das zweite Werkzeugteil (31) verläuft und die Planflächen (23, 37) schneidet. " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Stre itp a- tents sei unzureichend offenbart, unzulässig erweitert und nicht patentf ä- hig. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung, mit der die Klägerin die Nic h- tigkeitsgründe der fehlenden ausführbaren Offenbarung und d er mangel n- den Patentfähigkeit weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise mit neun beschränkten Anspruchssätzen . Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. I . Das Streitpatent betrifft eine Werkzeugkupplung. 1. Die Verbindungsstellen von Werkzeugkupplungen dienen dazu, zwei Werkzeugteile miteinander zu verbinden, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit Werkzeugen zur spanenden Bearbeitung von in der 2 3 4 5 6 7 8 - 4 - Regel metallischen Werkstücken. Hierbei werden zur Erhöhung der Schnittgeschwindigkeiten und der Standzeit des Werkzeugs Kühl - und/ oder Schmiermittel eingesetzt, die mittels einer geeigneten Vorric h tung in den Bearbeitungsbereich geleitet werden. Die externe Versorgung mit e i- nem Kühl - und/oder Schmiermittel ist insbesondere beim automat i schen Werkzeugwechsel, aber auch bei anderen Ei nsatzfällen derartiger Wer k- zeuge aufwendig und führt häufig dazu, dass ein automatischer Wer k- zeugwec h sel nicht möglich ist. Die Patentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, eine Verbindungsstelle zu schaffen, die diesen Nachteil vermeidet. Konk reter lässt sich das technische Problem dahin formulieren, die Verso r gung mit einem Kühl - und/oder Schmiermittel weniger aufwendig zu ge s talten und hierbei insbesondere einen automatischen Werkzeugwechsel zu ermögl i- chen. 2. Das Patentgericht hat die erf indungsgemäße Lösung wie folgt gegliedert (Gliederungsebenen hinzugefügt und Merkmal 10 vorgezogen): (2) D as erste Werkzeugteil weist eine hohlkegelförmige Ausnehmung auf; (3) das zweite Werkzeugteil weist einen kegelförmigen Vorsprung auf; (4) der kegel förmige Vorsprung ist in die Ausne h- mung einsteckbar; (5) Ausnehmung (7) und Vorsprung (33) weisen praktisch den identischen Kegelwinkel auf; (6) der Vorsprung (33) ist praktisch unnachgiebig ausgebi l det; 9 10 - 5 - (7) eine die Ausnehmung (7) umgebende Wandung (9) des ersten Werkzeugteils (Halter (1)) ist nac h- giebig ausg e bildet; (10) die beiden Werkzeugteile sind im zusammengebauten Zustand der Verbindungsstelle in axialer Richtung mi t- tels einer Spannvorrichtung so miteinander verspannt, dass die Wandung (9) des e rsten Werkzeugteils (1) aufgewe i tet ist; (8) die beiden Werkzeugteile (1, 31) sind mit Planflächen (23, 37) ve r sehen; (9) die Planflächen (23, 37) liegen bei Verbindung der beiden Wer k zeugteile (1, 31) aneinander; (11) mindestens ein Kühl - und/oder Schm iermittelkanal (11, 11 ' ) verläuft durch das erste Werkzeugteil (1) und durch das zweite Werkzeugteil (31) und schneidet die Planfl ä chen (23, 37). II. Ohne Erfolg wendet sich die Berufung gegen die Annahme des Patentgerichts, das Streitpatent offenbare d ie Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. 1. Das Patentgericht hat hierzu ausgeführt, f ür eine unnachgi e bige Ausbildung des Vorsprungs (Merkmal 6) und die nachgiebige Ausbi l dung der die Ausnehmung umgebenden Wandun g (Merkmal 7) kenne der Fachmann unterschiedliche Methoden und Maßnahmen wie etwa die g e o - metr i sche Gestaltung dieser Teile und die Wahl geeigneter Werkstoffe. Die technische Umsetzung bereite dem Fachmann deshalb keine Schwi e- rigkeiten. 11 12 - 6 - 2. Dies lässt ke inen Rechtsfehler erkennen und wird von der Ber u- fung nicht in erheblicher Weise angegriffen. Sie meint zwar , das angefoc h- tene Urteil sei insoweit im Hinblick auf noch zu erörternde Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit widersprüchlich, führt jedoch - i n anderem Z u- sammenhang - im Einzelnen aus, warum dem Fachmann auch bei e i ner nachgiebigen Ausbildung der Wandung die Einbri n gung einer Bohrung für einen Kühlmittelkanal keine Schwierigkeiten bere i tet habe. Es ist mithin weder dargetan noch ersichtlich, inw ieweit der Fac h mann, als den das Patentgericht zutreffend einen in der Konstruktion von Werkzeugkupplu n- gen erfahrenen Diplomingenieur angesehen hat, zur Ausführung der E r- findung zusätzliche Anweisungen ben ö tigt haben sollte. III. Hinsichtlich der Beurte ilung der Patentfähigkeit führt die Ber u- fung ebenfalls nicht zu einem anderen Ergebnis. 1. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht nur, was auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, neu, sondern auch durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Es hat hierzu, soweit für das Berufungsverfahren von Interesse, ausgeführt: Die deutsche Offenlegungsschrift 195 43 233 (NK3a) zeige eine Verbindungsstelle zwischen zwei Werkzeugteilen, dessen Kühl - und Schmie r mittelkanal n ur durch eines der beiden Werkzeugteile verlaufe. Damit führe diese Druckschrift - auch in Verbindung mit anderen Druc k- schriften - den Fac h mann von der Lehre des Streitpatents weg, denn sie vermittle diesem, dass ein solcher Kanal nicht auch durch das zwei te Werkzeugteil geführt werden müsse, um eine ausreichende Kühlung zu erre i chen. 13 14 15 16 - 7 - Die deutsche Offenlegungsschrift 33 14 591 (NK3b) zeige ein meh r- teiliges Spannsystem für rundlaufende Werkzeuge bestehend aus einem Anschlussteil und einem Aufnahmekörper. Anders als im Merkmal 5 des Gegenstands des Streitpatents unterscheide sich bei der NK3b der K e- gelwinkel des Vorsprungs des Anschlussteils vom Kegelwinkel der Au s- nehmung des Aufnahmekörpers. Weiterhin seien für dieses Spannsy s tem keine Kühl - und Schmiermit telkanäle vorgesehen, weshalb diese Entg e- genhaltung für sich den Fachmann nicht anrege, solche Kanäle vorzus e- hen. Auch eine Kombination mit anderen Entgegenhaltungen führe nicht zur Erfindung. Die veröffentlichte europäische Patentanmeldung 434 023 (NK3 f) zeige ein Spannzangenfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr zum Gewind e- schneiden, die jedoch nicht die Merkmale 6, 7, 9, 10 und 11 aufwe i se und deshalb nicht den Fachmann zu einer Verbindungsstelle entspr e chend dem G e genstand des Streitpatents leiten könne . Die Kombination mit der deutschen Offenlegungsschrift 41 27 770 (NK3g) führe nicht zum Gegen - stand des Streitpatents, denn diese Entgegenhaltung gebe dem Fac h- mann keine Hinweise, wie eine Verbindungsstelle zwischen zwei Wer k- zeugteilen mit einer hohlkegel förmigen Ausnehmung und einem kegelfö r- migen Vorsprung im Einzelnen auszuführen sei. Insbesondere en t halte sie keine Hinweise zu den Merkmalen 6, 7, 9, 10 und 11. Der Aufsatz "Dual contact spindle system" aus der Zeitschrift "To o- ling & P roduction" 1999, S eite 82 (NK3s) zeige eine Verbindungsstelle zwischen zwei Werkzeugteilen mit einer hohlkegelförmigen Ausne h mung und einem kegelförmigen Vorsprung. Gemäß einer Darstellung in diesem Aufsatz seien die beiden Werkzeugteile so miteinander verspannt, das s eine rseits die Wandung des ersten Werkzeugteils aufgeweitet sei und a n- dere r seits die Planflächen aneinanderlägen. Dem Fachmann erschlössen sich daraus die Merkmale 1 bis 4 sowie 6 bis 10 des Gegenstands des 17 18 19 - 8 - Streitpatents. Angesichts der in dieser Darstellung u nterschiedlich groß eingezeichneten Pfeile für die an den aneinanderliegenden Wandungen auftr e tenden Kräfte sei es zweifelhaft, ob auch das Merkmal 5 (gleiche Kegelwinkel der Wandungen) verwirklicht sei. Eine Kühl - oder Schmiermi t- telzuführung weise die NK3 s nicht auf, weshalb der Fachmann ihr keine Hi n weise für das Merkmal 11 entnehmen könne. Auch eine Kombination mit anderen Schriften führe den Fachmann nicht hierzu . Denn nach der NK3s werde die Plananlage und gleichzeitige Kegelpassung durch eine Präzis i o nsbearbeitung erreicht. Wegen der hochpräzisen Passungen und Toleranzen werde der Fachmann keine z u sätzlichen Bohrungen für eine Kühl - oder Schmiermittelzuführung in der Wandung der hohlkegelförmigen Ausnehmung, sondern allenfalls einen zentralen Kanal in Betracht zi e hen. 2. Dies hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand. a) Die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents wird von der Berufung nicht mehr in Frage gestellt. Zu dieser zutreffenden Wertung des Patentgericht s bedarf es im Berufungsverfahren keiner Ergä n zung . b) Zur erfinderisch en Tätigkeit ist zu erörtern, dass dem Fac h- mann aus der NK3s ein Stand der Technik bekannt war , der entsprechend den zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts jedenfalls die Merkm a- le 1 bis 4 un d 6 bis 10 o f fenbarte. Zugunsten der Klägerin kann ferner unterstellt werden, dass diese Entgegenhaltung dem Fachmann auch eine Ausgestaltung mit praktisch identischen Kegelwinkeln jedenfalls zusammen mit seinem allgemeinen Fachwissen nah e legte. 20 21 22 23 - 9 - Wede r die NK3s noch ein anderer Stand der Technik, der nachgi e- bige Wandungen entsprechend den Merkmalen 6, 7 und 10 aufwies, zei g- te jedoch eine Kombination mit einem internen Kühl - und/oder Schmiermi t- telkanal, der entsprechend dem Merkmal 11 die Planflächen sc hneidet. c) Ein solcher Kühl - und/oder Schmiermittelkanal war dem Fachmann, insbesondere soweit es Vorrichtungen mit eine r dem Gege n- stand des Strei t patents entsprechenden Steilkegel aufnahme betrifft, aus der d eutschen Norm DIN - 69871 - 1 (NK3i) bekannt. Di e NK3i zeigte in e i- nem der Ausführungsbeispiele zu einem als zweites Werkzeugteil fungi e- renden Steilkegelschaft entsprechend der nachfolgend wiedergegeb e nen Zeichnung Kanäle für eine solche Flüssigkeitszufuhr, wobei die Kanäle die ringförmig umlaufende P lanfläche dieses zweiten Werkzeugteils schne i den und somit die Schnittstelle für die Kanäle beider Werkzeugteile radial in diese n Pla n- flächen lokalisiert wird. Weiterhin zeigte die NK3f für eine Kühlmittelzufuhr entsprechend der darin abgebildeten, nach folgenden Zeichnung 24 25 26 - 10 - einen Kühlmittelkanal (44) im zweiten Werkzeugteil , der radial im äußeren Rand des Werkzeugteils von einem Kühlmittelkanal im ersten Werkzeu g- teil versorgt wird, wobei dieser Kanal an der Schnittstelle zw i schen den beiden Werkzeugteil en die beiden Planflächen der Werkzeugteile schne i- det und auf der Seite des ersten Werkzeugteils ein gefederter Dichtung s- ring (43) zur Abdichtung des Kühlmittelflusses an dieser Schnittstelle vo r- gesehen ist. d) Zugunsten der Kl ägerin kann die ihr günsti ge Auslegung des Streitpatents hinsichtlich Merkmal 11 unterstellt werden, dass es einem die Planflächen schneidenden Kühl - und/oder Schmiermittelkanal nicht entgege n steht, wenn der Kanal an dieser Schnittstelle vom ersten zum zweiten Werkzeugteil Dichtung selemente wie eine n der NK3f entspr e- chenden, gefederten Dic h tungsring aufweist. Auch dann ist kein Anlass zu erkennen, aufgrund dessen es für den Fachmann nahegelegen hätte, die in der NK3i und der NK3f gezeigte A n- ordnung eines Kühl - und/oder Schmiermit telkanals mit einer Ausgesta l- tung einer Werkzeugkupplung mit nachgiebigen, sich aufweitenden Wa n- dungen im ersten Werkzeugteil zu kombinieren und so zum Gegenstand 27 28 - 11 - des Streitpatents zu gelangen . Der Stand der Technik vermittelte dem Fachmann keine Hinweise oder Anregungen in diese Richtung. Allein der Umstand, dass dem Fachmann für eine solche Kombination keine techn i- schen Schwierigkeiten im Sinne eines nur schwer zu überwindenden Hi n- derni s ses im Wege standen, rechtfertigt nicht die Annahme, dass diese Komb i nation für ihn nahegelegen habe und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte. Vielmehr ist es auch dann erforderlich, dass das B e- kannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der erfindungsg e- mäßen Lösung zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom 8. Deze mber 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - einteilige Öse). aa) Zwar musste der Fachmann, wie die Parteien übereinstimmend annehmen, auch bei einer Kupplung wie dem in der Entgegenhaltung NK3s offenbarten Big - Plus - System eine Kühl - und/oder Schmie rmittelve r- sorgung für das Werkzeug vorsehen . Weder aus NK3s noch aus sonst i- gen Entgegenhaltungen ergaben sich aber hi n reichend deutliche Hinweise darauf, d ie Ausgestaltung der Kupplung nach der NK3s mit jeder belieb i- gen Art der Kühl - und/oder Schmiermittel zufuhr zu kombinieren, die aus Normen wie NK3i oder dem übrigen Stand der Technik gelä u fig war. Die NK3s als Ausgangspunkt der Überlegungen des Fachmanns zeigt keine Lösung mit einer internen, durch die beiden Werkzeugteile ve r- laufenden Flüssigkeitszuf uhr . NK3s erwähnt das Problem der Kühlung und/oder Schmierung nicht ausdrücklich . Die Schrift geht aber implizit von einer externen Zufuhr aus . S ie hebt nämlich hervor, dass das Anli e gen der Planflächen zugleich zu einem Korrosionsschutz führ e (NK3s S. 82 li.Sp. 2. Abs.) . Korrosionsprobleme tr e ten aber vornehmlich bei einer externen Zufuhr des Kühl - und/oder Schmiermittels auf . Auch in der in NK3s entha l- tenen Abbildung, mit der die als vorteilhaft hervorgehobenen Kombinat i- onsmöglichkeiten zwischen Spindeln und Wer k zeughaltern aus dem Big - Plus - System und Werkzeughaltern bzw. Spindeln nach konventioneller 29 30 - 12 - Bauweise aufgezeigt werden (S. 82 untere Abbildung Mitte), weist ke i nes der dargestellten Bauteile eine interne Kühl - und/oder Schmiermittelve r- sorgung auf . bb) NK3s zeigt dem Fachmann auch nicht das Bedürfnis auf, das dort offenbarte System um eine interne Flüssigkeitszufuhr zu e r gänzen. NK3s offenbarte dem Fachmann vielmehr einen gangbaren Weg, einen automatischen Werkzeugwechsel auch bei externer Zufuhr des Kühl - und/oder Schmiermittels zu ermöglichen. Angesichts dessen hatte der Fachmann keinen Anlass, sich mit dem im Streitpatent behandelten Pro b- lem zu befassen, einen automatischen Werkzeugwechsel durch eine i n- terne Zufuhr des Kühl - und/oder Schmiermitt els zu ermöglichen oder zu erleic h tern. cc) Vor diesem Hintergrund war die vom Streitpatent geschützte Kombination jedenfalls deshalb nicht durch den Stand der Technik nah e- gelegt, weil ihre Verwirklichung mit besonderen Schwierigkeiten verbu n- den gewese n wäre. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des P a- tentgerichts war für den Fachmann erkennbar, dass jede zusätzliche B e- arbe i tung die Einhaltung der hochpräzisen Passungen erschweren und zusät z liche Bohrungen die umgebende Wandung der hohlkegelförmig en Ausnehmung bereichsweise schwächen würden , was das Risiko u n- gleichmäßiger elastischer Verformungen oder einer Lösung der Kegelpa s- sung bei Belastung jedenfalls nicht von vornherein ausschloss. Diese Schwierigkeiten mögen überwindbar gewesen sein. Angesic hts des U m- standes, dass die Ausführungen in NK3s ohnehin kein dringendes Bedür f- nis für eine i n terne Zufuhr des Kühl - und/oder Schmiermittels erkennen ließen, fehlt es aber an ausreichenden Anhaltspunkten für die Wertung, dem Fachmann sei es durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen, sich diesen Problemen dennoch zu ste l len. 31 32 - 13 - e) Die erfindungsgemäße Lösung lag auch nicht aufgrund einer Kombination anderer Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik für den Fachmann nahe. Insbesondere die von der Beru fung als Ausgang s- punkt angeführte NK3b zeigt ebenso wie die NK3s keinen Kühl - und/oder Schmiermittelkanal, so dass es für eine Kombination mit der NK3i oder der NK3f in gleicher Weise e i nes Anlasses, insbesondere eines Hinweises oder einer Anregung im Stan d der Technik bedurft hätte, um diese als für den Fachmann naheliegend anzusehen. Ein solcher fehlte indessen ebenso wie für eine Komb i nation der NK3s mit der NK3i oder der NK3f . 33 - 14 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Ve r- bindung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.06.2011 - 4 Ni 5/10 (EU) - 34
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