X ZR 118/16 - X. Zivilsenat

ECLI:DE:BGH:2018:021018UXZR118.16.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 118/16 Verkündet am: 2. Oktober 2018 Zöller Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh andlung vom 2. Oktober 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck , die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Marx für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundesp atentgerichts vom 26. Juli 2016 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 880 702 (Streitpatents), das am 26. No vember 1996 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 12. Januar 1996 angemeldet worden ist und ein diagnostisches Verfahren zur Bestimmung der Ätiologie entzündlicher Prozesse betrifft. Patentanspruch 1 , auf den zehn weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: " Diagnostisches Verfahren zur Bestimmung der Ätiologie entzündlicher Proze s- se, dadurch gekennzeichnet, dass man in einer Probe einer biologischen Flü s- sigkeit eines Patienten den Gehalt des Peptids Procalcitonin (PCT) und/oder eines daraus gebildeten Teilpeptids, das nicht das reife Calcitonin ist, bestimmt und aus der festgestellten Anwesenheit oder Abwesenheit des bestimmten Pe p tids auf eine infektiöse oder nichtinfektiöse Ätiologie der Entzündung zurückschließt . " D ie Klägerinnen, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitp a- tents gerichtlich in Anspruch genommen werden, haben geltend gemacht, das Patent offenbare die Erfindung nicht so, dass ein Fachmann sie ausführen kö n- ne, und sein Gegenstand sei nicht paten tfähig. Die Beklagte hat das Schut z- recht in der erteilten Fassung und hilfsweise in zwei geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erkl ärt. Dagegen we n- det sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweis ung der Klage b e- gehrt und das Patent hilfsweise in fünf geänderten Fassungen verteidigt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen. 1 2 3 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist unbegründet . I. Das Streitpatent betrifft ein diagnostisches Verf ahren zur Besti m- mung der Ursache einer Entzündung. 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, Entzü n- dungsprozesse könnten durch Invasion von Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilze oder deren Toxine in den Blutstrom ausgelöst werden, aber auch im Rahmen primär nicht - infektiöser Krankheitsbilder entstehen. Die frühzeitige Diagnose der Ursache, insbesondere die Unterscheidung zwischen den beiden genannten Möglichkeiten , sei vor allem für die Auswahl der therapeutischen Maßnahmen von entschei dender Bedeutung. Aus der deutschen Patentschrift 42 27 454 (NK6) sei ein Verfahren b e- kannt, bei dem aus der Anwesenheit des Peptids Procalcitonin (PCT) auf das Vorliegen einer Sepsis, deren Schweregrad oder den Erfolg einer therapeut i- schen Behandlung z urückgeschlossen werde. Dort werde auch darauf hing e- wiesen, dass die Anwendung dieses Diagnostikums eine sichere Untersche i- dung zwischen einer Sepsis und einer normalen Viruserkrankung ermögliche. Nunmehr habe sich gezeigt, dass eine Erhöhung des Procal citoninspi e- gels im Plasma oder Serum auch bei allen nicht - infektiösen Entzündungen unterbleibe , so dass die Anwendung des Tests eine sichere Unterscheidung zwischen unterschiedlichen , aber äußerlich völlig gleichartig verlaufenden En t- zündungsprozessen und die Einleitung entsprechend angepasster Therapien ermögliche. 4 5 6 7 8 - 5 - Vor diesem Hintergrund kann das - in der Patentschrift nicht ausdrücklich benannte - technische Problem dahin formuliert werden, ein Verfahren zur Ve r- fügung zu stellen, das eine Unterscheidun g zwischen verschiedenen Ursachen einer Entzündung ermöglicht. 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 ein diagnostisches Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. Das diagnostische Verfahren dient der Bestimmung der Ursache (Ätiologie) entzündlicher Pro zesse. 2. In einer Probe einer biologischen Flüssigkeit eines Patienten wird der Gehalt von Procalcitonin oder eines daraus gebildeten Teilpeptids, das nicht gleich Calc itonin ist, bestimmt. 3. A us der festgestellten Anwesenheit oder Abwese n- heit des bestimmten Peptids wird auf eine infektiöse oder nicht - infektiöse Ursache der Entzündung zurück geschlossen . 3. Zentrale Bedeutung kommt dem in Merkmal 3 definierten Verfa h- r enss chritt der Auswertung zu. a) Ziel der Auswertung ist die Beantwortung der Frage, ob eine Entzü n- dung auf einer infektiösen oder auf einer nicht - infektiösen Ursache beruht. aa) Als infektiöse Ursache in diesem Sinne sind das Eindringen von Mi k- roorg anismen in den Körper und die von diesen Organismen ausgehenden Wi r- kungen anzusehen. 9 10 11 12 13 - 6 - Weder der Patentanspruch noch die Beschreibung enthält eine abstrakte Definition der Begriffe " infektiös " und " nicht infektiös " . In der Beschreibung wird zwischen einer Invasion von " Mikroorganismen (Bakterie n , Pilze) " oder ihrer Toxine in den Blutstrom und nicht - infektiösen Krankheitsbildern wie etwa h ä- morrhagisch - nekrotisierender Pankreatitis und Autoimmunerkrankungen unte r- schieden (Abs. 2). Diese Gegenüberstellung ist unvollständig . Sie unterscheidet zwar zw i- schen Krankheitsbilder n, deren Ursache aus dem Körper des Patienten selbst herrührt , und solchen, die durch Eindringen von Mikroorganismen hervorger u- fen werden. Im zuletzt genannten Zusammenhang werden jedoch n ur Bakterien und Pilze angeführt , nicht aber andere Mikroorganismen wie etwa Parasiten . Aus der in der Beschreibung genannten Zielsetzung, den weiteren Krankheitsverlauf prognostizieren und geeignete therapeutische Maßnahmen auswählen zu können, ergibt sich, dass ein Eindringen anderer Mikroorgani s- men jedenfalls dann als Infektion anzusehen ist, wenn es - ähnlich wie mit einer Antibiotikabehandlung im Falle einer Bakterieninfektion - besondere Behan d- lungsarten gibt, die im Falle einer solchen Ursache an gezeigt, bei einer nicht - infektiösen Ursache hingegen nicht erforderlich oder sogar schädlich sind. bb) Nicht zu den infektiösen Ursachen im Sinne von Merkmal 3 gehören, wie auch die Berufung unwidersprochen vorträgt, Virusinfektionen. Nach den im S treitpatent wiedergegebenen Ausführungen in NK6 führt eine normale virale Infektion zu keiner oder nur zu einer geringfügigen Erh ö- hung des Procalcitoninspiegels (Abs. 6). Um eine sichere Abgrenzung zu e r- möglichen schlägt NK6 vor, bei geringfügig erhöhten W erten das Vorliegen einer Viruserkrankung auf anderem Wege auszuschließen ( N K6 S. 4 Z. 6 - 9). In dem in N K6 formulierten Patentanspruch 10 ist der Wert, bis zu dem eine so l- che Maßnahme erfolgen soll, mit 20 ng/ml angegeben. Dies liegt deutlich unter 14 15 16 17 18 - 7 - dem Wer t von 30 ng/ml, bei dem in den Ausführungsbeispielen des Streitp a- tents von der Anwesenheit des Peptids ausgegangen wird. Daraus ist abzuleiten, dass das Streitpatent eine Viruserkrankung der in NK6 bezeichneten Art nicht als infektiöse Ursache ansieht. Durch die Bezu g- nahme auf NK6 und die dortigen Ausführungen zur Auswirkung einer Viruse r- krankung wird deutlich, dass das Streitpatent insoweit an die Erkenntnisse aus NK6 anknüpft. Wenn vor diesem Hintergrund die Anwesenheit des Peptids nur bei Werten ange nommen wird, bei denen nach NK6 eine Virusinfektion nicht in Betracht kommt, kann eine solche Infektion nicht als infektiöse Ursache im Si n- ne von Merkmal 3 in Betracht kommen. cc) Die Art der Entzündung ist nach Patentanspruch 1 grundsätzlich unerheblic h . Aus Merkmal 1 ergibt sich allerdings, dass ein entzündlicher Prozess festgestellt sein oder zumindest ein Verdacht darauf bestehen muss, denn das geschützte Verfahren soll Hinweise auf dessen Ursache geben. Diese Entzündung kann bereits einem ko nkreteren Krankheitsbild wie etwa Pankreatitis oder akute m Atemnotsyndrom zugeordnet sein. Eine solche Zuordnung ist aber nur in Unteransprüchen zwingend vorgesehen , etwa in den Patentansprüchen 3, 4 und 6. Nach Patentanspruch 1 ist sie optional. Auch wenn die Entzündung bereits einem konkreten Krankheitsbild z u- geordnet worden ist, liefert das geschützte Verfahren ein davon unabhängiges, allgemeineres Ergebnis, wenn es zur Feststellung einer nicht - infektiösen Urs a- che führ t. In dieser Konstellation steht zum einen fest, dass das identifizierte Krankheitsbild nicht auf einer Infektion beruht. Aus dem Befund " keine Infektion " ergibt sich darüber hinaus, wie die Beklagte im Ansatz zu Recht geltend macht, 19 20 21 22 23 - 8 - dass andere, möglicherweise noch nicht näher zugeordne te Symptome ebe n- falls nicht auf einer Infektion beruhen. b) Als maßgebliches Beurteilungskriterium ist in Merkmal 3 die Anw e- senheit oder Abwesenheit des Peptids definiert, dessen Gehalt in dem in Merkmal 2 vorgesehenen Verfahrensschritt bestimmt worden ist. aa) Wie das Patentgericht zutreffend und insoweit von der Berufung nicht angegriffen ausgeführt hat, ist dies nicht dahin zu verstehen, dass das Peptid zwingend als anwesend zu betrachten ist, wenn es in irgendeiner Menge oder Konzentration festge stellt wird. Erforderlich ist vielmehr die Überschreitung eines Schwellenwert s , d er hinreichend sichere Rückschlüsse auf die Ursache der Entzündung zulässt. Die Bestimmung dieses Schwellenwerts überlässt das Streitpatent dem Fachmann. Anhaltspunkte für signifikante Werte ergeben sich aus den in der B e- schreibung des Streitpatents geschilderten Ausführungsbeispielen. Dort wird bei Werte n bis zu 2,9 ng/ml auf die Abwesenheit und bei Werten ab 30 ng/ml auf die Anwesenheit von Procalcitonin geschlossen. bb) Welcher Zusammenhang zwischen der An - oder Abwesenheit des Peptids und der Ursache der Entzündung besteht, ist in Patentanspruch 1 nicht ausdrücklich festgelegt. Aus der Beschreibung des Streitpatents und den dort geschilderten Ausführungsbeispielen er gibt sich, dass die Anwesenheit des Peptids auf eine infektiöse und seine Abwesenheit auf eine nicht - infektiöse En t- zündung hindeutet. 24 25 26 27 - 9 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Das Verfahren des Streitpatents sei in allen verteidigten Fassungen au s- führbar. Die zur Bestimmung von Procalcitonin oder eines Teilpeptids erforderl i- chen Arbeitsweisen seien in der Beschreibung des Streitpatents und in dem darin zitierten Patent 42 27 454 (NK6) angegeben. Sie bedienten sich Grun d- operationen der biochemischen Analytik, die dem Fachmann, einem Team, dem zumindest ein Biochemiker oder ein Molekularbiologe und ein in der a n- gewandten Infektiologie tätiger Mediziner angehörten, geläufig seien. Für die Ausführbarkeit sei weder die Zuverlässigkeit der Diagnose im Einzelfall noch die Offenbarung oder Festlegung eines über die gesamte Breite entzündlicher Erkrankungen hinweg definierten Zahlenbereichs der Testergebnisse erforde r- lich. Der Gegenstand des Streitpatents sei aber in NK 6 vollständig offenbart. Aus NK 6 ergebe sich nicht nur die Arbeitshypothese, dass ein Anstieg des Pr o- calcitoninspiegels entweder als direkte Auswirkung einer infektiösen Viruse r- krankung oder als indirekte Einwirkung bakterieller Endotoxine auf die Leber anzusehen sei, sondern auch das experimentelle Resultat , dass Patienten mit viralen oder bakteriellen Infektionen gegenüber einer Kontrollgruppe von Pat i- e n ten mit nicht - infektiösen Erkrankungen erhöhte oder drastisch erhöhte Pr o- calcitoninspiegel aufwiesen. Ähnliches sei auch in einer Vielzahl anderer En t- gegenhaltungen (NK8, NK11, NK13, NK14, NK15, NK9 und NK12) offenbart. Selbst wenn die Neuheit zu bejahen wäre, ergebe sich aus dem ang e- führten Stand der Technik jedenfalls die Anregung, aus der Höhe der Ergebni s- se von Procalcitonintests auf eine infektiöse oder nicht - infektiöse Ursache zu schließen. 28 29 30 31 - 10 - Der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei ebenfalls nicht neu. Die in den Merkmalen 3.1, 3.4 und 3.5 wahlweise vorgeg e- benen Ei nsatzzwecke seien in NK13 und NK15 offenbart. Die nach Hilfsantrag 2 vorgesehene frühzeitige Bestimmung der Entzü n- dungsursache zur Auswahl therapeutischer Maßnahmen ergebe sich jedenfalls aus NK6, NK8, NK9, NK11 und NK14. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand . 1. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 durch die Veröffentl i- chung von Brunkhorst et al . ( Discrimination of infect i ous and non - infectious etiologies of the adult respiratory distress syndrome (ARDS) with procalcitonin immunoreactivity , Clinical Intensive Care 6/3, 1995, NK8) vollständig offenbart ist. a) In NK8 wird über Studien mit Patienten berichtet, die an einem akuten respiratorischen Belastungssyndrom (acute respiratory distress syndr o- me, ARDS) leiden. Einleitend wird dargelegt, in klinischer Umgebung sei es oft schwierig, die Ursache dieses Syndroms zu bestimmen, obwohl Prognosen und therape u- tische Strategien von der zugrunde liegenden Krankheit abhingen. Bei siebzehn Patienten mit schwerer Lungenverletzung seien deshalb bestimmte Parameter erhoben worden. Hierzu habe die Konzentration von Procalcitonin gehört, von de r gezeigt worden sei, dass sie bei Patienten mit systemischen Infektionen deutlich erhöht sei. Zur Messung sei ein spezifischer Assay eingesetzt worden. 32 33 34 35 36 37 - 11 - Aus den tabellarisch dargestellten Ergebnissen geht hervor, dass der Procalcitoninspiegel bei zehn Patienten mit septischem (septic) A R D S im B e- reic h von 5 bis 77 ng/ml (36,6 ± 31) lag, bei sieben Patienten mit nicht - septischem (non - septic) A R D S hingegen im Bereich zwischen 0 und 0,5 ng/ml (0,60 ± 0,95). Ausgehend davon wird in NK8 die Einschätzung geäußert, der schnelle Ausschluss von Procalciton in im Serum könnte bei der Beantwortung der Frage hilfreich sein, ob Glukokortikosteroide verabreicht werden sollen. b) Entgegen der Auffassung der Berufung ist damit neben Merkmal 2 auch Merkmal 1 offenbart. NK8 berichtet zwar nicht über den klinisc hen Einsatz eines Diagnoseve r- fahrens, sondern über Versuche, mit denen ein geeigneter Indikator gefunden werden soll. Dennoch wird der Procalcitoninspiegel dazu eingesetzt, um zw i- schen verschiedenen Ursachen des gleichen Syndroms zu unterscheiden. D a- mit di ent das offenbarte Verfahren den in Merkmal 1 definierten diagnostischen Zwecken. c) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 3. Entgegen der Auffassung der Beklagten wird der Procalcitoninspiegel bei dem in NK8 offenbarten Verfahren nicht nur eingesetzt, um eine Sepsis festz u- stellen. Vielmehr geht es darum, eine Infektion als Ursache des festgestellten akuten respiratorischen Belastungssyndroms zu ermitteln. Für das von der Beklagten postulierte Verständnis könnten bei isolierter Betrachtung zwar die bei d er Darstellung der Ergebnisse verwendeten Spalte n- überschriften ( " septic " , " non - septic " ) sprechen. Aus der Überschrift und aus den einleitenden Bemerkungen geht aber hervor, dass das Verfahren dazu eing e- 38 39 40 41 42 43 44 - 12 - setzt wird, die Ursache des anhand anderer Kriterien d iagnostizierten akuten respiratorischen Belastungssyndroms zu ermitteln, und zwar mit dem Ziel, zw i- schen Patienten mit systemischen Infektionen und anderen Patienten unte r- scheiden zu können. Damit steht in Einklang, dass die Begriffe " septic " und " non - sept ic " in NK10 in Anführungszeichen gesetzt sind, nicht aber die Begriffe " infectious " , " non - infectious " und " infections " . d) Der Offenbarungsgehalt von NK8 wird nicht dadurch eingeschränkt, dass am Ende der Veröffentlichung ein eher verhaltenes Fazit ( " kö f- reich sein " ) gezogen wird. Diesen Ausführungen ist zwar zu entnehmen, dass die Autoren von NK8 noch weitere Untersuchungen für erforderlich hielten. Diesem Aspekt kommt aber nur für die Frage Bedeutung zu, ob der Fachmann Anlass hatte, das i n NK8 aufgezeigte Verfahren bei weiteren Überlegungen in Betracht zu ziehen . Für die Beurteilung der Neuheit ist hingegen ausschlaggebend, dass in NK8 ein Verfahren offenbart ist, das alle in Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale aufweist. e) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das in NK8 offenbarte Verfahren im Vergleich zu dem vom Streitpatent geschützten Verfahren nicht deshalb als ein aliud anzusehen, weil das Streitpatent eine Differenzierung zw i- schen infektiös und nicht - infektiös verursacht en Entzündungen unabhängig von der konkreten Erkrankung beansprucht. Mit dieser Erweiterung geht der geschützte Gegenstand zwar über den auf ein einzelnes Syndrom beschränkten Offenbarungsgehalt von NK8 hinaus. Dennoch macht ein Anwender, der das in NK8 offenbarte Verfahren ausführt, um die Ursache eines akuten respiratorischen Belastungssyndroms zu ermi t- teln, von der Lehre des Streitpatents Gebrauch. 45 46 47 48 - 13 - Das Streitpatent vermittelt dem Fachmann über die Darlegungen in NK8 hinaus eine allgemeine wissensc haftliche Erklärung dafür, weshalb das dort offenbarte Verfahren für den betreffenden Einsatzzweck - und zugleich für einen größeren Anwendungsbereich - geeignet ist. Damit offenbart das Strei t- p a tent in Bezug auf das in NK8 im Mittelpunkt stehende akute re spiratorische Belastungssyndrom keine neue Lehre zum technischen Handeln, sondern nur eine Entdeckung biologischer Zusammenhänge. Diese vermag die Neuheit nicht zu begründen (vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 44 - Memantin) . f) Der von der Berufung angeführte Umstand, die Lehre des Streitp a- tents ermögliche es auch im Falle eines bekannten Krankheitsbildes, eine infe k- tiöse Ursache nicht nur für diese s , sondern auch für jegliche andere Erkrankung auszuschließen, führt eben falls nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Diese Schlussfolgerung ist von dem in NK8 offenbarten Verfahren mit umfasst . NK8 befasst sich zwar nur mit dem akuten respiratorischen Belastung s- syndrom. Wenn aufgrund eines niedrigen Procalcitoninspiegels feststeht, dass der Patient nicht an einer Infektion leidet, wird daraus aber auch in NK8 die Schlussfolgerung gezogen, dass eine infektiöse Verursachung ausscheidet und deshalb die Verabreichung von Glukokortikosteroiden angezeigt ist. Damit wird eine inf ektiöse Ursache insgesamt ausgesch loss en. 49 50 51 - 14 - 2. Ebenfalls z u Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in der Verö f- fen tlichung von Brunkhorst et al . ( Early Identification of Biliar y Pancreatitis with Procalcitonin - A New Inflammatory Parameter , Gut 1995, Supplement 2, A111, NK14) vollständig offenbart ist. a) In NK14 wird über Studien an Patienten mit akuter Pankreatitis b e- richtet. Einleitend wird dargelegt, bei akuter Pankr eatitis sei eine frühe Erke n- nung von Gallensteinen wichtig. Bekannte Systeme ermöglichten keine spezif i- sche Vorhersage. In einer Pilotstudie mit 26 Patienten sei beobachtet worden, dass der Procalcitoninspiegel bei Patienten mit biliärer Pankreatitis signi fikant höher sei als bei Patienten mit toxischer Pankreatitis. Eine maximale Erhöhung habe sich bei Patienten mit Cholangitis und systemischen Komplikationen e r- geben. Diese seien mit erhöhter Sterblichkeit verbunden gewesen. In einer Übersichtstabelle werd en für die erste Gruppe Werte zwischen 0 und 236 ng/ml (81 ± 155) und für die zweite Gruppe Werte zwischen 0 und 2,9 ng/ml (1,2 ± 1,7) angegeben. Hieraus wird die Schlussfolgerung gezogen, ein erhöhter Procalcitoni n- spiegel bei Patienten mit biliärer ak uter Pankreatitis, aber ohne klinische Ch o- langitis weise auf eine bakterielle Entzündung hin, so dass frühzeitige ERCP (Endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie) und Antibiotikather a- pie durchgeführt werden sollten. b) Damit sind ebenso wie in NK8 die Merkmale 1 und 2 offenbart. 52 53 54 55 56 - 15 - c) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 3. Ein signifikant erhöhter Procalcitoninspiegel wird in NK14 als Indikator für eine bakterielle Entzündung herangezogen, um frühzeitig die erforderlichen B e- handlungsschritte e inleiten zu können. Damit wird eine durch Bakterieninfektion verursachte Pankreatitis von einer auf anderen Ursachen beruhenden Pankre a- titis unterschieden. Entgegen der Auffassung der Berufung wird in NK14 nicht zwischen einer septischen und einer nich tseptischen Pankreatitis unterschieden. Als Unterscheidungskriterium wird vielmehr ausdrücklich eine Auslösung der En t- zündung durch Bakterien angeführt. Dass diese Unterscheidung nur in Bezug auf Pankreatitis und nicht in Bezug auf jegliche Art von Entzünd ung erfolgt, ist aus den bereits im Zusammenhang mit NK8 dargelegten Gründen unerheblich. 3. Zutreffend hat das Patentgericht ferner angenommen, dass der G e- genstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in der Veröffentlichung von Bohu o n et al . ( Bl ood Procalcitonin is a new biological marker of the human septic response , Clinical Intensive Care 1994, 88, NK13) vollständig offenbart ist. a) In NK13 wird über Studien mit Patienten berichtet, die an unte r- schiedlichen Entzündungskrankheiten litten. Als Ergebnis wird mitgeteilt, von 31 Myelom - und Waldenström - Patienten habe nur einer einen Procalcitoninspiegel von 2 ng/ml aufgewiesen, während der Wert bei allen anderen unter 1 ng/ml gelegen habe. Von 37 Prostatapatie n- ten hätten 35 normale Werte aufg ewiesen. Bei den beiden anderen seien Werte von 1,5 bzw. 10,6 ng/ml und jeweils eine schwere urogenitale Infektion festg e- 57 58 59 60 61 6 2 - 16 - stellt worden. 17 Patienten mit Rektokolitis (entzündlicher Darmerkrankung) hätten durchweg Werte von weniger als 1 ng/ml aufgewiesen. Hieraus wird die Hypothese abgeleitet, der Procalcitonin - Assay sei von der Anwesenheit von Bakterien oder Plasmodien abhängig. Die Daten deuteten ebenfalls klar an, da s s Procalcitonin in reinen Entzündungskrankheiten nicht erhöht sei. b) Damit sind d ie Merkmale 1 und 2 offenbart. Wie in NK8 wird zwar auch in NK13 nur über Versuche berichtet, mit d e- nen ein Indikator für eine Infektion erst gefunden werden soll. Auch damit wird der Procalcitoninspiegel aber dazu eingesetzt, um zwischen verschiedenen U r- sachen des gleichen Syndroms zu unterscheiden. c) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 3. aa) Bei den in NK13 offenbarten Untersuchungen wird der Procalcitoni n- spiegel herangezogen, um die Ursache einer Entzündung zu ermitteln. Dies ergibt sich aus den bereits erwähnten Ausführungen, eine reine Entzündung s- krankheit führe nicht zu einem erhöhten Procalcitoninspiegel, wohl aber die Anwesenheit von Bakterien oder Plasmodien. Dem steht nicht entgegen, dass von den in NK13 offenbarten Krankhe i- ten nach dem insoweit übereinstimmenden Vorbringen der Parteien nur Rekt o- kolitis als Entzündungskrankheit angesehen wird. Der Umstand, dass bei Krebspatienten mit festgestellter Infektion ein erhöhter Procalcitoninspiegel au f- trat, bei einer Rektokolitis hingegen nicht, trägt die in NK13 aufgestellte Hyp o- these, dass dieser Parameter geeignet ist, um durch eine Infektion verursachte Entzündungen von auf anderen Ursachen beruhenden Entzündungen zu unte r- scheiden. 63 64 65 66 67 68 - 17 - Anders als bei NK8 erfolgt die Beurteilung, ob die Entzünd ung auf einer infektiösen oder einer nicht - infektiösen Ursache beruht, bei dem in NK13 offe n- barten Verfahren nicht in Bezug auf eine bestimmte Entzündungsart. Die bereits erwähnten Ausführungen differenzieren gerade nicht nach der Art der Entzü n- dung , sonde rn befassen sich lediglich mit deren Ursache . bb) Dem Umstand, dass neben Bakterien auch Plasmodien - eine Par a- sitenart - als mögliche Auslöser einer Infektion genannt werden, kommt keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Wie bereits oben dargelegt wu rde, kommt als infektiöse Ursache im Si n- ne von Merkmal 3 nicht nur eine Infektion mit Bakterien oder Pilzen in Betracht, sondern auch eine Infektion mit anderen Mikroorganismen , sofern hierfür b e- sondere Behandlungsmethoden in Betracht kommen. Die Vorausset zung ist nach den Ausführungen in NK13 auch bei Plasmodien erfüllt, weil eine Infektion damit von reinen Entzündungskrankheiten abgegrenzt wird. 4. Hinsichtlich der in zweiter Instanz gestellten Hilfsanträge ergibt sich keine abweichende Beurteilung. a) Nach Hilfsantrag 1 soll lediglich Patentanspruch 1 aufrechterhalten bleiben und Merkmal 3 dahin ergänzt werden, dass der Rückschluss auf eine nicht - infektiöse Ursache den Ausschluss aller infektiösen Entzündungen u m- fasst. Aus dieser Ergänzung ergib t sich keine inhaltliche Abweichung vom G e- genstand der erteilten Fassung. Ein Verfahren mit den Merkmalen 1 bis 3, bei dem der Ausschluss einer infektiös en Verursachung zum Anlass genommen wird, von der Verabreichung von Antibiotika oder anderen nur im Fal le einer Infektion angezeigten Behandlungsmethoden abzusehen, ist , wie oben bereits dargelegt wurde, im Stand der Technik offenbart. 69 70 71 72 7 3 74 - 18 - b) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruc h 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags um die Angabe ergänzt werden, dass au s der festgestellten Anw e- senheit des Peptids auf eine infektiöse Ursache zurückgeschlossen und bei seiner Abwesenheit jegliche infektiös verursachte Entzündung aus geschlossen wird . Auch daraus ergibt sich keine inhaltliche Änderung gegenüber dem G e- genst and der erteilten Fassung. c) Nach Hilfsantrag 3, der dem zweiten Hilfsantrag aus erster Instanz entspricht, soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 dahin ergänzt we r- den, dass das Verfahren der frühzeitigen Bestimmung der Ätiologie entzündl i- cher Prozesse zur Auswahl therapeutischer Maßnahmen dient. Ein Verfahren mit diesem zusätzlichen Merkmal ist, wie das Patentg e- richt zu Recht entschieden hat, in NK8 bereits offenbart. Bei dem in NK8 offenbarten Verfahren wird die Bestimmung des Proca l- cito ninspiegels eingesetzt, um frühzeitig über eine geeignete Behandlungsm e- thode, etwa die Gabe von Glukokortikosteroide n , entscheiden zu können. d) Nach Hilfsantrag 4, der dem ersten Hilfsantrag aus erster Instanz entspricht, soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 um die zusätzlichen Merkmale aus den Patentansprüchen 2 und 5 bis 11 ergänzt werden, wobei die zusätzlichen Merkmale jeweils mit " oder " verknüpft sind. Der damit verteidigte Gegenstand ist, wie das Patentgericht zu Recht entschieden hat , durch NK13 offenbart. 75 76 77 78 79 80 81 - 19 - In NK13 geht es um die Ursache einer Rektokolitis. Dieser Anwendung s- fall ist Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 7 ( Abgrenzung zwischen chronisch - entzündliche n und bakteriell - infektiöse n Darmerkrankungen). Entgegen der Auffassung der Berufung genügt es für eine vollständige Offenbarung, wenn einer der mit " oder " verknüpften Anwendungsfälle durch den Stand der Technik offenbart ist. Mit der verteidigten Fassung wird Schutz für ein Verfahren begehrt, bei dem eine infektiö se Verursachung zumindest in einem der aufgeführten Anwendungsfälle in der patentgemäßen Weise ausg e- schlossen wird. Dieses Verfahren ist nicht neu, wenn einer dieser Anwendung s- fälle im Stand der Technik offenbart war. e) Nach Hilfsantrag 5 soll Patentan spruch 1 in der Fassung von Hilfsa n- trag 4 dahin geändert werden, dass die mit " oder " verknüpften Merkmale der erteilten Patentansprüche 2, 7 und 8 entfallen. Der damit verteidigte Gegenstand ist, wie das Patentgericht im Zusa m- menhang mit den Patentanspr üchen 5, 6, 10 und 11 zutreffend dargelegt hat, durch den oben im Zusammenhang mit der erteilten Fassung aufgezeigten Stand der Technik nahegelegt. Die genannten Entgegenhaltungen befassen sich zwar nur mit einzelnen Krankheiten oder Syndromen. Aus ihre r Zusammenschau ergab sich für den Fachmann aber, dass ein erhöhter Procalcitoninspiegel bei unterschiedlichen Krankheitsbildern einen geeigneten Indikator darstellt, um eine infektiöse von einer nicht - infektiösen Verursachung zu unterscheiden. Dies gab hi nreichend Veranlassung, einen Procalcitonintest als einfaches Verfahren zur Ursachenb e- stimmung heranzuziehen. 82 83 84 85 86 - 20 - Dem steht nicht entgegen, dass die Entgegenhaltungen lediglich die E r- gebnisse von klinischen Untersuchungen wiedergeben und die Einschätzung äußern, weitere Untersuchungen seien erforderlich. Aus den berichteten E r- gebnissen ergab sich im Streitfall bereits eine hinreichende Erfolgserwartung, die dem Fachmann Anlass gab, den damit aufgezeigten Weg weiter zu b e- schreiten. Nach der Rechtsprechun g des Senats kann es zwar gegen eine hinre i- chende Erfolgserwartung sprechen, wenn in einer Veröffentlichung über noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeiten berichtet wird (BGH, Urteil vom 19. April 2016 - X ZR 148/11, GRUR 2016, 1027 Rn. 24 ff. - Zöliaki ediagnos e- verfahren). Im Streitfall lagen aber bereits Berichte über mehrere unabhängig voneinander durchgeführte Untersuchungen dar, die einander ergänzten und ein im Wesentlichen übereinstimmendes Ergebnis lieferten. Darüber hinaus war die Ermittlung des Procalcitoninspiegels mit vergleichsweise geringem Aufwand verbunden, weil bereits Assays verfügbar waren, deren Einsatz in den genan n- ten Entgegenhaltungen ebenfalls offenbart ist. Vor diesem Hintergrund stellte sich die weitere Verfolgung dieses Ansatzes für den Fachmann nicht als Übe r- prüfung einer zwar postulierten, aber im Wesentlichen noch unbestätigten H y- pothese dar, sondern als Fortentwicklung eines Ansatzes, der sich bereits mehrfach als erfolgversprechend erwiesen hatte und mit relativ einfachen Mi t- teln zu verwirklichen war. Dass die Anzahl der untersuchten Patienten bei den im Stand der Tec h- nik offenbarten Untersuchungen nicht allzu groß war, führt, wie das Patentg e- richt zu Recht ausgeführt hat, schon deshalb nicht zu einer abweichenden B e- u r teil ung, weil sich auch das Streitpatent auf Untersuchungen in vergleichbarer Größenordnung stützt und damit in dieser Beziehung keine weitergehende technische Lehre vermitteln kann. 87 88 89 - 21 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 122 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZP O. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.07.2016 - 3 Ni 9/15 (EP) verbunden mit 3 Ni 21/15 (EP) - 9 0

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