BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 1 19/09 Verkündet am: 18. Juni 2013 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2013 durch die Richter Gröning, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster beschlossen : 1. Es soll Beweis erhoben werden durch Einholung des schriftlichen Gutachtens eines noch zu beauftragenden Sachverständigen zu den aus I I . 1 der Gründe ersich t lichen Beweisfragen. 2. Die auf Schwedisch bzw. möglicherweise Finnlandschwedisch a b- gefas s ten finnischen Patentanmeldungen Nr. 944090 und 945090 sollen unter Berücksichtigung der Ausführungen unter II. 2. der Gründe ins Deutsche überset zt we r den. 3. Der Klägerin wird aufgegeben, b innen eines Monats nach Zugang dieses Beschlusses die Zahlung eines Auslagenvorschusses von 18.000 i sen. 4. Den Parteien wird aufgegeben, binnen gleicher Frist jeweils mi n- destens zwei f achlich qualifizierte und unabhängige Sachve r- ständige (Beweisthema zu 1) und zwei Personen vorzuschl a- gen , die in der Lage sind, die Priori tätsdokumente zu überse t- zen und über textiltechnische Fachkenntnisse verfügen . Gründe: I. Der Senat ist auf g rund der mündlichen Verhandlung zu folgender vo r- läufiger Bewertung gelangt: 1 - 3 - 1. Das Streitpatent betrifft ein Schleifprodukt. a) Die Nutzbarkei t von Schleifprodukten wird der Beschreibung des Strei t- patents zufolge hauptsächlich durch unzureichende Ableitung des Schleifstaub s he r- abgesetzt, in deren Folge die abrasive Wirkung der Schleifkörner beeinträchtigt wird . Die im Stand der Technik dagegen e ntwickelten Maßnahmen wie die Wahl unte r- schiedlich gr o ßer Schleifpartikel oder Lochung des Schleifprodukts an bestimmten Stellen, um eine Absaugung des Staubs zu ermöglichen , kritisiert das Streitpatent als unzureichend und stellt sich die Aufgabe, die Nut zbarkeit von Schleifprodukt en zu erhöhen, indem der Zusetzung durch Schleifstaub besser entg e gengewirkt werden kann. Dazu formuliert das Streitpatent in seiner zuletzt in erster Linie verteidigten Fassung drei Patentansprüche (Hauptantrag) . Die Ansprüche 1 (Merkmal 1.2.1 g e- mäß Hilfsantrag I kursiv) und 3 dieser Fassung stellen , merkmalsmäßig gegliedert, ein Schleifprodukt unter Schutz mit 1. einem Tuch 1.1 aus gewirkten Fäden (1), 1.2 das ein Kettengewirk mit einer kombinierten Bindung ist, 1.2.1 worin in allen Maschenstäbchen des Kettengewirks Maschen abwechselnd eine Fadenverbindung zu e i- ner Masche des benac h barten Maschenstäbchens auf der einen Seite und zu einer Masche des benachba r- ten Maschenstäbchens auf der anderen Seite aufwe i- sen, 1.2.1 gemäß Hilfsa ntrag I: die aus Satinmaschen und Tr i- kotmaschen aufgebaut ist, 1.3 das eine offene Struktur aufweist, die für den beim Schleifen g e bildeten Staub durchlässig ist ; 2. Fadenabschnitten ( - teilen) wie Schlaufen (3), die 2.1 sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden, 2.2 aus dem Tuch hervorstehen und 2.3 aus Schlaufen (3) der Fäden (1) des Tuchs bestehen ; 2 3 - 4 - 3. einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) auf die Oberfläche des Schleifprodukts mit hervorstehenden Fadenteilen (3, 5) 3.1 zumindest auf die hervorstehenden Fadenteile aufgebracht wird ; 4. einer flüssigkeitsabsorbierenden Schaumstoffschicht (11), 4.1 die an der Oberfläche des Tuchs befestigt ist, die frei von Schleifmittel ist. Ein dem entsprechendes Ausführungsbeispiel zeigt die nachfolgend eingefü g- te Figur 7 Patentanspruch 3 schlägt ein Schleifprodukt vor mit 1. einem Tuch 1.1 aus gewirkten Fäden (1), 1.2 das eine für den beim Schleifen gebildeten Staub durchläss i- ge Struktur aufweist ; 2. Fadenabschnitten ( - teilen) wie Schlaufen (3), die 2.1 sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und 2.2 aus dem Tuch hervorstehen, 4 5 - 5 - 2.2.1 wobei die hervorstehenden Fadenabschnitte Schla u- fen (3) aus Fäden (1), die in dem Tuch enthalten sind, oder Schlaufen aus Fasern (2) solcher Fäden aufwe i- sen (compris e), und 2.2.2 einen derartigen Zwischenraum (gap) zwischen dem Tuch und einer Trägerfläche, auf welcher das Tuch mittels der hervorstehenden Fadenteile befestigt we r- den kann, bilden, dass der beim Schleifen gebildete Staub entlang dieses Zwischenraums (Spa lts) a b- transportiert werden kann ; 3. einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) zumindest auf die andere, im Wesentlichen ebene Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird. Ein dementsprechendes Ausführungsbeispiel zeigt die nachfolgend eingefü g te F igur 8: b) Unter der kombinierte n Bindung eines Kettengewirks ist eine Bindung mit zumindest zwei unterschiedlichen Maschenarten - z.B. die im Streitfall diskutie r- ten Satin - und Trikotmaschen zu verstehen . Benachbarte Maschenstäbchen im Sinne von Mer kmal 1.2.1 in Patentanspruch 1 sind nur solche, die unmittelbar eina n- der b e nachbart sind. 2. Als Fachmann ist ein Diplom - Ingenieur des Maschinenbaus mit langjä h- riger Erfahrung in der Entwicklung von Schleifprodukten anzusehen, der sich geg e- benenfalls bez üglich des Einsatz es von Textilien in der Verbindung mit Schleifmitteln die Kenntnisse von Textilfachleute n vermitteln lässt . 6 7 8 - 6 - 3. Für die Zulässigkeit der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassungen der beiden Patentansprüche 1 und 3 dürfte es hinsichtlich des Merkmals 1.3 des P a- tentanspruchs 1 und des Mer k mals 1.2 des Patentanspruchs 3 nicht an der gemäß Art. 84 Satz 2 EPÜ gebotenen Deu t lichkeit fehlen. 4 . Die Verteidigung des Streitpatents gemäß Hauptantrag dürfte unzulä s- sig sein. Die Verteidigung mit geänderten Patentansprüchen ist nur zulässig, wenn diese nicht über die Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fa s- sung hinausgehen. Das dürfte aber hinsichtlich des Merkma l selements "kombinierte Bindung" in Merkmal 1.2 der Fall sein. D ieses Element ist in den Anmeldungsunte r lagen nicht schriftlich beschrieben und kann nur durch die Figuren des Streitpatents, namentlich durch Figur 2 und 9, offenbart sein. Diese zeigen nach dem Vorbringen der Bekla g ten ein Kettengewirk in einer Satin - un d Trikotbindung. Mit dem verallgemeinerten Begriff "kombinierte Bi n- dung" würden aber auch die Kombination andere r Masche n arten ( z. B. Samt - , Atlas - oder Ripsmaschen, vgl. die von der Beklagten eingereichte Z u sammenstellung in Anlage HE 13 ) geschützt und da mit auf ein Merkmal verallgemeinert, das der P a- tentanmeldung nicht als zur Erfindung gehörend zu entne h men ist. 5 . Unter der Prämisse , dass die Figuren des Streitpatents, die bereits den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen beigefügt waren, ein Kettengew irk mit S a tin - und Trikot maschen offenbaren und das Streitpatent überdies die Priorität der g e- nannten finnischen Anmeldungen in Anspruch nehmen kann, dürfte sich das Strei t- patent nach dem bi s herigen Ergebnis der Beweisaufnahme als patentfähig erweisen. a) Patentanspruch 1 aa) Hinsichtlich des Gegenstands von Patentanspruch 1 war aus fachmänn i- scher, von der US - amerikanischen Patentschrift 2 996 368 (NK9) ausg e hender Sicht ein Schleifprodukt bekannt, bei dem ein aus thermoplastischen Fasern bestehender Polstoff so erhitzt wird, dass die oberen Bereiche der Polfasern knollenförmig ve r- 9 10 11 12 13 14 - 7 - schmelzen und an diesen Knollen Schleifpartikel aufgebracht werden (NK9, Sp. 1 Z. 20 bis 32). NK9 zeigt keine offene Struktur entsprechend dem Merkmal 1.3. Eine solche A nforderung an die He r stellung des Polstoffs ist der NK9 nicht zu entnehmen. Dafür dürfte es nicht aus reichen , dass textile Stoffe regelmäßig per se eine mehr oder w e- niger offene Struktur aufweisen, die in gewissem Umfang für Luft, Wasser und mö g- licherweise auch (feinen) Staub durchlässig ist , weil das nicht mit den Anforderu n gen dieses Merkmals gleichzusetzen ist , wonach die Öffnungen so groß zu wä h len sind, dass der bei dem jeweiligen Schleifmittel anfallende Schleifstaub ganz überwiegend durch das Textil hindurch rieseln kann. NK9 zeigt auch keine Schaumstoffschicht (Merkmalsgruppe 4). NK9 zeigt auch nicht die Merkmale 1.1 (gewirkte Fäden), 1.2, 1.2.1 (Kette n- gewirk als kombinierte Bindung bzw. Satin - und Trikot maschen ) und 2.3 (Schla u fen aus den Fäden de s Tuchs); jedenfalls sind diese Merkmale weder dem Text noch den Zeic h nungen als solche zu entnehmen. Der Begriff eines Kettengewirks ist NK9 nicht zu entnehmen; hinsichtlich der genannten Stoffe dürfte allenfalls der Fro t- teestoff dafür in Frage kommen. b b) A us der US - amerikanischen Patentschrift 2 984 052 (NK6) ist ein Schlei f- produkt bekannt, bei dem auf ein gewebtes Tuch an den jeweils aufgrund der We b- stru k tur durch die horizontalen Überkreuzungen der Kett - und Schussfäden leicht hervortretenden Stelle n entsprechend den nachfolgenden Figuren 1 und 3 Schleifmi t- tel aufg e bracht werden. 15 16 17 - 8 - Die Zwischenräume zwischen den Fäden bleiben offen. Die Beschre i bung der NK6 bezieht sich für die Textilstruktur auf gewebte Stoffe ebenso wie auf Masche n- ware ("knitt ed fabrics"), also gestrickte oder gewirkte Stoffe (NK6, Sp. 1 Z. 49 bis 50, Sp. 4 Z. 4 bis 6). NK6 zeigt damit die Merkmale 1 (Tuch), 1.3 (offene Struktur ), 2 und 2.1 (F a- denteile auf einer Oberfläche) sowie die Merkmalsgruppe 3 (Schleifmittel als Aggl o- merate auf hervortretenden Fadenteilen). Die Angabe, dass als Tuch auch M a- schenware eingesetzt werden könne, gibt keinen direkten Hinweis auf ein Ketteng e- wirk. c c) Das deutsche Gebrauchsmuster 83 02 051 (NK 13) offenbart ein flexibles Schleifelement, we lches durch eine flexible Schaumkörperplatte auf einer Seite einer Schleifmittelbahn gekennzeichnet ist. Dies entspricht der Merkmalsgruppe 4 (Schaumstoffschicht) des Gegenstands von Patentanspruch 1. Mag gegebenenfalls einiges dafür gesprochen haben , ein neues Schleifprodukt mit einer Schaumstof f- schicht entsprechend der Merkmal s gruppe 4 zu versehen, um ein Nassschleifen zu ermöglichen , so erscheint doch zweifelhaft , ob fachlich er Anlass bestand , ein Schleifprodukt gemäß NK9 mit einer offenen Struktur entsp rechend NK6 oder umg e- kehrt ein solches g e mäß NK6 mit Schlaufen entsprechend NK9 zu kombinieren. NK6 zeigt den Vorteil, mit einer offenen Netzstruktur Zwischenräume zu schaffen, die Schleifstaub aufnehmen und die Schleifzone davon entlasten können. Dies en t- spricht dem Vorteil, den die offene Struktur gemäß Merkmal 1.3 des Patenta n- spruchs 1 bewirken soll. Indessen hebt NK6 die Ausbildung eines offenen Ne t zes 18 19 20 - 9 - hervor, worunter nach den Ausführungen des Sachverständigen aus fachlicher Sicht in der Regel eine zum indest annähernd rechtwinklige Struktur zu verstehen ist , wie beispiel s weise aus den Figuren 1 und 3 ersichtlich. Gleichwohl ist den genannten Entgegenhaltungen keine Anregung dafür zu entnehmen, das Schleifprodukt aus einem Tuch herzustellen, das als Kettengewirk eine kombinierte Bi n dung gemäß der Merkmalsgruppe 1.2 aufweist, sei es mit einer Fadenverbindung, die Maschen zu benachbarten M a schenstäbchen abwechselnd zur einen und zur anderen Seite bildet, oder entsprechend dem Hilf s antrag mit Satin - und Trikotmaschen. Weiterhin zeigen die Entgegenhaltungen ke i nen Hinweis dafür, die Schlaufen gemäß Merkmal 2.3 gerade aus den Fäden des Tuchs he r zustellen. d d) Die britische Patentanmeldung 2 199 053 (NK14) vermag als Au s- gangspunkt ebenfalls nicht ein Nahe liegen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 zu begrü n den. Erkennbar soll der offenbarte Scheuerschwamm nicht abrasiven Prozessen wie dem Schleifen von Oberflächen, sondern zur Abtrennung von Schmutz für die Reinigung insbesondere von Küchenutensilien d ienen. Dieser Stand der Technik g e- hört nicht zu jenem, von dem zu erwarten wäre, dass der Fachmann ihn für die En t- wicklung eines insbesondere auch maschinell einsetzbaren Schleifpr o dukts wie dem Gegenstand des Streitpatents heranziehen würde. NK14 gehört n icht nur zu einer vom Gegenstand des Streitpatents weit entfernten Patentklassifikation, sondern weist sowohl technisch als auch in Bezug auf die Erwartungshaltung der Nutzer streitpatentgemäßer Erzeugnisse erhebliche Unterschiede auf. b ) Patentanspruc h 3 aa) Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 ist neu. I n NK6 sind jedenfalls die Merkmale 2.2.1 und 2.2.2 (Schlaufen, Spalt zum Staubtransport) nicht gezeigt. NK6 enthält keine Anweisung, Schlaufen auszubilden. Sie geht davon aus, dass ei n- zelne Fadentei le des verwendeten Tuchs aufgrund seiner Web - oder Maschenstru k- tur im Verhältnis zu anderen erhöht hervortreten, zeigt dies anhand der nebenst e- 21 22 23 24 25 - 10 - henden Figuren 2 und 4 und sieht diese Fadenteile als Ort für die aufzubringenden Schleifkörper (13, 22) vor. Die se knotigen Erhöhungen ("protuberances") sind nicht mit Schlaufen gleichzusetzen, die aus dem Tuch hervo r treten. Damit fehlt es zugleich auch an der Offenbarung eines aus diesen Fadenteilen gebildeten Spalts, der einen horizontalen Staubtransport ermö g lich t. Die übrigen Entgegenhaltungen sind im Hinblick auf eine neuheit s schädliche Vorwegnahme des Streitpatents noch weiter vom Gegenstand des Patenta n- spruchs 3 entfernt. bb) Der Senat vermag beim gegenwärtigen Sach - und Streitstand nicht die Wertung zu treffen, dass der Gegenstand von P a tentanspruch 3 nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten kann. NK6 zeigt dessen Merkmale 1 (Tuch) und 3 (Schleifmittel) und eine für den Schleifstaub durchlässige Struktur gemäß Merkmal 1.2. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen Dr. H . bezweckt die offene Netzstru k tur der NK6 im Wesentlichen, Zwischenräume zu bilden, in denen sich der Schleifstaub a n- sammeln und in diesem Umfang die Schleifzone davon entlasten kann . Sofern auf der Rückseite keine den vertikalen Staubtransport hindernden Mittel anliegen, bleibt diese Struktur aber zugleich offen genug, um einen vertikalen Abtransport des Schleifstaubs auf die andere Seite des Schleifprodukts zu ermöglichen, sofern von dieser Seite ein Unte r druck den Staub aufsaugt. Indessen zeigt NK6, wie bereits ausgeführt, auf der anderen Seite keine Schlaufen entsprechend der Merkmalsgruppe 2. Die US - amerikanische Offenbarungsschrift Re 21 852 (NK5) zeigt insoweit ähnlich der NK6 eben falls ein Schleifprodukt in Form eines Gitternetzes mit den Merkmalen 1 (Tuch), 1.2 (durchlässige Struktur) und 3 (Schleifmittel). Im Unte r schied zur NK6 haftet diesem Schleifprodukt das Schleifmittel jedoch an jeder Ste l le an. 26 27 28 29 30 - 11 - Die deutsche Offenlegung sschrift 1 577 588 (NK4) zeigt eine Reißve r bindung zum Auswechseln von Werkzeugblättern. Diese Verbindung wird entspr e chend der nebenstehenden Figur 1 der NK4 durch ein Schlaufe n gewebe oder - gewirk (6) auf der Rückseite eines Werkzeugblattes (5) hergestell t, das als Gegenfläche mit den auf der Fläche des Werkzeugträgers (1) verteilten Haftzähnen (4) nach der Art eines Klettverschlusses zusammenhält (NK4, S. 2 Abs. 2). Als eine weitere Ausführung s- form wird beschrieben, das Werkzeugblatt schon bei seiner He r- s te l lung mit einem Schlaufengewebe als Haftmittel zu verbinden. Dabei könne das Schlaufengewebe einseitig mit einer glatten Au f- nahm e fläche versehen und unter Zuhilfenahme eines geeigneten Bind e mittels mit Schlei f mitteln beschichtet sein (NK4, S. 3 Abs. 1). Diese Entgegenhaltung offenbart die Merkmale 1 (Tuch), 1.1 (gewirkte F ä- den), 2, 2.1 und 2.2 (hervorstehende Schlaufen auf einer Seite). Ob eine ihr entspr e- chende Vorrichtung auch Eigenschaften entsprechend dem Merkmal 2.2.2 (Zw i- schenraum zum horizontale n Staubtransport) aufweist , weil die Schlaufen für einen Klettverschluss auf der Rückseite eines Schleifprodukts potenziell einen für einen hor i zontalen Staubtransport in Betracht kommenden Raum bilden, kann dahinstehen. Jedenfalls wird diese Eigenschaft i n der NK4 nicht dargestellt. Die konkret in NK4 gezeigten Ausführungsbeispiele wären für einen solchen Staubtransport im Falle i h- rer Herstellung und Anwendung auch nicht geei g net, weil bei diesen zwischen den Schlaufen und dem Schleifmittel jeweils noch ei ne Trägerschicht (5) vorgesehen ist, die einen vertikalen Transport des Schleifstaubs zu den Schlaufen hin ausschließt. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sac h verständigen war ein horizontaler Staubtransport durch die Schlaufen auch nicht vorhersehbar ; vielmehr hätte man damit gerechnet, dass ein solcher Transport durch die dichten Schlaufen eines Klet t- verschlusses parallel zur Schleifebene nicht stat t finden würde. NK4 offenbart weder das Merkmal 1.2 (durchlässige Struktur) noch das Merkmal 3 (Schl eifmittel auf der ebenen Oberfläche des Tuchs). Die Beschreibung zu der Ausführungsform einer Verbindung des Schlaufengewebes mit dem Schlei f- 31 32 33 - 12 - mittel (NK4, S. 3 Abs. 1) zeigt nicht, wie diese Verbindung vorzunehmen ist. Das Ausfü h rungsbeispiel zu Figur 1 deu tet darauf hin, dass hierfür ein papierenes Blatt als Trägerschicht zum Einsatz kommt und somit die Schleifmittel nicht auf dem Tuch des Schlaufengewirks aufgebracht werden. Weiterhin enthält NK4 keinen Hinweis zum Merkmal 2.2.1 (Schlaufen aus in dem Tuch enthaltenen Fäden), denn außer der Angabe, dass der Flächenreißverschluss aus einem Schlaufengewirk hergestellt werden kann, enthält sich die NK4 weiterer Angaben zur Konstruktion dieses G e- wirks. Es mag fachlich Anlass bestanden haben, einem Schleifprod ukt entsprechend NK6 eine Befestigungsmöglichkeit mit einem Klettverschluss, wie er in NK4 b e- schrieben ist, zu verschaffen, weil diese Verbindungsform entsprechend den Ausfü h- rungen des Sachverständigen zum Prioritätszeitpunkt bereits weit verbreitet war. D ies hätte jedoch nicht dazu geführt, ein papierenes oder anderes flächiges Bind e- mittel zur Verbindung des Schlaufengewirks gemäß NK4 mit dem NK6 entspreche n- den Schleifnetz vorzusehen. NK4 sieht ein solches Bindemittel in seinen Ausfü h- rungsbeispielen vor. D er Umstand, dass NK6 aus dem Jahr 1959 stammt und NK4 schon 1970 veröffentlicht wurde und bis zum Prioritätstag kein dem Gegenstand des Patentanspruchs 3 entsprechendes Schleifprodukt entwickelt wurde, deutet , wie mit dem gerichtlichen Sachverständigen her ausgearbeitet wurde, darauf hin , dass diese beiden Entgegenhaltungen aus fachlicher Sicht nicht dahin ve r standen wurden, auf ein flächiges Bindemittel zwischen den Schlaufen des Klettverschlu s ses und dem die Schleifmittel tragende Netzstruktur verzichten z u können . Nach den Ausführungen des Sachverständigen ergab sich aus NK6 hierzu kein Anlass, denn die dort gezeigte offene Netzstruktur soll ihren Vorteil beim Schle i- fen nicht durch einen vertikalen Schleiftransport auf die andere Seite des Netzes b e- wi r k en, sondern lediglich Zwischenräume zum Aufsammeln des Schleifstaubs bilden. Ein Verzicht auf das in NK4 gezeigte Bindemittel, um eine durchlässige Struktur für einen vertikalen Staubtransport hin zu den Schlaufen des Klettverschlusses zu e r- möglichen, hat daher nicht naheg e legen. 34 35 36 - 13 - 6 . Für die Entscheidung kommt es danach zum einen darauf an, ob P a- tentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag I durch die Merkmale 1.2 und 1.2.1 (Tuch aus gewirkten Fäden, das ein Kettengewirk mit einer aus Satin - und Trikotm a- schen aufgebauten kombinierten Bindung) unzulässig erweitert ist und zum anderen, ob die Priorität der finnischen Entgegenhaltungen in Anspruch genommen werden kann. In den Anmeldungsunterlagen (Anlage NK1b) werden die Begriffe "Gewirk", "Kettengewirk ", "Kettengewirk mit kombinierter Bindung" sowie "Satinm a schen und Trikotmaschen" im Text nicht verwendet; im Übrigen wird auch eine Bindung en t- sprechend dem Merkmal 1.2.1 (Maschen abwechselnd in benachbarten Masche n- stäbchen) nicht beschrieben. Der in der Patentanmeldung verwendete englische B e- griff "knitted" steht im Sinne von Maschenware sowohl für gestrickte als auch für g e- wirkte Textilien. Die Parteien streiten darüber, ob namentlich in de n Figur en 2 und Figur 9 der Patentanmeldung für den Fachmann, d er sich , wie ausgeführt, die Kenntnisse eines in der Textilkunde versierten Fachmanns vermitteln lassen kann , nach den oben da r- gestellten Grund sätzen ein Kettengewirk mit einer aus Satin - und Trikotmaschen aufgebauten kombinierten Bindung offenbart und a ls zur Erfindung gehörig zu erke n- nen ist. a) Dafür kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die O f- fenbarung allein in den Figuren ausre i chen. Entscheidend ist, ob das Gezeigte aus fachmännischer Sicht u n mittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu en t nehmen ist , wofür der fachlich geschulte Blick maßgeblich ist . b) Die Beklagte hat, unterstützt durch das Privatgutachten von Professor P . (Anl. HE29) geltend gemacht, der Figur 2 des Streitpatents sei ein Kette n ge - wirk mit Maschen einer Trikotbindung und einer Satinbindung zu entnehmen. Bei S a- tinm a schen handelt es sich nach den Definitionen d er Norm EN ISO 4912:2001 (D) um eine A n ordnung von zwei kettengewirkten Maschen, von denen die zweite von 37 38 39 40 - 14 - den er sten drei Maschenstäbchen entfernt in der nachfolgenden Maschenreihe e r- zeugt wird, Trikotmaschen stellen eine Anordnung von zwei kettengewirkten M a- schen dar, die in benachbarten Maschenstäbchen in aufeinander folgenden M a- schenreihen g e wirkt werden. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen von links: Figur 2 des Streitpatents sowie Muster von Satin - und Trikotmaschen gemäß der vorgenannten Norm : Die Klägerin bestreitet, dass den Figuren 2 und 9 der Patentanmeldung eine konkrete Variante eines Gewir ks oder Kette n gewirks zu entnehmen sei; es sei nicht sicher zu erkennen, dass es sich dabei nicht um ein Gewebe handele. Das von ihr vorgelegte Parteigutachten (Anl. NK32) merkt an, eine Trikotbindung mit einer Sati n- bindung passe am ehesten zur Figur 2, je doch nicht zu der in Figur 1 gezeigten Se i- tenansicht. Der gerichtliche Sachverständige, der einleitend klarstellte, dass er kein Texti l- fachmann sei, hat ausgeführt , er könne in den Figuren 2 und 9 e i ne Masc henware erkennen , ohne aufgrund seines Fachwiss ens auf dem Gebiet der Schleifprodukte unterscheiden zu können, ob es sich um Strickware oder um ein Gewirk handele. Aufgrund der von den Parteien vorgelegten Druckschriften insb e sondere den DIN - Normen, könne er allerdings die in den Figuren 2 und 9 darges tellten Textilien den Kettengewirken zuordnen. Ein Fachmann für Schleifprodukte würde einen Texti l- fachmann, der zu seinem Team gehört, zu R ate ziehen be i spielsweise, wenn er zum Zwecke der Umsetzung wissen w o ll e , welche konkrete Ausführung in der Patenta n- 41 42 43 - 15 - m eldung gezeigt werde. Ob die Maschen gleichlegig oder gegenlegig miteinander kombiniert seien, interessiere den Fac h mann eher nicht. c ) Die Klägerin behauptet, die finnischen Patentanmeldung en Nr. 944090 und 945090 würden aufgrund der Verwendung des B e g riffs "stickade" ausschließlich Schleifprodukte mit gestricktem, nicht aber mit k ettengewirk t e m Tuch offenbaren. Die Beklagte bestreitet dies und ergänzt, dass am Ende der Beschreibung der Paten t- anmeldung Nr. 944090 erläutert werde, dass mit "stickade" auc h gewirkte Stoffe g e- meint seien. Diese Beweisfrage kann erheblich sein . Sollte sich aus fachmännischer Sicht trotz des Umstands, dass auch den finnischen Patentanme l dungen die Figuren des Streitpatents einschließlich der Fig u ren 2 und 9 beigegeben waren , ergeben, dass (nur) Schlei f produkte mit gestricktem und nicht mit kettengewirktem Tuch offenbart sind und dass die Prioritätswirkung der finnischen Dokumente deshalb nicht in A n- spruch genommen werden kann, wäre für die Patentfähigkeit auf den Zei t punkt d er Patentanmeldung des Streitpatents (5. September 1995) abzuste l len und das am 27. Juli 1995 veröffentlichte deutsche Gebrauchsmuster 295 05 847.1 (NK42) zu b e- rücksichtigen, die den Gegenstand des Streitpatents in der Fassung von Hilfsantrag I ne u heitssch ädlich treffen dürfte. II. De shalb soll en 1. ein schriftliches Sachverständigengutachten zu der Frage eingeholt werden, ob die Lehre nach den Patentansprüchen 1 und 3 in der Fassung des Hilfsantrags I schon aus der Gesamtheit der Anme l- dungsunterlagen ( Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnu n- gen) in der ursprünglichen Fassung vom Fachmann als zur Erfi n- dung gehörend zu en t nehmen ist , wobei d er Gutachter sich dabei insbesondere dazu äußern soll , ob die B e griffe bzw. Merkmale - "Gewirk", 44 45 46 - 16 - - "Kettengewirk" , - "Kettengewirk mit einer kombi nierten Bindung , die aus S a- tinm a schen und Trikotmaschen aufgebaut ist," für den Fachmann in den Figuren 2, 4 oder 9 der Patenta n meldung des Streitpatents (WO 96/07509, Anlage NK1b) unmittelbar und eindeutig als zur Erfindu ng gehörig (oben I . 2) offenbart sind. Als Fachmann soll der Sachverständige von einem Textilingenieur au s- gehen, der mehrjährige Erfahrungen in der Fertigung von Textilien - insbeson dere Textilien fü r Schleifprodukte besitzt, und 2. Übersetzungen der au f Schwedisch bzw. Finnlandschwedisch a b- gefassten finnischen Patentanmeldungen Nr. 944090 und 945090 eingeholt we r den. - 17 - Dabei ist besonderes Augenmerk darauf zu legen und gegebene n- falls gesondert zu erläutern, welche Bedeutung dem Begriff "stick a- de" jeweils am Anfang der Beschreibung der beiden Erfindungen für eine U n terscheidung zwischen Stricken und Wirken, zukommt, auch unter Berücksichtigung des letzten Satzes der Beschreibung in der Patentanmeldung Nr. 944090 (S. 10 am Ende). Gröning Hoffmann Vorinstan z : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.05.2009 - 2 Ni 21/07 (EU) -
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