BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 12/11 Verkündet am: 29. April 2014 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X . Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. April 20 14 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann, Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 16. Dezember 2010 verkündete Urteil des 4. Senats (Nich tigkeitssenats) des Bunde s- patentgerichts abgeändert. Das deutsche Patent 195 49 520 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 2 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 3 bis 5 unmittelbar oder mittelbar rüc k- beziehen : " Ballon - expandierbarer und nicht selbst - expandierender Stent, welcher als Röhre ausgebildet ist und in ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist, mit einer einzigen, zusammenhängenden Struktur aus benac hbarten verbundenen, geschlossenen Ze l- len, wobei jede Zelle eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten (22) fester Länge aufweist, welche mit ersten und zweiten Schlaufen (14, 16, 18, 20) a b- wechseln, die in gerader Anzahl vorhanden sind und miteinander abw echseln, und die eine feste Länge aufweisen und in einer geschlossenen Zelle verbu n- den sind, - 3 - wobei jede Schlaufe zwei Abschnitte mit einem Bi e- gungsbereich dazwischen aufweist, und wobei die ersten und zweiten Schlaufen (14, 16, 18, 20) durch ihre beiden Ab schnitte erste und zwe i- te Winkel definieren, deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden. " Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen wird zurückgewiesen. Von den Kosten der Berufungen tragen die Klägerinnen zwei Dri t- tel und die Beklagte ein Drittel . Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inha berin des deutschen Patents 195 49 520 (Streitpatents), das unter Inanspruchnahme der Prioritäten zweier US - amerikani scher Pa tent anmeldun gen vom 28. Juli 199 4 und 31. Mai 1995 - am 26. Juli 1995 angemeldet wur de. Das Streitpatent umfasst fünf Patenta n- sprüche, von denen Patentanspruch 2 folgenden Wortlaut hat: " Ballon - expandierbarer und nicht selbst - expandierender Stent, welcher als Röhre ausgebildet ist und in ein Blutgefäß oder in eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdeh n- bar ist, mit einer Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Ze l len, wobei jede Zelle aufweist, eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten (22) fester Läng e, welche mit ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) abwec h- seln, die eine feste Länge aufweisen und in einer geschlossenen Zelle verbunden sind, wobei jede Schlaufe zumindest zwei Abschnitte mit einem Bi e- gungsbereich dazwischen aufweist, und wobei d ie ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) erste und zweite Winkel def i- nieren, deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden. " Die Patentansprüche 3 bis 5 sind unmittelbar oder mittelbar (auch) auf Pa tentanspruch 2 rückb ezogen. 1 2 - 5 - Die Kläge rin nen haben geltend gemacht, dass die Erfindung in P a- tentanspruch 2 und den darauf rückbezogenen Patentansprüche n 3 bis 5 nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie aus führen könne, der Gegenstand des Patentanspruchs 2 und der darauf rückbezogenen Patentansprüche 3 bis 5 über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und nicht patentfähig sei, weil er weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte hat das Strei t- pa tent in der erteilten Fassung und mit vier Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent insoweit für nicht ig erklärt, als es über die Fassung des Hilfsantrags III hinausgeht. Dagegen richten sich die B e- rufungen beider Parteien. Die Kl ägerin nen beantrag en , das Streitpatent im mit der Klage angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte ver t eidigt das Streitpatent zuletzt mit einem gegenüber der erteilten Fassung der ang e- gri f fenen Patentansprüche abweichenden Hauptantrag sowi e fünf Hilfsantr ä- gen . Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. - Ing. S . ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündliche n Verhand lung erläutert und ergänzt hat. 3 4 5 - 6 - Entscheidungsgründe: Die Berufung der Beklagten ist zulässi g und hat im noch geltend g e- machten Umfang auch in der Sache Erfolg . Die zulässige Berufung der Kläg e- rin nen ist nicht begründet. I. Das Streitpatent b etrifft einen Stent. Dabei handelt es sich um ein Implantat, das in ein Blutgefäß oder ein anderes Hohlorgan des Körpers eing e- bracht wird und dort aufgeweitet (expan diert) wird, um das Hohlorgan dauerhaft offen zu halten . In der Beschreibung wird erläutert , dass der Stent typische r- weise mittels eines aufblasbaren Ballon katheter s dem gewünschten Ort im Kö r- per zu geführt und ausgedehnt werde , dass aber auch andere mechanische Vorrichtungen bekannt seien, mit denen die Ausdehnung des Stents bewirk t werden könne (Rn. 2). Wie in der Beschreibu ng weiterhin erwähnt wird, sind Stents mit au s- dehnbaren röhrenförmigen Implantaten bekannt, die eine Vielzahl von parallel zur Längsachse der Rö hre angeordneten Schlitzen aufw e i sen. Da die Implant a- te relativ steif seien, s eien sie mit flexiblen schraubenförmigen Verbindern ve r- bunden, so dass die Stents auch durch ein gekrümmtes Blutgefäß zum g e- wünschten Ort geführt werden könnten. Dabei auftretende Verdrehbewegungen der schraubenförmigen Verbinder könnten jedoch für das Blu tgefäß schädlich sei n. Andere bekannte Stents wiesen deshalb gerade Verbinder auf, die aber nicht die erforderliche Festigkeit hätten (Rn. 4 f.). Nach den Angaben des Stre itpatents liegt der Erfindung das Problem zugrunde, einen flexiblen Stent bereitzus tellen, der während der Ausdehnung minimal in der Längsrichtung schrumpft (Rn. 8). 6 7 8 9 - 7 - Nach Patentanspruch 2 in der Fassung des zuletzt von den Beklagten verteidigten Hauptantrags soll dies durch einen Stent erreicht werden, dessen Merkmale sich - im Wesen tlichen mit dem Patentgericht - wie folgt gliedern la s- sen (wobei die gegenüber der erteilten Fassung abweichenden Merkmale durch Unter - bzw. Durchstreichungen hervorgehoben sind): a Der Stent ist ballon - expandierbar u nd nicht selbst - expandierend , b ist als Röhre ausgebildet und in ein Blutgefäß oder in eine andere Öffnung im Körper einführbar, in welchem er au s- dehnbar ist und c verfügt über eine einzige, zusammenhängende Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen. d Jede Zelle d . 1 weist ein e gerade Anzahl von geraden Abschni t- ten (22) fester Länge auf, die mit ersten und zwe i- ten Schlaufen (14, 16; 18, 20) abwechseln, die in gerader Anzahl vorhanden sind und miteinander abwechseln . d . 2 Die Schlaufen d . 2.1 weisen eine feste Länge auf und d . 2. 2 sind in einer geschlossenen Zelle verbu n- den, d . 2.3 wobei jede Schlaufe zumindest zwei A b- schnitte mit einem Biegungsbereich d a- zwischen aufweist und d.2.4 wobei die ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) durch ihre beiden Ab - 10 - 8 - schnitte erste und zwe ite Winkel defini e- ren, d.2.5 deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden. In Patentanspruch 2 ist aus Sicht des Fachmanns, bei dem es sich um einen Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik handelt, der sich - gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Medizinern mit biomedizinischer Technik und insbesondere mit der Entwicklung von Gefäßimplantaten befasst und über mehrjährige berufliche Erfahrungen auf diese m Gebiet verfügt (Urteil des Patentgerichts, S. 9; Sachverständigengutachten, S. 23), al le in ein Ballon - expandierbarer Stent ge schützt , der über keine selbst expandierenden Eige n- schaften verfügt . Merkmal c ist dahin zu verstehen, dass der Stent ausschließlich aus e i- ner Struktur aus benachbarten verbundenen, gesc hlos senen Zellen bestehen so ll , die die Merkmale d bis d.2.5 aufweisen, wobei aufgrund der Anordnung an den beiden Enden des Stents unvollständig gebliebene Strukturen außer B e- tracht bleiben. Jede Zelle der erfindungsgemä ßen S truktur verfügt erfindungsgemäß über eine gerade Anzah l gerade r Abschnit te, die mit ersten und zweiten S chla u- fen abwechseln . Als derartige gerade Abschnitte kommen wie das Patentg e- richt zutreffend angenommen hat - nur solche Ab schnitte in Betracht, die sich keiner ersten oder zweiten Schlaufe zuord nen las se n. Die geraden Abschnitte und die Schlaufen haben eine feste Länge, sollen sich also auch bei Expansion des Stents insoweit nicht verändern. Die Expansion des Stents soll vielmehr durch Aufbiegen der einen Biegebereich aufweisenden Schlaufen erfolgen. Die Stents können aus Draht oder einem flachen Metall gebil det sein (vgl. Untera n- 11 12 13 - 9 - sprüche 3 und 4). Die Ausgestaltung der Schlaufen mit zumindest zwei A b- schnitten und einem dazwischen befindlichen Biegebereich dient der erfi n- dungsgemäß angestrebten Flexibilität des Stents beim Transport im Hohl gefäß. Die Anordnung der Winkel nach Maß gabe der Merkmale d. 2 .4 und d. 2 .5 hat dabei den Zweck, dass sich die ersten und zweiten Schlaufen bei Expansi on des Stents in verschiedene Richtun gen bewegen. Entsprechend kommt es für den auf die Funktion der Merkmale im Zusammenhang der technischen Lehre eines Patentanspruchs abstellenden Fach mann insoweit in erster Linie auf die Ausgestaltung der Winkel im expandierten Zustand an. Dieses Verständnis wird durch das in den - nachfol gend wiedergegebenen - Figuren 1 bis 4 gezeigte Ausführungsbeispiel bestätigt, bei dem die Schenkel der Schlaufen in nicht expandiertem Zustand parallel zueinander angeordnet sind, so das s keine Winkel definiert werden, deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden k ö nn en , dies aber bei - 10 - einer Expansion und der damit einhergehenden Bewegung der ersten und zwe i- ten Schlaufen in verschiedene Richtungen der Fall ist. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt beg ründet: 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung sei nicht ausführbar. Bei den in den Figuren 2 und 4 gezeigten Schlaufen bilde j e- der Schenkel mit dem Biegebereich einen Winkel, der in nicht ausgedehntem Zustand ein rechter Winkel und in ausgedehn tem Zustand ein Winkel größer als 90° sei. Bei den in den Figuren 7 und 8 gezeig ten Schlaufen könnten, weil der Biegungsbereich abgerundet sei, Winkel nur durch gedachte, an den Schenkeln und dem Biegungsbereich anliegende Tangenten oder d urch gedachte, an den beiden Schenkeln anliegende, sich schneidende Tangenten gebildet werden. Da die Schlaufen mehr als zwei Abschnitte aufweisen könn t en, ergäben sich auch noch weitere Möglichkeiten der Winkelb ildung. Dadurch könn e es zu völlig unterschi edlichen Ergebnissen komme n , so dass es an einer nacharbeitbaren Lehre fehle. 2. Werde hingegen das Wort " zumindest " wie in Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrag s I gestrichen, sei für den Fachmann klar erken n- bar, auf welche Weise die ersten und zweiten Winkel durch die beiden A b- schnitte (Schenkel) der Schlaufen gebildet würden. Bei dem ersten Ausfü h- rungsbeispiel seien diese Abschnitte zwar parallel bzw. in einem Winkel von 0° zueinander angeordnet. Bei Ausdehnung des Stents würden die ersten und zweiten Schlaufen jedoch in unterschiedliche Richtungen auseinandergezogen, wodurch der Stent nur minimal in der Längsrichtung schrumpfe. 14 15 16 - 11 - Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags I sei aber gegenüber der Ursprungsanmeldung unzulässig erweit ert. Im Stand der Technik habe es ausschließlich ballon - expandierende, ausschließlich selbst - expandier ende oder auch Mischformen gegeben. D er urs prünglichen Patentanmeldung sei nicht zu entnehmen , auf welche Art von Stents sich diese beziehe. Das Merkmal " ba l- lon - expandierbarer und nicht selbst - expandierbarer Stent " gehe daher über den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinaus . Da dem Fachmann jedoch die ve r- schiedenen Arten von Stents geläufig seien, verstehe er dieses Merkmal als bloße Einschränkung gegenüber der Ursprungsoffenbarung, so dass es im P a- tentanspruch verbleiben könne, jedoch bei der Prüfung der Patentfähigkeit a u- ßer Betracht zu bleiben habe . Eine unz ulässige Erweiterung liege nicht in der Aufnahme des Merkmals der " geraden Anzahl " von geraden A bschnitten fest er Länge aus Anspruch 14 der ursprünglichen Anmeldung , sei jedoch darin zu sehen , dass sich nach A n- spruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags I die geraden Abschnitte mit ersten und zweiten Schlaufen abwech seln müssten, während nach Anspruch 1 4 der ursprünglichen Anmeldung ein Stent mit einer geraden Anzahl sich abwec h- selnder erster und zweiter Schlaufen geschützt werden sollte. In den gesamten Anmeldungsunterlagen sei nur eine gerade Anzahl von ersten und zweiten Schlaufen innerhalb einer Zell e offenbart. Durch die Änderungen gegenüber der ursprünglichen Offenbarung würden nunmehr Gegenstände beansprucht, die von der Anmeldung nicht erfasst würden. 3. In Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags II werde den genannten Bedenken zur un zulässigen Erweiterung dadurch Rechnung getr a- gen, dass zusätzlich festgelegt werde, dass die ersten und zweiten Schlaufen mit denen sich die geraden Abschnitte abwechseln, in gerader Anzahl vorha n- den seien und miteinander abwechseln (jetzt Merkmal d.1) . Di e dadurch bewirk - 17 18 19 - 12 - te Präzisierung stelle eine bloße Beschränkung gegenüber dem Anspruch in der erteilten Fassung, die auch durch die ursprüngliche Offenbarung abgedeckt sei. Unschädlich sei, dass die mit geraden Abschnitten abwechselnd vorhand e- nen ersten und zweiten Schlaufen nicht nur einzeln, sondern auch mehrfach vorhanden sein könnten. De r Gegenstand von Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsa n- trags II werde jedoch durch die nachveröffentlichte und gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 PatG zu berücksichtigend e internationale Anmeldung WO 95/31945 (BR 6) vorweggenommen. Die Entgegenhaltung, aus der die nachfolgend gezeigten Zeichnungen stammen, offenbare einen b a llo n - expandierbaren, rohrförmigen Stent, der in ein Blutgefäß im Körper einführbar sei, in we lchem er ausdehnbar sei. Die Struktur des Stents weise eine Vielzahl von Zellen auf, die aneinander grenzten und somit benac h- bart und verbunden seien. Jede d ieser Zellen weise in Umfangsrichtung des Stents verlaufende erste und in Längsrichtung verlaufende zweite Schlaufen auf. Die in Form eines Ringes in Umfangsrichtung des Stents verlaufenden Schlaufen seien zu den jeweils benachbarten Ringen in Längsrichtung ang e- ordneten Schlaufen beabstandet, wodurch sich jeweils ein kurzer, gerader A b- schnitt fester Län ge ergebe, der keiner Schlaufe zugeordnet werden könne. Jede geschlossene Zelle weise eine gerade Anzahl dieser Abschnitte auf. Die Schenkel jeder Schlaufe seien über einen mittleren Biegungsbereich verbunden 20 21 - 13 - und stünden im ausgedehnten Zustand des Stents in einem bestimmten Winkel zueinander und verwirklichten eine Winkelanordnung entsprechend den Mer k- malen d. 2 .4 und d. 2 . 5. 4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der Fassung des Hilfsa n- trags III sei hingegen patentfähig. Von der Entgegen haltung BR 6 grenze er sich durch das hinzugekommene Merkmal ab, wonach der Stent aus einer Struktur bestehe, die " ausschließlich " aus den anspruchsgemäßen Zellen b e- stehe. Denn der in der BR 6 offenbar t e Stent weise auch Zellen aus geschlo s- senen Schlaufen auf, die nic ht die erfindungsgemäße Ausgestaltung aufwiesen. In der europäischen Patentanmeldung 0 540 290 (BR 5) sei ein Stent o f- fenbart, der aus Stentringen 12 bestehe, die mittels gerader Stücke 13 mite i- nander verbunden seien. Wie etwa aus Figur 5 erkennbar sei , ergebe sich dadurch eine Struktur aus benachbarten, verbundenen und geschlossenen Ze l- len, die aber nur erste Sch laufen in Umfangsrichtung, keine zweiten Schlaufen aufwiesen. In der internationalen Anmeldung WO 95/26695 (BR 15), die ihres ält e- ren Zeitr anges wegen nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 PatG zu berücksichtigen sei, werde zwar ein Stent offenbart, bei dem die durch ringförmige Segmente 332 gebild e- ten ersten Schlaufen durch gerade Stücke 324 verbunden seien. Die Zellen wiesen jedoch keine zweiten Schlaufen auf. Die Schlingen 50 des in der eur o- päischen Patentanmeldung 0 378 151 (BR 7) gezeigten Stents bildeten zwar eine Struktur aus geschlossenen Zellen mit ersten und zweiten Schlaufen in Umfangs - und Längsrichtung; es fehle jedoch an geraden Abschnitten, wel che mit ersten und zweiten Schlaufen abwechselten. Gleiches gelte für die in der BR 7 genannte US - amerikanische Patentschrift 5 019 090 (BR 11). 22 23 24 - 14 - Schließlich führe auch eine Zusammenschau der vorveröffentlichten En t- gegenhaltungen BR 5 und BR 7 (BR 11) den Fachmann nicht zu dem a n- spruchsgemäßen Stent, da kein Anlass bestehe, bei dem in der BR 5 gezeigten Stent die die Stentringe 12 verbindenden geraden Stücke 13 , mit denen eine Verkürzung des Stents bei radialer Ausdehnung vermieden werden solle, durch S chlaufen zu ersetzen. III. Patentanspruch 2 wird in der Fassung des zuletzt von der Beklagten ge stellten Hauptantrags in zulässig er Form verteidigt. Die Erwägungen, mit d e- nen das Patentgericht die Rechtsbeständigkeit der im Wesentlichen damit übereinsti mmenden Anspruchsfassung nach dem erstinstanzlichen Hilfsantrag III bejaht hat, halten den Angriffen der Berufung der Klägerinnen stand. 1. Die Erfindung nach Patentanspruch 2 ist so deutlich und vollständig offenbart, dass e in Fachmann sie ausführen ka nn. D ie vom Patentgericht im Hinblick auf Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung geäußerten Bedenken, dass die Winkelbildung nach den Merkmalen d.2.4 und d.2.5 beliebig sei, wenn jede Schlaufe lediglich " zumindest " zwei Abschnitte mit einem Biegungsbere ich dazwischen aufweisen müsse, sind jedenfalls durch die Beschränkung auf (zwingend) zwei Abschnitte ausgeräumt worden. Auch der Einwand der Kläg e- r innen, vom Anspruchswortlaut würden viele verschiedene Stent designs mit ganz unterschiedlichen geometrischen und mechanischen Eigenschaften u m- fasst , wobei insbesondere nicht definiert sei, wie die Zellen miteinander verbu n- den sei en, greift nicht durch . Wie der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten bestä tigt hat , ist der Fachmann unter Heranziehung der Ausfü h- rungsbeispiele des Streitpatents und aufgrund seines fachlichen Wissens und Könnens in der Lage, einen Stent nach den Vorgaben der erfindungsgemäßen Lehre herzustellen, und kann dabei auch beurteilen, wie er die Zellen zwec k- mäßigerweise miteinander verbindet. 25 26 27 - 15 - 2. Der Gegenstand von Patentansp ruch 2 in der Fassung des zuletzt gestellten Hauptantrags der Beklagten geht nicht über den Inhalt der U r- sprungsanmeldung hin aus . a) Das Merkmal a, wonach der Stent ballo n - expandierbar und nicht selbst - exp andierend ist, wurde dem Fachmann in der Ursprungsanmeldung als zur Erfindung gehörend offenbart. Im einleitenden Teil der Ursprungsa nmeldung heißt es, dass der Stent typischerweise an den gewünschten Ort im Körper mittels eines aufblasbaren Ballons zu geführt wird und sich ausdehnt, wenn der Ballon aufgeblasen wird, um die Öffnung zu erweitern (Veröffentlichung der Anmeldung [WO 96/03092, im Folgenden: Anmeldung] , S. 1, Z. 16 ff.) . Auf einen solchen ballon - expandierbaren Stent be zieht sich die Erfindung , die sich mit der weiteren Au s- gestaltung des Stents befasst. Der Ursp r ungsa nmeldung konnte der Fachmann überdies entnehmen, dass auch andere mechanische Vorrichtungen, welche eine Ausdehnung des Stents bewirken, angewandt würden (Anmeldung , S. 1, Z. 1 9 f.) . Welche m e- chanische n Vorrichtungen damit ge meint sind, wird in der Ursprungsa n meldung nicht weiter erläutert und hat auch durch die Befragung des gerichtlichen Sac h- verständigen in der mündlichen Verhandlung nicht geklärt werden können. J e- denfalls hat te der Fachmann aber, wie auch der gerichtliche Sachverständige angenommen hat, keinen Anlass zu der Annahme , dass mit dem Begriff der " mechanischen Vorrichtungen " selbst - expandierbare Stents gemeint waren. Dem Fach mann war aufgrund seines Fachwissens be ka nnt, dass neben ballon - expandierbaren Stents auch ganz oder teilweise selbst - expandier end e Stents existierten ( vgl. etwa BR 6, S. 1, Z. 11 ff., 17 ff.). Unabhängig von der Frage, ob der Fachmann allein aufgrund dieses allgemeinen Fachwissens angenommen 28 29 30 31 - 16 - h ätte, dass sich die Erfindung auch auf sel bst - expandierbare Stents beziehe , obwohl diese in der Ursprungsanmeldung nicht erwähnt we rden, ergab sich für ihn aus der Beschreibung jedenfalls die Erkennt nis, dass die Erfindung insb e- sondere ballon - expandierbare Stents be trifft , die über keine selbst - expandierend en Eigenschaften verfügen . Entsprechend wird der Gegenstand von Patentanspruch 2 durch die Aufnahme dieser Eigenschaften nicht über den Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus erweitert. Diese Bewertung s teht nicht in Widerspruch zu dem Urteil " Reifenab - dichtmittel " des Senats, wonach mit der Angabe in einer A nmeldung, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile " enthalten " soll, noch nicht ohne Weiteres auch als zur Erfindung gehörend offenbart ist, dass ih m keine weiteren B e- standteile hinzugefügt werden dürfen (BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 , Rn. 37 ff. Reifenabdichtmittel) . In dem se i- nerzeit entschiedenen Fall war die Zugabe weiterer Bestandteile (eines oder mehrerer Füllstof fe) in der Beschr eibung als besonders vorteilhaft beschrieben worden, so dass es nicht mehr als zur Erfindung gehörend offenbart angesehen werden konnte, dass keine weiteren - und damit auch keine in der A nmeldung als bes onders vorteilhaft beschriebenen Bestandteile hinzugefügt werden dur f- ten (BGH, aaO Rn. 39) . Demgegenüber wird in dem hier zu entscheidenden Fall die Eigenschaft de s Stents , selbst - expandierend zu sein, in der Ursprung s- offenbarung nicht erwähnt und war dem Fachmann nur aufgrund seines allg e- meinen Fachwissens bekannt, so dass sich für ihn als zur Erfindung ge hö rend ergab, den Stent nicht aus einem eine Selbst - Expansion ermöglichenden Mat e- rial herzustellen und die Expansion allein auf die in der Ursprungsanmeldung als " typisch " bezeichnete We ise mittels eines Ballons zu bewerkstelligen. b) Dem Vorbringen der Klägerinnen, das Merkmal " eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten fester Länge " sei in der ursprünglichen Anmeldung 32 33 - 17 - nicht als zur Erfindung gehörend offenbart, kann ebenfalls nicht gefolgt werden. D as in den Figuren 1 bis 4 der Ursprungsanmeldung gezeigte Ausführungsbe i- spiel besteht aus zwei unterschiedliche n Zelltypen , die beide eine gerade A n- zahl von geraden Abschnitten fester Länge aufweisen, die mit ersten und zwe i- ten Schlaufen 14, 16; 18, 20 abwechseln. In dem in der Berufungsbegründung der Klägerinnen auf Seite 27 wiedergegebenen Ausschnitt aus Figur 2 der u r- sprünglichen Anmeldung sind dies bei dem kleineren Zelltyp die grün geken n- zeichneten Abschnitte und bei dem größeren Zell typ die in einem Winkel von 90° an die Schlaufen 18 anschließenden, noch nicht zu den Schlaufen 14 geh ö- renden geraden Abschnitte. Aufgrund seines Wissens und Könnens war der Fachmann zudem in der Lage zu erkennen, dass die in Anspruch 14 der A n- meldung defi nierten Zellen bei dem in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Stent ve r- wirklicht sind, wobei sich die ersten und die zweiten Schlaufen mit einer ger a- den Anzahl von geraden Abschnitten fester Länge abwechseln. Dem steht auch nicht entgegen, dass die geraden Absch nitte in der Beschreibung der Anme l- dung lediglich in Zusammenhang mit den Mäandermustern 11 und 12 des in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Stents erwähnt und dort als ausgedehnte gerade Abschnitte beschrieben werden, die zwischen den Schlaufen 18 und 20 einer Periode liegen (Anmeldung , S. 4, Z. 31 ff.). Denn der Fachmann ver stand , dass bei den in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Stents neben der in der Beschreibung erläuterten Mäanderstruktur gleichermaßen auch die in Anspruch 14 definierte Zellstruktur verwirkli cht ist und sich dabei die ersten und zweiten Schlaufen l e- diglich mit kurzen geraden Abschnitten abwechseln, weil die anderen Teile der in der Beschreibung erwäh nten langen geraden Abschnitte der Schlaufen 14 und 16 bilden, an die sich die Biegebereiche de r Schlaufen anschließen. c) Der Fachmann konnte der Ursprungsanmeldung zudem als zur E r- findung gehörend entnehmen, dass die ersten und zweiten Schlaufen durch ihre beiden Abschnitte erste und zweite Winkel definieren. Er wurde davon nicht 34 - 18 - durch die in den Figuren 1 bis 6 gezeigten Ausführungsbeispiele abgehalten, bei denen die Zellen der Stents im nicht - expandierten Zustand parallele A b- schnitte aufweisen. Denn für ihn ergab es sich aufgrund seines Fachwissens , dass im Hinblick auf die genannte Winkelano rdnung auf den Stent im expa n- dierten Zustand abzust ellen ist, wie bereits oben näher ausgeführt worden ist. d) Dem Fachmann wurde in der Urspr ungsoffenbarung als zur Erfi n- dung gehörend offenbart, dass der Stent ausschließlich über eine einzige, z u- sammen hängende Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen nach Maßgabe der Merkmale d bis d.2.5 verfügt. Der in den Figuren 1 bis 5 B gezeigte Stent weist zwei unterschiedliche Zelltypen auf, wie sie in der Berufungsbegründung der Klägerinnen au f Seite 27 durch eine gelbe Kolori e- rung hervorgehoben sind. Den Klägerinnen kann nicht darin gefolgt werden, dass der kleiner e der beiden Zelltypen nicht den Vorgaben des Merkmal s d.1 entspricht. V ielmehr wechseln sich die ersten und zweiten Schlaufen wi e merkmalsgemäß vorgesehen - mit den in der Berufungsbegründung grün he r- vorgehobenen geraden Abschnitte n ab. Die blau hervorgehobenen Abschnitte haben insoweit außer Betracht zu bleiben, weil es sich dabei um die Biegeb e- reiche einer jeweils benachbarten Sc hlaufe handelt. 3. Schließlich erweist sich der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der zuletzt von der Beklagten verteidigten Fassung aus den Gründen des angefoc h- tenen Urteils auch als patentfähig. a) Er ist neu, weil er von keiner der Entgegenhaltu ngen vorweggeno m- men wird. Der in der internationalen Patentanmeldung BR 6 in den Figuren 11a und 11b offenbarte St ent weist neben den Merkmalen d bis d. 2 . 5 entsprechenden 35 36 37 38 - 19 - Zellen auch schlitzartige Zellen auf, die diesen Vorgaben nicht genü gen, weil si e insbesondere keine mit ersten und zweiten Schlaufen altern ierende gerade Abschnitte aufweis en. Der Stent verfüg t damit nicht, wie in Merkmal c vorges e- hen, über eine einzige, zusammenhängende Struktur aus benachbarten ve r- bundenen, geschlossenen Zellen nac h Maßgabe der Merkmale d bis d. 2 . 5. Die europäische Patentanmeldung BR 5 zeigt in Figur 11 die folgende Ausgestaltung eines Stents : In der Entgegenhaltung wird erläutert, dass der Stent ein Wellenmuster benachbarter, radial aufweitbarer, " zylindri scher Elemente 12 " außer Phase aufweise, zwischen denen " Verbindungselemente 13 " angeordnet seien (BR 5, Sp. 6, Z. 36 ff. iVm Sp. 6, Z. 6 ff.). Die Klägerinnen meinen, die zylindrischen Elemente 12 stellten erste Schlaufen und die Verbindungselemente 13 zu sa m- men mit den beidseitig angrenzenden bogenförmigen Abschnitte n der Elemente 12 zweite Schlaufen im Sinne des Streitpatents dar. Wird dieses Verständnis ungeachtet bereits insoweit bestehender Bedenken hinsichtlich des Vorha n- denseins eines Biegebereichs im Sinne des Merkmals d.2.3 - zugrunde gelegt, fehlt es dennoch an sich mit den ersten und zweiten Schlaufen abwechselnden geraden Abschnitten fester Länge. Diese können entgegen der Ansicht der Klägerinnen nicht in den sich an die genannten bogenförm igen Abschnitte a n- 39 40 - 20 - schließenden geraden Abschnitten der zylindrischen Elemente 12 gesehen werden, weil jene Teil der Schlaufen sind, die durch die zylindrischen Elemente 12 gebildet werden und als solche der radialen Aufweitung des Stents dienen (vgl. BR 5, Sp. 5, Z. 57 ff. zu dem in Figur 4 gezeigten Stent, was entsprechend aber auch für den Stent in Figur 11 gilt, vgl. BR 5, Sp. 6, Z. 36 ff.). Werden hi n- gegen die in der B 5 als solche bezeichneten Verbindungselemente 13 auch als solche im Sinne des Streitp atents angesehen, fehlt es an zweiten Schlaufen. Wie die Klägerinnen zu Recht ausführen, ähnelt die Zellenstruktur des aus Figur 19 der internationalen Anmeldung BR 15 hervorgehenden Stents u n- ter den hier interessierenden Gesichtspunkten der jenigen des Stents aus Figur 11 der BR 5. Nach der Beschreibung der BR 15 werden aus " Torsionseleme n- ten 318 " und " Endkappen 320 " bestehende Schlaufen über " Verbindungsel e- mente 324 " verbunden. Auch hier kann der Ansicht der Klägerinnen, wonach die Verbindungselemente 3 24 und die angrenzenden Endkappen 320 als zwe i- te Schlaufen und an diese Endkappen 320 angrenzende Abschnitte der To r- sionselemente 318 als gerade Abschnitte fester Länge im Sinne des Streitp a- tents anzusehen seien, aus den im Zusammenhang mit der BR 5 gegebe nen Gründen, die ent sprechend gelten, nicht gefolgt werden. Die Lehr e aus Patentanspruch 2 wird nicht durch die US - amerikanische Patentschrift 4 733 665 (KW 1) offenbart. Figuren 1 A und 1 B zeigen einen Stent mit einer aus rautenförmigen, geschlossene n Zellen bestehenden Stru k- tur. Werden in den Abschnitten der Raute Schlaufen gesehen, fehlt es jede n- falls an einem Biegebereich und geraden Verbindungsabschnitten. Der in der europäischen Anmeldung 0 378 151 (BR 7) offenbarte, aus e i- nem einzigen langges treckten Draht hergestellte Stent mag zwar erste axiale 41 42 43 - 21 - und zweite radiale Schlaufen aufweisen, verfügt aber jedenfalls nicht über sich mit diesen abwechselnde n gerade n Abschnitt e n mit fester Länge . b) Der Gegenstand von Patentansp ruch 2 in der zuletz t von der Bekla g- ten im Hauptantrag verteidigten Fassung ist dem Fachmann auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt worden. Es wird von den Klägerinnen nicht schlüssig aufgezeigt, aufgrund we l- cher Überlegungen der Fachmann ausgehend von der BR 5 zum Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der Fassung des Hauptantrags gelangen konnte. Zwar ist es zutreffend, dass eine hohe Längenflexibilität des Stents nach der BR 5 erwünscht ist, um den Transport des Stents im Gefäß an den Implantat i- onsort zu erleich tern (BR 5, Sp. 3, Z. 24 ff.). Dem Fachmann werden insoweit jedoch bereits in dieser Entgegenhaltung mehrere Möglichkeiten zur Erreichung dieses Ziel gelehrt, insbesondere im Hinblick auf das in Figur 4 gezeigte Au s- führungsbeispiel jedes Paar von Verbindun gselementen 13 an einem Ende e i- n e s zylindrischen Elements 12 radial um 60° von dem Paar an der anderen Se i- te des zylindrischen Elements zu versetzen (vgl. BR 5, Sp. 6, Z. 16 ff.). Nicht vorgeschlagen wird, zweite Schlaufen vorzusehen, die in einer geometri schen Anordnung zu den ersten Schlaufen stehen, wie sie in den Merkma len d. 2 .4 und d. 2 . 5 definiert ist, sowie gerade Abschnitte fester Länge einzufügen, die sich mit den ersten und zweiten Schlaufen abwechseln. Wird mit den Klägerinnen davon ausgegange n, dass der Fachmann ungeachtet der ihm in der BR 5 gemachten Vorschläge zu Erreichung einer erhöhten Längenflexibilität - auch andere Druckschriften heranzog und sich d a- bei mit der BR 16 befasst e, so wu rd e ihm dort in Figur 3 die Anordnung von spiralför migen Scharnierverbindungen zwischen zwei benachbarten rohrförm i- gen Stentsegmenten gezeigt. Bei diesen spiralförmigen Scharnierverbindungen 44 45 46 - 22 - handelt es sich jedoch nicht um Schlaufen im Sinne der Lehre des Streitp a- tents, weil diese keine definierten zwei Abschnitte mit einem Biegebereich d a- zwischen aufweisen . Nichts anderes gilt, wenn der Fachmann die BR 7 mit heranzog . Ins oweit spricht bereits alles dafür, dass der Fachmann, der die Flexibilität des aus der BR 5 be kannten Stents verbessern wollte , die BR 7 verwarf , weil der dortig e Stent nicht aus Metall (vgl. BR 5, Sp. 3, Z. 28 ff.) , sondern aus Draht gebildet ist. Selbst wenn der Fachmann jedoch davon nicht abgehalten und dazu ang e- regt worden sein sollte, die Verbindungsel e mente 13 als zweite Schlaufe n n e- ben den ersten Schlaufen 12 auszugestalten, fehlt es immer noch an einer g e- raden Anzahl von g e raden Abschnitten fester Länge, für welche die BR 7 keine Anregung enthielt. Schließlich ergibt sich auf Grundlage der Ausführungen des gerichtlichen Sac h verständigen in seinem Gutachten kein Naheliegen der Lehre des P a- tentanspruchs 2 in der verteidigen Fassung . Das Anforderungsprofil, das sich nach den Darlegungen des Sachverständigen aus dem Aufsatz von Palmaz ( " Intravascular Stenting: From Basi Research to Clinical Application " in Cadiovascular and Interventional Radiology, 15, 1992, 279 ff.) ableitet, setzte den Fachmann nicht in die Lage, die konkrete Lehre des Streitpatents aufzufi n- den. Aus dem Umstand, dass die seinerzeit existierenden Stentsysteme kl are Nachteile aufwiesen und einer Verbesserung bedurften, ergibt sich noch nicht die konkrete Ausgestaltung des Stents, die in Patentanspruch 2 als Lösung vorgeschlagen wird. Auch sonst folgt aus den Ausführungen des Sachverstä n- digen nicht, dass der Fachma nn zum Prioritätszeitpunkt Veranlassung hatte, einen Stent nach den Vorgaben des Streitpatentes auszugestalten. 47 48 - 23 - I V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Ve r- bindung mit §§ 91, 92, 97 ZPO. Meier - Beck Grabinski Hoffmann Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.12.2010 - 4 Ni 43/09 - 49
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