BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 121/11 Verkündet am: 18. Dezember 2012 Anderer Justiz angestellte als Urkundsb e amt in der Geschäft s stelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die münd liche Verhan d- lung vom 18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 21. Juni 2011 wird auf Kosten der Beklagten z u rückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten, elf Patentansprüche umfassenden europä i sche n Patents 0 945 707 (Streitpatent s ), das am 26. März 1999 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 27. März 1998 angemeldet wurde. Patentanspruch 1, dem fünf weitere Patentansprüche untergeordnet sind, hat folge n den Wortlaut : "A method for use in selectin g a destination in a vehicle navigation sy s tem (400), the system having a user interface (436, 440) and a map database (154, 426) associated therewith, in which the method includes the steps of providing a plurality of options for designating the destinati on in the user interface, a first option (502) employing at least one street name to designate the destin a- 1 - 3 - tion, providing (552) a city list for display (504) in the user inte r- face, in response to the selection of the first option, the city list i n- cluding a first plurality of cities for which no street names are available for display, and selecting as the destination (510) a first location a s sociated with the first one of the first plurality of cities in the map database in response to the selection of a fir st one of the first pl u rality of cities from the city list." Patentanspruch 7 ist auf ein Fahrzeugnavigationssystem gerichtet, P a- tentanspruch 8 betrifft ein Computerprogrammprodukt für die Zielauswahl in e i nem Fahrzeugnavigationssystem. Die Klägerin ha t geltend gemacht, die Gegenstände des Streitpatents seien nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent im Hauptantrag beschränkt auf die A n- sprüche 1 bis 8 verteidigt und hilfsweise in vier Hilfsanträgen weitergehende B e schränkungen ihrer Verteid igung zugrunde gelegt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, soweit das Streitp a tent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 8 für nichtig erklärt worden ist. Insoweit e r strebt sie weit erhin die Klageabweisung und verteidigt den Gegenstand dieser Ansprüche hilfsweise mit den in erster Instanz gestel l ten Hilfsanträgen. Entscheidungsgründe: Die Berufung ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft die Auswahl eines Fahrtziels zur Verwe n- dung in einem Fahrzeugnavigationssystem. 2 3 4 5 6 7 8 - 4 - 1. Die Beschreibung geht von einem Stand der Technik aus, bei dem der Benutzer bei der Eingabe des gewünschten Fahrtziels u nter anderem die O p tion wählen kann, die Zieladresse m it Ort und Straße anzugeben. Er erhält dann z u nächst eine Städteliste, aus der er eine Auswahl treffen kann. Sodann wird für den ausgewählten Ort eine Straßenliste zur weiteren Auswahl angeb o- ten. Da jedoch die verwendeten Kartendatenbanken insbesondere für kleinere Ortschaften keine Straßend a ten enthalten, werden diese Orte in der Städteliste nicht aufgeführt. Zwar ist gegebenenfalls das Ortszentrum als potentiell intere s- sierendes Ziel (POI) in der Datenbank gespeichert; j e doch wird ein solches Ziel nicht z ur Auswahl angeboten, wenn der Benutzer die Zieleing a beoption Ort und Straße gewählt hat. Die Patentschrift bezeichnet es als Ziel der Erfindung, ein Verfahren für die Fahrtzielauswahl bereitzustellen, das dem Benutzer die Möglichkeit bietet, auf einfac here Weise Ortschaften zu identifizieren, für die keine Str a ßendaten verfügbar sind (Abs. 9 aE). 2. Hierzu gibt Patentanspruch 1 ein Verfahren an, das sich wie folgt gliedern lässt (in eckigen Klammern die Gliederung im angegriffenen Urteil): Das Verfah ren ist zum Einsatz bei der Auswahl eines Fahrtziels in einem Fahrzeugnavigationssystem [M1] mit einer Benutzerobe r- fläche und einer damit verbundenen Kartendatenbank [M2] b e- stimmt und umfasst die fo l genden Schritte [M3]: (1) Auf der Benutzeroberfläche wird eine Mehr zahl von Optionen zur Bezeichnung des Fahrtziels bereitgestellt [M3a]. (1.1) Eine erste Option verwendet mindestens einen Straße n- namen zur Zielbezeichnung [M3b]. (2) Als Reaktion auf die Auswahl der ersten Option wird eine Städteliste zur Anzeige auf der Benutzeroberfläche bereitg e- stellt [M3c - aa]. 9 10 11 - 5 - (2.1) Die Städteliste enthält eine erste Mehr zahl von Städten, für die keine Straßennamen zur Anzeige verfügbar sind [M3c - bb]. (3) Als Reaktion auf die Auswahl einer ersten Stadt aus der er s- ten Mehr zahl von Städten von der Städteliste wird ein Fahr t- ziel ausgewählt ( se l ecting as the destination ). (3.1) Das ausgewählte Fahr t ziel ist eine erste Position, die in der Kartendatenbank mit der (ausgewählten) ersten Stadt ver knüpft ( associated ) ist. 3. Einige M erkmale bedürf en der näheren Erläuterung: a) Mit einer Option zur Bezeichnung des Fahrtziels unter Verwendung eines Straßennamens gemäß Merkmal 1.1 ist gemeint, dass diese Option im Ra h men der weiteren Menüführung dafür genutzt werden kann, das Fahrtzie l anhand von (dem Navigationssystem bekannten) Straßennamen zu definieren. Es bede u tet jedoch nicht, dass nach Auswahl dieser Option der Straßenname das einzige Mittel ist, das Fahrtziel def i nieren zu können. b) Das Patentgericht hat - in Anlehnung an d en Wortlaut der deutschen Übersetzung des Patenta nspruchs 1 in der Patentschrift - den dri t ten Schritt als "Auswahl einer ersten Position als Fahr t ziel, die mit der ersten Stadt der er s ten Vielzahl von Städten in der Kartendatenbank als Reaktion auf die Au swahl einer ersten Stadt der ersten Vielzahl von Städten von der Stä d teliste assoziiert wird," definiert. Es hat hieraus abgeleitet, der Benutzer müsse bei Auswahl des M e- nüpunkts "Zentrum" diesen nicht noch durch Anklicken bestätigen , dieser we r de vielmehr - was durch das Wort "assoziiert" ausgedrückt we r de - automatisch als Fahrtziel ausgewählt. 12 13 14 15 - 6 - Dies beruht auf einer fehlerhaften Übertragung aus der Verfahrensspr a- che. Die Verbindung der zum Fahrtziel bestimmten "ersten Position" ( first loc a- tion ) mit ein em Ort erfolgt nicht in Reaktion auf die Ortswahl; vielmehr ist die "erste Position", beispielsweise das Ortszentrum, in der Date n bank mit dem Ort verknüpft und ersetzt dort die nicht verfügbaren Straßend a ten (" selecting as the destination (510) a first lo cation associ a ted with the first one of the first plurality of cities in the map database Die abschli e ßende Wendung (" in response to the selection of a first one of the first plurality of cities from the city list ") bezieht sich nicht auf die Verbindu ng ( ass o ciated ), sondern auf die Auswahl ( selecting ). Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 gibt einen Bestätigungsschritt zwar nicht zu erkennen. Aus dem Fehlen eines solchen Schritts ist inde s sen nicht zu schließen, dass zum Gegenstand des Streitpatents nur solche Verfahren geh ö- ren, in denen das Fahrtziel nach Auswahl der Stadt sogleich anhand der "ersten Position" in der Datenbank automatisch für die Routenb e rechnung verwendet wird. Die für ein Verfahrenspatent im Patentanspruch dargestellten Verfahren s- s chritte sind nicht grundsätzlich als abschließend zu verstehen; weitere Verfa h- rensschritte sind damit nicht au s geschlossen. Hinzu kommt, dass die erfindungsgemäße "Auswahl" einer ersten Posit i- on wie dem Ortszentrum auch nicht ausschließt, dass dem Benut zer eine Alte r- native wie etwa ein Bahnhof oder Flughafen angeboten wird. Mit der Verknü p- fung eines Ortes mit dessen Zentrum soll lediglich wenigstens eine Position verfügbar sein, die für die weitere Programmführung genutzt und insbesondere zur Bestimmung des für die Routenplanung zu verwendenden Fahrtziels au s- gewählt werden kann, wenn keine Straßendaten zur Verfügung stehen. Auch die im Merkmal 3.1 beschriebene Verknüpfung einer Stadt, für die keine Straßennamen verfügbar sind, mit einem Stadtzentrum be deutet nicht zwingend , dass mit dieser Verknüpfung sogleich das Fahrtziel ausg e wählt und für die Routenberechnung verwendet w e rd en muss , ohne dies dem Benutzer anzuzeigen und die Auswahl von diesem bestätigen zu lassen. Mit der Ve r- 16 17 18 - 7 - knü p fung einer Stadt mit deren Stadtzentrum soll lediglich wenigstens ein Ort für den internen Programmablauf bekannt sein, der für die weitere Program m- führung genutzt und insbesondere zur Bestimmung des für die Routenplanung zu verwendenden Fahrtziel s ausgewählt werden kann. Die Beschreibung des Streitpatents verdeutlicht den Vorteil eines solchen weit e ren Auswahlschritts, mit dem nach der Wahl der Stadt das mit dieser verknüpfte Stadtzentrum au s- gewählt und somit als das in dieser Stadt gegeb e nenfalls einzige zur Verfügung stehend e Fahrtziel bestätigt wird, mit dem Hinweis, dass für Benutzer, die be i- spielsweise in einem Mietwagen mit dem Navigationssystem nicht vertraut sind, nach der Eingabe der Stadt, für die keine Straßennamen verfügbar sind, z u- mindest das Stadtzen t rum zur Auswa hl stehen soll (Streitpatent Sp. 6 Abs. 18: will at least be able to select the city center " ). Deshalb fallen unter dieses Merkmal sowohl Programmabläufe, bei denen mit der Auswahl einer solchen Stadt a u tomatisch dessen Stadtzentrum als Fahrtziel ausgew ählt ist, als auch Pr o grammabläufe, bei denen danach das Stadtzentrum als Auswahl - gege - benenfalls neben anderen möglichen Fahrtzielen - zur Bestätigung ang e boten wird und erst damit als Fahrtziel feststeht. II. Das Patentgericht hat angenommen, der Ge genstand des Streitp a- tents sei nicht patentfähig. Es könne dahingestellt bleiben, ob und inwieweit das beanspruchte Ve r- fahren technischen Charakter im Sinne des Art. 52 Abs. 1 EPÜ besitze und als Pr o gramm für elektronische Datenverarbeitungsanlagen im H inblick auf den Patenti e rungsausschluss gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchstabe c, Abs. 3 EPÜ der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln diene, denn jede n- falls ergebe sich der Gegenstand des Streitpatents in naheliege n der Weise aus dem Stand der Technik. Aus der Bedienungsanleitung für ein Navigationssystem der B . GmbH vom Typ "T . " mit dem Druckvermerk 01/97 (A n - lage K11) sei en ein Navigationssystem und ein Verfahren für die Auswahl eines 19 20 21 - 8 - Fahr t ziels in einem solch en System bekannt, das bis auf Merkmal M3d seiner Gliederung (Schritt 3) sämtliche Merkmale der Erfindung einschließlich der V a- rianten nach den Hilfsanträgen zeige. Lediglich Schritt 3 sei in der K11 nicht in der Weise offenbart, dass mit der Auswahl ei ner Stadt, für die keine Straßennamen verfügbar sind, autom a- tisch deren Stadtzentrum als Fahrtziel ausgewählt sei. Vielmehr bi e te die K11 nach der Auswahl einer solchen Stadt das Stadtzentrum zur Auswahl an, so dass dieses als Fahrtziel durch Anklicken noc h bestätigt werden müsse. Es sei jedoch für den Fachmann nahegelegt, zur Beschleunigung des Verfahrens M e- nüpunkte direkt ohne weiteres Be st ätigen durch den Benutzer auszuführen, wenn es nur noch eine einzige Alternative zur Auswahl gebe. Hier sei eine Be - s tätigung durch den Benutzer überflüssig. Der erfindungsgemäße letzte Verfa h- rensschritt sei deshalb auch im Sinne einer automatischen Auswahl des Stad t- zentrums als Fahrtziel naheg e legt. III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis sta nd. 1. Der Senat kann mit dem Patentgericht offenlassen, ob und inwieweit der Gegenstand des Streitpatents als Programm für eine elektronische Date n- verarbeitungsanlage, das Fahrzeugnavigationssystem, unter den Patenti e- rungsausschluss gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchstabe c, Abs. 3 EPÜ fällt, denn j e- denfalls gehört, wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, der G e- genstand des Streitpatents zum Stand der Technik (Art. 54 EPÜ). Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat und auch die Berufung nich t in Zweifel zieht, offenbart die K11 dem einschlägigen Fac h mann, einem mit der Entwicklung von Fahrzeugnavigationssystemen befassten Di p lom - Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Informatik, ein Verfa h ren mit den Schritten 1 und 2. Wie auf Seite 8 im Einzelnen beschrieben, werden dem Benutzer zunächst u nter anderem die Optionen "Stadt", "Straße/Kreuzung" und "Andere örtliche" angeboten (Merkmal 1). Jedenfalls die Wahl der erstgenan n- 22 23 24 25 - 9 - ten Option eröffnet die Möglichkeit der Verwendung einer Stadt und eines Str a- ßennamens zur Zielbezeichnung (Merkmal 1.1). Die Auswahl dieser Option führt, wie auf Seiten 9 f. beschrieben, zu einer Städteliste (Merkmal 2), die auch Orte enthält, für die keine Straßennamen angezeigt werden können (Mer k- mal 2.1), denn der auf die Bestätigung eines angezeigten Ortsnamens folgende Menüpunkt "Straße/Kreuzung" wird "nur angezeigt, wenn in der Zielstadt Str a- ßen digital i siert sind" (K11, S. 10). Entgegen der - durch die dargelegte rechtsfehlerhafte Auslegung des P a- tentanspruchs b edingten - Auffassung des Patentgerichts ist aber auch Schritt 3 vorweggenommen: Als Reaktion auf die Auswahl einer ersten Stadt aus der ersten Vielzahl von Städten von der Städteliste wird als Fahr t ziel eine erste P o- sition, die in der Kartendatenbank mit der (ausgewählten) ersten Stadt verbu n- den ist, ausgewählt. Ausweislich der Bedie nungsanleitung (S. 10 f.) werden nach Auswahl einer Stadt auch die Menüpunkte "Zentrum" und "Andere Örtl i- che" angeboten. Wird "Zentrum" gewählt, "zeigt der Monitor eine Liste a ller auf der CD gespeicherten Ortsteile der Zielstadt an". Unter "Andere Örtliche" we r- den, "wenn auf der CD - ROM gespeichert, örtliche Ziele wie Zentrum, Bahnhof, Parkplatz zur schnellen Zielauswahl angezeigt". Wie beispielsweise aus der beispielhaften Dars tellung der B e dienung des B . - Navigationssystem s in Anlage K10 ersichtlich und auch von der Bek lagten nicht in Abrede gestellt , zeigt die Benu tzeroberfläche unmittelbar den - für die Auswahl markierten - M e- nüpunkt "Zentrum" an, wenn für den g e wählte n Ort weder Straßennamen noch andere Zie l punkte gespeichert sind. Es liegt auf der Hand, dass in diesem Fall auch keine "Ortsteile der Zielstadt" ang e zeigt werden (können), sondern der markierte Menüpunkt "Zentrum" den Endpunkt des Auswahlprozesses bezeic h- net. Dass das Zentrum als das vom Benutzer gewünschte Fahrtziel zur Be rec h- nung der Route zu dieser "ersten Positi on" noch bestätigt werden muss, ist wie ausgeführt für die Vorwegnahme der erfindungsgemäßen Lehre ohne B e lang. 2. Im Übrigen beruht e der Ge genstand von Patentanspruch 1 auch nicht auf erfinderische r Tätigkeit (Art. 56 EPÜ), auch wenn dieser hi n sichtlich 26 27 - 10 - Merkmal 3 entsprechend dem Urteil des Patentgericht s dahin auszul e gen wäre, dass mit der Auswahl einer nicht digitalisierten Stadt, deren Sta dtzentrum b e- reits automatisch - ohne einen weiteren Bestätigungsschritt - als Fahrtziel der Routenplanung zugrunde gelegt werden soll. Der Abstand zum Stand der Technik ergäbe sich dann allenfalls aus Merkmal 3. Dieses Merkmal ist indessen für die Prüfu ng auf erfinderische T ä- tigkeit nicht zu berücksichtigen , denn bei der Prüfung eines Verfahren s auf e r- finderische Tätigkeit, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs e i- nes Programms für eine Datenverarbeitungsanlage bedient, dürfen im Hinblick au f das Anliegen des Ausschlusstatbestands gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchst a- be c, Abs. 3 EPÜ nur diejen i gen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder z u- mindest b e einflussen (BGH, Urteile vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wieder gabe topografischer Informationen; vom 18. Dezember 2012 - X ZR 3/12, juris, unter III 2 b ). Ob ein konkretes techn i- sches Problem durch eine Erfindung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist o b- jektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Ein techn i- sches Mittel zur L ö sung eines technischen Problems liegt vor, wenn der Ablauf eines zur Pro b lemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außer halb der Datenverarbeitungsanlage b e stimmt wird oder die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenve r- arbeitungsa n lage im Sinne einer relevanten Optimierung Rücksicht n immt (vgl. BG H, Urteile vom 24. Februar 2011 X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 Rn. 20, 22 Webseitenanzeige; vom 22. März 2012 - X ZR 46/09, juris Rn. 51) . Eine automatische Auswahl des Stadtzentrums als Fahrtziel infolge der Auswahl einer nicht digitalisie rten Stadt in einem Navigationssystem unter der Option, das Fahrtziel mittels Ortsname und Straßenname zu bezeichnen, en t- lastet den Benutzer von der Mühe, dieses Fahrtziel noch b e stätigen zu müssen. Das Merkmal dient damit ausschließlich der Erh ö hung des K omforts für den 28 29 - 11 - Benutzer bei der Handhabung des Geräts. Das gelöste Problem ist damit nicht ein technisches, welches außerhalb der Datenverarbeitungsanlage liegt, so n- dern eine Adaption des Programms an die menschlichen Möglichkeiten für eine schnellere Ein gabe des Fahrtziels. Technische Probleme, die sich aus eine r technische n Vorrichtung oder einem technischen Ablauf außerhalb einer D a- tenverarbeitungsanlage erg e ben würden, haben für dieses Merkmal ebenso wenig eine Bedeutung wie die technischen Gegebenheit en der Datenverarbe i- tungsa n lage selbst. Eine erfinderische Tätigkeit ist daher aufgrund eines sich allenfalls aus Merkmal 3 ergebenden Abstands zum Stand der Technik nicht zu erke n nen. 3. Die Fassungen, mit denen die Beklagte das Streitpatent gemäß ihr e n Hilfsanträge n verteidigt, führen ebenfalls nicht zur Patentfähigkeit. Die damit hi n zugekommenen Merkmale waren im Stand der Technik aus der K11 ebenso bekannt. Die Zulässigkeit der Hilfsanträge kann damit o f fenbleiben. Das Patentgericht hat zutreffend und auch von der Berufung nicht su b- stanziell angegriffen ausgeführt, dass die Hilfsanträge keine Merkmale entha l- ten, die nicht im Stand der Technik nach der K11 ebenfalls bekannt gewesen wären. Insoweit kann auf die dortigen Ausführungen - auch zum Inhalt der Hilfsanträge - verwiesen werden. 4. Hinsichtlich der Gegenstände der weiteren Unteransprüche ist eine eigene erfinderische Leistung weder geltend gemacht noch sonst e r sichtlich. 30 31 32 - 12 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Ab s. 1 ZPO. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.06.2011 - 4 Ni 62/09 (EU) - 33
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