BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 128/08 Verkündet am: 18. Oktober 2011 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mü ndliche Ver - handlung vom 18. Oktober 2011 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Juni 2008 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeit ssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 11. April 2001 angemeldeten deu t- schen Patents 101 18 187 (Streitpatents) mit der Bezeichnung " Einrichtung zum Gestalten der Akustik eines Raumes " . Das Streitpatent umfasst zehn Patenta n- sprüche. Patentanspruch 1 lautet: " Einrichtung zum Gestalten der Akustik eines Raumes, die mi n- destens eine Schall absorbierende Einheit mit wenigstens einem Schall absorbierend en Element (2, 3 bzw. 6) besitzt, wobei in die Schall absorbierende Einheit ein Lautsprecher (3, 4 bzw. 6, 4) i n- tegriert ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Schall absorbiere n- de Element (3 bzw. 6) als biegesteife Platte ausgebildet ist, auf welcher ein e lektroakustischer Übertrager (4) angeordnet ist, der im aktiven Betriebszustand aufgrund eines ihm aus einem Tong e- 1 - 3 - nerator (5) zugeführten elektroakustischen Signales diese Platte zu Biegeschwingungen und damit zur Schallabgabe anregt. " Die Klägerin mach t geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über die ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus . Die Beklagte hat die Abweisung der Klage beantragt und das Streitpatent zunächst hilfsweise mit 15 Hilfsanträgen verteidigt , die jeweils einen geänderten Patentanspruch 1 enthalten. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen ric h- tet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese in erster Linie die Abweisung der Klage anstrebt. Hilfsweise verteidi gt sie Patentanspruch 1 nunmehr in der Fassung von acht Hilfsanträgen mit der Maßgabe, dass sich die übrigen P a- tentansprüche auf den so geänderten Patentanspruch 1 rückbeziehen sollen. Nach allen Hilfsanträgen sollen die Worte " dadurch gekennzeichnet, dass " durch " wobei " ersetzt werden. Nach Hilfsantrag I soll in Patentanspruch 1 nach den Worten " ausgebildet ist " eingefügt werden: " und einerseits zur Dämpfung von von außen auftreffendem Schall und andere r seits zur Bildung einer Schallquelle selbst vorgeseh en ist, indem auf dem als biegesteife Platte ausgebildeten schalla b- sorbierenden Element (3 bzw. 6) [ein elektroakustischer Übertr a- ger] . " Nach Hilfsantrag II soll zusätzlich zu der Einfügung nach Hilfsantrag I am Ende des Patentanspruchs 1 weiter angefüg t werden: 2 3 4 5 - 4 - " wobei auf dem Schall absorbierenden Element (3 bzw. 6) einse i- tig, in Bezug auf den von außen auftreffenden Schall abgewandt angeordnet, eine Versteifungsschicht au f gebracht ist. " Nach Hilfsantrag III soll die zusätzliche Anfügung wie folgt l auten: " und wobei der Tongenerator (5) dazu vorgesehen ist, durch I n- ve r tieren einer nichtlinearen Wiedergabefunktion des Schall a b- sorbierenden Elements (3 bzw. 6) und des elektroakustischen Übertragers (4) eine von der Frequenz abhängige Kompensation s- funk tion zu bilden. " In Hilfsantrag IV wird die Anfügung nach Hilfsantrag II wie folgt ergänzt: " und mit einem eine Rückwand (11), eine Deckfläche (12) und e i- nen Boden (13) bildenden Rahmen (1), an dessen Rückwand (11) ein Schall absorbierendes Element (2) festgelegt ist. " Hilfsantrag V sieht neben der Einfügung nach Hilfsantrag I lediglich noch die Anfügung nach Hilfsantrag IV vor. Nach Hilfsantrag VI soll zusätzlich zu der Einfügung nach Hilfsantrag I ausschließlich die folgende Passage angefügt wer den: " wobei das Schall absorbierende Element (6) zwischen Boden und Decke des Raumes elastisch eingespannt ist. " 6 7 8 9 - 5 - Hilfsantrag VII ersetzt den Begriff " Platte " bei seiner ersten Nennung durch " Lochplatte " . Hilfsantrag VII I fügt schließlich hinter dem Be griff " Platte " bei seiner ersten Nennung ein: " aus PUR (Polyurethan) - Hartschaum " . Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. Ing. L . , Kompetenzplattform des Landes , D . , ein schriftl i - ches Gutachten erst attet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg. I. Das Streitpatent ist durch Zeitablauf erloschen. Es ist deshalb ein b e- sonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis d er Nichtigkeitsklägerin erforderlich (BGH, Urteil vom 30. April 2009 Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1, 2 = GRUR 2009, 746 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; st. Rspr.). Dies setzt voraus, dass die nachträgliche Nichtigerklärung des erloschenen Patents der N ichtigkeitskl ä- gerin einen rechtlichen Vorteil bringen könnte. Diese Voraussetzung liegt vor. Die Klägerin wird in einem Verletzungsverfahren, das in der Ber u fungsinstanz beim Oberlandesgericht Karlsruhe anhängig ist (6 U 98/07), von der P . GmbH in Ü . , aus dem Streitpatent in gewillkürter Prozes s standschaft in Anspruch genommen. Die Abtretung und Übertragung der Prozessführungsb e- fugnis erfolgte durch Vertrag mit der Beklagten und Berufungsklägerin des vo r- liegenden Nichtigkeitsverfahrens. II. Das Streitpatent betrifft eine Einrichtung zum Gestalten der Akustik e i- nes Raumes. Die Streitpatentschrift beschreibt eingangs, was nach dem Sprachgebrauch des Streitpatents als Akustik eines Raumes zu verstehen ist 10 11 12 13 14 - 6 - an zwei Beispielen: Besitze ein großer Raum kahle unverkleidete Wände, so breiteten sich Schallwellen im Raum über Mehrfachreflexionen aus, was für den menschlichen Hörer den Eindruck vermittle, sich in einem hallenden Raum au f- zuhalten. Bei einem schalltoten Raum dagegen seien Wände und Decke d es Raumes so ausgestaltet, dass auftretende Schallwellen im Idealfall völlig a b- sorbiert würden. Um eine bestimmte akustische Qualität zu erreichen, könnten gezielt passive und aktive akustische Mittel eingesetzt werden. Unter passiven akustischen Mitteln s eien solche Maßnahmen zu verstehen, die gezielt unter anderem auch frequenzabhängig die Schallausbreitung im Raum beeinflussten. Ein aktives akustisches Mittel sei hingegen jede Maßnahme, die in Form einer Schallquelle die Intensität sowie die Art der Auss trahlung von Schall in einem Raum verändere. Als Beispiel für eine passive akustische Einheit nennt das Streitpatent die Ausgestaltung von Wänden eines Tonstudios insbesondere mit Absorberelementen. Die Streitpatentschrift geht weiter auf einzelne Schal l- dä mpfungsvorrichtungen näher ein. Sie gibt sodann im Sinn des zu lösenden technischen Problems an, sich von der Unterscheidung zwischen passiven und aktiven akustischen Mitteln lösen und eine akustisch wirksame Einheit zur Verfügung stellen zu wollen, d ie auf relativ einfache Weise auf unterschiedliche Randbedingungen einzustellen ist. Durch die Integration eines Lautsprechers in die Schall absorbierende Ei n- heit soll eine Einrichtung geschaffen werden, die sich einerseits wie ein pass i- ves akustisches Mit tel verhält und Schall absorbiert, sich andererseits aber selbst als ein aktives akustische s Mittel darstellt (Sp. 1 Z. 6367). Als Lösung schlägt das Streitpatent eine Einrichtung vor, 15 16 - 7 - 1. die die Akustik eines Raumes gestaltet; 2. die mindestens ei ne Schall absorbierende Einheit mit w e- nigstens einem Schall absorbierenden Element besitzt; 2.1 das als bie gesteife Platte ausgebildet ist; 3. wobei in die Schall absorbierende Einheit ein elektroakust i- scher Übertrager in Form eines Lautsprechers integrier t ist; 3.1 der im aktiven Betriebszustand aufgrund eines ihm aus e i- nem Tongenerator zugeführten elektroakustischen Signals die biegesteife Platte zu Biegeschwingungen und damit zur Schallabgabe anregt. Damit lehrt das Streitpatent, mit variablen elektr oakustischen Mitteln eine Veränderung der akustischen Eigenschaften eines Raumes zu ermöglichen. Ein Schall absorbierendes Element kann von einem Schwingungsgeber zu Bieg e- schwingungen angeregt werden; es wird damit zu einem Biegewellenlautspr e- cher. Schalla bsorber, wie sie das Streitpatent anspricht, können für die Absor p- tion tiefer, mittlerer oder hoher Frequenzen optimiert sein oder breitbandig a r- beiten. Sie könne n aus offenporigen Schäumen, z. B. aus Kunststoffen wie Polyurethan oder auch aus Glas bestehen . Unter einem elektroakustischen Übertrager ist ein Schallwandler zu verstehen, der elektrische Energie in akust i- sche Energie wandelt. Als Tongenerator wird in der Streitpatentschrift eine G e- rätekette aus einem Mikrofon, einem Signalprozessor zur Verarbeit ung des Mi k- rofonsignals und einem Leistungsverstärker zur Ansteuerung eines Lautspr e- chers verstanden (vgl. Sp. 6 Z. 20 f.). III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Patentanspruch 1 beruhe jedenfalls sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung der Hilfsanträge nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Für die Lehre des Streitpatents sei es wesentlich, dass das Schall abso rbierende 17 18 - 8 - Element als biegesteif e Platte ausgebildet sei, auf der ein elektroakustisch er Übertrager angeordnet sei, so dass das Schall absorbierende Element eine r- seits als Schallabsorber wirke und andererseits durch die Anordnung des elek - troakustischen Übertragers auf der biegesteifen Schallabsorberplatte eine Schallquelle bilde. Die biege steife Schallabsorberplatte solle im gesamten hö r- baren Bereich die Doppelfunktion als Schallabsorberplatte und als Schallquelle aufweisen. Der Fachmann, der ein berufserfahrener, auf dem Gebiet der Aku s- tik tätiger , mit Biegeschwingungen vertrauter Diplom - P hysiker mit Hochschu l- abschluss sei, der zusätzlich über tiefgehende Kenntnisse der zugehörigen M a- thematik und der entsprechenden Berechnung der Formel verfüge, entnehme der US - Patentschrift 3 247 925 (N1) die prinzipielle Erkenntnis, dass mit einer biegest eifen Schallabsorptionsplatte auch Schallwellen angeregt werden kön n- ten, wenn auch nicht so effektiv wie im Streitpatent beschrieben. Die Entgege n- haltung offenbare eine Einrichtung zum Gestalten der Akustik eines Raumes als Lautsprecher, bei der eine biege steife Platte vorgesehen sei, auf der ein elek - troakustischer Übertrager angeordnet sei, der im aktiven Betriebszustand au f- grund eines ihm aus einem Tongenerator zugeführten elektroakustischen Si g- nals die Platte zu Biegeschwingungen und damit zur Schallabg abe anrege. Zwar absorbiere die biegesteife Platte bei den dort vorgesehenen Betriebsfr e- quenzen sehr wenig Schall, jedoch sei dem Fachmann bekannt, dass Bieg e- schwingungen erst oberhalb einer kritischen Frequenz aufträten, so dass pri n- zipiell eine Schallanr egung auch mit Schallabsorptionsplatten möglich sei, s o- fern deren Massenbelegung klein und deren Biegesteifigkeit groß sei. Da das Streitpatent keinerlei Gegenmaßnahmen für das Inkaufnehmen entsprechender Nachteile offenbare, beruhe die Einrichtung zum Ges talten der Akustik eines Raumes gemäß Patentans pruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dies ge l te auch für Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge. - 9 - IV. Dies hält der Überprüfung in der Berufungsinstanz im Ergebnis stand. Die Lehre des Streitpatents, dass ein schallabsorbierendes Element von einem Schwingungsgeber zu Biegeschwingungen angeregt und damit zu einem Biegewellenlautsprecher wird, war dem Fachmann, bei dem es sich um einen berufserfahrenen Diplom - P hysiker mit Hochschulabschlus s handelt, jede n falls durch den In halt des europäischen Patents 847 661 nahegelegt. Aus d ies er Druckschrift lassen sich alle Merkmale der Lehre des Strei t- p a tents ( Merkmalsgliederung vorstehend unter II) entnehmen, ausgenommen Merkmal 2. Es wird eine Ei nrichtung zur Gestaltung der Akustik eines Raums beschrieben (Merkmal 1). Patentanspruch 1 gibt an, dass eine biegesteife Pla t- te (Merkmal 2.1) Verwendung findet. Die Wandlereinheit (Merkmal 3) ist G e- genstand von Patentanspruch 89, und Patentanspruch 112 gi bt an, dass die Wan d lereinrichtung an dem Bauteil als eine Schwingungserregereinrichtung angebracht ist, um das Bauteil in Resonanz treten zu lassen, wobei ein akust i- scher Strahler gebildet wird, um eine akustische Abgabe zu liefern, wenn er in Res o nanz sc hwingt (Merkmal 3.1). Eine Anregung für eine Kombination einer solchen Einrichtung mit einer schallabsorbierenden Einheit mit wenigstens e i- nem schallabsorbierenden Element (Merkmal 2) konnte der Fachmann ebe n- falls der N 4 entnehmen. Patentansprüche 1 bis 3 2 dieser Entgegenhaltung b e- fassen sich mit Verfahren zur Konstruktion eines Biegewellenlautsprechers. Patentanspruch 33 betrifft hingegen nach seinem Wortlaut eine passive akust i- sche Vorrichtung zur Verwendung für beliebige Zwecke wie ein Echo, ein aku s- tis ches Filtern und eine akustische Umgebungsabstimmung, die durch das Ve r- fahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche erhalten werden könne. P a- tentanspruch 34 befasst sich sodann wieder mit einer aktiven akustischen Vo r- richtung, die durch das Verfahren nac h einem der Ansprüche 1 bis 32 erha l ten werden könne und zur Verwendung als Lautsprecher oder Mikrophon au s gelegt 19 20 21 - 10 - ist. Damit ist, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhan d- lung ausgeführt hat, für den Fachmann nicht eindeutig zu entnehm en, wie P a- tentansprüche 33 und 34 im Zusammenhang zu verstehen sind. Der Fachmann hatte deshalb Veranlassung, dies mit Hilfe der Beschreibung aufz u klären. Er konnte A b schnitt 49 der Beschreibung dazu entnehmen, dass eine Möglichkeit des Einsatzes der besch riebenen Vorrichtungen der Nachhall (r e verberation), ein akustisches Filtern oder eine akustische Umgebungsabsti m mung sein kann. Dort wird ausg e führt : " Another way is as an acoustic filter converting between incident and desired acoustic ranges. Further w ays include for desirable enviro n mental ' colouring ' or ' voicing ' purposes , say for a room, i n- cluding effectively removing or compensating for unwanted effects as could otherwise be due to room shape or proportions or co n- tents. Such uses are referred to her ein as 'passive' . " ( in der Übersetzung: "Eine andere Möglichkeit ist als ein akusti scher Filter, der zw i- schen einfall enden und erwünschten akustischen Bereichen u m- wandelt. Weitere Möglichkeiten beinhalten wünschenswerte u m- gebung s bezogene, 'färbende' oder ' abstimmende' Zwecke, z.B. für einen Raum, einschließlich eines effektiven Entfernens oder Ko m- pensi e rens unerwünschter Effekte (wie sie ansonsten infolge einer Raumform oder Proportionen oder Inhalten auftreten könnten ) . Auf solche Anwendungen wird hierzu a ls 'passiv' verwiesen." Insbesondere die Worte " reverberation " , aber auch " environment al " , " c o- louring " und " voicing " gaben dem Fachmann den Hinweis, dass damit eine pa s- sive akustische Einrichtung angesprochen war, die auch ein schallabsorbiere n- des Elem ent beinhaltete. Der gerichtliche Sachverständige, der dies in der 22 - 11 - mündlichen Verhandlung erläutert hat, hat der Berufungsklägerin allerdings z u- gestanden, dass mit den Begriffen " colouring " oder " voicing " auch die Bearbe i- tung einze l ner Störungsfaktoren ang esprochen sein könnte, die nicht nur durch Absorption, so n dern auch durch Diffusion erfolgen könne. Jedenfalls war aber für den Fachmann im Abschnitt 49 der Beschreibung der N 4 als eine Möglic h- keit eine Einrichtung offenbart, die mindestens eine schallabs orbierende Einheit umfas s te. Diese Auslegung mag sich für ihn nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Inhalt der N 4 ergeben und deshalb die Lehre des Streitpatents nicht vo r- weggenommen haben. Sie legte es für den Fachmann jedoch nahe, sich G e- danken darübe r zu machen, das Merkmal 2 mit den übrigen Merkmalen, in die sich die Lehre des Streitpatents gliedern lässt, und die er ebenfalls der N 4 en t- nehmen konnte, zu komb i nieren. Dies musste ihn in naheliegender Weise zu einer solchen Kombination hin führen. V. Auch der Gegenstand von Unteranspruch 4 beruht nicht auf erfinder i- scher Tätigkeit. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Ve r- handlung erläutert hat, wurde der Glasschaum wie aus den Unterlagen N 8 (Pressemitteilung des Frankfurter Insti tuts für Bauphysik "Gips - Schüle - Preis 1999 für neuen Werkstoff aus altem Glas") und N 9 (Altes Glas - Neuer Wer k- stoff, 1999) ersichtlich beworben. Er weist höhere Steifigkeit als der bekannte Kunststoffschaum auf und ist daher ohne zusätzliche Versteifungs schicht hi n- reichend biegesteif. Es bestand für den Fachmann danach jedenfalls Anlass, den Einsatz von Glasschaum auszupr o bieren. VI. Auch in der Fassung der Hilfsanträge ist Patentanspruch 1 nicht p a- tentfähig. 23 24 - 12 - Hilfsantrag I fügt in Patentanspruch 1 lediglich eine Erläuterung ein, die die Verständlichkeit des Anspruchs verbessert, jedoch inhaltlich nichts Neues bi e tet. Hilfsantrag II ergänzt Patentanspruch 1 um das Merkmal, dass auf dem schallabsorbierenden Element einseitig eine Versteifungsschi cht aufg e bracht ist. Mit der einseitigen Versteifung wird das Ziel verfolgt, die Biegesteifi g keit der Platte zu erhöhen. Der Zusammenhang von Masse und Biegesteifigkeit der Platte ist dem Fachmann geläufig, wobei eine hohe Biegesteifi g keit, wie der gericht liche Sachverständige ausgeführt hat, für eine gute Basswiedergabe e r- forderlich ist. Diese Versteifung auf nur einer Seite der Platte vorzusehen, lag für den Fachmann nahe, wenn er die nur einseitige Versteifung für ausreichend oder zur Gewährleistung der Luftströmung durch die Lochplatte für zweckmäßig hielt . Der mit Hilfsantrag III angefügte Zusatz bezieht sich auf die inverse Filt e- rung und ergibt sich bereits aus der WO 00/064 217 (N 6) . Wie der gerichtl i che Sachverständige ausgeführt hat, handelt es sich dabei um eine bekannte M e- thode der linearen Entzerrung. Auch mit diesem Zusatz ist Patenta n spruch 1 des Streitpatents damit nicht patentfähig. Nach dem gemäß Hilfsantrag IV vorgenommenen Zusatz soll das abso r- bierende Material im Gehäuse des Absor bers an der Rückwand festgelegt sein. Wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, ist es, solange der Luf t- strom durch die Lochplatte gewährleistet ist, nicht entscheidend, wo das poröse Material angebracht wird. Es lag daher im Belieben des Fachma nns, dazu die Gehäuserückwand vorzusehen. Die Auswahl dieser Stelle beruht nicht auf e r- finderischer Tätigkeit. 25 26 27 28 - 13 - Hilfsantrag V sieht neben der Einfügung nach Hilfsantrag I lediglich noch die Anfügung nach Hilfsantrag IV vor. Auch daraus ergibt sich kein erfinder i- scher Überschuss. In der Fassung von Hilfsantrag VI gibt Patentanspruch 1 zunächst an, dass das schallabsorbierende Element zwischen Boden und Decke des Raums angeordnet ist. Dies versteht sich von selbst, wenn das Bauteil " Teil einer Zi m- merwa nd " sein kann. Das zusätzliche Merkmal einer elastischen Einspannung beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Verspannung von Flac h- lautsprechermembranen war, wie der gerichtliche Sachverständige dargestellt hat, bekannt, wie unter anderem d ie US - Patentschrift 3 596 733 (N 10) zeigt. Zwar mag es, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, sein, dass sie dort auch einem anderen Zweck dient. Über die Art und Weise der Einspannung enthält die Fassung des Patentanspruchs 1 nac h Hilfsantrag 6 jedoch keine Angaben. Damit ist Patentanspruch 1 auch in dieser Fassung nicht patentfähig. In der Fassung des Hilfsantrags VII enthält Patentanspruch 1 statt des Begriffs " Platte " den Begriff " Lochplatte " , womit die Offenporigkeit der P latte angesprochen ist. Dies beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Por ö- se Absorber bestehen, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt, aus offenporigen Schäumen. Der Einsatz dieser auf dem Markt befindlichen Produ k- te begründet keine e rfinderische Tätigkeit. Der Einsatz speziell von Polyurethan (Hilfsantrag VIII) war beispielsweise aus der WO 00/064 217 A1 (N 6) Seite 5 Zeile 7 bekannt. 29 30 31 32 - 14 - VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit §§ 91, 97 ZPO. K eukenschrijver Mühlens Gr ö ning Grabinski Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.06.2008 - 2 Ni 41/06 - 33
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