ECLI:DE:BGH:2016:210416UXZR128.13.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 128/13 Verkündet am: 21. April 2016 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh an d lung vom 21. April 2016 durch die Richter Dr. Bacher, Gröning, Hoffmann, die Ric h- terin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts v om 31. Juli 2013 aufg e hoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das P atentgericht zurückverwi e- sen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. Mai 1994 angeme l- d eten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europä i- schen Patents 775 417 (Streitpatent). Das Streitpatent umfasst in der korrigie r- ten Fassung (EP 0 775 417 B9) sechs Patentansprüche, von denen Patenta n- spruch 1 wie folgt la u tet: " An electronic television programming guide s ystem for use in connection with a television receiver for displaying a plurality of television programs from a plurality of program sources on a pl u- rality of user - selectable television c hannels comprising: user con trol means for issuing control commands, including cha n- nel - control commands; data processing means for receiving said control commands and for generating video control commands; a video display generator adapted to receive video control co m- mands from sai d dat a processing means; and selection means for allowing said user to select any one of said plurality of television channels, said data processing means being responsive to said selection means and adapted to tune said television receiver to the televisi on channel selected by the user, characterised in that said data processing means is adapted to allow said user to d e fine a plurality of preferred tuning sequences of said television recei v- er; said data processing means being further adapted to receive s aid commands defining each said sequence of tuning and to generate a channel - tuning sequence list for each said defined sequence of tuning; memory means for storing each said channel - tuning sequence list; said data processing means being further adapted to use one of said channel - tuning sequence lists to control the sequence of tu n- ing of said plurality of television channels on said television r e- ceiver such that said television channels are tuned in accor d ance with said one defined sequence of tuning and in response to channel - control commands from said user control means. " 1 - 4 - Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent sei gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulä s sig erweitert und enthalte zudem eine Schutzbereichserweiterung. Darü ber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen ric h- tet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in der Fassung von vier b e reits in der ersten Instanz gestellten sowie drei neuen Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft einen elektronischen Programmführer für eine n Fernsehem pfänger. 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents war im Stand der Tec h- nik unter anderem ein elektronischer Zeichengenerator zum Anzeigen von Te x t - informationen zum Zeitplan eines Fernsehprogramms auf dem vollen Bil d schirm eines Fernsehempfängers bekan nt . Andere Systeme verwendeten einen D a- tenprozessor, um anhand von vom Anwender eingegebene n Kriterien bestim m- te Programmzeitplaninformationen abzuspeichern , a n hand dieser Daten einen Fernsehempfänger automatisch abzustimmen oder ein Aufzeichnungsgerät zum Zeitpunkt der ausgewählten Fernsehübertragung zu akt i vieren. Das Streitpatent kritisiert, dass solche elektronischen Programmsysteme schwierig zu implementieren und umständlich zu benutzen sei e n. Insb e sondere böten sie keinen Modus, der die Betrachtungs gewohnheiten des A n wenders berücksich tige . 2 3 4 5 6 - 5 - Dem Gegenstand des Streitpatents liegt die Aufgabe zugrunde, ein en verbesserten und nutzerfreundl icheren elektronischen Programmführer für Fernsehempfänger zu schaffen. 2. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Sy s- tem mit folgenden Merkmalen vor ( die Gliederungsnummern stammen aus dem patentgerichtlichen Urteil , wo die Merkmale in einer anderen Reihenfolge aufg e- listet sind ) : 1. Elektronisches Fernsehprogramm - Leitsystem zur Verwe n- dung in Ve rbindung mit einem Fernsehempfänger für die A n- zeige mehrerer Fernsehprogramme aus mehreren Pr o- grammquellen in mehreren vom Anwender wählbaren Fer n- sehkanälen, mit 2. einer Anwendersteuereinrichtung zum Ausgeben von Steuerb e fehlen einschließlich Kanalsteuerb efehlen, 5. Auswahlmitteln , die dem Anwender ermöglichen , irgende i- nen der mehreren Fernsehkanäle zu wählen, 3. einer Datenverarbeitungseinrichtung zum Empfangen der Ste u erbefehle und zum Erzeugen von Videosteuerbefehlen, die 6. auf die Auswahlmittel anspri cht und den Fernsehem p- fänger auf den vom Anwender gewählten Fernsehkanal a b stimmt, 7. dem Anwender die Definition mehrerer bevorzugter A b- stimmsequenzen des Fernsehempfängers ermöglicht, 7 8 - 6 - 8. jeden der Abstimmsequenzen definierenden Befehle empfängt sowie ei ne Kanalabstimmsequenz - Liste für jede definierte Abstimmsequenz erzeugt und 10. eine der Kanalabstimmsequenz - Listen verwendet, um daraus die Abstimmsequenz en der mehreren Fernse h- kanäle im Fernsehempfänger zu entnehmen , so dass die Fernsehkanäle in Übereins timmung mit einer dieser definierten Abstimmsequenz und als Antwort auf Kana l- steuerungsbefehle von der Anwende r steuereinrichtung abgestimmt werden , 9. einer Speichereinrichtung zum Speichern jeder Kanala b- stimms e quenz - Liste und 4. einem Videoanzeigegenerato r , der Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt. Die nachfolgende Figur 1 des Streitpatents zeigt in Form eines Bloc k- schaltbildes die Komponenten für ein Ausführungsbeispiel. 9 - 7 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Patentanspruch 1 sei dahin auszulegen, dass die Auswahlmittel gemäß Merkmal 5 ein Subsystem der Anwendersteuereinrichtung gemäß Merkmal 2 seien . Der Videoanzeigegenerator gemäß Merkmal 4 sei in den fun k tionellen Ablauf der Abstimmung des Fernsehempfängers oder der Generierung einer Kanalabstimmsequenz - Liste erkennbar nicht einbezogen . Demnach erg e be sich als Gegenstand von Patentanspruch 1 ein elektronisches Fernsehpr o- gramm - Leitsystem, das ausschließlich darauf beruhe, d ass der Nutzer mit be i- spielsweise einer Fernbedienung als Anwendersteuereinrichtung ausgewählte Kanäle mittels einer Datenverarbeitungsanlage eing e ben könne, die wiederum den Fernsehempfänger auf einen gewählten Kanal abstimme oder mehrere eingegebene Kanä le zu einer oder mehreren Kanalabsti m mungssequenzlisten zusammenfasse. Hierbei seien die Subkomponenten Fernsehempfänger, A n- wendersteuereinrichtung, Auswahlmittel , Datenverarbeitungsei n richtung und Speichereinrichtung zu einem kausalen Wirkungskreislauf zu sammengescha l- tet. Der Videoanzeigegenerator habe hingegen, bis auf sein bloßes Vorhande n- sein , für den mit dem Patentanspruch vorgegebenen, in sich geschlossenen Funkt i onsablauf keine Bedeutung. Der so definierte Gegenstand von Patentanspruch 1 gehe über den I n- halt der ursprünglich eingereicht en U nterlagen hinaus . Dort sei vorgesehen, dass der Videoanzeigegenerator S teuerbefehle von der Datenverarbeitungsei n- richtung für die Erzeugung und Darstellung eines Lokal i sierungsmenü s auf dem besagten Fernsehempfän ger empf a ng e. Weiterhin ziehe sich eine Benutzerfü h- rung unter Einbeziehung eines am Fernsehempfänger angezeigten grafischen Interfaces in Form eines Lokalisi e rungsmenüs wie ein roter Faden durch den Beschreibungsteil . Dies schließe bei fachkundiger Lesart die Offenb a rung ein es System s ohne Rückgriff auf ein so l ches Interface aus. Vielmehr mutiere der 10 11 12 - 8 - Fernsehbildschirm von seiner ureigensten Funktion, passiv Bildinhalte wiede r- zugeben, zu einem funktional aktiven B e standteil des Auswahlvorgangs. Diese ursprün glich definierten Eigenschaften der Subsysteme fänden sich in der e r- tei l ten Fassung so nicht wieder. In der Fassung gemäß H ilfsantrag I könne das Streitpatent ebenfalls ke i- nen Bestand haben . Nach dieser Fassung solle der Videoanzeigegenerator Generieru ngs - und Anzeigefunktionen verifizieren. Dies führe zu einer vollko m- men neuen technischen Funktionsweise, wodurch sich ein Aliud ergebe. III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. 1. Zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gehört auch in der ge l- tenden Fassung eine visuelle Rückkopplung des Auswahlvorgangs auf dem Fernsehbildschirm. Im Wortlaut von Patentanspruch 1 ist eine solche Rüc k- kop p lung zwar nicht ausdrücklich vorgesehen. Sie ergibt sich aber aus dem Zusammenhang zwischen de n Merkmalen 4, 5, 7, 8 und 9 und den hierauf b e- zogenen Ausfü h rungen in der Beschreibung. a ) Die in den Merkmalen 7 bis 9 vorgesehene Möglichkeit, dass der Benutzer mehrere Listen mit von ihm bevorzugten Abstimmsequenzen besti m- men kann, die von der Date nverarbeitungseinrichtung empfangen, umgesetzt und abgespeichert werden, umfasst nach der Beschreibung des Streitpatents eine visuelle Rückkopplung auf dem Fernsehbildschirm. Ohne eine solche Rückkopplung müsste der Benutzer die Listen quasi blind erstelle n. Selbst wenn dies möglich wäre, entspräche dies weder dem in der Beschre i bung des Streitpatents aufgezeigten Weg noch dem darin hervorgehobenen Ziel einer möglichst großen Benutzerfreundlichkeit. Wie das Patentgericht zutreffend e r- kannt hat, zieht sich e ine vis u elle Rückkopplung " wie ein roter Faden " durch die gesamte Beschreibung. Dies gilt indessen nicht nur für die ursprünglich eing e- 13 14 15 16 - 9 - reichten Unterlagen, sondern auch für die Beschreibung des Streitp a tents, die insofern keine relevanten U n terschiede aufw eist. b ) Von den in Patentanspruch 1 vorgesehenen Bestandteilen des Systems kommt als Mittel für eine visuelle Rückkopplung allein der in Mer k- mal 4 definie r te Videoanzeigegenerator in Betracht. Dieser wird auch in dem in der Beschre i bung detailliert ges childerten Ausführungsbeispiel genutzt, um eine Benutzerführung über den Fernsehbildschirm zu realisieren. Andere Möglichke i- ten einer visue l len Rückkopplung sind demgegenüber in der Beschreibung nicht erwähnt und im Patenta n spruch nicht angelegt. c ) Vor diesem Hintergrund kann Patentanspruch 1 entgegen der Au f- fassung des Patentgerichts nicht dahin ausgelegt werden, dass der Videoa n- zeigegenerator in den funktionalen Ablauf der Abstimmung des Fernsehem p- fängers auf einen Kanal oder der Generierung von Absti mmsequenzlisten nicht einbezogen ist. Zwar ist die Funktion des Videoanzeigegenerators im Patenta n- spruch nur rudimentär beschrieben. Gerade daraus ist jedoch zu entnehmen, dass ihm diejenigen in der Beschreibung aufgezeigten Funktionen zukommen mü s sen, die zur Verwirklichung der übrigen Merkmale des Patentanspruchs erforderlich sind. Eine hinreichende Grundlage im Patentanspruch bildet ang e- sichts der aufgezeigten Ausgangslage schon der Umstand, dass der Videoa n- zeigegenerator gemäß Merkmal 4 Steuerbefehle vo n der Datenverarbeitung s- einrichtung empfängt. Um die in den Merkmalen 5 bis 9 vorgesehenen Funkti o- nen zu realisieren, dürfen sich diese Steuerbefehle nicht auf die bloße Ansteu e- rung einze l ner Kanäle beschränken. Vielmehr muss der Videoanzeigegenerator auch so l che Steuersignale entgegennehmen und umsetzen, die eine visuelle Rückkopplung jedenfalls für die Erstellung von benutzerdefinierten Listen am Bildschirm ermö g lich en . 2. Dieser Gegenstand von Patentanspruch 1 geht nicht über den I n- halt der ursprüngli chen Anmeldung hinaus. 17 18 19 - 10 - a) Für die Frage, ob der Gegenstand e i nes Patentanspruchs bereits zum Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen gehört, ist maßgeblich , ob der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprung s- unterlagen un mittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfi n- dung entnehmen kann. Hierfür sind der Text der Beschreibung ei n schließlich der Erläuterung einer erfindungsgemäßen Ausführungsform sowie die Zeic h- nungen einer Anmeldung ebenso zu berücksichtigen wie die in der Anmeldung formulierten Patentansprüche (BGH , Urteil vom 18. Februar 2010 Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22 Formteil; U r teil vom 24. Januar 2012 X Z R 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 32 Elektronenstrahltherapiesystem). D a- bei sind zur Verme idung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprung s- offenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Ein " breit " formulierter Anspruch ist unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung b eschriebenes Ausführungsbe i- spiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch u m- schrieb e nen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn b e reits der Anmeldung - sei es in Gestalt e ines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtz u- sammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist. Dies gilt vo r nehmlich dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengen ommen, aber auch für sich b e- trachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur ei n- zelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH , Urteil vom 17. Juli 2012 X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum). b) Bei Anlegung dieser Maßstäbe geht der Gegenstand des Streitp a- tents nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. aa) Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass ein Sy s- tem, das ohne Rückgriff auf ein grafisches Interface arbeitet , in den ursprün g- 20 21 22 - 11 - lich ei n gereichten Unterlagen nicht offenbart ist. Wie bereits dargelegt wurde, wird ein solches System indes auch vom Streitpatent nicht bea n sprucht. bb) Der Gegenstand des Streitpatents ist auch nicht deshalb unzulä s- sig erweitert, wei l Patentanspruch 1 abweichend von dem in der Anmeldung formulierten Anspruch ein L o kalisierungsmenü nicht zwingend vorsieht. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das in den ursprünglichen Unterl a- gen in Anspruch vorgesehene Lokalisierungsmenü (location m enu) mit dem in der Anmeldung beschriebenen Lokalisierungsbildschirm (locator screen , K7 S. 48 ) gleichzusetzen ist. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergäbe sich da r- aus nicht, dass dieses Merkmal zwingend im Patentanspruch vorgesehen we r- den müsste. In der Beschreibung der Anmeldung wird der Lokalisierungsbil d- schirm (locator screen) als optional dargestellt (K7 S. 20 Z. 31 bis 34) . Damit sind auch solche Ausführungsformen als zur Erfindung g e hörend offenbart, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Dass der in d er Anmeldung formulierte A n- spruch 1 weitergehende Festlegungen enthält, führt nicht zu einer anderen B e- urteilung, weil als Vergleichsmaßstab der gesamte Inhalt der ursprünglich ei n- gereichten Unterl a gen heranzuziehen ist. c c) Entgegen der Auffassung der Klägerin geht der Gegenstand des Streitpatents nicht deshalb über den Inhalt der ursprünglich eingereichten U n- te r lagen hinaus, weil Patentanspruch 1 abweichend von dem in der Anme l dung formulierten Anspruch 3 keine " tuning - selection messages " vo r sieht . Dabei kann offen bleiben, welcher Bedeutungsgehalt diesem in der B e- schreibung der Anmeldung nicht erläuterten Begriff beizumessen ist. In A n- spruch 3 der Anmeldung sind " tuning - selection messages " jede n falls nur als optionales Merkmal des seinerseits option alen Lokalisierungsm e nüs definiert. Damit sind auch solche Ausführungsformen als zur Erfindung gehörend offe n- bart, die dieses Merkmal nicht aufweisen. 23 24 25 26 - 12 - 3. Die Erwägungen, mit denen das Patentgericht den selbständigen Klagegrund eine r Erweiterung des Sch utzbereichs abgelehnt hat, sind seitens der Klägerin nicht angegriffen. Sie lassen auch keinen Rechtsfehler erke n nen. IV. Die Sache ist nicht zur Entscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG). Das Patentgericht hat sich mit der Frage der Patentfähigk eit nicht a b- schließend befasst . Eine erstmalige Prüfung dieser Frage im Berufungsverfa h- ren erscheint nicht sachdienlich (§ 119 Abs. 5 Satz 1 PatG). Ein Grundgedanke des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst durch das mit technisch sachkundigen Ric h- tern b e setzte Patentgericht bewertet wird. Eine Endentscheidung durch den 27 28 29 30 - 13 - Bundesgerichtshof ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstb e- we r tung des Standes der Technik durch das Patentgericht unter dem Gesicht s- punkt der Patentfähigkeit unterblieben ist (B GH, Urteil vom 7. Juli 2015 X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 - Bitratenreduktion). Bacher Gröning Hoffmann Schuster Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 31.07.2013 - 5 Ni 49/1 2 (EP) -
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