ECLI:DE:BGH:2018:220318UXZR128.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 128 /15 Verkündet am: 22. März 2018 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22 . März 2018 durch die Richter Dr. Bacher , Dr. Grabinski und Dr. Deichfuß sowie die Richterin nen Dr. Kober - Dehm und Dr. Marx für Recht erkannt : Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Juni 2015 wird auf Kosten der Kläg e- rin zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte n sind Inhaber des am 11 . September 2008 unter Inanspruc h- nahme einer schweizerischen Priorität angemeldeten und mit Wirkung für die Bu n- desrepublik Deutsc hland erteilten europäischen Patents 2 205 778 (Streitpatents), das ein Verfahren zur Herstellung eines Überzugs aus gelber Goldlegierung durch Galvanisieren und eine elektrolytische Ablagerung in Form einer Goldlegierung b e- trifft . Die neb engeordneten Pate ntansprüche 1 und 16 lauten in der Verfahrensspr a- che: " 1. Procédé de dép ôt galvanoplast lectrode é alcalin, des composes organométalliques, un mouillant, un complexant, du cyanure libre caracterisé en ce que ant. 16 . Dép ô o- cedé est comprise entre 1 et 800 microns et qui comporte du cuivre caracterisé en ce que il comprend de l prinicipal permettant ise entre les domains 1N et 3N." Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen mangelnder Ausführbar k e it und fehlender Patentfähig keit angegriffen . Die Beklagte n haben das Streitpatent wie erteilt und mit neun Hilfsanträgen in geänderten Fassung en verteidigt. Das Patentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen. Die Klägerin verfolgt mit der Berufung ihr Begehren weiter . Die Beklagten tr e- ten der Berufung en tgegen . 1 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent befasst sich mit einem Verfahren zur elektrolytischen Ablagerung einer Goldlegierung und einer Ablagerung einer bestimmten Dicke, die durch ein solches Verfahren erhalten wird. 1. Die Streitpatentschrif t führt hierzu aus, Verfahren zum Erzeugen elek t- rolytischer Ablagerungen einer Goldlegierung seien bekannt und würden etwa zur dekorativen Verblendung genutzt. Die Abscheidung werde durch Elektrolyse in e i- nem alkalischen galvanischen Bad erhalten. Im St and der Te chnik sei es bekannt, dass da s Bad neben Gold und Kupfer auch Cadmium enthalte. Cadmium sei jedoch giftig und in manchen Ländern verb o- ten. Bekannt seien ferner Goldlegierungen , bei denen statt Cadmium Zink verwendet werde. Die so gewonnenen Absch eidungen wiesen jedoch einen zu hohen Kupfera n- teil auf, was zu einem stark ro safarbenen Farbton führe; zudem sei die Korrosion s- beständigkeit nicht befriedigend . 2. Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, ein Ve r- fahren bereitzustellen , mit dem unter Verzicht auf toxische Legierungsmetalle eine Goldlegierung gelber Farbe und hinreichender Korrosionsbeständigkeit erlangt we r- den kann . Die Auffassun g der Klägerin, das technische Problem sei lediglich darin zu sehen, ein alternatives Verf ahren zur Ablagerung einer Goldlegierung in der g e- wünschten gelben Farbe bereitzustellen, trifft nicht zu. In der Beschreibung des Streitpatents wird es als Nachteil der bislang bekannten elektrolytisch gewonnenen Abscheidungen gelber Farbe dargestellt, da ss diese vielfach Cadmium und damit ein toxisches Metall enthalten, und es als wünschenswert bezeichnet, eine Abscheidung zu erhalten, die im Wesentlichen frei von toxischen Metallen ist. D iese Aufgabe wird wie unten noch näher auszuführen sein wird da durch gelöst, dass als Legi e- 5 6 7 8 9 - 5 - rungsmetalle allein Kupfer und Indium vorgesehen sind, während andere M etalle nur in vernachlässigbaren Menge n enthalten sind . 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Mer kmale sich wie folgt gliedern lassen : 1. Verfahren zur galvanoplastischen Ablagerung einer Goldlegierung auf einer Elek - trode; 2. die Elektrode ist in ein Bad eingetaucht, das enthält 2.1 Goldmetall in Form von alkalischem Aurocyanid, 2.2 organometallische Verbindungen, 2.3 ein Benetzungsmittel, 2.4 einen Komplexbildner, 2.5 freies Cyanid; 3. die Legierungsmetalle sind 3.1 Kupfer in Form von Kupfer - und Kalium - Doppelcyanid und 3.2 Indium in komplexierter Form; 4. diese Legierungsmetalle ermöglichen die Abla gerung einer Legierung aus Gold des gelben, spiegelnden Brillanttyps auf der Elektrode. 4. Der Anspruch bedarf der Erläuterung : a) Das Verfahren betrifft nach Merkmal 1 die Gewinnung einer Goldlegi e- rung durch Elektrolyse. Dabei werden zwei Elektrode n Anode und Kathode in ein Bad getaucht, das verschiedene Inhaltsstoffe, insbesondere die Metalle enthält, d e- ren Ablagerung auf der Elektrode gewünscht wird. Wird Strom angelegt, werden an der Kathode Elektronen an die Metallionen abgegeben, die sich d ann als reduziertes Material ablagern. Eine solche Reduktion setzt voraus, dass die an der Kathode a n- liegende Spannung das Reduktionspotenzial des Elements übersteigt. Enthält das Bad Ionen verschiedener Metalle, hängt die Zusammens etzung der Ablagerung mi t- hin von den Reduktionspotenzialen dieser Metalle ab, die wiederum von weiteren Umständen, etwa dem pH - Wert der Zusammensetzung, der Konzentration der Me - 10 11 12 - 6 - tallionen und der weiteren Bestandteile sowie von der Temperatur beeinflusst we r- den. b) Nach Merkma l 2.1 enthält das Bad Goldmetall in Form von alkalischem Aurocyanid. Daraus ergibt sich, dass es sich nicht um ein sulfidisches System ha n- delt, bei dem die Goldionen in der Form von Au(SO 3 ) 2 bereitgestellt werden (vgl. MH24 S. 330). Die Goldionen stammen v ielmehr aus Aurocyanid und das Bad ist alkalisch. c) Nach Merkmalsgruppe 3 sind die Legierungsmetalle der Abscheidung Kupfer und Indium. Der Anspruch schreibt damit fest, dass die Legierung, die sich galvanisch a b- lagert, neben Gold Kupfer und Indium enthalten muss . Diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Nach der Beschreibung kann das Bad auch andere Metalle, etwa Silber oder Cadmium enthalten. Diese sollen aber, wie Absatz 17 erläutert, nur in vernachlässigbarer Menge vorhanden sein. Daraus ist zu entnehmen, dass sich di e- se Metalle auch in der Legierung nur mit einem nicht nennenswerten Anteil anlagern. Dieses Verständnis von Merkmalsgruppe 3 entspricht dem mit dem Streitpatent ve r- folgten Zweck, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem eine Abscheidung gewonnen werden kann, die im Wesentlichen frei von Cadmium und Zink ist. Best ä- tigt wird dieses Verständnis durch die in Ausführungsbeispiel 2 angegebenen Werte, nach denen das Bad 6 g Gold, 60 g Kupfer und 2 g Indium pro Liter enthält, je doch nur 10 mg Silber. Merkmalsgruppe 3 bestimmt zugleich, in welcher Form die Metallionen für das Bad zur Verfügung gestellt werden. Die Kupferionen werden nach Merkmal 3.1 durch Kupfer - und Kalium - Doppelcyanid bereitgestellt. Indium dagegen liegt nac h Merkmal 3.2 in komplexierter Form, also in der Form ein er Verbindung vor, bei de r das Metall - ion in einen Komplex von einem oder mehreren Liganden eingebunden ist. Dies hat nach der Darstellung der Beklagten, der die Klägerin nicht entgegengetreten ist, g e- genüber dem Einsatz eines Indiumsalzes den Vorteil, dass eine hohe Konzentration 13 14 15 16 - 7 - von Indium und eine damit einhergehende Verringerung des Reduktionspotenzials vermieden werden. Stattdessen kann die Konzentration an freiem Indium im Bad konstant gehalten werden. In den beiden Ausführungsbeispielen werden als Ko m- plexbildner Iminodiessigsäure und Ethylendiamin bzw. Nitrilotriessigsäure und Diethylentriamin eingesetzt. Diese führen zur Entstehung von Metall - Chelat - K omplexen, d.h. Verbindungen, bei denen Meta llion und Ligand über mindestens zwei Bindungsstellen verknüpft sind. d ) Nach Merkmal 2.2 wird die Elektrode in ein Bad eingetaucht, das org a- nometallische Verbindungen enthält. Unter metallorganischen oder organometallischen Verbindungen werden im S prachgebrauch der Chemie zum Teil nur solche Verbindungen gefasst, in denen ein Metallion direkt an ein Koh l enstoffatom einer organischen Gruppe gebunden ist. Zu Recht hat das Patentgericht demgegenüber angenommen, dass der ei n- schlägige Fachmann, ein C hemiker mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der elektrochemischen Abscheidung von Metallen oder ein erfahrener Galvanotechniker, diesen Begriff im Zusammenhang des Streitpatents weiter versteht. Danach sind mit organometallischen Verbindungen auch Me tall - Chelat - Komplexe gemeint, also Ve r- bindungen, bei denen ein mehrzähniger Ligand mindestens zwei Bindungsst ellen eines Metallions einnimmt, ohne dass notwendigerweise eine direkte Verbindung zwischen dem Metallion und einem Kohlenstoffatom besteht. F ür dieses Verständnis spricht entscheidend, dass nach dem übereinsti m- menden Vortrag der Parteien eine metallorganische Verbindung im oben erläuterten engen Sinn in der wässrigen Lösung eines galvanischen Bades nicht stabil ist und die Ausführungsbeispiele solche Verbindungen nicht enthalten. Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Streitpatentschrift g e- schilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn an dere Auslegungsmöglichkeiten, die z u- mindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend 17 18 19 20 - 8 - ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche A n- haltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beanspru cht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 X ZR 35/11, GRUR 2015, 159 Zugriffsrechte). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. F ür ein weit es Verständnis von Merkmal 2.2 spricht auch der Inhalt d es Strei t- patents im Übrigen . Die Goldlegierung soll als Legierungsmetalle Kupfer und Indium enthalten. Die elektrolytische Lösung muss danach Gold - , Kupfer - und Indiumionen enthalten. Die Goldionen werden nach Merkmal 2.1 in der Form von alkalischem Auroc yanid bereitgestellt, die Kupferionen nach Merkmal 3.1 in der Form von Kupfer - und Kalium - Doppelcyanid (KCu[CN] 2 ). Indium soll nach Merkmal 3.2 in komplexierter Form vorliegen. Damit liegt aus fachlicher Sicht ein Verständnis nahe, wonach der Begriff der o rgan o metallischen Verbindungen sowohl die Metallcyanide als auch das Indium in komplexierter Form umfasst. Merkmal 3.2, wonach das Bad Ind i um in ko m- plexierter Form enthält, stellt danach eine Konkretisierung der im Oberbegriff in den Merkmalen 2.2 und 2.4 enthaltenen allgemeineren Angaben dar, wonach das Bad organometallische Verbindungen und einen Komplexbildner enthält. In einem so l- chen Verständnis wird sich der Fachmann auch dadurch bestätigt sehen, dass sich aus der Beschreibung keinerlei Anhalt dafür e rgibt, welche anderen Verbindungen mit diesem Begriff sonst gemeint sein könnten. Bei einem solchen Verständnis des Merkmals 2.2 können anders als bei Z u- grundelegung des von der Klägerin in den Vordergrund gestellten engen Verstän d- nisses die Ausfüh rungsbeispiele als Erläuterungen von Patentanspruch 1 versta n- den werden. Diese führen als Bestandteile des elektrolytischen Bades jeweils Indium sowie bekannte Komplexbildner auf . Sind solche Komplexbildner und Indiumionen gleichzeitig im Bad vorhanden, bi lden sich Chelatkomplexe, so dass Indium in ko m- plexierter Form vorliegt. Auf die Frage, ob der Klägerin Gelegenheit hätte ge geben werden müssen, zu d em Inhalt des vom Patentgericht ergänzend für seinen Standpunkt angeführten 21 22 23 - 9 - Lehrbuchs " Organische Chemie " von Breitmaier und Jung Stellung zu nehmen, kommt es danach nicht an, zumal die Klägerin in zweiter Instanz dazu Stellung ne h- men konnte und Stellung genommen hat. Eine andere Beurteilung ist auch durch die von der Klägerin vorgelegte gu t- achtliche Stel lungnahme (MH40) nicht veranlasst. Dieser ist bereits nicht zu entne h- men, ob der Sachverständige seiner Beurteilung die Sicht des vom Patentgericht z u- treffend bestimmten Fachmanns zugrunde legt. Im Übrigen belegen die vorgelegte n Aus züge aus einem Lehrbuch für Organische Chemie (Breitmaier und Jung, 5. Au f- lage 2005, S. 590 = MH 41 und S. 615 = HE12), dass Vertreter dieses Faches den Begriff der metallorganischen Verbindungen zum Teil weiter fassen. I I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlic hen wie folgt begründet: Die Klage, die sich gegen die beiden im Register als Mitinhaber bezeichneten Unternehmen richte, sei nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Klägerin fehle es nicht an einer ausführbaren O f fenbarung. Bei einem zutreffend en Verständnis von Patentanspruch 1, wonach zu den organometallischen Verbindungen auch Metall - Chelat - Komplexe zähl t en, seien dem Fachmann durch die Patentansprüche und die Beschreibung konkret Verbi n- dungen genannt, die unter diesen Begriff zu fassen seien . Auch Anspruch 11 sei ausführbar. Es gehöre zum Grundlagenw i ssen des Fachmanns, was mit dem Begriff des Depolarisationsmittels gemeint sei und welche Substanzen üblicherweise hierfür Verwendung fänden. Zudem sei mit den Beispielen 1 und 2 jeweils ein nacharbeitbarer Weg offe n- bart, um das der Erfindung zu Grunde liegende Problem tatsächlich zu lösen. Die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass es dem Fachmann nicht möglich sei, das beanspruchte Verfahren unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutb are Schwierigkeiten auszufüllen. 24 25 26 27 28 29 - 10 - Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Die US - Patentschrift 3 642 589 (MH2) betreffe ein elektr olytisches Bad, das neben Gold zwingend auch Silber enthalte. Soweit das Ba d weitere Metalle, darunter Kupfer und Indium, enthalten könne, lasse dies keine Rückschlüsse auf eine spezie l- le Kombination zu. Zudem sei MH2 nicht zu entnehmen, dass Gold in Form von alk a- lischem Aurocyanid, Kupfer in Form von Kupfer - und Kalium - Doppelcya nid und Ind i- um in komplexierter Form vorliege. Ein Verfahren, bei dem eine Goldlegierung durch galvanische Ablagerung g e- wonnen werde und bei der Indium als dritter Hauptbestandteil der Legierung neben Gold und Kupfer an die Stelle von Cadmium oder Zink trete, sei durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Dafür reiche es nicht aus, dass keine Gründe ersichtlich seien, die den Fachmann hinderten, zu einer solchen Legierung zu gelangen. Eine Anregung zu einer solchen Vorgehensweise habe sich aus dem Sta nd der Technik nicht ergeben. Die deutsche Offenlegungsschrift 28 29 979 (MH11) betreffe ein elektrolyt i- sches Bad zur Abscheidung einer Legierung aus Gold, Kupfer und Cadmium, Hi n- weise darauf, dass Cadmium aus Gründen der Toxizität ein Problem darstell e, habe MH11 dem Fachmann jedoch nicht vermittelt. Somit habe er aus diesem Dokument keine Anregung erhalten, ein Bad zu verwenden, das Indium an stelle von Cadmium enthalte . Eine Anregung hierzu habe sich auch aus dem weiteren von der Klägerin angeführten Stand der Technik nicht ergeben. Zum Teil etwa in dem Aufsatz " Do 18 Carat Gold Solders Exist " (Humpston/Jacobson, Gold Bulletin 1994, 27 (4), S. 110 ff . = MH 20), der ja panischen Patentanmeldung 2001 - 198693 (MH16) und dem US - Patent 2 596 454 (MH 18) geh e es in diesen Dokumenten um Legierungen, die nicht durch elektrolytische Ablagerung, sondern durch herkömmliche Schmelzverfahren gewonnen würden. Solche ziehe der Fachmann nicht heran, wenn es um die Z u- sammensetzung eines elektrolytischen Bades gehe. Das US - Patent 3 475 292 (MH3) betreffe zwar ein elektrolytisches Bad, das neben Cadmium auch Zink, Kupfer und 30 31 32 33 - 11 - Indium enthalten könne. Diesem Dokument seien aber keine Hinweise darauf zu en t- nehmen, einzelne dort genannte Elemente beliebig zu kombinieren. Indium werde dort nicht als Legierungsmetall, sondern nur als Glanzmittel genannt. Ähnliches gelte für die deutsche Offenlegungsschrift 23 55 581 (MH31) und die japanische Paten t- anmeldung 2003 - 319794 (MH17) . Nichts anderes ergebe sich, wenn als Ausgangspunkt die deutsche Offenl e- gungsschrift 2 221 159 (MH12), das US - Patent 4 687 557 (MH13) oder 5 085 744 (MH 14) oder die deutsche Offenlegungsschrift 30 22 370 (MH15) zugrunde gelegt würden. Aus den entsprechenden Gründen sei auch der Gegenstand des nebengeor d- n eten Patentanspruchs 16 patentfähig. Er sei weder durch den Aufsatz " Gold in De n- tistry, Alloys, Uses and Performances " (Knops/Holliday/Corti, Gold Bulletin 2003, 93 ff. = MH 10) noch durch die japanische Patentanmeldung 2001 - 198693 (MH16) vorweggenommen. So weit sich MH10 mit elektrolytisch gewonnenen Abscheidungen befasse, handele es sich nur um solche aus reinem Gold. MH16 behandele zwar L e- gierungen aus Gold, Kupfer und Indium, doch seien diese in üblichen Schmelzve r- fahren, nicht du rch elektrolytische Absch eidung gewonnen. III . Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand. 1. Das Patentgericht hat die Klage dahin ausgelegt, dass sie sich nur g e- gen die im Patentregister und in der Patentschrift als Mitinhaber des Patents genan n- ten Personen ri chtet. Es hat damit die Erläuterung der Klägerin, die Klage richte sich nicht auch gegen eine weitere Person, nicht als Klageänderung angesehen. Diese Entscheidung ist nach § 268 ZPO nicht anfechtbar (BGH, Urteil vom 20. Januar 1987 X ZR 70/84, GRUR 1987 , 351 Mauerkasten II). 2 . Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass Patentanspruch 1 dem Erfordernis genügt, die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass der Fachmann sie ausführen kann ( Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 In t PatÜbkG). Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist 34 35 36 37 38 - 12 - gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der G e- samtoffenbarung de r Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde - oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 Polymerisierbare Zement mischung). Diesen Anforderungen genügen P a- tentanspruch 1 und 11. a) Soweit die Klägerin die Ausführbarkeit von Patentanspruch 1 in Zweifel zieht, legt sie ein unzutreffendes Verständnis von Merkmal 2.2 zugrunde. Wie oben ausgeführt, sind als organmetall ische Verbindungen im Sinne von Patentanspruch 1 auch Metall - Chelat - Komplexe anzusehen. Solche bilden sich, wie dem Fachmann bekannt ist, zwangsläufig, wenn das Bad Komplexbildner, etwa in Form der in A n- spruch 9 genannten Aminocarboxylsäuren, und Metallion en enthält. Das Patentgericht hat zudem festgestellt, dass mit den Beispielen 1 und 2 aus der Beschreibung des Streitpatents ein nacharbeitbarer Weg offenbart worden ist. Soweit die Klägerin erstmals in der Berufungsreplik vorgetragen hat, die Nacha rbeitung der erfindungsgemäßen Beispiele führe nicht zu einer erfindungsg e- mäßen Legierung aus Gold des gelben, spiegelnden Brillanttyps, sondern zu Legi e- rungen, die nach der maßgeblichen Klassifikation (DIN ISO 8654) nicht bei 1N bis 3N lägen, sondern bei >5N, handelt es sich um neues tatsächliches , von den Beklagten bestrittenes Vorbringen. Dieses ist im Berufungsrechtszug nicht zu berücksichtigen ( § 99 Abs. 1 PatG i.V. mit § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO). Die Beweislast dafür, dass es dem Fachmann auch nach K enntnisnahme der Angaben in der Beschreibung nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre auszuführen, liegt im Nichtigkeitsprozess bei der Klägerin (BGH, GRUR 2010, 90 Rn. 31 Polymerisierbare Zementmischung). Nachdem die Klägerin bereits mit der Klagee r- heb ung fehlende Ausführbarkeit geltend gemacht hat, hätte sie entsprechende E r- gebnisse bereits im ersten Rechtszug vortragen können und müssen , und zwar sp ä- 39 40 41 42 - 13 - testens nachdem das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 PatG mitgeteilt ha t- te, dass die Ausführba rkeit gegeben sein dürfte und das Patent dahin auszulegen sei, dass andere Metalle nur in vernachlässigbarer Menge enthalten sein dürften. Dies gab der Klägerin Anlass, ihren Vortrag zur Frage der hinreichenden Offenb a- rung zu ergänzen. Gründe, weshalb ihr dies erst im Berufungsrechtszug möglich g e- wesen sein könnte, zeigt sie nicht auf. Im Übrigen ist das Vorbringen der Klägerin hierzu auch in der Sache nicht überzeugend. Abgesehen davon, dass d en von ihr vorgelegten Unterlagen (MH48 bis 51) nicht zu entn ehmen ist , dass bei der Nacharbeitung , wie in Anspruch 1 vorg e- sehen, Kupfer - und Kaliu m - Doppelcyanid verwendet wurde , ergibt sich aus den von ihr vorgelegten Unterlagen nicht, dass sie alle aus fachmännischer Sicht naheliege n- den Maßnahmen getroffen hat, um das vom Patent angestrebte Ergebnis zu erzielen. Die Streitpatentschrift enthält insoweit keine umfassenden Angaben zur Durchfü h- rung der Ausführungsbeispiele. Dass es Vorgehensweisen geben mag, die alle Merkmale von Patentanspruch 1 aufweisen und dennoch nicht zum angestrebten Erfolg führen, schließt für sich genommen eine hinreichende Offenbarung nicht aus. Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann innerhalb des vorgegebenen Rahmens keine Bedingungen auffinden kann, die zum gewünschten Erfolg führen, zeigt d ie Klägerin nicht auf. Unter diesen Umständen liefe der ergänzend gestellte Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens auf einen Ausforschungsbeweis hi n- aus. b) Zu Recht hat das Patentgericht auch Anspruch 11 als ausführbar ang e- sehen. Zwar trifft es zu, dass der dort verwendete Begriff eines Depolarisationsmittels ( dépolarisant ) weder im Anspruch noch in der Beschreibung des Streitpatents erlä u- tert wird. Das Patentgericht hat jedoch festgestellt, es gehöre zum Grundlagenwissen des Fachmanns, dass es sich dabei um Substanzen handelt, die Elektrolysebädern zugesetzt werden, um Polarisationen von Elektrodenreaktionen abzubauen , die wä h- rend der elekt rochemischen Vorgänge auftreten . Es hat ferner festgestellt, dass dem 43 44 45 - 14 - Fachmann die Substanzen beka nnt sind , die üblicherweise in diesen Fällen Verwe n- dung fin den können . Diese Feststellungen sind der Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu l e- gen, da die Klägerin keine konkreten Anhaltspunkte aufzeigt , die Zweifel an ihrer Richtigkeit oder Vollständi gkeit begründen ( § 99 Abs. 1 PatG i.V. mit § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Vielmehr werden diese Feststellungen nicht nur durch die europäische P a- tentanmeldung 304 315 (HE10) bestätigt, in der sowohl die Funktion von Depolaris a- tionsmitteln als auch Beispiele hier für genannt werden (S. 3, Z. 32 - 42), sondern auch durch den Inhalt des US - Patent s 4 980 035 (MH5, dort Sp. 3, Z. 29 - 38). Der bereits in erster Instanz erhobene und vom Patentgericht berücksichtigte Einwand, die als Depolarisationsmittel geeignete Substa nz Thioapfelsäure ( acide thiomalique ) werde in Ausführungsbeispiel 2 des Streitpatents in einer höheren als der in Patentanspruch 11 vorgegebenen Konzentration und zu einem anderen Zweck nämlich als Glanzmittel eingesetzt, führt nicht zu einer abweiche nden Beurteilung. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, hat der Fachmann bei dem genan n- ten Ausführungsbeispiel die Möglichkeit, ein anderes Depolarisationsmittel einzuse t- zen. Darüber hinaus kommt der Einsatz von Thioapfelsäure mit der in Patenta n- spruch 11 genannten Konzentration jedenfalls im ersten Ausführungsbeispiel in B e- tracht. 3 . Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist, wie das Patentgericht weiter zutreffend angenommen hat, neu. MH2 beschäftigt sich mit einem Elektrolysebad zur Gewinn ung einer Goldl e- gierung, wobei die Legierung Silber enthalten muss und weitere Metalle enthalten kann (Sp. 1, Z. 4/5). Danach ist es schon länger bekannt, eine Goldlegierung durch Abscheiden aus wässriger Lösung zu gewinnen. Dabei enthält die Lösung Gol d in der Form von löslichem Goldcyanid (Sp. 1, Z. 6 ff.). Nach der Schilderung der bei bekannten L ö- sungen auftretenden Probleme schlägt MH2 vor, in das Bad ein lösliches polymeres 46 47 48 49 50 - 15 - Kondensat eines Epihalohydrins, vorzugsweise Epichlorhydrin oder Epibromhydr in, oder eines Alkylenpolyamins oder Quaternären hiervon zu geben (Sp. 1, Z. 60 ff.). Zudem habe sich gezeigt, dass es vorteilhaft sei, dem Bad Alkalimetall - Cyanid, b e- vorzug t Ka lium - und Natriumcyanid beizugeben (Sp. 2 , Z. 45 ff.) . Gold soll in Form von Go ldcyanid, Silber in der Form eines löslichen Silbersalzes verwendet werden (Sp. 2, Z. 51 ff.). Als weitere mögliche Zusätze werden Mittel zur Einstellung des pH - Werts, Glanzmittel und Benetzungsmittel aufgeführt (Sp. 3). Danach fehlt es jedenfalls a n einer Vorwegnahme der Merkmalsgruppe 3. MH2 sieht als Legierungsmetalle nur Gold und Silber vor. Kupfer und Indium werden zwar erwähnt. MH2 offenbar t jedoch nur , dass diese Metalle in der Lösung vorko m- men können. Anders als nach Patentanspruch 1 müssen a lso weder Kupfer noch Indium im Bad enthalten sein. Sie sind damit auch nicht notwendig Bestandteil, schon gar nicht Hauptbestandteil, der Legierung, also nicht Legierungsmetall im Si n- ne von Merk malsgruppe 3. Erst recht offenbart MH2 keine L egierung, die n eben Gold als Hauptbestandteile nur Kupfer und Indium, Silber jedoch allenfalls in zu vernac h- lässigender Menge enthält. 4 . Auch der Gegenstand von Patentanspruch 16 ist durch den Stand der Technik nicht vorweggenommen. a) Die in MH2 beschriebene Absc heidung wird nicht durch ein Verfahren nach Patentanspruch 1 des Streitpatents gewonnen. Sie enthält als Hauptbestandte i- le neben Gold nicht Kupfer und Indium, sondern Silber. b) Die japanische Patentanmeldung 2000 - 319794 (MH17) beschreibt B e- schichtungsf ilme, die aus Gold und Kupfer zusammengesetzt sind. Optional können ein oder mehrere weitere Metalle als Glanzmittel eingesetzt werden. Dabei ist Indium als eines von insgesamt elf Metallen, die hierfür in Betracht kommen, aufgeführt. 51 52 53 54 55 - 16 - MH17 ist bereits nicht zweifelsfrei zu entnehmen, dass der Beschichtungsfilm elektrolytisch gewonnen wird. Die Entgegenhaltung beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Nachbehandlung eines solchen Beschichtungsfilms durch Erhitzen in einer nichtoxidierenden Atmosphäre, die der Verbesserung der Farbstabilität dienen soll. Nicht offenbart ist darüber hinaus eine Beschichtung, die im Wesentlichen nur aus Gold, Kupfer und Indium besteht. Indium ist dort nur als möglicher Bestandteil des Beschichtungsfilms aufgeführt. MH1 7 ist schließlich nicht zu entnehmen, dass der Beschichtungsfilm die in Patentanspruch 16 definierte gelbliche Färbung aufweist, vielmehr ist dort von einem rotgoldenen Farbton die Rede. Hinweise darauf, dass durch die Zugabe der als Glanzmittel aufgeführt en Metalle ein gelber Farbton erzielt werden kann, finden sich in der Entgegenhaltung nicht. 5 . Zu Recht hat das Patentgericht ferner angenommen, dass der Gege n- stand von Patentanspruch 1 durch den Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt nicht nahegeleg t wurde. a) Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, waren Ausgangspunkt für den Fachmann diejenigen Dokumente, die sich mit elektrolytischen Bädern befas s- ten, aus denen eine Goldlegierung erzielt werden konnte, die neben Gold und Kupfer als dritte n Hauptbestandteil entweder Cadmium und/ oder Zink enthielt. Um solche Dokumente handelt es sich etwa bei de r US - Patent schrift 4 980 035 (MH5), d en deutschen Offenlegungsschriften 28 29 979 (MH11), 2 221 159 (MH12) und 30 22 370 (MH15) sowie d en US - Patentsc hriften 4 687 557 (MH13) und 5 085 744 (MH14). Der Einsatz einer Kombination, die im Wesentlichen nur aus Gold, Kupfer und Indium besteht, ist in keiner dieser Entgegenhaltungen offenbart. b) Entgegen der Annahme des Patentgerichts gab es im Stand der T ec h- nik zum Prioritätszeitpunkt auch bereits Hinweise darauf, dass die Verwendung von Cadmium als drittes Legierungsmetall bedenklich sei, weil Cadmium giftig ist ( etwa MH5 Sp. 1, Z. 13 - 15, MH14, Sp. 1, Z. 19 f. , siehe ferner MH4, Abs. 2 ). Daher b e- 56 57 58 59 60 61 - 17 - stand für den Fachmann Anlass, nach einer Alternative zu Cadmium zu suchen. Ein solcher Anlass ergab sich im Übrigen bereits daraus, dass Cadmium, wie in Abs. 2 der Streitpatent schrift festgehalten ist, in einigen Ländern verboten ist. c) Zu Recht hat das Paten t gericht jedoch angenommen, dass sich aus dem Stand der Technik keine Anregung er gab, dem elektrolytischen Bad anstelle von Cadmium oder Zink als drittes Legierungsmetall Indium in komplexierter Form beizugeben. aa) Aus den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten, die sich mit Gol d- legie rungen befass en, die nicht durch elektrolytische Abscheidung gewonnen we r- den, sondern durch herkömmliche S chmelzverfahren, und etwa für die Herstellung von Schmuck oder Zahnersatz verwendet werden , ergab sich eine solche A nregung nicht. Die Beklagten haben ausführlich, auch unter Bezugnahme auf die von ihr vo r- gelegten Gutachten von Prof. Dr. M . (HE9 und HE11) erläutert, dass die Zusammensetzung einer elektrolytisch gewonnenen Legierung von zahlreichen Fa k- toren a bhängt. Weder ist gesichert, dass alle in dem Bad vorhandenen Metalle auf der Kathode abgeschieden werden , noch entsprechen die Anteile der im Bad vo r- handenen Metalle notwendigerweise den Anteilen der Metalle in der abgeschiedenen Legierung. Entscheidenden Einfluss darauf, welche Metalle in welchem Umfang a b- geschieden werden, ha t das jeweilige Reduktionspotenzial , das wiederum von zah l- reichen Faktoren, etwa der Bindung, in der das jeweilige Metallion sich befindet, der Konzentration des Metalls , der Stromst är ke, dem pH - Wert, der Temperatur und der Zusammens etzung des Bades im Übrigen abhängig ist. Die elektrolytische Herste l- lung einer Legierung unterscheidet sich damit erheblich von der Herstellung einer Legierung durch herkömmliche Verfahren. Unter diesen U mständen wäre es Sache der Klägerin, darzulegen, warum gleichwohl damit zu rechnen ist, dass aus der Sicht des Fachmanns eine Kombination, die sich für ein Schmelzverfahren als vorteilhaft erwiesen hat, ohne weiteres auch für ein elektrolytisches Ablagerun gsverfahren hi n- 62 63 64 - 18 - reichenden Erfolg verspricht. Hinreichende Anhaltspunkte hierfür hat die Klägerin nicht aufgezeigt. Danach ergab sich eine Anregung für ein Verfahren nach Patentanspruch 1 nicht aus den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten, die sich mi t anderen Arten der Herstellung einer Legierung befassen. Dies betrifft etwa die als MH20 bis MH23 vorgelegten Artikel aus einschlägigen Fachzeitschriften, ferner die japanische P a- tentanmeldung 2001 - 198693 (MH16), die US - Patent schriften 2 596 454 (MH18) un d 2 813 790 (MH19). Auch die MH20, die die Klägerin in der mündlichen Verh andlung hervorgeh o- ben hat, enthält im Übrigen keinen Hinweis darauf, dass die Legierung so zu wählen sei, dass sie neben Gold und Kupfer im Wesentlichen nur Indium enthält. Ei ne andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus dem Hinweis der Klägerin auf das Lehrbuch von Brenner (Electrodeposition of Alloys, Principles and Practice, 1963). Dort wird zwar erläutert, dass elektrolytisch ab g eschiedene Legierungen in der Struktur th ermisch hergestellten Legierungen ähnlich sind, da sie üblicherweise dieselben Phasen aufweisen. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die s i- multane Abscheidung von zwei oder mehr Metallen an einer Kathode enthaltene Produkt nicht notwendigerweise z u einer Legierung führt, ferner werden die erhebl i- chen Unterschiede beschrieben, die gerade bei Gold - Kupfer - Legierungen zwischen durch Elektrodeposition gewonnenen und gegossenen Legierungen auftreten. bb) Eine Anregung zur Verwendung von Indium als wei teres Legierungsm e- tall neben Gold und Kupfer ergab sich auch nicht daraus, dass dieses Metall zum Prioritätszeitpunkt in zahlreichen Dokumenten als möglicher weiterer Bestandteil e i- nes elektrolytischen Bades zur Gewinnung einer Abscheidung von Gold oder ei ner Goldlegierung genannt war. Zwar trifft es zu, dass es im Stand der Technik zahlreiche Hinweise darauf gab, dass das elektrolytische Bad neben den jeweils als Legierungsmetallen aufg e- führten Metallen weitere Metalle enthalten kann. Hierbei wird rege lmäßig auch Ind i- 65 66 67 68 69 - 19 - um , insbesondere als Glanzmittel, aufgeführt. Die Klägerin hat aber nicht aufzeigen können, dass es im Stand der Technik einen Hinweis darauf gab, Indium und nur dieses als Legierungsmetall neben Gold und Kupfer vorzusehen. Voraussetzun g hierfür wäre, wie ausgeführt, dass das Bad zwingend Indium enthält, dass dieses Metall in gewissem Umfang im Bad enthalten ist und die Bedingungen so eingerichtet sind, dass neben Gold und Kupfer Indium und nur Indium in nicht nur unerhebl i- chem Umfan g an der Kathode abgeschieden und damit Bestandteil der G oldlegi e- rung wird. Zudem ist den entsprechenden Dokumenten nicht die Verwendung von Indium als Legierungsmetall in komplexierter Form zu entnehmen. cc) Die Klägerin meint, eine Anregung zur Ver wendung von Indium als dri t- tes Legierungsmetall anstelle von Cadmium habe sich daraus ergeben, dass es wie dieses als silbrig glänzendes Metall grundsätzlich geeignet sei , die Farbe einer Goldlegierung in die gewünschte Richtung zu beeinflussen. Dies t rifft nicht zu . Dabei kann zugunsten der Klägerin zugrunde gelegt werden, dass eine gewi s- se Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass Indium als helles Metall geeignet ist, den gewünschten gelben Farbton zu erzielen, wovon auch das von der Beklagten vorg e- l egte Privatgutachten ausgeht (HE9, S. 6). Daraus ergaben sich jedoch keine Hi n- weise darauf, dass es einen erfolgversprechenden Weg gibt, eine Legierung aus Gold, Kupfer und Indium im Wege der galvanoplastischen Ablagerung zu erzielen. (1) Wie bereits er wähnt hängt das Ergebnis einer elektrolytisch gewonnenen Legierung von zahlreichen Faktoren ab. Schon der Austausch eines Metalls in einem elektrolytischen Bad ist nicht ohne weiteres möglich, wie etwa die Ausführungen in MH5 belegen (Sp. 1, Z. 15 ff.), wo nach sich die Bedingungen bei der Verwendung von Zink statt Cadmium vollständig unterscheiden. Erst recht kann danach nicht a n- genommen werden, dass sich für den Fachmann aus der Verwendung von Indium zur Herstellung von Legierungen im Schmelzverfahren die Anregung ergab, dieses Metall in komplexierter Form in einem elektrolytischen Bad einzusetzen. 70 71 72 73 - 20 - (2) Auch aus dem als Anlage MH24 vorgelegten Band 1 des Taschenbuchs für Galvanotechnik ergab sich keine entsprechende Anregung. Dort wird zwar Indium als ein es von mehreren möglichen Legierungsmetallen genannt, doch wird es zu der Gruppe der Metalle gerechnet, die bevorzugt oder ausschließlich in sauren Elektrol y- ten Verwendung finden, während der Gegenstand von Patentanspruch 1, wie sich insbesondere aus Merkm al 2.1 ergibt, ein Verfahren betrifft, bei dem das Bad alk a- lisch ist. Nach den auf MH24 gestützten Feststellungen des Patentgerichts tritt freies Cyanid nur in einem solchen Bad auf. Zwar ist in MH24, worauf die Berufung hi n- weist, auch vermerkt, dass selbs t neutrale Elektrolyte im schwach alkalischen B e- reich freie Cyanidmengen aufweisen (S. 331, Abs. 1). Dies lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass freies Cyanid auch in sauren Elektrolyten entsteht, wie sie in MH24 für Indium als vorzugswürdig angegeben wer den. (3) Die Beklagte n haben unter Vorlage eines Privatgutachtens ergänzend ausgeführt, vor 2007 habe es in der Literatur keine Berichte über die elektrolytische Abscheidung einer Legierung aus Gold, Kupfer und Indium gegeben (HE9, S. 6) . Die s hat die K lägerin nicht bestritten. (4) Aus den von der Berufung angeführten anderen Entgegenhaltungen erg e- ben sich keine abweichenden Hinweise. In der deutschen Offenlegungsschrift 28 19 537 (MH34) wird in Anspruch 2 zwar ein Elektrolyt für die elektrolytisch e Abscheidung einer Legierung aus Gold und einem oder mehreren anderen Metallen, zu denen auch Indium gehört, mit einem pH - Wert von größer als 11,0 beansprucht. Daraus ergibt sich aber nicht, dass gerade ein Elektrolyt mit einem solchen pH - W ert auch für In dium in Betracht kommt, zumal in Anspruch 3 ein Elektrolyt mit einem pH - Wert von unter 11,0 beansprucht wird. In der deutschen Offenlegungsschrift 16 21 180 (MH44) wird ein Elektrolyt zur Abscheidung von Goldlegierungen beansprucht, der optional Indium als Legierung s- element enthalten kann und einen ph - Wert von mehr als 8 aufweist. Angesichts der großen Zahl möglicher Inhaltsstoffe ergibt sich daraus indes nicht, dass dieser pH - 74 75 76 77 78 - 21 - Wert entgegen den Ausführungen in MH24 gerade für die Abscheidung von Indium b esonders gut geeignet ist. Die deutsche Offenlegungsschrift 22 44 434 (MH30) schließlich offenbart ein Bad, das für die Abscheidung einer Goldlegierung neben vielen anderen Metallen auch Indium als mögliches Legierungsmetall enthalten kann und einen pH - Wert von etwa 5 bis 10, vorzugsweise 6,8 bis 7,5, aufweist. Auch daraus lässt sich nicht en t- nehmen, dass eine alkalische Umgebung für die Abscheidung von Indium geeignet ist. 6 . Nachdem der nebengeordnete Anspruch 16 auf eine Legierung geric h- tet ist, di e durch ein Verfahre n gemäß Anspruch 1 erlangt wird , ist auch sein Gege n- stand patentfähig. I V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Ve r- bindung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Grabinski Deichfuß Kober - Dehm Marx Vorinstanz: Bundes patentgericht, Entscheidung vom 30.06.2015 - 3 Ni 16/14 (EP) - 79 80 81
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