ECLI:DE:BGH:2015:081215UXZR132.13.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 132/13 Verkündet am: 8. Dezember 2015 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver - handlung vom 8. Dezember 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 7. Oktober 2013 an Verkündungs Statt zugestellte Urteil des 4. Senats (Nic htigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewi e- sen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 554 976 (Streitpatents), das am 15. Januar 1993 unter Inanspruchnahme einer US - amerikanischen Priorität vom 5. Februar 1992 angemeldet wurde und bereits vor Erlass des angefocht e- nen Urteils durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft einen Drah t- legekopf mit Anfangs - und Endringausführung und umfasst 12 Patentanspr ü- che. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache wie folgt: " A Iaying head (18) for forming an axially moving elongated pro - duct into a series of rings (24), said Iaying head having an elo n- gated tubular sup port (36), means for rotating said support about its Iongitudinal axis, a pipe (46) carried by said support for rotation therewith, said pipe having an inlet end (46a) aligned with said a x- 1 - 3 - is and arranged to receive said product, with an intermediate po r- tio n (46b) defining a curved guide path Ieading from said inlet end to an outlet end arranged to rotate about said axis and from which said product is discharged in the form of a continuous series of rings and guide means communicating with said outlet end fo r d e- fining a helical extension of said guide path, characterized by said guide means comprising a radially outwardly facing trough (50) d e- tachably connected to said support (36) for rotation therewith, and a cylindrical shroud (52) surrounding and co - opera ting with said trough to define a radially and axially confined helical extension of said guide path. " Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat d as Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in sechs geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der diese ihr Klageziel weiterverfolgt. Die Beklagte verteid igt das angefochtene Urteil und begehrt hilfsweise, die Klage abzuwe i- sen, soweit sie das Streitpatent in der Fassung ihrer erstinstanzlichen Hilfsa n- träge sowie eines neuen Hilfsantrags verteidigt . Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft einen D rahtlegekopf, der als Bestandteil e i- nes Drahtwalzwerks eingesetzt wird, um Draht in Spiralen, auch als Ringe b e- zeichnet , zu formen. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift stellt sich der A b- lauf an der Auslaufseite eines Drahtwalzwerks wie fo lgt dar: Der Draht wird, nachdem er aus dem Fertigblock ausgetreten ist, abgekühlt und durchläuft dann 2 3 4 5 - 4 - die Nachwalzeinheit. Anschließend tritt er in den Legekopf ein, wo er in Ringe gelegt wird. Die Ringe werden während des Transports zum Nachformbehälter auf einem Förderband verschiedenen Wärmebehandlungen unter zogen und fallen am Ende des Bandes in ein en Nachformbehälter, wo sie um einen sen k- recht nach oben stehenden Dorn gestapelt werden. Damit die Vorrichtung nicht blockiert werde und kostenträchtige Unte r- brechungen des Produktionsprozesses vermi e den werden könnten, sei es wic h- tig - so erläutert die Streitpatentschrift - , sicherzustellen, dass die Ringe auf dem Förderband eine einheitliche Form aufwiesen und ihr Durchmesser so b e- messen sei , dass sie pr oblemlos in den Nachformbehälter f ie len, ohne an de s- sen Außenwänden oder Dorn hängen zu bleiben. Solange ein Segment des Drahtes im Walzwerk gerollt und ein anderes Segment durch den Legekopf g e- führt werde, blieben die Betriebsbedingungen im Wesentlichen k onstant. In di e- ser Phase könnten gleichförmige Ringe durch Synchronisieren der Arbeitsg e- schwindigkeit des Legekopfs mit der Geschwindigkeit, mit der der Draht aus dem Walzwerk trete, erzielt werden. Verlasse das Endstück eines Drahtse g- ments das Walzwerk, d iene die Nachwalzeinheit dazu, die Betriebsbedingu n- gen stabil zu halten. Bei mit hohen Geschwindigkeiten gewalzten Produkten von geringerem Durchmesser, die die Tendenz hätten, beim Austreten aus dem Fertigblock schneller zu werden, wirke die Nachwalzeinhe it als Bremse, wä h- rend sie bei mit niedrigeren Geschwindigkeiten gewalzten Produkten von gr ö- ßerem Durchmesser dafür sorge, dass das Produkt nach dem Herausfallen aus dem Fertigblock weiter durch den Legekopf getrieben werde. Probleme träten jedoch auf, wen n das Endstück des Produkts die Nachwalzeinheit verlasse. In dieser Phase seien die Betriebsbedingungen nicht beständig, da die Bremswi r- kung der Nachwalzeinheit entfalle. Der Abstand zwischen der Nachwalzeinheit und dem Abgabeende des Legekopfs entspreche üblicherweise dem Umfang eines Ringes oder sei geringfügig größer. Aufgrund der relativ geringen Pr o- 6 - 5 - duktlänge neige das Endstück des Drahtes bei hohen Betriebsgeschwindigke i- ten beim Verlassen der Nachwalzeinheit dazu, schneller zu laufen. Dadurch könne der letzt e Ring Stauchungen erleiden und /oder sein Durchmesser könne größer ausfallen, was dazu führen könne, dass der Transport in den Nachfor m- behälter behindert werde. Wenn das vordere Drahtende aus dem Legekopf in Richtung Förderband austrete, seien die Be triebsbedingungen ebenfalls instabil mit der Folge, dass sich der erste Ring verformen und mit dem Dorn des Nac h- formbehälters verhaken könne. 2. Nach der Streitpatentschrift besteht eine Aufgabe des Streitpatents darin, den Legekopf mit einer Hilfsführun g auszustatten, die bei Produkten von geringerem Durchmesser, die mit hohen Geschwindigkeiten gewalzt werden, dazu dienen soll, die Formgebung der Endstücke zu stabilisieren und zu ve r- bessern. Die Streitpatentschrift bezeichnet es als weitere Aufgabe, die Hilfsfü h- rung des Legekopfs so auszugestalten, dass sie leicht abgenommen werden kann, wenn Produkte von größerem Durchmesser mit geringeren Geschwindi g- keiten gewalzt werden sollen. Eine mit diesen beiden Aufgaben korrespondi e- rende, weitere Aufgabe besteht nach der Streitpatentschrift schließlich darin, Mittel zum zuverlässigen Zentrieren und Stabilisieren der vorgeschlagenen Hilfsführung am Legekopf vorzusehen, die für eine gleichmäßige Drehbew e- gung sorgen. a) Die Ausstattung des Legekopfs mit einer Hilfs führung ist bereits Teil der Lösung des technischen Problems, das der Erfindung zugrunde liegt und darf daher wovon das Patentgericht zu Recht ausgegangen ist bei dessen Definition nicht berücksichtigt werden ( vgl. BGH, Urteil vom 22. Mai 1990 X ZR 1 24/88, GRUR 1991, 811, 814 - Falzmaschine; Urteil vom 30. Juli 2009 Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 Rn. 14 - Dreinahtschlauchfolienbeutel). 7 8 - 6 - b) Ebenso wenig kommt eine Formulierung der Aufgabe in der von der Klägerin befürworteten Form in Betracht. Die Kläge rin ist der Auffassung, das technische Problem sei im Hinblick darauf, dass die erste Aufgabenstellung des Streitpatents nach dem Stand der Technik bereits gelöst sei, auf die zweite in der Streitpatentschrift genannte Aufgabe der leichten Abnehmbarkeit de r Hilf s- führung zu beschränken. Dem steht, abgesehen davon, dass auch diese Defin i- tion mit der Bezugnahme auf eine vorzusehende Hilfsführung ein Lösungsel e- ment enthielte, entgegen, dass es verfehlt ist, schon bei der Definition der Au f- gabe die Frage zu prüf en, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Vielmehr ist das technische Problem so allg e- mein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich be i der Prüfung der erfi n- derischen Tätigkeit ( BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 X ZR 41/13, GRUR 2015, 190 Rn. 17 Quetiapin) . c) Das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem ist daher mit dem Patentgericht allgemeiner darin zu sehen, sicherzustellen, d ass auch dann, wenn die Betriebsbedingungen, wie etwa beim Austritt des hinteren Drahtendes aus der Nachwalzeinheit oder beim Austritt des vorderen Drahtendes aus dem Legekopf, nicht stabil sind, die Ringe gleichmäßig geformt werden, um so B e- einträchtigung en im Arbeitsablauf oder Stillstandszeiten zu vermeiden. 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patenta n- spruch 1 einen Legekopf vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klamm ern): 1. Legekopf (18) zum Formen eines sich axial bewegenden, langgestreckten Produktes in eine Serie von Ringen (24) [1]. 2. Der Legekopf (18) weist auf 9 10 11 - 7 - 2.1 einen langgestreckten hülsenförmigen Träger (36) [2], 2.2 Mittel zum Rotieren des Trägers um sein e Längsachse [3], 2.3 ein Rohr (46) [4], das drehfest vom Träger getragen ist [4.1], und 2.4 Führungsmittel [5; teilweise]. 3. Das Rohr (46) weist auf 3.1 ein Einlassende (46a) [4.2], das 3.1.1 mit der Achse fluchtet [4.2] und 3.1.2 dazu dient, das Produk t aufzunehmen [4.2], 3.2 ein Auslassende, 3.2.1 das derart angeordnet ist, dass es um die Achse umläuft [4.3.2], und 3.2.2 von welchem aus das Produkt in Gestalt einer kontinuierlichen Serie von Ringen abgegeben wird [4.4], sowie 3.3 ein Zwischenteil (46b) [4.3], 3.3.1 das eine gekrümmte Führungsbahn bildet [4.3.1], die vom Einlassende zum Auslassende führt [4.3.1.1]. 4. Die Führungsmittel 4.1 kommunizieren mit dem Auslassende des Rohrs , um e i- ne schraubenlinienförmige Verlängerung der Führung s- bahn zu defini eren [5], und 4.2 umfassen 4.2.1 einen radial nach außen weisenden Trog (50) [5.1], der - 8 - 4.2.1.1 abnehmbar an den Träger (36) drehfest angeschlossen ist [5.1.1 und 5.1.2], 4.2.2 einen zylindrischen Schirm (52) [5.2], der 4.2.2.1 den Trog umgibt [5.2.1] und 4.2.2.2 mit dem Trog zusammenarbeitet, um e i- ne radial und axial begrenzte, schra u- be n linienförmige Verlängerung der Fü h- rungsbahn zu definieren [5.3]. 4. Zum Verständnis der für die technische Lehre ausschlaggebenden Merkmalsgruppe 4 sind folgende Bemerku ngen veranlasst: a) Nach Merkmal 4 .1 kommunizieren die Führungsmittel mit dem Au s- lassende des Rohrs, um eine schraubenlinienförmige Verlängerung der Fü h- rungsbahn zu definieren , die nach Merkmal 3.3.1 gekrümmt ist und vom Zw i- schenteil des Rohrs gebildet wird . Sie umfassen nach der Merkmalsgruppe 4.2 des Patentanspruch s 1 einen dort mit dem Bezugszeichen 50 bezeichneten - radial nach außen weisenden Trog (Merkmal 4.2.1) und einen - mit dem B e- zugszeichen 52 bezeichneten - zylindrischen Schirm (Merkmal 4.2 .2). Entspr e- chende Erläuterungen finden sich in der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 3 Z. 5 - 10), allerdings ohne Nennung von Bezugszeichen. In der Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform heißt es demgegenüber, die Verlängerung der gekrümmten Führ ungsbahn werde durch innere und äußere Komponenten definiert, die in der Regel mit den Bezugszeichen 50 und 52 gekennzeichnet seien (Sp. 4 Z. 25 - 27). Die " äußere Komponente " ( outer component ) der Fü h- rungsbahnverlängerung so erläutert die Streitpatentschr ift umfasse ( compr i- ses ) einen zylindrischen Schirm, an dem ein Außenzahnkranz befestigt sei, der von einem Lager mit einem größeren Durchmesser drehbar gehalten werde (Sp. 4 Z. 31 - 38). Die Beschreibung verwendet an dieser Stelle für den zylindr i- schen Sch irm das Bezugszeichen 54 (Sp. 4 Z. 32). Die " innere Komponente " ( inner component ) der Führungsbahnverlängerung so führt die Streitpaten t- 12 13 - 9 - schrift weiter aus umfasse ( comprises ) einen schraubenförmigen Trog ( helical trough ), dessen offene Seite radial nac h außen in Richtung des ihn umgebe n- den zylindrischen Schirms weise. Der Trog sei auf der Kante einer spiralförm i- gen Rippe angebracht, in deren zentraler Öffnung eine Nabeneinheit befestigt sei (Sp. 4 Z. 40 - 45). Für den Begriff " Trog " verwendet die Beschrei bung in di e- sem Zusammenhang das Bezugszeichen 68 (Sp. 4 Z. 41). b) Vor diesem Hintergrund sind die Parteien unterschiedlicher Meinung darüber, was unter einem Trog nach Merkmal 4.2.1 zu verstehen ist . aa) Die Beklagte ist der Auffassung, mit der Beze ichnung " Trog " sei nur das in den Figuren 3 bis 7 mit dem Bezugszeichen 68 gekennzeichnete r inne n- förmige Element mit dem schraubenlinienförmigen Verlauf gemeint. bb) D emgegenüber ist d ie Klägerin der Ansicht, die Bezeichnung " Trog " stelle sowohl nach Pa tentanspruch 1 als auch nach der Beschreibung und den Figuren des Streitpatents eine Umschreibung des gesamten Bauteils der mit dem Bezugszeichen 50 gekennzeichneten inneren Komponente dar, so dass die Begriffe " Trog " und " innere Komponente " als Synonyme a nzusehen seien. Die innere Komponente weise ein umlaufendes Gebilde mit einem schraube n- förmigen Verlauf auf. Aus der Unterscheidung, die Patentanspruch 1 insoweit vornehme, als im Oberbegriff von Führungsmitteln und im kennzeichnenden Teil von einem Trog d ie Rede sei, ergebe sich , dass mit dem Ausdruck " Trog " de r gan ze in den Figu ren 3, 6 und 7 dargestellte Komplex gemeint sei. Der B e- griff " Trog " bezeichne daher nicht ein konkretes Führungsmittel, sondern u m- fasse vielmehr die Führungsmittel des Legekopfs , d ie folglich von irgendeiner beliebigen Form sein könnten. cc) De r von der Klägerin befürworteten Auslegung steht bereits der Wor t laut von Patentanspruch 1 entgegen. Dieser sowie die entsprechenden Erläuterungen in der Beschreibung sprechen für ein Verst ändnis dahin, dass 14 15 16 17 - 10 - mit dem Begriff " Trog " lediglich das in den Figuren 3, 5, 6 und 7 mit dem B e- zugszeichen 68 bezeichnete Element gemeint ist, wobei eine Übersetzung der englischen Bezeichnung " trough " mit " Rinne " gegenüber der in der Streitpaten t- schrift g ewählten Übersetzung mit " Trog " treffender erscheint. Nach dem Wor t- laut von Patentanspruch 1 und den Ausführunge n in Sp. 3 Z. 5 - 6 umfassen die Führungsmittel ( guide means ) neben einem zylindrischen Schirm auch einen Trog ( trough ). Das Begriffspaar " innere Komponente " und " äußere Kompone n- te " ist in Pa tentanspruch 1 nicht enthalten, sondern wird erst in Patenta n- spruch 5 erwähnt. Bei der danach beanspruchten Gestaltung , die sich von P a- tentanspruch 1 dadurch unterscheidet, dass nach Anspruch 5 Trog und Schirm n ur in eine Richtung drehbar sind, wäh re nd Anspruch 1 die Drehbarkeit des Schirms auch in entgegengesetzter Richtung einschließt, ist das Führungsmittel in innere und äußere Komponenten unterteilt, wobei die innere Komponente nach der Beschreibung der bevor zugten Ausführungsform des Streitpatents wiederum einen Trog umfasst (Sp. 3 Z. 22 ff.; Sp. 4 Z. 26 - 27 und 40). Der B e- griff " umfassen " indiziert, dass die Führungsmittel außer den ausdrücklich g e- nannten noch weitere Bestandteile aufweisen können, so dass de r Trog Teil der Führungsmittel ist. Entsprechendes gilt für die innere Komponente. Die Hiera r- chie der verwendeten Begriffe stellt sich demnach wie folgt dar: Der Ausdruck " Führungsmittel " wird in der Streitpatentschrift sowohl in den Patentansprüchen als a uch in der Beschreibung als Oberbegriff verwendet. Das in Patena n- spruch 5 genannte Begriffspaar " innere Komponente " und " äußere Kompone n- te " stellt im Verhältnis zu dem Oberbegriff " Führungsmittel " eine Unterkategorie dar, die allerdings nicht zwingend vorh and en sein muss, weil sie im Haupta n- spruch 1 nicht als solche genannt ist und lediglich eine bevorzugte Ausfü h- rungsform betrifft. Der Ausdruck " Trog " bezeichnet jeweils nur einen Bestandteil der Führ ungsmittel im Allgemeinen oder im Fall der bevorzugten Ausführung s- form - der inneren Komponente. Konkret bedeutet dies, dass mit dem Begriff " Trog " in den Figuren 3, 5, 6 und 7 lediglich das mit dem Bezugszeichen 68 b e- - 11 - zeichnete schraubenlinien - und rinnenförmige Element gemeint sein kann . Dass in Patentanspruc h 1 für den Trog das Bezugszeichen 50 verwendet wird, das in der Beschreibung mit der inneren Komponente einem umfassenderen Teil der Führungsmittel zugeordnet ist, ändert hieran nichts. Nach Merkmal 4.2.1 weist der Trog radial nach außen. Diese Formulieru ng ergibt nur in Bezug auf ein Bauteil einen Sinn, das eine Öffnung nach einer Richtung aufweist, wie dies bei einem Trog typischerweise und insbesondere auch bei dem in den Figuren 3 bis 7 mit dem Bezugszeichen 68 gekennzeichneten , besser als Rinne bezeic h- neten Element der Fall ist. c ) Die Parteien streiten ferner über die Auslegung des Merkmals 4.2.2.2, das in einem sachlichen Zusammenhang zu den Merkmalen 4.1 und 3.3.1 steht, die ebenfalls auf die vom Zwischenteil des Rohrs gebildete Fü h- rungsbahn Bezu g nehmen. aa) Das Patentgericht hat angenommen, im Hinblick darauf, dass die Führungsbahn des Legerohrs durch dessen Querschnitt und dessen gekrüm m- ten bzw. schraubenlinienförmigen Verlauf gebildet werde, könne die Führung s- bahnverlängerung gemäß Merkmal 4.2.2.2 nicht nur auf den schraubenlinie n- förmigen Verlauf der Führungsbahn bezogen sein, sondern umfasse auch die Führungsmittel Trog und Schirm, die nicht nur im schraubenförmigen Verlauf, sondern auch im Querschnitt dem Legerohr entsprechen müssten. In d er B e- schreibung des Streitpatents sei ausgeführt, dass der Trog mit dem Schirm derart zusammenarbeite, dass eine schraubenlinienförmige Verlängerung der Führungsbahn geschaffen werde, die durch das Legerohr gebildet werde. Auch aus den Figuren 3 und 7 des Streitpatents, die das Rohr, den Draht und den Trog zeigten, ergebe sich, dass Trog und Schirm gemeinsam den auslaufenden Draht so einschließen sollten, dass damit durch den Trog eine Verlängerung derjenigen Führungsbahn geschaffen werde, die vor dem Trog durch das Leg e- rohr gebildet worden sei. Entgegen der Auffassung der Klägerin bedürfe es d a- 18 19 - 12 - bei keiner exakten, sondern lediglich einer qualitativen Nachbildung der Form der kreisrunden Führungsbahn des Legerohrs, da auch hierdurch erreicht we r- de, dass die F ührungsenden des Drahtes sowohl in radialer als auch in axialer Richtung eingeschlossen seien, um jegliche Verformungen der Ringe am Ende eines Drahtabschnitts zu vermeiden. bb) Dies hält den Angriffen der Berufung stand. (1) Die Klägerin macht gelte nd, dass weder in Patentanspruch 1 noch in der Beschreibung des Streitpatents auf den Querschnitt des Rohrs Bezug g e- nommen werde. Auf diesen könne es schon deshalb nicht ankommen, weil nach der Beschreibung des Streitpatents bei Drähten größerer Durchmesse r, die mit geringeren Geschwindigkeiten gewalzt würden, eine zusätzliche Fü h- rung über jene hinaus, die das Legerohr bringe, nicht erforderlich sei oder sogar nachteilig sein könne und som it bei größeren Querschnitt en des Walzdrahts überhaupt auf den Trog v erzichtet werden könne. Ebenso wenig sei die Ausl e- gung des Patentgerichts, wonach der Trog eine den Draht vollständig u m- schließende Führungsbahn im Sinne eines Rohrs nachbilde und den Draht s o- mit eng umschlungen führe, durch Patentanspruch 1 oder die Besch reibung gedeckt. Ein " Einschließen " des Drahtes sei schon mit dem Begriff " Trog " nicht in Einklang zu bringen, da ein Trog stets nach einer Seite hin offen sei. Wenn eine den Draht völlig umschließende Führungsbahn gewollt gewesen wäre, w ä- re es einfacher g ewesen, das Legerohr in der Form des im Stand der Technik bewährten Schneckengangs fortzuführen, statt einen Trog vorzusehen. (2) Dass dann, wenn Drähte von größerem Durchmesser mit geringerer G eschwindigkeit gewalzt werden kö nn en , auf den Trog verzicht et werden kann, weil das Streitpatent in diesen Fällen eine Führung durch das Legerohr für au s- reichend erachtet, lässt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht den Schluss zu, dass es insgesamt nicht darauf ankomme, ob der Trog und der z y- 20 21 22 - 13 - lindrische Schir m die durch das Zwischenteil des Rohrs gebildete Führung s- bahn nicht nur hinsichtlich ihres Verlaufs, sondern auch in Bezug auf den Que r- schnitt des Rohrs nachbildeten. Merkmal 4.2.2.2 betrifft gerade den Fall, dass neben dem zylindrischen Schirm auch der Tr og zum Einsatz kommt. Das P a- tentgericht hat für diesen Fall zutreffend angenommen, dass die Führungsmittel Trog und zylindrischer Schirm die vom Legerohr vorgezeichnete Führungsbahn nicht nur hinsichtlich ihres Verlaufs, sondern auch hinsichtlich ihres dur ch das Rohr vorgegebenen Durchmessers verlängern. In der Beschreibung heißt es in diesem Zusammenhang, das Aufnahmeende des Trogs sei so angeordnet, dass es unmittelbar an das Auslassende des Rohrs angrenze und mit die sem kommuniziere; s o wirke der Trog mi t dem Schirm zusammen, um eine schra u- benförmige Verlängerung der vom Legerohr bestimmten Führungsbahn zu schaffen (Sp. 5 Z. 23 - 27). Die Endstücke sollen dadurch sowohl radial als auch axial in einer weiteren, um die Längsachse des Trägers laufenden Bahn ei ng e- grenzt ( confined ) werden. Damit solle der Tendenz des Produkts zu knicken entgegengewirkt und gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass auch der letzte Ring eines jeden Drahtsegments die gleiche kreisrunde Form erhält wie die v o- rangegangen en Ringe (Sp. 5 Z. 31 - 36). Die Streitpatentschrift enthält keine ausdrücklichen Angaben dazu, durch welche Größe die axiale und radiale B e- grenzung der Verlängerung der Führungsbahn bestimmt werden sollen. Aus Merkmal 4.2.2.2 lässt sich zwar entnehmen, dass die radiale und axiale B e- grenzung durch den Trog und den zylindrischen Schirm vorgenommen werden. Aus der Anordnung dieser beiden Bauteile im Verhältnis zueinander ergibt sich ferner, dass die radiale Begrenzung der Verlängerung der Führungsbahn nach innen durch den Bode n des Trogs und nach außen durch den Schirm erfolgt, während die axiale Begrenzung durch die Seitenwände des Trogs sichergestellt wird. Explizite Angaben dazu, welche Breite und Tiefe der Trog haben soll, sind in Merkmal 4.2.2.2 jedoch nicht enthalten. All erdings nimmt Merkmal 4.2.2.2 auf die Führungsbahn Bezug. Diese wird nach Merkmal 3.3.1 durch das Zwische n- - 14 - teil des Rohrs, das das Einlassende mit dem Auslass - ende verbindet, gebildet. Die Führungsbahn wird damit auch durch den Durchmesser des Rohrs b e- stimm t. Damit ergibt sich aus Merkmal 4.2.2.2, dass die Rinne des Trogs so gestaltet sein muss, dass sie bei Abdeckung durch den zylindrischen Schirm in etwa dem Umfang des Rohrs entspricht. Eine exakte Übereinstimmung mit der Form des Rohrs ist nicht zu erreic hen, wenn der Schirm, wie in den Darstellu n- gen der Figuren 3 und 7 auf der dem Trog zugewandten Seite keine Krümmung aufweist. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht zu beanstanden, wenn das Patentgericht angenommen hat, dass es keiner exakten Nachbildun g der krei s- runden Führungsbahn des Legerohrs bedürfe, sondern eine qualitative Nac h- bildung ausreiche. Soweit das Patentgericht bei der Prüfung der Patentfähigkeit ausführt, dass ein im Stand der Technik offenbartes Bauteil, anders als das Streitpatent k eine den Draht vollständig umschließende Führungsbahn im Sinne eines Rohrs nachbilden könne, oder den Draht nicht wie beim Streitpatent eng u m- schlungen führe, hat es entgegen der Auffassung der Klägerin Patenta n- spruch 1 nicht entgegen seinem Wortlaut ausge legt. Es hat insbesondere nicht angenommen, wie die Klägerin behauptet, dass der Draht allein durch den Trog vollständig eingeschlossen werde, sondern hat lediglich festgestellt, dass die entsprechenden Bauteile im Stand der Technik keine Verlängerung der Fü h- rungsbahn im Sinne des Streitpatents offenbaren. d ) Schließlich ist zwischen den Parteien streitig, ob Merkmal 4.2.2.2 dahin zu verstehen sei, dass die durch das Legerohr vorgegebene Führung s- bahn einen vollständigen Umlauf der schraubenlinienförmigen Verlängerung um die Längsachse des Trägers voraussetze. Dies ist zu verneinen. Erst Patenta n- spruch 2 verlangt, dass die schraubenlinienförmige Verlängerung der Fü h- rungsbahn wenigstens einen vollständigen Umlauf um die Längsachse des Trägers definiert. Dar aus ergibt sich, dass Patentanspruch 1 auch Gestaltungen 23 24 - 15 - umfasst, bei denen die Führungsbahn nicht um einen vollständigen Umlauf ve r- längert wird. Gestützt wird diese Auslegung auch durch die Beschreibung, wo es heißt, dass die Verlängerung vorzugsweise wen igstens einen vollständigen Umlauf durch die Drehachse des Legerohrs definiert (Sp. 3 Z. 17 - 19). II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents für paten t- fähig erachtet und dies im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Pate ntanspruch 1 sei neu. Er werde weder durch die deutsche Offenlegungsschrift 1 291 716 (PB3), die französische Paten t- schrift 1 526 997 (PB9) oder die italienische Patentschrift 1 235 074 (PB4) noch durch die von der Klägerin geltend gemachten Vorbenutzungen vorwegg e- nommen. Die PB3 zeige zwei unterschiedliche Ausführungsformen eines Leg e- kopf s zum Formen eines sich axial bewegenden, lang gestreckten Produkts in eine Serie von Ringen. Damit offenbare die PB3 zwar Merkmal 1 sowie die Merkmalsgruppen 2 und 3. Jedoch entsprächen die in der PB3 gezeigten Fü h- rungsmittel nicht allen Kriterien der Merkmalsgruppe 4. So weise der in der PB3 offenbarte Drahtlegekopf mit dem nach dem Legerohr angeordneten Schn e- ckengang und dem zylindrischen Schirm in Form eines den Schn eckengang umgebenden Gehäuses zwar Führungsmittel auf, die mit dem Auslassende des Rohrs kommunizierten, wie Merkmal 4.1 dies vorsehe. Allerdings definiere die nach dem Auslassende des Rohrs angeordnete schraubenlinienförmig verla u- fende Wandung des Schneck engangs keine Verlängerung der durch das Rohr vorgegebenen Führungsbahn im Sinne von Merkmal 4.2.2.2. Zwar sei nach der PB3 die axiale Austrittsgeschwindigkeit des auslaufenden Drahtstrangs durch den schraubenförmigen Schneckengang beeinflussbar. Jedoch we rde die Fü h- rungsbahn nicht hinsichtlich des Querschnitts des Rohrs nachgebildet, weil nach dem Legerohr zwischen der vorlaufenden Wandung und der nachlaufe n- 25 26 27 - 16 - den Wandung des Schneckengangs ein derart großer Raum vorhanden sei, dass das dort endende Legerohr in seiner Neigung zum Schneckengang ve r- stellt werden könne. Ebenso wenig weise der in der PB3 offenbarte Legekopf einen nach außen weisenden Trog im Sinne von Merkmal 4.2.1 auf. Die Wa n- dung des Schneckengangs könne auch dann nicht als Trog angesehen werden , wenn er mehr als 360° umlaufe und dadurch Teilabschnitte der Wandung para l- lel verliefen. Schließlich fehle es auch an der Abnehmbarkeit im Sinne von Merkmal 4.2.1.1. Die PB9 gehöre zur Familie der PB3 und gehe nicht über den aus der PB3 bekannten Gege nstand hinaus. Schließlich werde der Erfindungsg egenstand auch nicht durch die PB4 neuheitsschädlich getroffen. Insoweit fehle es ebenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 4. Die Führungsmittel des in der PB4 gezeigten Legekopfs umfassten eine F rontplatte, einen zylindrischen Ring und einen Ringabschnitt, der um ca. 180° umlaufe. Der Ringabschnitt (20 porzione di anello ), der in P a- tentanspruch 1 auch als " ablenkendes Positioniermittel " ( mezzo deflettore co n- dizionatore ) bezeichnet werde, diene a ls Ablenkungsvorrichtung für den Drahtstrang und sei wie sich aus der Figur 3 ergebe an einem zylindrischen Ring befestigt. Dieser nach dem Auslassende des Rohrs angeordnete Ringa b- schnitt könne keine durch das Rohr vorgegebene Führungsbahn definieren, wie dies von den Merkmalen 4.1 und 4.2.2.2 in Verbindung mit Merkmal 3.3.1 ve r- langt werde. Ein einzelner Ringabschnitt, der nur 180° umlaufe, könne einen Drahtstrang allenfalls ablenken, nicht jedoch eine den Draht vollständig u m- schließende Führungsbahn na chbilden. Selbst wenn man den zylindrischen Ring als Schirm im Sinne des Streitpatents ansähe, seien jedenfalls weder die Merkmalsgruppe 4.2.1 noch die Merkmale 4.2.2.1 und 4.2.2.2 offenbart, da der Legekopf der PB4 keinen Trog aufweise. Selbst wenn man mi t der Klägerin d a- von ausgehe, dass der Ringabschnitt nach der Beschreibung der PB4 durch 28 29 - 17 - eine U - förmige Führung ersetzt werden könnte, könne dies nicht als radial nach außen weisender Trog im Sinne von Merkmal 4.2.1 angesehen werden, da die Beschreibung in soweit keine Angaben zur Ausrichtung der U - förmigen Führung enthalte. Wenn danach hinsichtlich der Ausrichtung der U - förmigen Führung mehrere unterschiedliche Ausführungen technisch möglich seien, bedürfe es für die Auswahl weiterer durch Fachwissen getrag ener Überlegungen, so dass i n- soweit nicht von einer Selbstverständlichkeit ausgegangen werden könne, die mitgelesen werde. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 habe sich für den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben . Als Fachmann sei ein hochqualifizierter Diplom - Ingenieur mit zumindest Fachhoc h- schulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der über eine mehrjährige Berufserfahrung in der spanlosen Umformtechnik, insbesondere auch in der Konstruktion von Dr ahtwalzeinrichtungen verfüge. Als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit könne mit der Klägerin die PB3 herangezogen werden, da diese zur selben Familie gehöre wie die in der Streitpatentschrift genannt e PB9 und somit dieselbe E r- findung zum Gegenstand habe. Die PB3 spreche das Problem, dass bei hohen Geschwindigkeiten die Ringe Verformungen erleiden und infolgedessen Beei n- trächtigungen des Betriebsablaufs auftreten können, nicht an. Der Fachmann erhalte daher aus der PB3 keine Anr egung für eine Ausgestaltung der Fü h- rungsmittel in der Form eines Trogs entsprechend der Merkmalsgruppe 4. Entsprechendes gelte für die PB4, die dem Fachmann auch bei der d a- nach möglichen Ausführungsform, dass der Ringabschnitt als U - förmige Fü h- rung aus gestaltet sei, weder für sich noch in der Zusammenschau mit der PB3 eine Anregung gebe, nach technischen Lösungen zu suchen, die das Verfo r- men der Ringe und damit Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs vermeiden. 30 31 32 - 18 - Der Fachmann werde auch in diesem Fall das Rohr oder das U - Profil mangels entsprechender Ausführungen in der PB4 lediglich als gleichwirkenden Ersatz für den am zylindrischen Ring befestigten Ringabschnitt ansehen, der den Drahtstran g lediglich ablenken und nicht wie beim Streitpatent eng u m- sch lungen führen solle. Hierfür käme allenfalls ein nach innen gerichtetes au s- gerichtetes U - Profil oder ein (Vierkant - )Rohr in Frage, das den Drahtstrang an der Außenwandung in gleicher Weise ablenke wie der Ringabschnitt, jedoch demgegenüber einfacher oder s tabiler am zylindrischen Ring befestigt werden könnte. Die beanspruchte Lehre sei auch nicht durch einfache fachübliche E r- wägungen in naheliegender Weise auffindbar gewesen. Vielmehr habe es ei n- gehender Überlegung bedurft, die auf erfinderische Tätigkeit s chließen ließen, um zur beanspruchten Lösung zu gelangen. Die von der Klägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung gehe nicht über das hinaus, was dem Fachmann aus der PB4 bekannt sei. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren s tand. 1. Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 neu ist. Er wird entgegen der Auffassung der Klägerin weder durch die Entgegenhaltung PB3 noch durch die Entgegenhaltungen PB4 und PB9 oder die im zweiten Rech tszug geltend gemachte offenkundige Vo r- benutzung vorweggenommen. a) Die PB3 betrifft einen Legekopf (Edenbornhaspel), bei dem ein Dre h- rohr mit einem Legekonus verbunden ist, aus dem die Drahtwindungen einzeln austreten und von dort aus über Fördereinric htungen zu einer nachfolgenden Sammelstelle gefördert werden. Die Umfangsfläche des Legekonus ist mit e i- nem Schneckengang versehen. Um den Windungsleger in Verbindung mit u n- terschiedlichen Fördermitteln verwenden und gleichzeitig auch bei verschied e- 33 34 35 - 19 - nen Dra htdicken einwandfrei geformte Drahtwindungsstränge erzeugen zu kö n- nen, schlägt die PB3 vor, das Drehrohr so auszubilden, dass es in seiner Ne i- gung zum Schneckengang verstellbar und/oder auswechselbar ist. Dadurch werden für die Erzeugung der einzelnen Drah twindungen mehrere Betriebsa r- ten für das Zusammenwirken von Legerohr und Schneckengang ermöglicht (Sp. 1 Z. 35 - 42). So kann die Auslauföffnung des Legerohrs einmal gegen die vorlaufende Wandung des Schneckengangs geneigt angeordnet werden. In diesem Fall w erden die sich bildenden Drahtwindungen an der vorlaufenden Wandung des Schneckengangs abgebremst. Dadurch kann die axiale Austritt s- geschwindigkeit des Drahtwindungsstrangs so verringert werden, dass dieser geordnet und mit einfachen Mitteln auf die nachfo lgende Transporteinrichtung gebracht werden kann. Das Legerohr ist bei dieser Variante relativ kurz ausg e- bildet, so dass der Draht einem relativ geringen Reibungswiderstand ausgesetzt ist und eine zu starke Biegung verhindert und damit ein Rückstau zur Wal zstr a- ße klein gehalten wird (Sp. 1 Z. 43 - 53). Zum anderen kann die Auslauföffnung parallel zu der nachlaufenden Wandung des Schneckengangs geneigt ang e- ordnet werden. Bei dieser Betriebsart werden die sich bildenden Drahtwindu n- gen frei beweglich zwischen de n Schneckengangswandungen vorgefördert, und nur die letzten Drehwindungen, die von dem aus der Walzstraße ausgelaufenen freien Ende gebildet werden, werden von der nachlaufenden Wandung des Schneckengangs aus dem Windungsleger herausgedrückt. Die axiale Au stritt s- geschwindigkeit des Drahtwindungsstrangs kann durch Verstellen der Neigung des Legerohrs gegenüber der Wandung des Schneckengangs verändert und so den Anforderungen der nachgeordneten Fördermittel angepasst werden (Sp. 1 Z. 61 bis S. 2 Z. 6). Schlie ßlich kann die Neigung des Legerohrs gegen die Wandung des nachlaufenden Schneckengangs gerichtet werden. Dadurch kö n- nen in begrenztem Umfang Drahtwindungen unterschiedlichen Durchmessers erzeugt werden (Sp. 2 Z. 14 - 18). - 20 - Der Windungsleger nach der PB3 o ffenbart damit das Merkmal 1 sowie die Merkmalsgruppen 2 und 3. Mit dem Schneckengang und dem zylindrischen Gehäuse bei der in Figur 1 gezeigten Variante bzw. dem konischen Rahmenteil der in Figur 3 gezeigten Variante weist der Legekopf der PB3 zwar dem St rei t- patent vergleichbare Führungsmittel auf. Jedoch verwirklichen diese Fü h- rungsmittel nicht sämtliche Kriterien der Merkmalsgruppe 4. So kommunizieren sie zwar auch mit dem Auslassende des Legerohrs, so dass Merkmal 4.1 z u- mindest teilweise offenbart ist. Nicht offenbart werden jedoch die Merkmale 4.2.1, 4.2.1.1 und 4.2.2.2. So kann die Wandung des Schneckengangs nicht mit einem nach außen weisenden Trog im Sinne des Merkmals 4.2.1 gleichgesetzt werden. Beim Schneckengang der PB3 kann zwar die Steigung vers tellt we r- den, wenn der Windungsabstand in Abhängigkeit von der Dicke des Drahts verändert werden soll (Sp. 1 Z. 57 - 60). Jedoch ist der Schneckengang nicht abnehmbar, wie dies beim Trog des Streitpatents nach Merkmal 4.2.1.1 der Fall ist. Schließlich arbeit en weder der zylindrische Schirm in der in Figur 1 der PB3 dargestellten Ausführungsform noch der koni sche Rahmenteil in der in Figur 3 gezeigten Ausführungsform mit dem Schneckengang in der von Merkmal 4.2.2.2 vorgesehenen Weise zusammen. Bei dem Legekopf nach der PB3 kann das Legerohr im Verhältnis zur Wandung des Schneckengangs verstellt werden (Sp. 1 Z. 36 - 38) , um die Austrittsgeschwindigkeit des Drahtwindungsstrangs zu verändern und an die Geschwindigkeit der vorangehenden Walzstraße oder der nachfolge nden Transporteinrichtungen an zu passen, je nachdem, ob die Drah t- windungsstränge in senkrechter Ebene , in ausgefächerten Windungen liegend oder überlappt weiter transportiert werden sollen. Außerdem kann unabhängig hiervon auch die Steigung des Schneckengan gs verstellt werden (Sp. 1 Z. 59 60). Damit ermöglicht es d ie PB3 - anders als d as Streitpatent - gerade nicht , mit den Führungsmitteln die durch das Legerohr vorgezeichnete Fü h- rungsbahn weiter zuführen . Diese soll vielmehr in Abhängigkeit vo m Durchme s- ser d es Drahtes und/oder der Art des vorgesehenen Weitertransports nach dem 36 - 21 - Austritt aus dem Windungsleger durch Verstellen des Legerohrs gegenüber der Neigung des Schneckengangs verändert werden kön nen. b) Die PB9 gehört zur Familie der PB3 und geht - wie a uch die Klägerin in der mündlichen Verhandlung nicht in Frage ge stellt hat - nicht über das dort Offenbarte hinaus, so dass die Neuheit des Streitpatents gegenüber der PB9 aus den gleichen Gründen wie bei der PB3 zu bejahen ist. c) Die PB4 beschreibt ei nen Windungsleger, der eine Statoreinheit ( gruppo statore ), eine Antriebseinheit ( gruppo motore ) und eine Dreheinheit ( gruppo rotante ) umfasst, wobei die Dreheinheit ein Führungsrohr aufweist. Nach dem Auslassende des Rohrs sind Führungsmittel angeordnet, die eine Frontplatte, einen zylindrischen Ring und in der in den Figuren der PB4 darg e- stellten Ausführungsform einen Ringabschnitt ( porzione di anello ) umfassen. Der Ringabschnitt, der in Patentanspruch 1 der PB4 auch als ablenkendes P o- sitioniermittel ( mez zo deflettore condizionatore ) bezeichnet wird, ist an dem z y- lindrischen Ring befestigt und dient als Vorrichtung zum Ablenken des Drahtstrangs. Aus den Figuren der PB4 ergibt sich, dass der Ringabschnitt nur zu etwa 180° umläuft. Damit offenbart die PB4 zw ar Merkmal 1 sowie die Merkmalsgruppen 2 und 3. Jedoch werden nicht alle Elemente der Merkmal s- gruppe 4 offenbart. So kann, auch wenn man den zylindrischen Ring noch als Schirm gemäß Merkmal 4.2.2 ansehen mag, der Ringabschnitt jedenfalls nicht einem Trog i m Sinne von Merkmal 4.2.1 gleichgesetzt werden, da er nicht nach einer Seite offen ist, sondern auf einen Teil des zylindrischen Rings aufgesetzt ist, ohne eine Einbuchtung aufzuweisen. Zwar ist in der PB4 erwähnt, dass statt des Ringabschnitts ein Rohr, e ine U - förmige Führung oder ein anderes geei g- netes Mittel vorgesehen sein könne (S. 5, letzter Absatz der dt. Übers.), wobei eine U - förmige Führung mit ihrer Öffnung nach einer Seite - anders als ein Rohr im Prinzip auch mit einem Trog als vergleichbar an gesehen werden könnte. Jedoch enthält die PB4 keine Angaben dazu, wie die alternativen Mittel 37 38 - 22 - zu dem Ringabschnitt angeordnet sein sollen. Insbesondere sind keine A n- haltspunkte dafür ersichtlich, dass beim Einsatz einer U - förmigen Führung di e- se mit ihrer Ö ffnung nach außen angeordnet sein sollte, wie dies beim streitp a- tentgemäßen Trog nach Merkmal 4.2.1 der Fall ist. Unabhängig hiervon ist j e- denfalls Merkmal 4.2.1.1 nicht offenbart , da in der PB4 eine Abnehmbarkeit des Ringabschnitts oder der alternativ ein setzbaren Mittel nicht vor gesehen ist . Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob Merkmal 4.2.2.2 verwirklicht ist . d ) Die Neuheit der erfindungsgemäßen Lehre ist auch nicht im Hinblick auf die im zweiten Rechtszug geltend gemachte Vorbenutzung zu ver neinen. aa) Es erscheint fraglich, ob das betreffende Vorbringen zu berücksicht i- gen ist. Die Klägerin hat sich erstmals in einem eineinhalb Monate nach Ablauf der Frist für die Berufungsbegründung eingegangenen Schriftsatz auf eine o f- fenkundige Vorbe nutzung durch die T . S.A. berufen, an die die S . AG (später: S . AG), eine Lizenznehmerin der Rechtsvorgängerin der Beklagten (M . ) , zur Durch - führung von Drahtlegeversuchen einen Drahtwindungsleg er geliefert haben soll, von dem die Klägerin geltend macht, dass dieser den Gegenstand von P a- tentanspruch 1 vorwegnehme. Hierbei handelt es sich um ein neues Angriff s- mi t tel im Sinne von § 117 PatG und § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, das unter den V o- raussetzungen von § 117 PatG in Verbindung mit § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO im Berufungsverfahren zuzulassen ist. N ach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist d er Nichtigkeit s- kläger grundsätzlich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit des Streitpatents auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu stützen, insbesondere mit einer Vielzahl unterschiedlicher Argumentationslinien zu begründen, warum der Gegenstand der Erfindung durch den Stand der Technik vorweggenommen 39 40 41 42 - 23 - oder nahegelegt sei. Hat das Patentgericht da s Vorbringen des Klägers, der Gegenstand des Streitpatents sei durch den Stand der Technik vorweggeno m- men oder nahegelegt, für begründet erachtet, hat der Kläger regelmäßig keine Veranlassung, weitere Angriffsmittel vorzutragen, um die fehlende Patentfähi g- keit des Gegenstands des Streitpatents zu begründen. In einem solchen Fall beruht es grundsätzlich nicht auf Nachlässigkeit, wenn der Kläger die entspr e- chenden Angriffsmittel nicht bereits im ersten Rechtszug vorgebracht hat (BGH, Urteil vom 28. August 201 2 X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 Rn. 37 - 39 - Fah r- zeugwechselstromgenerator). So verhält es sich an sich hier. Denn das Paten t- gericht hat das Vorbringen der Klägerin, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei durch die Entgegenhaltung PB3 nahegelegt, jedenfalls in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG für begründet erachtet. Allerdings bestehen gegen die Zulassung insofern Bedenken, als die Vorbenutzung, auf die sich die Klägerin nunmehr beruft, bereits im Einspruch s- verfahren gegen das Streitpatent von der Eins prechenden S . AG vorgebracht worden ist und die Beschwerdekammer des Europäi - schen Patentamts dort zu dem Ergebnis gekommen ist, dass nicht schlüssig und widerspruchsfrei dargelegt worden sei, aus welchen Tätigkeiten und U m- ständen sich eine offenkundige Vorbenutzung ergeben solle. Insbesondere l ä- gen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei der Auslieferung des Schneckenvorsatzes an die T . S.A. um eine reguläre Lieferung gehandelt habe. In Bezug auf die Versuche sei w eder zu deren Umfang und Dauer noch zu dem dabei anwesenden Personenkreis hinreichend vorgetragen. Dass Dritte zu den Versuchen zugelassen gewesen seien, sei angesichts der Umstände des Falles höchst unwahrscheinlich. Ebenso wenig könne davon ausgegangen w erden, dass gelegentliche Besucher in der Lage gewesen w ä- ren, bei dem nach dem Vorbringen der Einsprechenden nach den Versuchen ausrangierten Schneckenvorsatz ausreichend technische Merkmale ausz u- 43 - 24 - machen und Schlüsse auf deren Funktion zu ziehen (Entscheidu ng vom 18. September 2001 T 0864/99 3.2.1). Die Klägerin hat nicht dargetan, was sie veranlasst hat, den betreffenden Sachverhalt dem Patentgericht nicht vorz u- tragen. Ihr Prozessbevollmächtigter hat auf Befragen des Senats erklärt, er sei ihm persönlic h nicht bekannt gewesen. Dies spricht für eine nachlässige Pr o- zessführung, denn die prozessuale Sorgfalt gebietet es, vor Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage eine das Streitpatent betreffende Einspruchsentsche i- dung auszuwerten. bb) Letztlich kann die Frage, ob die Klägerin gehalten war, das auf offe n- kundige Vorbenutzung gestützte neue Angriffsmittel bereits im ersten Recht s- zug geltend zu machen, jedoch offenbleiben, da die Klägerin auch im Streitfall nicht hinreichend dargetan hat, dass der Gegenstand der Vorbenutzung offe n- kundig war. Durch die Lieferung einer Vorrichtung werden der Aufbau und die ma ß- geblichen technischen Merkmale der Vorrichtung grundsätzlich preisgegeben und damit offenkundig. Voraussetzung für die Annahme, dass Dritte von der tec hnischen Information Kenntnis erlangen konnten, ist jedoch, dass die We i- terverbreitung an beliebige Dritte durch den Empfänger nach der Lebenserfa h- rung nahegelegen hat. Maßgeblich für die Beurteilung dieser Frage sind die zum Zeitpunkt der Lieferung der te chnischen Information bestehenden Verei n- barungen zwischen den Beteiligten oder die sonstigen Umstände der Lieferung. Bei der Lieferung einer Vorrichtung an einen einzelnen Abnehmer kommt es sonach darauf an, ob bei der Lieferung eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart wurde oder sich aus Treu und Glauben ergibt oder ob zu erwarten war, dass der Empfänger die maßgeblichen technischen Merkmale der Vorrichtung wegen eines eigenen geschäftlichen Interesses g e- heim halten werde (BG H, Urteil vom 15. Januar 2013 X ZR 81/11, GRUR 2013, 367 Rn. 20 f. mwN - Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser). 44 45 - 25 - Nach diesen Maßstäben kann nicht davon ausgegangen werden, dass die technische Lehre des Streitpatents durch die Lieferung des Draht windung s- legers und des Schneckenvorsatzes an die T . S.A. der Öffentlich - keit zugänglich gemacht worden ist. Nach dem Vortrag der Klägerin und den von ihr vorgelegten Unterlagen wurde der Drahtwindungsleger diesem Unte r- nehmen zur Durchführung v on Versuchen überlassen. Dem vorgelegten Schriftverkehr zwischen der S . AG und der T . S.A. lässt sich entnehmen, dass diese es für unerlässlich hielt, dass bei den Versuchen verantwortliche Mitarbeiter der S . AG a nwesend waren, um aufgrund der bei den Versuchen gewonnenen Erkenntnisse die für einen Produktionsbetrieb unter normalen Bedingungen erforderlichen Anpa s- sungen und Änderungen der Einstellungen vornehmen zu können (Anl a- ge LS27). Dies spricht dafür, dass be i den Versuchen unbeteiligte Dritte gerade nicht anwesend sein sollten, so dass von einer öffentlichen Zugänglichkeit der einschlägigen technischen Informationen im Prioritätszeitpunkt nicht ausgega n- gen werden kann. Die geltend gemachte Vorbenutzung kann d anach bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Streitpatents nicht berücksichtigt werden (Art. 54 Abs. 2 EPÜ). 2. Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass der Gege n- stand von Patentanspruch 1 dem Fachmann auch nicht durch den Stand der Techni k nahegelegt war. a) Als maßgeblicher Fachmann ist mit dem Paten t gericht ein Diplom - Ingenieur mit zumindest Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Masch i- nenbau anzusehen, der über eine mehrjährige Berufserfahrung in der spanl o- sen Umformtechnik, insbes ondere auch in der Konstruktion von Drahtwalzei n- richtungen , verfügt. Soweit die Klägerin fordert, dass der Fachmann im Hinblick darauf, dass Windungsleger komplexe und technisch hoch entwickelte Masch i- nen und Werkzeuge seien, die hohen Anforderungen entspr echen müssten, 46 47 48 - 26 - über mindestens drei bis fünf Jahre Erfahrung in der Planung von Windungsl e- gern sowie einen hohen Bildungsgrad und eine Organisations - und Kombinat i- onsgabe verfügen müsse, unterscheidet sich dies im Ergebnis nicht von der Definition des Pate ntgerichts. b) Die PB3 und die zu de rselben Familie gehörende, in der Streitp a- tentschrift als Stand der Technik in Bezug genommene PB9 gaben dem Fac h- mann keine Anregung , die Führungsmittel entsprechend der Merkmalsgruppe 4 auszugestalten, insbesondere d iese so anzuordnen, dass sie im Sinne des Merkmals 4.2.2.2 zusammenarbeiten, um eine radial und axial begrenzte, schraubenlinienförmige Verlängerung der Führungsbahn zu definieren , und dass ei nes der Führungsmittel wie der Trog des Streitpatents abgeno mmen werden kann, wenn eine zusätzliche Führung über diejenige des Legerohrs hinaus nicht erforderlich oder unzweckmäßig ist . Der Kern der in diesen Entg e- genhaltungen offenbarten technischen Lösung be steht dar in , dass die Neigung des Drehrohrs im Verhältni s zur Wandung des Schneckengangs verändert we r- den und je nach Bedarf unterschiedlich eingestellt und die Auslauföffnung des Rohrs entweder gegen die vorlaufende oder parallel zur bzw. gegen die nac h- laufende Wandung des Schneckengangs gerichtet werden kann. Damit soll die Austrittsgeschwindigkeit des Drahtwindungsstrangs verändert und an die G e- schwindigkeit der vorangehenden Walzstraße oder der nachfolgenden Tran s- porteinrichtungen angepasst werden könn en , so dass auch bei unterschiedl i- chen Drahtstärken und A rbeitsgeschwindigkeiten einwandfrei geformte und g e- legte Drahtwindungsstränge erzeugt werden. Unabhängig davon, dass danach bereits zweifelhaft ist, ob der Fachmann überhaupt Anlass hat, nach einer a n- deren Lösung für die Herstellung einwandfrei geformter R inge zu suchen, g e- ben d ie PB3 und die PB 4 dem Fachmann vor diesem Hinter grund jedenfalls keine Anregung für die erfindungsgemäße Lösung, bei höheren Betriebsg e- schwindigkeiten Stauchungen der Ringe und Störungen im Betriebsablauf 49 - 27 - dadurch zu vermeiden, dass die vom Legerohr vorgegebene Führungsbahn durch entsprechende Führungsmittel - radial und axial begrenzt verlängert und der Draht möglichst eng durch eine Rinne ( " Trog " ) geführt wird, und bei geri n- geren Betriebsgeschwindigkeiten die Herstellung einwandfr ei geformter Ringe dadurch sicherzustellen, dass auf eine enge Führung durch eine die Führung s- bahn des Legerohrs nachzeichnende Rinne verzichte t wird. c) Ebenso wenig wurde dem Fachmann der Gegenstand von Patenta n- spruch 1 durch die PB4 nahegelegt. D ie P B4 gibt dem Fachmann auch mit de r Möglichkeit, statt des Ringabschnitts ein U - förmig gestaltetes Führungsmittel vor zu seh en , keine Anregung zu der erfindungsgemäßen Lösung , bei der ein charakteristisches Merkmal darin besteht, dass das die Führungsbahn des L e- gerohrs verlängernde Führungsmittel bei Bedarf bei der Verarbeitung von Drä h- ten mit größeren Durchmessern und entsprechend angepassten geringeren Betriebsgeschwindigkeiten abmontiert werden kann . 50 - 28 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Bacher Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.10.2013 - 4 Ni 26/11 (EP) - 51
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