BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 133/12 Verkündet am: 13 . M ai 2014 Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündlich e Verhan d- lung vom 13. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 5. Juni 2012 verkündete Urteil des 3. Sena ts (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 746 398 (Streitpatent s), das am 21. Februar 1995 unter Inanspruchnahme einer US - amerikanischen Priorität vom 22. Februar 1994 angemeldet wurde und Verfahren zur Reinigung von A n- tikörpern betrifft. Das Streitpatent umfasst 26 Patentansprüche, von denen die einander nebengeordne ten Patentansprüche 1 und 2 in der Verfahrenssprache wie folgt lauten: " 1. A method for purifying monomeric IgG antibody from a mixture co m- prising the monomeric antibody and protein A comprising contacting said mixture with a hydrophobic interaction chroma tographic (HIC) support and selectively eluting the monomer from the support. 2. A method for the purification of an IgG antibody from conditioned cell culture medium containing same comprising sequentially subjecting the 1 - 3 - medium to (a) Protein A affinity chromatography, (b) ion exchange chromatography, and (c) hydrophobic interaction chromatography. " Die übrigen Ansprüche sind auf einen dieser Ansprüche zurückbezogen. Die Klägerin hat die Klage zunächst nur auf den Nichtigkeitsgrund der fe h- lenden Pate ntfähigkeit gestützt. Im Verlauf des Verfahrens hat sie ferner ge l- tend gemacht, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in sechs geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Klageabweisung erstr ebt und das Streitpatent hilfsweise mit ihren bereits in erster Instanz gestellten Anträgen sowie für den Fall, dass eine von der Klägerin im Berufungsverfahren neu ei n- geführte Entgegenhaltung entscheidungserheblich werden sollte mit weiteren sechs Hil fsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft die Reinigung von Immunglobulin - G - Antikörpern (IgG - Antikörpern) aus Protein A enthaltenden Gemischen sowie aus konditioniertem Zellkult urmedium unter Anwendung der hydrophoben Wechselwirkungschromatographie. 1. Im Stand der Technik sind verschiedene Verfahren zur Aufreinigung von Proteinen bekannt. Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift se t- zen die herkömmlichen Reinigungsverf ahren, zu denen die Größenausschlus s- chromatographie, die Ionenaustauschchromatographie und die Präzipitation (Ausfällung) zu zählen sind, bei den Unterschieden an, die das zu reinigende 2 3 4 5 6 - 4 - Protein einerseits und die unerwünschten Proteinverunreinigungen ander erseits hinsichtlich molekularer Eigenschaften wie Größe, Ladung und Löslichkeit au f- weisen (Beschr. Abs. 2). Bei der Größenausschlusschromatogra p hie, die auch unter den Begriffen Gelfiltrations - oder Gelpermeationschromatographie bekannt sei und vor alle m für die Trennung von Makromolekülen angewendet werde, beruhe der Tre n- nungseffekt darauf, dass unterschiedlich große Moleküle unterschiedliche Diff u- sionsvolumina aufwiesen. Kleinere Moleküle drängen vollständig in die porösen Polymere der stationären Phas e ein und würden dadurch stärker zurückgeha l- ten als große Moleküle, denen nur die Zwischenräume zwischen dem Polyme r- granulat zugänglich seien. Dementsprechend eluierten große Moleküle vor den kleinen (Beschr. Abs. 3). Bei den Präzipitationsverfahren w ü rd e n die in einer Probe enthaltenen gewünschten Antikörper durch den Zusatz von Salzen oder organischen L ö- sungsmitteln als Fällungsmittel ausgeschieden (Beschr. Abs. 5). Die Ionenaustauschchromatographie trenne die Moleküle nach ihrer u n- terschiedlichen Lad ung. Geladene funktionelle Gruppen in der Probe bänden ionische funktionelle Gruppen von entgegengesetzter Ladung auf der Oberfl ä- che eines Adsorptionsmittels. Dabei werde zwischen anionischer und kation i- scher Austauschchromatographie unterschieden (Beschr. Abs. 6). Die Streitpatentschrift führt weiter aus, dass in neuerer Zeit die Techniken der Affinitätschromatographie und der hydrophoben Wechselwirkungschrom a- tographie (Hydrophobic Interaction Chromatography, HIC) entwickelt worden seien, um die traditi onelleren Verfahren der Größenausschluss - und der Ione n- austauschchromatographie zu ergänzen (Beschr. Abs. 7). Die Affinitätschromatographie nutze die spezifische Wechselwirkung zw i- schen Proteinen und Liganden. Das zu reinigende Molekül werde spezifisch 7 8 9 10 11 - 5 - und reversibel an einen Liganden gebunden, während kontaminierende Su b- stanzen ausgewaschen würden. Die spezifische Wahl eines Liganden für die Affinitätsreinigung eines Antikörpers sei das Antigen, mit dem der gewünschte Antikörper reagiere. Jedoch können nach den Ausführungen in der Streitpaten t- schrift auch mit Protein A aus Staphylococcus bestimmte Antikörper der IgG - Klasse gebunden werden (Beschr. Abs. 7 bis 9). Die hydrophobe Wechselwirkungschromatographie mach e sich die Wec h- selwirkungen zwischen den hydrophoben Abschnitten des zu reinigenden Pr o- teins und der HIC - Matrix zu Nutze und ermöglich e so eine Trennung von Prot e- inen mittels Affinitätsgelen auch dann, wenn diese nur Kohlenwasserstoff - Abstandsarme und keinen Affinitätsliganden enthalten. Die hyd rophobe Wec h- selwirkung sei bei hoher Ionenstärke am wirksam sten. Daher empfiehlt sich die HIC nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift vor allem nach einer Sal z- fällung oder der Durchführung eines Ionenaustauschverfahrens (Beschr. Abs. 10). Nach der Streitpatentschrift sind Affinitätschromatographie und HIC auch schon kombiniert mit einer oder mehreren der herkömmlichen Proteinrein i- gungsverfahren angewandt worden (Beschr. Abs. 11). Als für die Isolierung von Antikörpern am weitesten verbreitete s Verfahren wird in der Streitpatentschrift die Protein - A - Affinitäts chromatographie genannt. Nachteilig bei diesem Verfahren sei jedoch, dass mit der Elution des Antikö r- pers von de r S äule gleichzeitig Protein A vom chromatographischen Träger ausgewaschen w erde, das den gewonnenen Antikörper wiederum verunreinige. Zur Entfernung des ausgewaschenen Proteins A sei bis zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents eine Reinigung mittels einer Größenaussc hluss - Hochleistungsflüssigkeits chromatographie (High Performan ce Liquid Chrom a- tography, HPLC) oder einer Anionenaustauschchromatographie empfohlen worden. Überraschenderweise habe sich aber gezeigt, dass für das Herausl ö- 12 13 14 - 6 - sen von verunreinigendem Protein A aus IgG - Gemischen, die aus einem chr o- matographischen Träger mi t Protein A eluiert worden seien, die HIC nutzbar gemacht werden könne (Beschr. Abs. 13, 14). Das Patentgericht hat die Aufgabe des Streitpatents darin gesehen, mit Hilfe der zum Prioritätszeitpunkt bekannten Techniken ein Reinigungsverfahren zu entwick eln, das die selektive Anreicherung von (monomeren) Antikörpern aus einem Gemisch ermöglicht, das den (monomeren) Antikörper und Protein A enthält. Dies trifft nur für den Gegenstand von Patentanspruch 1 zu. Für Patenta n- spruch 2 ist das technische Probl em allgemeiner dahin zu formulieren, ein Ve r- fahren anzugeben, mit dem hochreine monomere IgG - Antikörper gewonnen werden können. 2. Zur Lösung der gestellten Aufgabe schlägt das Streitpatent in den Patentansprüchen 1 und 2 Reinigungsverfahren für IgG - Ant ikörper unter Einb e- ziehung der HIC vor. a) Die Merkmale des in Patentanspruch 1 vorgeschlagenen Verfahrens lassen sich im Wesentlichen mit dem Patentgericht - wie folgt gliedern: 1.1 Das Verfahren dient der Reinigung eines monomeren IgG - Antikörpers au s einem Gemisch. 1.1.1 Das Gemisch umfasst den monomeren Antikörper und Protein A. 1.2 Das Verfahren umfasst 1.2.1 das Inkontaktbringen des Gemisches mit einem Träger für hydrophobe Wechselwirkungschromatographie (HIC) und 1.2.2 das selektive Eluieren des Monomers vom Träger. 15 16 17 18 - 7 - b) Die Merkmale des in Patentanspruch 2 vorgeschlagenen Verfahrens können mit dem Patentgericht wie folgt ge glieder t werde n: 2.1 Das Verfahren dient der Reinigung eines IgG - Antikörpers aus konditioniertem Zellkulturmedium, das den I gG - Antikörper en t- hält. 2.2 Das Verfahren umfasst die aufeinanderfolgende Durchführung 2.2.1 einer Protein - A - Affinitätschromato graphie , 2.2.2 einer Ionenaustauschchromatographie und 2.2.3 einer hydrophoben Wechselwirkungschromatographie (HIC) mit dem Medium . 3. Zur Auslegung de r Patentanspr üche sind folgende Bemerkungen veranlasst: a) Merkmal 1.1.1 beschreibt das Gemisch, aus dem der monomere IgG - Antikörper nach dem von Patentanspruch 1 beanspruchten Verfahren he r- ausgelöst werden soll, als eines, das n eben dem monomeren IgG - Antikörper Protein A umfasst. Dabei schließt die Formulierung " umfasst " nicht aus, dass das Gemisch neben Protein A auch andere Verunreinigungen enthält. Die B e- schreibung des Streitpatents geht demgegenüber von einem weiteren Ve r- stän dnis des Begriffs Gemisch aus. Danach kann das Gemisch von den mögl i- chen Verunreinigungen, wie Immunglobulinaggregate, fehlgefaltete Proteine, Wirtszellenprotein, restliches Material aus vorangegangenen chromatograph i- schen Schritten, wie beispielsweise Pro tein A, ohne Einschränkung eine oder mehrere enthalten, so dass sich darunter nicht zwingend auch Protein A befi n- den müsste (Beschr. Abs. 37). Diese Definition kann indessen nicht für die B e- stimmung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 herangezogen werden , da Merkmal 1.1.1 verlangt, dass das Gemisch jedenfalls Protein A als verunrein i- gende Substanz enthält. b) Das Patentgericht hat angenommen, entgegen der Auffassung der Beklagten handle es sich bei der HIC im Sinne von Merkmal 1 .2.1 und 2.2.3 19 20 21 22 - 8 - nicht um ein funktionelles, sondern um ein allgemeines technisches Merkmal, das im Vergleich zu der im Stand der Technik bekannten Vorgehensweise ke i- ne Besonderheiten aufweise und insbesondere nicht wie von der Beklagten geltend gemacht - speziell an die Abreiche rung von Protein A oder von IgG - Aggregaten angepasst sei. Vielmehr sei die HIC mangels näherer Konkretisi e- rung in den Patentansprüchen 1 und 2 nach de n im Stand der Technik bekan n- ten Methoden durchzuführen, die , weil sie zu hochreinen Erzeugnissen führten, zur Entfernung sowohl von Protein A als auch von IgG - Aggregaten geeignet seien . Dies hält den Angriffen der Berufung stand. Die Merkmale 1.2.1 und 2.2.3 in der erteilten Fassung treffen keine nähere Aussage über die Bedingungen, unter denen die HIC durchzuführen ist . Die in der Streitpatentschrift dargestellten Beispiele mögen wie die Beklagte geltend macht - detaillierte Angaben dazu enthalten, wie die einzelnen Verfahrensschri t- te einer HIC aus geführt werden können , um das Protein A aus dem zu rei n i- gen den Gemisch zu entfernen. Indessen kommt es hierauf letztlich nicht an. Der Gegenstand eines Patents bestimmt sich nach den Patentansprüchen . Zwar ist die Beschreibung, die die technische Lehre des Patentanspruchs erlä u- tert, nicht nur für die Bestimmu ng des Schutzbereichs, sondern auch für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen ( st. Rspr., s. nur BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 27 - Polymerschaum). Jedoch darf dies nicht zu einer sachlichen Einengung des durch de n Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Gelenkanordnung). Aus der Gesamtheit der Offenbarung lässt sich nicht entnehmen, dass die P a- tentansprüche in der erteilte n Fassung über die reinen Zwecka n gaben (Entfe r- nung von Protein A in Patentanspruch 1 und Reinigung eines IgG - Antikörpers aus konditioniertem Zellkulturmedium in Patentanspruch 2) hinaus mit Blick auf die in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Beispiele eine spezielle 23 24 - 9 - A rt einer HIC zum Gegenstand haben , die von dem abweich t , was zum Sta n- dard einer HIC und zu den im Einzelfall vom Fachmann sachgerecht auszuwä h- lenden und einzustellenden Parametern gehört. Die Beklagte legt auch nicht konkret dar, was eine solche HIC kennzeichnen sollte. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch dann nicht, wenn die Merkmale " Entfernung von Protein A " und " Entfernung von IgG - Aggregaten " wie in den Hilfsanträgen teilweise vorges e- hen ausdrücklich in die Patentanspr üche aufgenommen werden. Das Paten t- gericht hat hierzu festgestellt, dass anerkannte Methoden der HIC zur Entfe r- nung sowohl von Protein A als auch von IgG - Aggregaten geeignet sind . Insb e- sondere hat das Patentgericht , insoweit von der Berufung nicht mit eine r Ve r- fahrensrüge angefochten , festgestellt, dass IgG - Aggregate sich nicht nur in i h- rer Molekülgröße von den zu isolierenden monomeren IgG - Antikörpern unte r- scheiden, sondern auch in ihrem hydrophoben Verhalten. Daraus ergibt sich, dass zur Entfernung von Ig G - Aggregaten im Prioritätszeitpunkt nicht au s- schließlich die Gelfiltration in Betracht kam , sondern die HIC mit den im Stand der Technik bekannten Parametern objektiv ebenfalls hierfür ge eignet war . Die Beklagte kann daher nicht mit Erfolg geltend machen , dass die Entfernung von IgG - Aggregaten als zusätzliches technisches Merkmal an zu sehen sei , weil IgG - Aggregate nur unter " spezifischen Chromatographiebedingungen " entfernt we r- den könnten . Dementsprechend gehen die Patentansprüche in der erteilten Fassung un d in den mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen von einer im Stand der Technik bekannten HIC aus , die allgemein für die Gewinnung eines hochreinen Antikörpers und damit für die Entfernung von Verunreinigungen u n- ter schiedlicher Art und da her auch von Protein A und von IgG - Aggregaten g e- eignet ist. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe nicht auf erfinderischer T ä- tigkeit. Das darin geschützte Verfahren sei dem Fac hmann, einem wisse n- 25 26 - 10 - schaftlich tätigen Biochemiker mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Immunologie, der mit der Aufreinigung von Antikörpern befasst sei, schon allein durch die Entgegenhaltung NiK10 (Schmidt, Journal of Biotechnology 11 (1989) S. 235 bis 252) , zumindest aber durch eine Zusammenschau der NiK10 und der NiK3 (i nternationale Patenta nmeldung WO 89/06544) , nahegelegt gewesen. Die NiK10 betreffe die Aufreinigung von monomeren IgG - Antikörpern im Sinne von Patentanspruch 1. Denn nach den Erläuterungen in der NiK10 seien nur diese funktionsfähig und kommerziell verwertbar, während Dimere Veru n- reinigungen darstellten. Die NiK10 gebe nicht nur einen Überblick über die gä n- gigen Proteinreinigungsverfahren, sondern zeige auch Aspekte auf, die b ei der Konzeption neuer Reinigungsprotokolle zu berücksichtigen seien. Danach liege für den Fachmann ein Reinigungsprotokoll bestehend aus einer Protein - A - Affinitätschromato graphie als erstem Reinigungsschritt gefolgt von einer weit e- ren, abschließenden Rei nigungsstufe auf der Hand. Die Protein - A - Affinitäts - chromato graphie werde in der NiK10 neben der Ionenaustauschchromatogr a- phie als die für den ersten Reinigungsschritt am häufigsten verwendete Technik genannt. Zwar zeige die NiK10 dem Fachmann auch den Nac hteil dieser M e- thode auf, der darin bestehe, dass aus der Affinitätsmatrix Protein A in die g e- wonnenen IgG - Antikörper ausgewaschen werden könne, dessen Entfernung im Hinblick darauf, dass zum therapeutischen Einsatz beim Menschen bestimmte Antikörper einen gesetzlich vorgeschriebenen hohen Reinheitsgrad aufweisen müssten, einen weiteren, abschließenden Reinigungsschritt erforderlich mache. Da die Protein - A - Affinitätschromato graphie aber ansonsten keine Nachteile aufweise, werde der Fachmann daran festhalten , den ersten Reinigungsschritt in diesem Verfahren durchzuführen. Nachdem im Stand der Technik keine der Protein - A - Affinitätschromato graphie nachgeschalteten Reinigungsschritte mit zufriedenstellenden Ergebnissen bekannt gewesen seien, habe für den Fac h- man n Anlass bestanden, nach neuen Strategien zur Reinigung von IgG - Antikörpern unter Beteiligung der Prote in - A - Affinitätschromato graphie zu s u- chen. Zwar nehme die NiK10 insoweit auf ein von Kenney und Chase im Jahr 27 - 11 - 1 9 87 beschriebenes Proteinreinigungsverfahre n Bezug, das die Kombination der Protein - A - Affinitätschromato graphie mit der Ionenaustauschchromatogr a- phie vorsehe. Da dort die Ionenaustauschchromatographie aber nicht als a b- schließender, sondern lediglich als weiterer Reinigungsschritt genannt werde und nach den Angaben in der Streitpatentschrift eine solche Kombination nur mit mäßigem Erfolg angewendet worden sei, werde sich der Fachmann nicht nur auf dieses Beispiel konzentrie ren, sondern sich im Abschnitt " Final Purific a- tion " (abschließende Reinigung) der NiK10, wo eine überschaubare Zahl mögl i- cher Endreinigungsstufen mit deren Vor - und Nachteilen erläutert würden, über als abschließende Reinigungsverfahren in Betracht kommende Techniken i n- formieren. Auch wenn dort die Gelfiltration vor der HIC und der Hydroxyapatit - chromatographie als die am häufigsten angewendete Methode für die Gewi n- nung von hochreinen Antikörper p rodukten genannt werde, habe für den Fac h- mann Anlass bestanden, auch die weiteren als geeignet erachteten Techniken in Betracht zu ziehen un d dabei die als vielversprechender nachgeschalteter Reinigungsschritt bewertete HIC als vorteilhaft anzusehen. Der Fachmann, der ausgehend von der NiK10 ein die Protein - A - Affinitäts - chromato graphie umfassendes Reinigungsprotokoll für IgG - Antikörper ent w i- ckeln habe wollen, habe auch auf die NiK3 zurückgreifen können. Denn der in Merkmal 1.1 verwendete allgemeine Begriff IgG - Antikörper umfasse entgegen der Auffassung der Beklagten auch heteroligierende Antikörper im Sinne der NiK3. Die in NiK3 für die Rei nigung heterobifunktioneller Antikörper entwicke l- ten Reinigungsprotokolle basierten auf den üblichen Techniken der Chromat o- graphie zur Isolierung und Trennung von Immunglobulinen. Das Beispiel betre f- fend die Isolierung des heter obifunktionellen Antikörpers 17 - 1A x B140 zeige die Durchführung einer Protein - A - Affinitätschromatographie gefolgt von einer hydrophoben Wechselwirkungschromatographie. Im Anschluss daran werde der gesuchte heter obifunktionelle IgG - Antikörper durch selektive Elution im Si n- ne des Merk mals 1.2.2 gewonnen. Während der Elution erfolge die Trennung 28 - 12 - des heter obifunktionellen Antikörpers 17 - 1A x B140 von den monoklonalen A n- tikörpern 17 - 1A und B140. Ebenso wenig beruhe der Gegenstand von Patentanspruch 2 auf erfind e- rischer Tätigkeit. Das d arin beschriebene Verfahren sei dem Fachmann durch die NiK3, die NiK10 und die NiK4 (V.K. Garg, in: Targeted Therapeutic System, herausgegeben von P. Tyle and B.P. Ram, 1990, S. 45 bis 73) nahegelegt g e- wesen. Dem Fachmann sei aus der NiK3 bekannt gewesen, dass sich für die Aufreinigung von IgG - Antikörpern die Kombination einer Protein - A - Affinitäts - chromato graphie mit einer sich anschließenden hydrophoben Wechselwir - kungschromatographie eigne. Für den Fall, dass hiermit keine IgG - Produkte gewonnen werden kö nnten, die die Grenzwerte an zulässigen Verunreinigu n- gen nicht überschritten, werde der Fachmann die Durchführung eines weiteren Reinigungsschritts erwägen. Hierfür habe er sich an der NiK4 orientieren kö n- nen, in der auch Konzepte für dreistufige Reinigung sverfahren angesprochen würden . Er finde dort zunächst den Hinweis, das s nach einer Affinitätschromat o- graphie mit Protein A abschließend ein Anionenaustauschschritt zur Entfernung ausgewaschener Proteine, insbesondere des Proteins A, durchgeführt werden solle. Da die Ionenaustausch - und die Affinitätschromatographie als die am hä u figsten verwendeten Techniken bei der Aufreinigung monoklonaler Antikö r- per bezeichnet würden, werde d er Fachmann dieser Kombination bei der En t- wicklung eines dreistufigen Verfah rens Aufmerksamkeit schenken, auch wenn die zweistufige Kombination zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents als nicht zufriedenstellend erachtet worden sei. Dem anschließende n Kapitel über die hydrophobe Wechselwirkungschromatographie in der NiK4 entnehm e der Fachmann, dass sich dieses Verfahren am besten als Anschlussverfahren nach einer Ionenaustauschchromatographie eigne. Dies werde den Fachmann nicht überraschen, da auch die Streitpatentschrift die Durchführung einer HIC nach vorangegangener Ionenaust auschchromatographie als bekannt voraussetze. In 29 30 - 13 - der Durchfüh rung einer Protein - A - Affinitätschromato graphie, gefolgt von einer Ionenaustauschchromatographie und abschließender HIC sei demzufolge keine erfinderische Tätigkeit zu erkennen. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung der Hilfsa n- träge I bis V sei dem Fachmann ebenfalls nahegelegt gewesen. Die in diesen Hilfsanträgen zusätzlich aufgenommene Entfernung von IgG - Aggregaten b e- schreibe ein bereits zur Aufgabe der bekannten Reinigungs verfahren gehöre n- des Merkmal. Denn Dimere und damit alle Formen von IgG - Aggregaten stellten zu entfernende Verunreinigungen dar. Der Einwand der Beklagten, dass nach dem Stand der Technik IgG - Aggregate ausschließlich mittels Gelfiltration en t- fernt worden s eien , greife nicht durch . IgG - Aggregate unterschieden sich von den zu isolierenden monomeren IgG - Antikörpern nicht nur hinsichtlich ihrer M o- lekülgröße, sondern auch in ihrem hydrophoben Verhalten. Der Fachmann we r- de daher auch die HIC als für die Entfernun g von IgG - Aggregaten geeignetes Reinigungsverfahren in Betracht ziehen. Nachdem mit den im Stand der Tec h- nik bekannten Reinigungsverfahren bereits Reinheitsgrade von mehr als 95% erreicht würden, beruhe auch der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des hierauf abstellenden Hilfsantrags III nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Verwendungsansprüche der Hilfsanträge IV und V gingen sachlich nicht über die vorangehenden Hilfsanträge hinaus . III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsve rfahren j e- denfalls im Ergebnis stand. 1. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patenta n- spruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig angesehen. a) Nach der NiK10 erfolgt die Reinigung großer Mengen von monokl o- nalen Antik örpern in folgenden drei Arbeitsschritten: Präparieren der zu rein i- genden Substanz ( feed pretreatment ), Anfangsreinigung ( initial purification ) und 31 32 33 34 - 14 - abschließende Reinigung ( final purification ). Die Vorbehandlung dient dazu, die Probe für die Reinigung durc h chromatographische Verfahren vorzubereiten, indem kleine Moleküle, wie Wasser, und Salze aus der aufzureinigenden Su b- stanz entfernt werden. Als übliche Methoden hierfür nennt die NiK10 Ultrafiltr a- tion, Entsalzung und Pufferaustausch (S. 242 = S. 13 f. de r Übers. ). Für die er s- te Reinigungsstufe, in der in der Regel die meisten wesentlichen Verunrein i- gungen entfernt werden, hat sich nach der NiK10 die Ionenaustauschchromat o- graphie etabliert, mit der bei Verwendung eines Anionenaustauschers Antikö r- per mit ei ner Reinheit von mehr als 98% und bei einem Kationenaustausch mit einer Reinheit zwischen 50 und 95% gewonnen werden können (S. 243 = S. 15 der Übers. ). Als für diese Reinigungsstufe ebenfalls geeignete Methode nennt die NiK10 die Affinitätschromatographie , mit der bei Verwendung von immobil i- siertem Protein A eine Reinheit von mehr als 95% bei einer Ausbeute von 8 0% erzielt werden könne (S. 243 bis 245 = S. 16 bis 18 der Übers. ). In diesem Z u- sammenhang weist die NiK10 darauf hin, dass bei hohen Anforderunge n an die Eliminierung von Verunreinigungen für eine In - vivo - Verwendung des Antikö r- pers beim Menschen zu berücksichtigen sei, dass Protein A aus der Affinität s- matrix entweichen könne. Nach der NiK10 kann diesem unerwünschten Effekt entgegengewirkt werden, i ndem die chromatographische Säule vor Gebrauch vorgespült oder im Anschluss an die Durchführung der Affinitätschromatogr a- phie das ausgewaschene Protein A in einem abschließenden Reinigungsschritt entfernt wird (S. 244 = S. 16 der Übers. ). Ein speziell hier für geeignetes Verfa h- ren nennt die NiK10 an dieser Stelle nicht. Im Abschnitt über die für eine a b- schließende Reinigung in Betracht kommenden Verfahren, die nach den Erlä u- terungen in der NiK10 erforderlich ist, wenn ein extrem hoher Reinheitsgrad gefordert ist, werden mehrere Chromatographieverfahren, darunter auch die HIC, a ls geeignet aufgeführt (S. 245 " Final Purification " = S. 18 der Übers.). D as Problem d er Entfernung von nach einer Af finitätschromatographie ausgew a- schenem Protein A wird an dieser Stel le nicht (erneut) ausdrücklich angespr o- chen. Hinsichtlich der Gelfiltration wird allgemein darauf hingewiesen, dass di e- se ideal sei, um dem Produkt den letzten Schliff zu geben. In Bezug auf die HIC - 15 - heißt es, dass sich nur wenige Literaturstellen zum Einsa tz der HIC für die A b- trennung monoklonaler Antikörper im großen Maßstab fänden, dass aber über gute Ergebnisse für die Abtrennung monoklonaler Antikörper aus Zellkultur - überstand berichtet werde. b) Aus der NiK10 ergibt sich somit , dass die HIC als absc hließendes Reinigungsverfahren in Betracht kommt, wenn nach dem ersten Reinigung s- schritt ein weiterer abschließender Reinigungsschritt notwendig wird, weil ein besonders hoher Reinheitsgrad des Präpa rats gefordert ist . Da zugleich au s- drücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, im Anschluss an die Durc h- führung einer Affinitätschromatographie ausgewaschenes Protein A in einem abschließenden Reinigungsschritt zu entfernen, ist gegen die Annahme des Patentgerichts, jedenfalls eine naheliegende Möglich keit habe in der Durchfü h- rung einer HIC zur Entfernung der Protein - A - Verunreinigungen bestanden, nichts zu erinnern. c) Darauf, ob wie das Patentgericht angenommen hat - der Gege n- stand von Patentanspruch 1 dem Fachmann auch durch die NiK3 in Kombinat i- on mit der NiK10 nahegelegt wurde, kommt es daher nicht mehr an. 2. Das Patentgericht hat ebenfalls zu Recht entschieden, dass der G e- genstand von Patentanspruch 2 nicht patentfähig ist. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 2 ist zwar neu (Art. 54 Abs . 1 und 2 EPÜ). Wenn auch alle nach Patentanspruch 2 zur Reinigung von IgG - Antikörpern einzusetzenden Chromatographieverfahren in den von der Klägerin als neuheitsschädlich vorgelegten Entgegenhaltungen aufgeführt, erläutert und zum Teil auch Kombinationen dieser Verfahren v orgeschlagen werden, sieht doch keine der genannten Entgegenhaltungen vor, dass die drei in Patenta n- spruch 2 genannten Verfahren in der dort vorgesehenen Kombination und Re i- henfolge durchgeführt werden. 35 36 37 38 - 16 - b) Jedoch ist d as Patentgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt , dass der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ). Ob sich dies bereits wie das Patentgericht angenommen hat aus der NiK4 ergi bt , mag im Hinblick darauf zweifelhaft sein , dass diese Veröffentl i- chung am Ende des Abschnitts V I (vorletzter Absatz, S. 57 = S. 17 der Übers. ) eine Ionenaustauschchromatographie vor der Affinitätschromatographie zu empfehlen scheint. Letztlich kommt es d arauf jedoch nicht an. Denn dem Fachmann war der Gegenstand von Patentanspruch 2 jedenfalls durch die NiK10 nahegelegt. Dort ist ausgeführt, dass für therapeutische Anwendungen bestimmte und daher eine n hohen Reinheitsgrad fordernde Produkte nach der Prote in - A - Affinitäts chroma to graphie einem Ionenaustauschschritt unterzogen wurden (S. 245 Abs. 1 = S. 17 Abs. 1 der Übers.). Im Abschnitt über die für eine abschließende Reinigung in Betracht kommenden Verfahren, die nach den E r- läuterungen in der NiK10 durchzuf ühren ist, wenn ein extrem hoher Reinheit s- grad gefordert ist, wird , wie bereits dargeleg t, neben anderen Chromatogr a- phieverfahren auch die HIC als geeignet genannt (S. 245 " Final Purification " = S. 18 der Übers.), so dass der Fachmann aufgrund der NiK10 An lass hatte , bei unbefriedigenden Ergebnissen eines bloß zweistufigen Verfahrens oder höh e- ren Ansprüchen an die Reinheit des Endprodukts ein dreistufiges Verfahren im Sinne des Patentanspruchs 2 zu e rprobe n. 3. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegensta nd von Patenta n- spruch 1 auch in der Fassung der Hilfsanträge für nicht patentfähig erachtet. a) Nach Hilfsantrag I soll das Gemisch nach Merkmal 1.1.1, aus dem der monomere IgG - Antikörper gereinigt werden soll, auch IgG - Aggregate u m- fassen. IgG - Aggregate stellen , wie das Patentgericht für das Berufungsverfa h- ren bindend (§ 117 PatG i.V.m. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) festgestellt hat, une r- wünschte Verunreinigungen eines IgG - Antikörpers dar. Nachdem jedoch das 39 40 41 42 - 17 - Merkmal " Gemisch " in Patentanspruch 1 wie bere its oben dargelegt - aufgrund des Verbs " umfassen " ohnehin nicht auf eine Zusammensetzung reduziert ist, die neben dem Antikörper nur noch Protein A enthält, stellt Hilfsantrag I keine inhaltliche Änderung, insbesondere keine Beschränkung von Patentanspruc h 1 in der erteilten Fassung dar, so dass die Patentfähigkeit seines Gegenstandes auch nicht anders zu beurteilen ist. b) Nach Hilfsantrag II soll zusätzlich Merkmal 1.1 dahingehend spezif i- ziert werden, dass die Reinigung eines monomeren IgG - Antikörpers " durch En t- fernen von Protein A und IgG - Aggregaten " aus einem Gemisch im Sinne des Hilfsantrags I erfolgen soll. Patentanspruch 1 enthält keine Angaben, unter welchen Bedingun gen die HIC durchzuführen ist : Daher umfas st wie oben dargelegt d ie Durchf ührung der HIC nach im Stand der Technik bekannten Methoden , die zur Entfernung sowohl von IgG - Aggregaten als auch von Protein A geeignet sind , weil sie zu hochreinen Erzeugnissen führen . Da mit ergeben sich aus dem zusätzliche n Merkmal keine weitergehenden , spezifisch en Anforderungen an die Verfahren s- führung, so dass dieses die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patenta n- spruch 1 nicht zu be gründen vermag. c) Entsprechendes gilt für Hilfsantrag III, der auf Hilfsantrag II auf setzt und zusätzlich verlangt , dass " der monomere IgG - Antikörper eine Reinheit von größer als 95%, bezogen auf Gesamtprotein in der Zusammensetzung, au f- weist " . d) Der Gegenstand des als Verwendungsanspruch formulierte n P a- tentanspruch s 1 ist weder in der Fassung des Hilfsantrags IV noch in der Fa s- sung des Hilfsantrags V patentfähig. Diese Fassungen entsprechen in der S a- che Hilfsantrag II bzw. Hilfsantrag I , deren Gegenstand wie oben dargelegt - kein die Patentfähigkeit begründendes Merkmal aufweist. 43 44 45 46 - 18 - 4. Ebenso wenig ist der Gegen stand von Patentanspruch 2 in der Fa s- sung der Hilfsanträge I bis V patentfähig. Diese Fassung en unterscheiden sich von der erteilten Fassung im Wesentlichen dadurch, dass der Verfahrensschritt der HIC durch die Angabe, dass mit diesem Schritt IgG - Aggregate und/oder Protein A entfernt w ürden , konkretisiert werden soll . Wie schon bei Patenta n- spruch 1 vermögen diese zusätzlichen Merkmale die Patentfähigkeit auch hier nicht zu begründen. 5. Nachdem es für die Entscheidung nicht auf die von der Klägerin im Be rufungsverfahren neu eingeführte Veröffentlichung von Grebenau u.a. (NiK28) ankomm t , muss über die Hilfsanträge VI bis XI nicht befunden werden. 47 48 - 19 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Grabinski Bacher Kober - Dehm Vorinstanz : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.06.2012 - 3 Ni 44/10 (EP) - 49
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