BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 138/04 vom 7. November 2006 in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Sachverst344ndigenentsch344digung IV JVEG 247 9 Abs. 1 Zur Anwendung der Honorargruppe 10 zu 247 9 Abs. 1 JVEG auf den im Patent-nichtigkeitsberufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof herangezogenen gerichtlichen Sachverst344ndigen. BGH, Beschl. v. 7. November 2006 - X ZR 138/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. November 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Asendorf und Dr. Kirchhoff beschlossen: I. Die Verg374tung des gerichtlichen Sachverst344ndigen Prof. Dr.-Ing. S. f374r die Erstellung des schriftlichen Gutachtens wird unter Zur374ckweisung des weitergehenden Antrags des Sach-verst344ndigen auf 15.358,98 EUR einschlie337lich Umsatzsteuer festgesetzt. II. Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsberufungsverfah-rens wird auf 500.000,-- EUR festgesetzt. III. Der Beklagte wird, nachdem er die Berufung gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 27. April 2004 zur374ckgenom-men hat, des Rechtsmittels f374r verlustig erkl344rt. Er hat die durch das Berufungsverfahren entstandenen Kosten zu tra-gen. Gr374nde: I. Der gerichtliche Sachverst344ndige hat sein am 19. August 2005 in Auf-trag gegebenes schriftliches Gutachten pauschal mit 22.040,-- EUR einschlie337-lich Umsatzsteuer abgerechnet; dabei hat er f374r 19 Tage einen Tagessatz von 1 - 3 - 1.000,-- EUR netto zugrunde gelegt, wobei er sich auf die 334blichkeit dieses Sat-zes bei 366ffentlichen Institutionen berufen hat. W344hrend die Kl344gerin dem Verg374-tungsvorschlag zugestimmt hat, hat die Beklagte ihm widersprochen. Auf Aufforderung des Gerichts hat der Sachverst344ndige die aufgewendete Stun-denzahl aufgeschl374sselt, und zwar hat er angesetzt: 5 Stunden f374r Durchsicht zur Ermittlung, ob seine fachliche Kompetenz ausreichend ist; 18 Stunden f374r Durcharbeit der Akten; 12 Stunden f374r Vorentwurf; 8 Stunden f374r Literaturdurchsicht; 20 Stunden f374r Pr374fung der erfinderischen T344tigkeit; 54 Stunden f374r Pr374fung der Neuheit; 4 Stunden f374r Pr374fung der ge344nderten Anspruchsfassung; 33 Stunden f374r Fertigstellung des Gutachtens. Insgesamt seien somit 154 Stunden angefallen. Der Beklagte hat den Zeitansatz des gerichtlichen Sachverst344ndigen als unangemessen bezeichnet. Au337erdem meint er, dass lediglich ein Stundensatz von 75,-- EUR je Stunde berechnet werden k366nne. 2 II. Die vom gerichtlichen Sachverst344ndigen verlangte Verg374tung kann diesem nur teilweise zuerkannt werden; der weitergehende Antrag des gericht-lichen Sachverst344ndigen ist daher zur374ckzuweisen. 3 1. F374r die Verg374tung des gerichtlichen Sachverst344ndigen ist auf Grund der Erteilung des Gutachtensauftrags nach den 30. Juni 2004 das Justizverg374-tungs- und Entsch344digungsgesetz (JVEG; BGBl. I 2004 S. 718, 776) ma337geb-lich. 4 - 4 - 5 2. Die Verg374tung von Sachverst344ndigen im Patentnichtigkeitsverfahren wird in den in 247 9 Abs. 1 JVEG gebildeten Honorargruppen nicht erfasst. Des-halb ist sie nach billigem Ermessen einer der im Gesetz vorgesehenen Hono-rargruppen zuzuordnen (247 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG). Angesichts der Schwierigkei-ten, die sich f374r den Sachverst344ndigen im Patentnichtigkeitsverfahren regelm344-337ig stellen, und die eine eingehende Auseinandersetzung mit der gesch374tzten Erfindung und dem Stand der Technik auf einem hohen Niveau erfordern, kann es im Einzelfall angemessen sein, den oberen Bereich des durch die verschie-denen Honorargruppen er366ffneten Geb374hrenrahmens auszusch366pfen. So ist es auch hier. Allein schon der Umfang des Gutachtens (57 Seiten) zeigt, dass die Befassung des gerichtlichen Sachverst344ndigen mit der zu beurteilenden Materie im vorliegenden Fall nicht einfach war und jedenfalls deutlich mehr als routine-m344337iges Vorgehen erforderte. Daher sieht es der Senat als angemessen an, auf die Honorargruppe 10 zur374ckzugreifen, nach der der Stundensatz 95,-- EUR betr344gt. 3. Allerdings kann der gerichtliche Sachverst344ndige die von ihm ange-setzten 154 Stunden nicht in vollem Umfang in Rechnung stellen. 6 a) F374r die Zeit, die der Sachverst344ndige zur Pr374fung aufwendet, ob er zur Gutachtenerstellung in der Lage ist, steht ihm i.d.R. ein Entsch344digungsan-spruch nicht zu (Sen.Beschl. v. 20.3.1979 - X ZR 21/76, MDR 1979, 754 = Rpfleger 1979, 259 - Tragvorrichtung; v. 23.4.2002 - X ZR 83/01, GRUR 2002, 732 = Mitt. 2002, 378 f. - Massedurchfluss). Gegen374ber dieser sich schon aus 247 3 des Gesetzes 374ber die Entsch344digung von Zeugen- und Sachverst344ndigen (ZuSEG) ergebenden Rechtslage hat die Neuregelung in 247 8 JVEG nichts ge-344ndert, denn auch nach dieser Bestimmung erh344lt der gerichtliche Sachver-st344ndige ein Honorar f374r seine Leistung und grunds344tzlich nicht f374r die 334berpr374- 7 - 5 - fung, ob er zu dieser Leistung 374berhaupt in der Lage ist. Gesichtspunkte, die hier ausnahmsweise den Ansatz der Pr374fungszeit dennoch als gerechtfertigt erscheinen lassen k366nnten, sind nicht ersichtlich. 8 b) Gegen den verbleibenden Ansatz von 149 Stunden f374r die Gutach-tenserstellung bestehen hier keine durchgreifenden Bedenken. Wenn auch ein-zelne Stundenans344tze nicht v366llig plausibel erscheinen, muss die Arbeitsweise des gerichtlichen Sachverst344ndigen doch grunds344tzlich diesem selbst 374berlas-sen bleiben. Einem Stundenaufwand von weniger als 150 Stunden kann bei einem eingehenden Gutachten in einer Patentnichtigkeitssache die Erforder-lichkeit jedenfalls nicht ohne weiteres abgesprochen werden; dies gilt auch im vorliegenden, einen Schnellerw344rmungsofen betreffenden Fall mit vier Entge-genhaltungen, mehreren ge344nderten Anspruchsfassungen, der Pr374fung von sechs Unteranspr374chen, und im Vergleich mit anderen, dem Senat bekannt gewordenen F344llen (vgl. u.a. Sen.Beschl. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 446 = Mitt. 2004, 284 f. - Sachverst344ndigenentsch344digung III, wo 125 Sachverst344ndigenstunden und 53 Mitarbeiterstunden anerkannt wurden; v. 7.11.2006 - X ZR 65/03, wo 150 Sachverst344ndigenstunden anerkannt wurden; vgl. weiter Sen.Beschl. v. 14.3.1967 - Ia ZR 53/64, GRUR 1967, 553 f.: 152 Stunden). 4. Damit ergibt sich f374r den gerichtlichen Sachverst344ndigen zun344chst eine gesetzliche Verg374tung von 149 Stunden zu je 95,-- EUR. Dieser Satz kann nicht unter Zugrundelegung des vom gerichtlichen Sachverst344ndigen in Rechnung gestellten Stundensatzes von 125,-- EUR (Tagessatz von 1.000,-- EUR bei ei-nem mit acht Stunden angesetzten Arbeitstag) erh366ht werden. Zwar hat sich die Berufungsbeklagte hiermit einverstanden erkl344rt. Auch w374rde das Eineinhalbfa-che des nach 247 9 JVEG zul344ssigen Honorars nicht 374berschritten. Der Erh366hung steht jedoch entgegen, dass der eingezahlte Vorschuss von 12.500,-- EUR 9 - 6 - nicht ausreicht. 247 13 Abs. 1 JVEG l344sst die Gew344hrung einer besonderen Ver-g374tung nur dann zu, wenn ein ausreichender Betrag an die Staatskasse gezahlt ist. Dies gilt nicht nur dann, wenn sich die Parteien mit dieser Verg374tung einver-standen erkl344rt haben, sondern auch in dem Fall des 247 13 Abs. 2 JVEG, wenn nur die Erkl344rung einer Partei hierzu vorliegt; diese Bestimmung regelt nur die Voraussetzungen, unter denen das Einverst344ndnis der anderen Partei entbehr-lich ist, stellt aber nicht von dem Vorschusserfordernis frei. Nachdem die ge-setzliche Verg374tung bereits 374ber dem einbezahlten Vorschuss liegt, kann die besondere Verg374tung hier nicht aus dem an die Staatskasse bezahlten Betrag geleistet werden (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 36. Aufl. 2006, 247 13 JVEG Rdn. 15, sowie zur Vorg344ngerbestimmung des 247 7 Abs. 2 ZuSEG OLG M374n-chen OLGR M374nchen 2001, 108). 5. a) Eine Kappung der Sachverst344ndigenverg374tung auf den vorschuss-weise gezahlten Betrag hat dagegen schon deshalb nicht zu erfolgen, weil dem Sachverst344ndigen die gesetzliche Verg374tung und nicht etwa eine besondere Verg374tung zuerkannt wird. 10 b) Von einem dem Verg374tungsanspruch allenfalls entgegenstehenden Versto337 gegen die Pflicht des gerichtlichen Sachverst344ndigen, den durch den gezahlten Kostenvorschuss gezogenen Rahmen zu beachten (247 407a Abs. 3 ZPO; vgl. OLG Koblenz MDR 2005, 1258), kann hier schon deshalb keine Rede sein, weil dem Sachverst344ndigen der eingeforderte Vorschuss nicht mitgeteilt worden ist; eine Erkundigungspflicht traf ihn insoweit nicht. 11 6. Der Abrechnung des Sachverst344ndigen sind die Schreibaufwendungen hinzuzusetzen (247 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG); diese sch344tzt der Senat auf 2.000 Anschl344ge je Seite. Daraus ergibt sich ein weiterer Betrag von 85,50 EUR. 12 - 7 - 13 7. Daraus folgt folgende Abrechnung: 149 Stunden je 95,-- EUR 13.155,00 EUR Schreibauslagen 85,50 EUR Summe 13.240,50 EUR Umsatzsteuer 2.118,48 EUR insgesamt 15.358,98 EUR III. Die Entscheidung 374ber die Verlustigkeit und die Kostenentscheidung beruhen auf 247247 99 Abs. 1, 121 Abs. 2 PatG, 247 516 Abs. 3 ZPO in entsprechen-der Anwendung. 14 IV. Hinsichtlich der Festsetzung des Streitwerts hat der Senat auf die 374bereinstimmenden Angaben der Parteien in der Vorinstanz abgestellt. Soweit diese nunmehr abweichende Angaben machen, ist nicht ersichtlich, dass diese den gemeinen Wert des Patents zugrunde legen (grundlegend zur Bemessung 15 - 8 - des Streitwerts weiterhin BGH, Beschl. v. 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79 - Streitwert; vgl. Benkard/Rogge, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, 247 84 PatG Rdn. 21; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, 247 84 PatG Rdn. 48; Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, 247 2 PatKostG Rdn. 36 ff.). Melullis Keukenschrijver M374hlens Asendorf Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.04.2004 - 1 Ni 24/02 -
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