BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 138/09 Verkündet am: 8. Januar 2013 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh andlung vom 8. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 16. September 2009 verkündete Urteil des 3. Senats (Ni chtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerinnen zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 733 710 (Streitpatents), das am 28. November 1994 unter Inanspruchnahme der Priorität einer japanischen Anmeldung vom 8. Dezember 1993 angemeldet worden ist und unter anderem ein Verfahren zur Herstellung von L - Lysin durch Fermentation betrifft . Patent - anspr u ch 1, auf d e n die übri gen zwölf Patent ansprüche zurückbezogen sind, laute t in der Verfahrenssprache: " A DNA coding for a dihydrodipicolinate synthase originating from a bacterium b e- longing to the genus Escherichia having a mutation selected from the group co n- sisting of a mutat ion to replace a 81 st alanine residue with a valine residue, a mut a- tion to replace a 118 th histidine residue with a tyrosine residue, and a mutation to replace the 81 st alanine residue with the valine residue and replace the 118 th hist i- dine residue with th e tyrosine residue, as counted from the N terminal in an amino acid sequence of dihydrodipicolinate synthase defined in SEQ ID NO:3 in S e- quence Listing. " Die Klägerinnen haben das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit und unzureichender Offenbarun g in vollem Umfang angegriffen. Das Patent - gericht hat die Klage abgewiesen. Mit ihrer Berufung greifen die Klägerinnen das Streitpatent nur noch wegen fehlender Patentfähigkeit an . Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel ent - gegen. Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. W . ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung e r- läutert und ergänzt hat. Die Klägerinnen haben gutachterliche Stellungnahmen 1 2 3 4 - 4 - von Professor Dr. W e . , Professor eme - ritus B . und Professor Dr. N . vorgelegt, die Beklagte zwei gutachterliche Stellungnahmen von Professor Dr. K . - 5 - Entscheidungsgründe : Die zulässige Berufung ist unbegründet . I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von L - Lysin durch Fermentation sowie hierzu geeignete Desoxyribonukleinsäuren ( DNA ) , Bakterien und Proteine. 1. Nach den Ausführungen in der Streit pa tentschrift waren am Prior i- tätstag verschiedene Fermentationsverfahren zur Herstellung von L - Lysin b e- kannt, bei denen künstlich mutierte Bakterien eingesetzt werden. In verschied e- nen Veröffentlichungen seien Verfahren unter Einsatz von Stämmen der Ga t- tung Escherichia beschrieben, in denen die Dihydrodipicolinatsynthase (DDPS) verstärkt sei. In einigen dieser Veröffentlichungen sei die eingesetzte DDPS ein Wildtyp, der einer Rückkopplungshemmung durch L - Lysin unterliege und de s- halb nicht zu einer zufriedenst ellenden Produktivität führe. In einer anderen Veröffentlichung sei die DDPS aus einem Bakterium der Gattung Coryne - ba c terium entnommen. Dieses unterliege zwar keiner Rückkopplungshemmung durch L - Lysin. Seine obere Temperaturgrenze für das Wachstum liege a ber um rund 10 °C niedriger als diejenige von Escherichia, was ebenfalls von Nachteil für die Produktivität sei. Das Streit patent betrifft das technische Problem, Mikroorganismen zur Herstellung von L - Lysin zu r Verfügung zu stellen, bei denen keine Rückko p p- lungshemmung auftritt und deren obere Temperaturgrenze nicht unterhalb de r- jenigen von Escherichia liegt. 2. Zur Lösung d ieses Problems schlägt das Streit patent in Patent anspr u ch 1 Desoxyribonukleinsäure vor, deren Merkmale sich wie folgt 5 6 7 8 9 - 6 - glie dern lasse n (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben) : a) Die DNA [1] kodiert für eine DDPS aus einem Bakterium der Gattung Escherichia [2] und b) weist mindestens [4c] eine der beiden nachfolgend genannten Mut a- tionen auf [3] : b1 ) Austausch des Alaninrests 81 gegen einen Valinrest [4a] ; b2 ) Austausch des Histidinrest s 118 gegen einen T yrosin rest [4b] . 3. Die in Merkmal sgruppe b definierte Mutation der DNA führt dazu, dass das damit erzeugte Enzym DDPS keiner Rückkopplu ng durch L - Lysin unterliegt . Da es sich um DDPS aus Escherichia handelt, kann ferner die für diese Gattung maßgebliche Temperaturobergrenze für das Wachstum ohne Einschränkungen genutzt werden. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für d ie Berufung s- instanz von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet: DNA mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 sei in k einer der vorgele g- ten Veröffentlichungen beschrieben. In der Veröffentlichung von Hermann et al. (Consequences of Lysine Oversynt hesis in Pseudomonas Mutants Insensitive to Feedback Inhibition, European Journal of Biochemistry 30 (1972) , 100 - 106, NK5 ) werde auf eine mutierte DDPS hingewiesen, die gegenüber einer Rüc k- kopplungshemmung durch L - Lysin unempfindlich sei. Diese Mutante wer de in NK5 aber stofflich nicht weiter charakterisiert und zudem nur in einer Spezies der Bakteriengattung Pseudomonas nachgewiesen. In der Veröffentlichung der französischen Patentanmeldung 2 511 032 ( NK6 ) und der Veröffentlichung von Dauce - Le Reverend et al. (Improvement of Escherichia coli Strains Overprod u- cing Lysine Using Recombinant DNA Techniques, European J Appl Microbiol 10 11 12 - 7 - Biotechnol 15 (1982), 227 - 231, NK7 ) würden Escherichia - coli - Mutanten offe n- bart, in denen das native, für DDPS kodierende dapA - Gen überexprimiert we r- de. Mutationen dieses Gens oder des davon abgeleiteten Enzyms würden nicht genannt. Der Veröffentlichung sei nicht zu entnehmen, welche Gene mutiert seien und welche Mutationen die eingesetzte Hybrid - DNA enthalte. In der Ve r- öffentlichung von Oh et al. (Improved L - Lysine Production by the Amplification of the Corynebacter i um g lutamicum dapA Gene Encoding Dihydrodipicolinate Synthetase in Escherichia coli , Biotechnology Letters 13 (1991), 727 - 732, NK11 ) werde lediglich ein Escherichia - coli - S tamm offenbart, in dem das native dapA - Gen aus dem Corynebacterium glutamicum in erhöhter Menge exprimiert werde. Der Gegenstand des Streitpatents beruhe auch auf erfinderischer Täti g- keit. Dem St r eitpatent liege objektiv die Aufgabe zu Grunde, eine eff iziente Pr o- duktion von L - Lysin in Bakterien der Gattung Esch e richia ohne den Einsatz hetero loger Gene zu ermöglichen. Für die Lösung dieser Aufgabe durch die Lehre des Streitpatents finde sich im gesamten aufgeführten Stand der Technik kein Vorbild. In NK11 werde zwar darauf hingewiesen, dass eine L - Lysin - Unempfindlichkeit der DDPS eine entscheidende Rolle spiele. Der dort offe n- barte Vorschlag, ein hererologes dapA - Gen aus C orynebacterium glutamicum einzusetzen, gebe aber keinen Hinweis darauf, dass sta ttdessen auch ein m u- tiertes dapA - Gen aus Escherichia coli eingesetzt werden könne. In NK11 werde es vielmehr selbst im Hinblick auf das Enzym A s partokinase III (AK III) als nac h teilig eingestuft, hierfür ein mutiertes, homologes lysC - Gen zu verwenden. In NK5 werde zwar darauf hingewiesen, dass DDPS nicht nur in Bakterien der Gattung Pse u domonas einer L - Lysi n - Rückkopplungshemmung unterliege , sondern auch in andere n gram - negative n Bakterien wie zum Beispiel Escherichia coli . Daraus habe sich für den Fachm ann jedoch keine Anregung 13 14 15 - 8 - ergeben, nicht nur die in NK5 beschriebenen Mutanten von Pseudomonas acidovorans als vorteilhaft anzusehen, sondern auch entsprechende Mutanten von Escherichia coli . Zwar seien die Biosynthesewege für L - Lysin in Bakterien untersch iedlicher Gattung stets identisch. Dies gelte aber nicht für die Regulat i- on dieser Synthesewege. Aus NK5 sei ersichtlich, dass schon die zur gleichen Gattung gehörenden Bakterien der Typen Pseudomonas acidovorans und Pseudomonas putid a Unterschiede hinsich tlich der Aspartokinase - Inhibition aufwiesen. A ngesichts dessen habe der Fachmann keinen Anlass gehabt, die Erkenntnisse aus NK5 auf Bakterien einer anderen Gattung zu übertragen. In NK7 werde es als ausreichend angesehen, die L - Lysin - Empfindlichkeit v on A K III aufzuheben. Dagegen werde es als vorteilhaft bezeichnet, die Ko n- zentration von DDPS trotz dessen L - Lysin - Empfindlichkeit zu erhöhen. Daraus habe sich nicht die Anregung ergeben, das für DDPS codierende dapA - Gen gentechnisch zu verändern. Für den Fachmann habe es auch bei einer Zusammenschau der genan n- ten Entgegenhaltung en und der ergänzenden Heranziehung seines allgeme i- nen Fachwissens nicht nahegelegen, Escherichia - coli - Mutanten zu erzeugen, in denen die Rückkopplungshemmung von A K III und DDP S durch L - Lysin elim i- niert sei. Zwar seien die im Streitpatent beschriebenen Maßnahmen zur Berei t- stellung solcher Mutanten dem Wissen und Können des Fachmanns zuzurec h- nen. Dem Fachmann sei es, wie aus NK7 und NK11 hervorgehe, aber jede n- falls bis 1991 nicht gelungen, derartige Mutanten zu isolieren. Angesichts de s- sen habe der Stand der Technik dem Fachmann keine hinreichenden Erfolgs - aussichten für die Beschreitung dieses Wegs vermittelt. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren i m Ergebnis stand . 16 17 18 - 9 - 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents, dessen Neuheit auch die Klägerinnen nicht in Zweifel ziehen, ist dem Fachmann, einem Biochemiker , Chemiker oder Vertreter eines verwandten Fachgebiets mit fu n- diertem biochemisc he m Grundlagenwissen und mehrjähriger Erfahrung in der großtechnischen fermentativen Herstellung von Stoffen, durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. a) Wie in der Streitpatentschrift und zum Beispiel auch in der Veröffen t- lichung von Tosaka und Ta kinami (Lysine, in: Aida et al. (Hrsg.), biotechnology of amino acid production, progress in industrial microbiology 24 (1986), Ch. 14, 152 - 172, NB2 ) ausgeführt wird, war dem Fachmann am Prioritätstag b ekannt, dass sowohl Aspartokinase, von der in Escheric hia coli drei unterschiedliche Typen (AK I bis AK III) zu finden sind, als auch DDPS für die Synthese von Lysin in Escherichia coli von Bedeu tung sind und dass sowohl AK III als auch DDPS in Escherichia coli einer Hemmung durch Lysin unterliegen (Streitpat ent Abs. 5 - 8, NB2 S. 158 mit Tabelle 14 - 1). Bekannt war auch der Einsatz gentec h- nisch er Mittel, mit denen die Produktion von hemmend wirkenden Stoffen unterdrückt (S. 163 f.), bestimmte Enzyme gegen eine Hemmung unempfindlich gemacht (S. 164 f.) oder die E xpression bestimmter Enzyme verstärkt werden können (S. 1 66 f. ) . Damit sind zwar die Techniken aufgezeigt, die auch dem Streitpatent z u- grunde liegen. Ein konkreter Hinweis, die zur Verfügung stehenden Werkzeuge dazu zu nutzen, die für DDPS codierende D N A in Escherichia coli so zu modif i- zieren, dass Lysin keine Rückkopplungshemmung mehr entfaltet, ergibt sich daraus aber nicht. Insbesondere bestand für den Fachmann kein Anlass, g e- wissermaßen ins Blaue hinein Versuche mit allen in Betracht kommenden M e- thod en und allen am Syntheseweg beteiligten Enzymen durchzuführen. Ang e- sichts der Vielzahl der hierfür in Frage kommenden Kombinationen, der vom gerichtlichen Sachverständigen geschilderten Komplexität der beteiligten Stof f- wechselvorgänge und der zwischen dies en bestehenden Wechselwirkungen 19 20 21 - 10 - war nicht absehbar, dass ein derartiger Ansatz mit vertretbarem Aufwand zu brauchbaren Ergebnissen führen würde. Wie der Senat bereits in Zusamme n- hang mit einem anderen, ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung von Lysin b e- tr effenden Patent ausgeführt hat, hatte der Fachmann lediglich Anlass, sich mit denjenigen Faktoren zu befassen, von denen bekannt oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten war, dass sie limitierend wirken, d.h. bei den bekannten Verfahren nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen (BGH, Urteil vom 7. Februar 2012 - X ZR 115/09, GRUR 2012, 479 Rn. 31 - Transhydrogenase). b) Aus den inhaltlich im Kern übereinstimmenden Entgegenhaltungen NK6 (Patte et al.) und NK7 (Dauce - Le Reverend et al. ) ergaben sich zwar Hi n- weise darauf, dass DDPS bei der Produktion von Lysin in Escherichia coli lim i- tierende Wirkung hat. Die Veröffentlichungen selbst gaben indes keine Anr e- gung, diese Wirkung dadurch zu überwinden, dass die Rückkopplungshe m- mung durch Lys in unterbunden wird . Sie waren eher geeignet, den Fachmann von diesem Ansatz abzubringen. In den beiden Veröffentlichungen wird ein mit TOCR21 bezeichnete r Stamm von Escherichia coli beschrieben, de r eine gegen die Rückkopplung s- hemmung durch Lysin unemp findliche Mutation von AK III aufweist ( NK6 S. 6 Z. 3 - 7; NK7 S. 228 reSp unten). Dieser Stamm wird transformiert mittels eines Plasmids mit der Bezeichnung pDA1 (NK6 S. 6 Z. 8 - 13 ; NK7 S. 229 ) . Dies führt dazu, dass die spezifische Aktivität von DDPS stark erhöht wird (NK6 S. 5 Z. 24 - 30 und S. 1 Z. 19 - 26 ; NK7 S. 229 mit Tabelle 1 ). Die damit erzielbare Verbesserung der Lysin - Ausbeute wir d in NK6 (S. 7 Z. 1 - 4) auf das A cht - bis Zehnfache der ohne das Plasmid erreichbaren Menge geschätzt. In NK7 (S. 230 liSp m it Tabelle 2) wird angegeben, es könne eine Nettoerhöhung e r- zielt werden, die allerdings weniger dramatisch ausfalle als ursprünglich erwa r- tet. 22 23 - 11 - Der Umstand, dass eine Überexpression der natürlichen Form von DDPS zu einer gesteigerten Produktion führte, gab einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Verfügbarkeit dieses Enzyms von entscheidender Bedeutung für die Menge des produzierten Lysins ist. So wird auch in NK7 (S. 230 liSp unten) die Schlussfolgerung gezogen, im Stamm TOCR21 sei der limitierende Sch ritt ei n- deutig der durch das dapA - Gen codierte (gemeint ist: katalysierte) Kondensat i- onsschritt, also die Umwandlung von Aspartatsemialdehyd durch DDPS (vgl. NK7 Figur 1) . Dass in NK7 zugleich ein Weg aufgezeigt wurde, die limitierende Wirkung ohne Mut ation von DDPS zumindest abzumildern, gab für sich gesehen noch keinen Anlass, von der Suche nach anderen Wegen zur Erreichung dieses Ziels abzusehen. Wenn ein Schritt des Synthesewegs als limitierend erkannt ist und dem Fachmann mehrere erfolgversprechend e Wege zur Verfügung stehen, um diese Wirkung zu überwinden, kann grundsätzlich Anlass bestehen , alle diese Wege in Erwägung zu ziehen, sofern ihre Gesamtzahl überschaubar ist. Angesichts dessen ist nicht allein ausschlaggebend , ob NK6 und NK7 die Schl ussfolgerung nahelegten , die limitierende Wirkung von DDPS könne schon durch verstärkte Produktion dieses Enzyms in seiner natürlichen Form vollstä n- dig überwunden werde n . Eine zusätzlich oder stattdessen herbeigeführte Mut a- tion von DDPS mit der Folge, dass die Rückkopplungshemmung durch Lysin unterbunden wird, war angesichts der Bedeutung des Enzyms als limitierender Faktor schon dann nahegelegt, wenn hinreichend Anlass zu der Erwartung b e- stand, dass sich auf diesem Weg vergleichbare Ergebnisse erzielen lie ßen wie mit der in NK6 und NK7 offenbarten Lösung. Aus NK6 und NK7 ergab sich indes nicht, dass dieser alternative Weg e r- folgversprechend sein würde. In NK7 wird bei der Bewertung der Versuchs - ergebnisse vielmehr ausgeführt, der Umstand, dass schon eine Erhöhung der DDPS - Aktivität zu einer Überproduktion von Lysin führe, stelle die in - vivo - 24 25 26 27 - 12 - Effizienz der Rückkopplungshemmung in Frage (S. 230 reSp). Trotz dieser Au s- führungen blieb zwar die vo n den Privatgutachter n We. und B. auf - gezeigte Möglichk eit offen, dass Lysin nicht nur in vitro, sondern auch in vivo auf einen erheblichen Teil der insgesamt vorhandenen Menge an DDPS he m- mend wirkt, so dass ein Wegfall der Hemmungswirkung zu ähnlichen Ergebni s- sen führen könnte wie eine Mengenst eigerung. Konkr ete Hinweise darauf, dass sich diese Hoffnung bestätigen könnte, waren aber weder NK6 noch NK7 zu entnehmen. c) Hinweise, die eine gegenüber NK6 und NK7 gesteigerte Erfolgs - erwartung hätten begründen können, ergaben sich nicht aus der Veröffentl i- chung N K5 (Hermann et al.). In NK5 werden Versuche zur Unterbindung der Rückkopplungshemmung durch Lysin in Bakterien der Gattung Pseudomo nas beschrieben. Beim Typ Pseudom o nas putida entstanden Mutanten, bei denen Aspartokinase gegen eine Rückkopplungsh emmung durch Lysin unempfindlich war . Diese Mutanten (T1A32 und T1A33) sonderten Lysin nicht in nennenswertem Umfang ab (S. 100 Nr. 3, S. 103 liSp mit Tabelle 2). Bei den Mutanten des Typ s Pse u- domonas acidovorans war DDPS gegen eine Rückkopplungsh emmung durch Lys in unempfindlich, bei einem Teil der Mutanten darüber hinaus auch Aspart o- kinase. Alle diese Mutanten (L6A26, L6A45, L6A45AT10) sonderten Lysin ab (S. 100 Nr. 4 und S. 103 li/reSp mit Tabelle 3) . Hieraus ergab sich keine hinreichende Aussicht darauf, da ss eine Mutat i- on wie bei Pseudomonas acidovorans auch bei Escherichia coli mit Erfolg durchführbar sein und Einfluss auf die Produktion von Lysin haben könnte. Wie der gerichtliche Sachverständige näher dargelegt und auch d er Privat gutachter B. im K ern bestätigt ha t , weist die Feinregulation der Lysin - Synthese in Escherichia coli erhebliche Unterschiede zu derjenigen in Pseudomonas auf. Schon die im Vergleich dazu geringen Unterschiede zwischen einzelnen Typen 28 29 30 - 13 - der Gattung Pseudomonas haben bei den i n NK5 beschriebenen Versuchen zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Angesichts dessen ergab sich aus NK5 keine begründete Aussicht darauf, dass sich bei Escherichia coli äh n- liche Erfolge einstellen würden wie bei einer der beiden Pseudomonas - T ypen. Die vom Privatgutachter B. aufgezeigten Möglichkeiten, die Ex - pression von AK III in Escherichia coli zu unterbinden und die Regulation der Lysin - Synthese damit derjenigen in Pseudomonas anzunähern, führen nicht zu einer abweichenden Beurtei lung. Aus NK5 ergaben sich keine Hinweise, dass solche Maßnahmen geeignet sein könnten, die Regulation in Escherichia coli so weit an diejenige von Psedomonas acidovorans anzunähern, dass sich ve r- gleichbare Erfolge einstellen würden. Auch insoweit bestand angesichts der in NK5 offenbarten Versuchsergebnisse vielmehr Grund zu der Annahme, dass die für einen bestimmten Pseudomonas - Typ gewonnenen Erkenntnisse weder auf andere Typen dieser Gattung noch auf andere Gattungen ohne weiteres übertragbar waren. d) Gewisse Anhaltspunkte dafür, dass eine Aufhebung der Rückkop p- lungs hemmung von Lysin als Alternative in Frage kommen könnte, ergaben sich allerdings a us der Entgegenhaltung NK11 (Oh et al.) . In NK11 sind gentechnisch veränderte Stämme von Escherichia c oli offen - bart , die das für DDPS codierende dapA - Gen von Corynebacterium glutamicum enthalten. In diesen Stämmen zeigt die DDPS - Aktivität eine hohe Resistenz gegen eine Hemmung durch Lysin (S. 727 und 730). Bei zwei Stämmen, die gegenüber dem Lysin - Analogo n S - 2 - Aminoethy l c ystein (AEC ) empfindlich sind (TF13 und TF23) , führte die beschriebene Veränderung nicht zu einer signif i- kanten Steigerung der Lysinproduktion. Bei einem gegen AEC unempfindlichen Stamm trat hingegen eine deutliche Steigerung ein (S. 731 m it Tabelle 3). 31 32 33 - 14 - In NK11 wird daraus die Schlussfolgerung gezogen, DDPS katalysiere den limitierenden Schritt in der Biosynthese von Lysin. Hierbei wird auch auf die Veröffentlichung NK7 (Dauce - Le Reverend et al.) Bezug genommen, in der b e- reits beschrie ben werde, dass die Lysinproduktion in Escherichia coli durch Gen amplifikation verbessert werden könne. Als Unterschied wird hervorgeh o- ben, das in NK7 eingesetzte dapA - Gen aus Escherichia coli unterliege einer Hemmung durch Lysin. Abschließend wird ausgef ührt, die in NK11 offenbarten Versuchsergebnisse erlaubten trotz des Umstandes, dass auch andere Gene der Regulierung durch Lysin unterlägen und trotz der im Vergleich zu coryne - formen Bakterien komplexeren Regulierungsmechanismen in Escheri chia coli die Schlussfolgerung, dass die Expression des dapA - Gens aus Coryne bacte - rium glutamicum zu einer Verbesserung der Lysinproduktion in Escherichia coli beitragen könne (S. 731). Hieraus ergaben sich zwar keine eindeutigen Hinweise darauf, dass die mit dem Ge n aus Corynebacterium glutamicum erzielten Erfolge auf dessen Unempfindlichkeit gegenüber einer Rückkopplungshemmung durch Lysin b e- ruhten . Die Bezugnahme auf NK7 und der Umstand, dass auch in NK11 eine Überproduktion von DDPS herbeigeführt wurde, deuteten, wie der gerichtliche Sachverständige zutreffend dargelegt hat, eher darauf hin, dass bei den in NK11 offenbarten Bakterien ebenfalls die erhöhte Menge an DDPS ausschla g- gebend ist und der Rückkopplungshemmung entsprechend der in NK7 geä u- ßerten Vermutung in vivo keine entscheidende Rolle zukommt. Andererseits wird in NK11 die Unempfindlichkeit gegenüber einer Rückkopplungshemmung als Unterschied zwischen den in NK11 und NK7 eingesetzten Bakterien au s- drücklich hervorgehoben. Hieraus ergab en sich gewisse Anhal tspunkte dafür, dass es lohnenswert sein könnte , den Einfluss dieser Hemmung näher zu u n- tersuchen . Dies gilt nicht nur für das dapA - Gen aus Corynebacterium glutam i- cum. Angesichts der auch in der Streitpatentschrift als bekannt bezeichneten Temperaturempfin dlichkeit dieses Fremdgens bestand vielmehr ein gewisser 34 35 - 15 - Anreiz , entsprechende Versuche auch mit dem dapA - Gen von Escherichia coli durchzuführen, dessen grundsätzliche Eignung schon durch NK7 belegt war. Zusätzlichen Anreiz dafür mögen die vom Privatgu tachter We. auf - gezeigten Nachteile von Fremdgenen gegenüber homologen Genen geboten haben . Dabei kann dahingestellt bleiben, ob diese Nachteile bei anderen b e- kannten Anwendungsfällen eher häufig oder nur gelegentlich auftr a ten. Solange nicht geklärt war, ob sie beim Einsatz von fremden dapA - Genen in Escherichia coli auftreten und Auswirkungen auf die Lysinproduktion haben würden , konn te es für den Fachmann jedenfalls von gewisser Attraktivität sein , diese mögliche Quelle von Problemen durch Einsatz de s homologen dapA - Gens zu umgehen. e) Trotz dieser Anhaltspunkte be stand indes keine hinreichende A u s- sicht, das dapA - Gen von Escherichia coli mit herkömmlichen Werkzeugen so modifizieren zu können, dass die exprimierte DDPS gegen eine Rückkop p- lungshemmun g durch Lysin unempfindlich ist. Der hierzu in der Streitpatentschrift offenbarte Weg einer Selektion mittels AEC entspricht zwar, wie die Privatgutachter We. und B. hervo rhe - ben , aber auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, eine r bei and e- ren Mikroorganismen seit längerem mit Erfolg durchgeführten Verfahrensweise, die beispielsweise auch in NK5 (Herman et al.), NK11 (Oh et al.) und NB2 (T o- saka und Takinami) offenbart ist und kurz vor dem Prioritätstag erfolgreich ei n- gesetzt wurde , um ein für DDPS kodierendes Gen aus Mais in Escheri chia coli einzusetzen . Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, ergaben sich aber aus NK7 (Dauce - Le Reverend et al.) deutliche Hinweise d a- rauf, dass bis zum damaligen Zeitpunkt (19 82) keine desensibilisierte Mutante im Hinblick auf das dapA - Gen hatte isoliert werden können und dass gerade die Selektion mittels AEC insoweit nicht erfolgversprechend ist . Vor diesem Hinte r- grund hatte der Fachmann keinen Anlass, sich erneut mit diesem A nsatz zu befassen, zumal in NK7 und NK11 bereits zwei gangbare W ege zur Verbess e- 36 37 38 - 16 - rung des durch DDPS beeinflussten Syntheseschritts aufgezeigt worden waren und deshalb kein allzu großer Anreiz bestand, nach weiteren Wegen zu suchen, die nach den am Prioritä tstag verfügbaren Erkenntnissen eher geringe Erfolg s- aussicht boten . Die vom Privatgutachter B. aufgezeigten zusätzlichen Erkenntnisse aus dem Zeitraum zwischen der Veröffentlichung von NK7 und dem Priorität s- tag führen nicht zu einer abweichenden B eurteilung. Die Isolation und Seque n- zierung des dapA - Gens von Escherichia coli und die Aufreinigung, Beschre i- bung und Kristallisierung von DDPS gaben, wie der gerichtliche Sachverständ i- ge bestätigt hat, für sich betrachtet keine Hinweise darauf, dass eine Selektion mittels AEC entgegen der früher geäußerten Einschätzungen erfolgverspr e- chend sein könnte , und boten auch keine greifbaren Vorteile bei der Selektion eines geeigneten Mutanten . Entsprechendes gilt für die in NK11 offenbarte Ei n- bringung eines Fremd gens. Die auch in der Streitpatentschrift (Abs. 9) zum Ausdruck gebrachte allgemeine Erwartung, dass mutierte Stämme mit gegen Lysin unempfindlicher DDPS für die Lysinproduktion vorteilhaft wären, begrü n- dete ebenfalls keine Aussicht darauf, dass der in NK7 mit wissenschaftlich fu n- dierter Begründung als nicht erfolgversprechend eingestufte Weg dennoch gangbar sein könnte. Die vom Privatgutachter We. aufgezeigten Möglichkeiten zur Verbes - serung der Selektion mittels AEC führen ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Zwar geht aus NK7 nicht im Einzelnen hervor, welche Methoden eingesetzt wurden, um gegen Lysin unempfindliche Mutanten von DDPS zu erlangen. Dies gab dem Fachmann aber keinen Anlass, die Angaben in Zweifel zu ziehen oder auf unzu reichende methodische Ansätze zurückzuführen. Im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung von NK7 und dem Prioritätstag sind, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, auch keine grund legend neuen Methoden bekannt geworden, die erneute Versuche in diese Richtung als erfolgversprechend hätten erscheinen lassen können. Die bereits erwähnte 39 40 - 17 - Isolation und Sequenzierung des dapA - Gens von Escherichia coli eröffnete zwar die theoretische Möglichkeit einer gezielten in - vitro - Mutagenese. Diese allein führte aber nicht zu einer gesteigerten Erfolgserwartung, solange keine konkreten Anhaltspunkte dafü r vorlagen, an welcher Stelle de s Gen s Veränd e- rungen vorzunehmen waren, um die Rückkopplungshemmung durch Lysin zu überwinden. Entsprechendes gilt für die vom Privatgutachter We. als Alternative aufgezeigte Möglichkeit, für die Selektion Stämme einzusetzen, die einen AK - III - Defekt in der Rückkopplungsregulation aufweisen. Dass in NK5 ähnliche Wege beschritten wurden, gab schon im Hinblick auf die oben aufge zeigten Unterschiede in der Regulation des Synthesewegs keinen Anlass zu erneuten Versuchen mit Escherichia coli. Vor diesem Hintergrund war der im Streitpatent beanspruchte Weg trotz der Gemeinsamkeiten mit ähnlichen Lösungen bei anderen Bakterien und bei Fremdgenen dem Fachmann am Prioritätstag nicht nahegelegt. 41 42 - 18 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Mühlens Grabinski Bacher Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.09.2009 - 3 N i 22/08 (EU) - 43
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