BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 139/03 Verk374ndet am: 11. April 2006 Weschenfelder Justizhauptsekret344rin als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Schneidbrennerstromd374se PatG 247 8; ZPO 247 308 Abs. 1 Satz 1 Der Anspruch auf Einr344umung einer Mitberechtigung stellt gegen374ber dem 334bertragungsanspruch des Alleinerfinders gegen den Patentinhaber ein Minus dar; er ist in dem Verlangen nach voller 334bertragung des Rechts von vornherein mit ent-halten. BGH, Urteil vom 11. April 2006 - X ZR 139/03 - OLG Frankfurt a.M. LG Frankfurt a.M. - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 11. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Revision des Kl344gers wird das am 12. August 2003 verk374n-dete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main aufgehoben. Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-gericht zur374ckverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Der Kl344ger macht einen 334bertragungsanspruch an dem der Beklagten erteilten deutschen Patent 197 37 934 geltend, das am 30. August 1997 ange-meldet worden ist und eine "Stromd374se f374r Schwei337- und Schneidbrenner" und insbesondere deren Herstellung mittels eines Tiefbohrverfahrens betrifft, durch das die D374se aus stabf366rmigem Vollmaterial gebohrt wird. Der Kl344ger war 1996 und 1997 beratend f374r die Beklagte t344tig und bear-beitete f374r diese das Projekt "Substitution von Herstellmaterialien und deren Lieferanten f374r Stromd374sen und Spannh374lsen". Vor der Patentanmeldung legte er der Beklagten zwei Berichte vor, in denen er auf Tiefbohrzerspanungs-methoden hinwies. Bei einer Besprechung kurz vor der Patentanmeldung beim Patentanwalt der Beklagten erhob er gegen die Nennung des Maschinenbauin-genieurs S. als Alleinerfinder keine Einw344nde, teilte jedoch alsbald mit, er sei der Auffassung, dass die Anwendung des Tiefbohrverfahrens auf seine T344-tigkeit zur374ckzuf374hren sei. Weiter hat er behauptet, er habe einen Mitarbeiter der Beklagten schon 1995 auf die Anwendung bestimmter Tiefbohrtechniken hingewiesen und diesen Vorschlag bei einer Vorsprache im August 1996 wie-derholt. Die Beklagte hat demgegen374ber behauptet, S. habe das kosten- g374nstige Bohren des Materials schon fr374her ins Gespr344ch gebracht, worauf in der Schweiz allerdings nicht zufriedenstellend verlaufene Versuche mit diesem Verfahren durchgef374hrt worden seien. 2 Das Landgericht hat die auf 334bertragung des deutschen Patents 197 37 934 gerichtete Klage abgewiesen, weil der Kl344ger den Nachweis nicht erbracht habe, dass das Patent auf seine erfinderische Leistung zur374ckzuf374hren sei. Im Berufungsverfahren ist der Kl344ger durch das Gericht darauf hingewiesen worden, dass eine gemeinschaftliche Erfindung unter seiner Beteiligung vorlie- 3 - 4 - gen k366nne. In der m374ndlichen Verhandlung hat der Kl344ger daraufhin erstmals auch den vorher nicht angek374ndigten Hilfsantrag gestellt, die Beklagte zu verur-teilen, ihm den festzustellenden Miterfinderanteil zu 374bertragen und in seine Eintragung als Mitinhaber und Miterfinder in die Patentrolle einzuwilligen. Die Berufung des Kl344gers ist - auch mit dem Hilfsantrag - ohne Erfolg geblieben. Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision beantragt der Kl344ger, unter Aufhe-bung des Berufungsurteils nach seinen Schlussantr344gen in der Berufungsin-stanz zu erkennen, hilfsweise, die Sache an das Berufungsgericht zur374ckzu-verweisen. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Revision f374hrt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zur374ckverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung 374ber die Kosten des Revisionsverfahrens zu 374bertragen ist. 4 I. Das Berufungsgericht hat eine Alleinerfinderschaft des Kl344gers ver-neint. Dabei k366nne zugunsten des Kl344gers unterstellt werden, dass er den Begriff des Tiefbohrens in die Diskussion eingef374hrt habe. Dies sei aber nur ein Teilschritt auf dem Weg zur Probleml366sung und setze den Kl344ger nicht in die Position des Alleinerfinders. Dahingestellt k366nne bleiben, ob S. ein Miter- finderanteil zukomme, weil er als m366glichen Beitrag zur Probleml366sung das Bohren mit hohen Geschwindigkeiten gesehen habe, sowie, ob weiteren Betei-ligten ein Miterfinderanteil zukomme. In dem Hauptantrag sei die 334bertragung eines Miterfinderanteils nicht als Minus enthalten; eine entsprechende Verurtei-lung sei daher nicht als Minus von Amts wegen zu pr374fen gewesen. Zwar k366nne 5 - 5 - der an der Erfindung Beteiligte die Einr344umung einer Mitberechtigung verlan-gen, dieser Anspruch unterscheide sich jedoch hinsichtlich seiner Vorausset-zungen und Rechtsfolgen von dem des Alleinerfinders. W344hrend der Alleiner-finder darlegen m374sse, dass er alle zur Erfindung f374hrenden Schritte getan ha-be, die zur Erteilung des Patents gef374hrt h344tten, m374ssten Miterfinder begr374n-den, warum und zu welchem Anteil das Patent auf ihrem sch366pferischen Anteil beruhe. Hinsichtlich der Rechtsfolgen ergebe sich der Unterschied aus der ge-meinschaftlichen Verbundenheit der Miterfinder. Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Sen.Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 = BGH-Rep. 2001, 86 - Rollenantriebseinheit) ergebe sich nichts anderes, auch wenn dort ausgef374hrt werde, dass der Anspruch auf Miterfinderverg374tung in dem geltend gemachten Anspruch auf Alleinerfinderverg374tung enthalten sei. Diese Anspr374che seien auf Zahlung einer Verg374tung gerichtet, und der Verg374tungsanspruch des Miterfin-ders stelle ein Minus gegen374ber dem Verg374tungsanspruch des Alleinerfinders dar. 6 Aus dem Verhalten des Kl344gers im Verfahren ergebe sich zudem, dass in dem auf Herausgabe gerichteten Petitum die 334bertragung des Miterfinderan-teils als Minus nicht enthalten sein k366nne. 7 Mit dem Hilfsantrag sei die Klage unzul344ssig, denn in seinem Nachschie-ben liege eine Klage344nderung, der die Beklagte nicht zugestimmt habe und die nicht sachdienlich sei. 8 II. Dies h344lt den Angriffen der Revision des Kl344gers nicht stand. Das Be-rufungsgericht hat zu Unrecht verneint, dass das Begehren auf Einr344umung 9 - 6 - einer Mitberechtigung in dem Begehren auf 334bertragung des Patents als Minus enthalten war. 10 Nach 247 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Gericht nicht befugt, der Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Mit seinem Hauptantrag begehrte der Kl344ger, das der Beklagten erteilte deutsche Patent 197 37 934 auf ihn zu 374bertragen. Dieser Anspruch steht dem Berechtigten (sowie dessen Rechts-nachfolger) gegen den Patentinhaber zu, wenn diesem bereits ein Patent erteilt worden ist (247 8 Satz 2 PatG) und er nicht der Erfinder ist (insoweit weiterhin zu-treffend BGHZ 82, 13, 16 - pneumatische Einrichtung, zu 247 5 PatG 1961). War der Kl344ger aber, was die Vorinstanzen nicht abschlie337end gekl344rt haben und wovon zugunsten des Kl344gers im Revisionsverfahren auszugehen ist, Miterfin-der, so kam zu seinen Gunsten materiellrechtlich ein Anspruch auf Einr344umung einer Mitberechtigung in Betracht (BGHZ 73, 337, 342 f. - Biedermeierman-schetten; vgl. Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl. 1993, 247 6 Rdn. 34; Busse/ Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, 247 8 Rdn. 24). Dieser Anspruch stellt ent-gegen der Auffassung des Berufungsgerichts ein Minus gegen374ber dem 334ber-tragungsanspruch dar und war von vornherein in diesem enthalten. Der Senat hat bereits f374r die Klage auf Zahlung der Erfinderverg374tung entschieden, dass der Anspruch auf Miterfinderverg374tung von dem geltendge-machten Anspruch auf Verg374tung als Alleinerfinder grunds344tzlich miterfasst wird (Sen.Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 = BGH-Rep. 2001, 86 - Rollenantriebseinheit). Im Ergebnis nicht anders verh344lt es sich mit dem 334bertragungsanspruch im Verh344ltnis zum Anspruch auf Einr344umung einer Mitberechtigung. Das ist nicht nur - wie die Revision mit gutem Grund annimmt - eine Frage der Prozess366konomie, sondern folgt auch aus dem Umfang des gel-tend gemachten 334bertragungsanspruchs. Dieser unterscheidet sich in seiner 11 - 7 - Zielrichtung allerdings von dem Anspruch, der auf Zahlung einer Erfinderverg374-tung - sei es als Miterfinder oder als Alleinerfinder - gerichtet ist. Jedoch hat der Senat schon in seiner bisherigen Rechtsprechung zwischen dem Anspruch auf 334bertragung und dem Anspruch auf Einr344umung einer Mitberechtigung einen substantiellen Unterschied nicht gesehen; er ist in beiden F344llen vielmehr von einem jedenfalls gleichartigen Anspruch (sog. "patentrechtliche Vindikation", krit. zu dieser Konstruktion Kra337er, Patentrecht, 5. Aufl. (2004), S. 364 ff.) aus-gegangen. Die Abgrenzung zwischen diesen Anspr374chen hat der Senat letztlich in Elementen gesehen, die einer wertenden Betrachtung unterliegen (Sen.Urt. v. 17.01.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 = NJW-RR 1995, 696 - gummi-elastische Masse I). Schon das spricht deutlich f374r die Annahme, dass das Verlangen nach Einr344umung einer Mitberechtigung im Verlangen nach voller 334bertragung des Rechts als Minus enthalten ist. Hierf374r spricht weiter, dass sich eine Mitberechtigung schon bei unbefangener Betrachtung als Minus zur Alleinberechtigung darstellt (vgl. auch Kra337er aaO. S. 363, der insbesondere darauf hinweist, dass deren Einr344umung in der gleichen Weise vorzunehmen ist wie die Voll374bertragung). Gegen dieses Ergebnis spricht nicht entscheidend, dass in der Recht-sprechung des Bundesgerichtshofs die teilweise Entziehung (Beschr344nkung) der Gesch344ftsf374hrerbefugnis eines Gesellschafters einer Handelsgesellschaft nicht als Minus zu deren vollst344ndiger Entziehung angesehen worden ist (BGH, Urt. v. 10.12.2001 - II ZR 139/00, BGH-Rep. 2002, 376 = MDR 2002, 467). Denn dort geht es anders als bei der Frage der 334bertragung oder Einr344umung einer Mitberechtigung um eine Umgestaltung des Gesellschaftsvertrags in an-derer Weise als beantragt, die dem Gesellschafter nicht gegen seinen Antrag aufgedr344ngt werden darf, w344hrend im vorliegenden Fall die Begr374ndung eines Gemeinschaftsverh344ltnisses nur Folge des Umfangs des 334bertragungsan- 12 - 8 - spruchs ist und sich die Gestaltung dieses Verh344ltnisses lediglich als Reflex aus dem m366glicherweise bestehenden Anspruch ergibt. 13 Darauf, wie sich der Kl344ger in den Vorinstanzen verhalten hat, kommt es auf dieser Grundlage nicht an. Zudem hat der Kl344ger seine Position jedenfalls vor Schluss der m374ndlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz ge344ndert. Auch die weitere Frage, ob das Berufungsgericht eine in dem Hilfsantrag lie-gende Klage344nderung mangels Sachdienlichkeit zur374ckweisen durfte, stellt sich nicht, weil der Antrag auf Einr344umung einer Mitberechtigung bereits als Minus im Hauptantrag enthalten war. III. Da das Berufungsgericht die erfinderrechtliche Stellung des Kl344gers nicht abschlie337end gepr374ft hat und die bisher getroffenen Feststellungen f374r ihre Beantwortung keine ausreichende Grundlagen bilden, ist dem Senat eine Entscheidung in der Sache verwehrt. Das Berufungsgericht wird Gelegenheit haben, sich mit dem wechselseitigen Vorbringen der Parteien, der Kl344ger sei Alleinerfinder oder aber nicht einmal Miterfinder, weil er keinen sch366pferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet habe (Sen.Urt. v. 16.9.2003 - X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 - Verkranzungsverfahren), erneut auseinanderzusetzen. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen k366nnen, wer den Gedanken des Tief-bohrens beigetragen hat. Weiter wird sich das Berufungsgericht mit dem Vor-trag der Beklagten in der m374ndlichen Verhandlung 374ber die Revision auseinan-derzusetzen haben, dass der Kl344ger zur 334bertragung der Erfindung auf die Be-klagte verpflichtet sei oder diese bereits auf die Beklagte 374bertragen habe. Da-bei wird es allerdings zu beachten haben, dass ein (Mit-)Erfinder sein Recht in der Regel nicht ohne angemessenen Ausgleich hergeben wird und dass es deshalb darauf ankommen k366nnte, ob ihm f374r eine solche 334bertragung eine 14 - 9 - angemessene Gegenleistung in Geld gezahlt werden sollte (vgl. Sen.Urt. v. 21.12.2005 - X ZR 165/04, Mitt. 2006, 169, 170 f. - Zylinderrohr m.w.N.). Melullis Scharen Keukenschrijver Meier-Beck Kirchhoff Vorinstanzen: LG Frankfurt, Entscheidung vom 07.03.2001 - 2/6 O 715/00 - OLG Frankfurt, Entscheidung vom 12.08.2003 - 6 U 80/01 -
Full & Egal Universal Law Academy