BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 144/00 Verkündet am: 14. Mai 2002 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Abstreiferleiste BGB §§ 197 a.F., 812, 818 Abs. 2; ZPO § 322 a) Wird in den Entscheidungsgründen eines die Leistungsklage abweisenden Urteils ein bestimmter materiellrechtlicher Anspruch ausdrücklich als nicht beschieden bezeichnet, kann es dem Kläger nicht verwehrt werden, diesen Anspruch in einem weiteren Verfahren geltend zu machen. b) Ist dem Lizenznehmer eines formunwirksamen Know-how-Vertrages das technische Wissen vertragsgemäß überlassen worden und hat der Lizen z - nehmer vereinbarungsgemäß das Know-how oder Teile davon mit Erfolg zum Patent angemeldet, so hat er bis zum Widerruf oder zur Nichtigerkl ä - rung des Patents an einer Vorzugsstellung teil, wenn das Patent bis dahin von den Mitbewerbern respektiert wird. Für die bis dahin vorgenommenen Verwertungshandlungen schuldet er Wertersatz. - 2 - c) Der kurzen Verjhrungsfrist des § 197 BGB a.F. unterliegt nicht nur der ve r - tragliche Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebhren, sondern auch der A n - spruch auf ein Surrogat wie der Anspruch auf Wertersatz aus Bereich e - rungsrecht. BGH, Urt. v. 14. Mai 2002 - X ZR 144/00 - OLG Dsseldorf LG Dsseldorf - 3 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mndliche Verhandlung vom 19. Mrz 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf fr Recht erkannt: Auf die Revision des Klgers wird das am 20. Juli 2000 verkndete Schluûurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dsseldorf teilweise abgendert. Die Widerklage wird abgewiesen. Im brigen wird das Urteil aufgehoben und der Rechtsstreit im Umfang der Aufhebung zur anderweiten Verhandlung und En t - scheidung, auch ber die Kosten der Revision, an das Berufung s - gericht zurckverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Vater des Klgers bertrug mit Vertrag vom 15. April 1987 dem Kl - ger ein "Innovations -Gurtbandreinigungs-Technologiepaket" zur freien Verf - gung, ber das der Klger und die Beklagte zu 1, zu deren persönlich hafte n - den Gesellschaftern der Beklagte zu 2 gehört, am 6. M rz 1989 einen Vertrag - 4 - schlossen. Nach dessen § 1 sollte der Klger der Beklagten zu 1 das "Innov a - tions -Gurtbandreinigungs -Know -how zur kommerziellen Nutzung berlassen. § 2 bestimmt, daû der Klger smtliche Schutzrechte des in § 1 genannten Know -how auf die Beklagte zu 1 bertragen sollte, die sich verpflichtete, auf die Dauer der Laufzeit der anzumeldenden Schutzrechte den Vertrag einz u - halten und die Kosten fr die Anmeldung und Erhaltung der Schutzrechte zu bernehmen, die bei Auflsung des Vertrages mit allen Rechten und Pflichten auf den Klger bergehen sollten. Nach § 8 des Vertrages sollte der Klger einen Erlsanteil von 20 % des erzielten Umsatzes aus der Technologie inkl u - sive Ersatz - und Verschleiûteile erhalten. Die Zahlung sollte in Quartalsa b - stnden erfolgen und der Klger nach Ablauf eines Geschftsjahres eine nachprfbare Information ber den gettigten Jahresumsatz erhalten. Am 12. Mai 1989 reichte die Beklagte zu 1 die eine Vorrichtung zum Reinigen von Frderbndern betreffende Patentanmeldung (39 15 609) beim Deutschen Patentamt ein, die am 15. November 1990 offengelegt wurde. Nachdem mit Vertrag vom 19. Januar 1990 der Anteil des Klgers an den U m - stzen auf 15 % reduziert worden war, zahlte die Beklagte zu 1 fr die Zeit vom ersten Quartal 1990 bis zum ersten Quartal 1992 einschlieûlich insgesamt 78.706,91 DM an den Klger. Weitere Zahlungen verweigerte sie mit der B e - grndung, der Vertrag sei unwirksam, jedenfalls aber zum 31. Dezember 1992 gekndigt. Der Klger machte daraufhin seine vertraglichen Vergtungsa n - sprche im Wege einer 1992 erhobenen Stufenklage geltend, die in zweiter Instanz vom Kartellsenat des Oberlandesgerichts Dsseldorf mit der Begr n - dung abgewiesen wurde, der Vertrag sei wegen Verstoûes gegen § 34 GWB a. F. formunwirksam, weil die Parteien nicht alle getroffenen Vereinbarungen in - 5 - den schriftlichen Vertragstext aufgenommen htten (Urteil vom 9.8.1994 - U (Kart) 17/94). Whrend dieses Rechtsstreits setzte das Landgericht Dsseldorf mit einstweiliger Verfgung vom 5. Mai 1993 auf Antrag des Klgers einen Sequ e - ster ein, der die Patentanmeldung weiterbetrieb. Mit Beschluû vom 14. Dezember 1993, der am 20. Juli 1995 verffentlicht wurde, erteilte das Deutsche Patentamt das Patent 39 15 609 (im folgenden Streitpatent) mit in s - gesamt 15 Patentansprchen, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet: "Vorrichtung zum Reinigen von Frderbndern mit wenigstens einer an starren Auslegerarmen angeordneten Abstreiferleiste zur Beaufschl a - gung der Arbeitsflche des Gurtbandes im Untertrum, wobei die Ausl e - gerarme um eine Drehachse schwenkbar und von Federn zur Aufbri n - gung des Anpreûdruckes beaufschlagbar sind, dadurch gekennzeichnet, daû die Auslegerarme (2, 2 a, 2 b; 2 a", 2 b") in ihrer Lnge verstellbar und in unmittelbarer Nhe der Drehachse (5) mit den Federn (6, 6 a, 13, 13 a) ausgerstet sind." Im vorliegenden Rechtsstreit hat der Klger von den Beklagten zu 1 und 2 die Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung des Streitpatents, die Zahlung von 79.872,76 DM fr den Zeitraum vom 1. April 1992 bis 30. September 1993 sowie fr den Zeitraum ab 1. Oktober 1993 Rechnungsl e - gung und Feststellung der Pflicht zur Herausgabe gezogener Nutzungen in Gestalt der Zahlung einer angemessenen Lizenz unter dem Gesichtspunkt u n - gerechtfertigter Bereicherung begehrt. Darber hinaus hat er die Zustimmung des Beklagten zu 3 zur Streichung als Miterfinder des Streitpatents verlangt. - 6 - Das Landgericht hat durch Teil - und Grundurteil unter Abweisung der i n - soweit auch gegen den Beklagten zu 2 gerichteten Klage die Beklagte zu 1 zur Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung des Streitpatents auf den Klger verurteilt, ferner hat es den Beklagten zu 3 verurteilt, seiner Streichung als Miterfinder des Streitpatents zuzustimmen. Im brigen hat das Landgericht die Beklagten zu 1 und 2 zur Rechnungslegung ber die Benutzung der Erfi n - dung in der Zeit ab 1. Oktober 1993 verurteilt und festgestellt, daû die Bekla g - ten zu 1 und 2 als Gesamtschuldner verpflichtet seien, dem Klger die aus dem Streitpatent gezogenen Nutzungen nach den Vorschriften ber die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung in Gestalt der Zahlung einer angeme s - senen Lizenzgebhr herauszugeben. Die den Zeitraum vom 1. April 1992 bis zum 30. September 1993 betreffenden Zahlungsansprche hat das Landgericht dem Grunde nach fr gerechtfertigt erklrt. Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung und der Klger A n - schluûberufung eingelegt. Über die Ansprche auf Übertragung und Umschre i - bung des Streitpatents, auf Änderung der Erfinderbenennung und die von den Beklagten im Berufungsrechtszug geltend gemachten Ansprche auf Ersta t - tung von im Zusammenhang mit der Anmeldung des Streitpatents aufgewe n - deten Kosten ist durch rechtskrftiges Teilurteil des Berufungsgerichts en t - schieden worden. Whrend des weiteren Berufungsverfahrens ist das Strei t - patent auf Einspruch eines Dritten durch Beschluû des Bundespatentgerichts widerrufen worden. Die Beklagte zu 1 hat daraufhin Widerklage auf Rckza h - lung der von ihr an den Klger gezahlten 78.706,91 DM erhobe n, die Beklagte zu 1 und der Beklagte zu 2 haben ihr Begehren auf Abweisung der Klage zur Rechnungslegung und Feststellung der Zahlungspflicht weiterverfolgt. Der Kl - - 7 - ger hat die Zurckweisung der Berufung, Abweisung der Widerklage und im Wege der Klageerweiterung Rechnungslegung und Feststellung der Zahlung s - verpflichtung der Beklagten zu 1 und 2 bis zum 22. Juni 1997 verlangt. Er ist der Widerklage unter anderem durch Erhebung der Einrede der Verjhrung entgegengetreten. Das Berufungsgericht hat die Klage hinsichtlich der nach seinem Te i - lurteil noch in Streit stehenden Ansprche auf Zahlung, Rechnungslegung und Feststellung der Zahlungsverpflichtung abgewiesen und den Klger auf die Widerklage verurteilt. Mit der Revision verfolgt der Klger seine Antrge aus der Berufungsinstanz weiter. Die Beklagten sind der Revision entgegengetr e - ten. Entscheidungsgrnde: Die Revision hat Erfolg. I. Das Berufungsgericht hat die Klage, soweit ber sie nach dem recht s - krftigen Teilurteil des Berufungsgerichts noch zu entscheiden war, als unb e - grndet abgewiesen und ist damit von ihrer Zulssigkeit ausgegangen. Das lût einen Rechtsfehler nicht erkennen. Denn die Rechtskraft des den vertra g - lichen Anspruch des Klgers auf Zahlung von Lizenzgebhren gegen die B e - klagte zu 1 und den Beklagten zu 2 abweisenden Urteils des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Dsseldorf vom 9. August 1994 steht der Geltendmachung bereicherungsrechtlicher Ansprche im vorliegenden Verfahren nicht entgegen. - 8 - 1. Nach stndiger Rechtsprechung erfaût die Rechtskraft eines Urteils, das auf vertraglicher Grundlage geltend gemachte Zahlungsansprche a b - weist, auch konkurrierende Ansprche aus ungerechtfertigter Bereicherung selbst dann, wenn das Gericht den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereich e - rung oder einen sonstigen rechtlichen Gesichtspunkt bersehen hat (BGH Urt. v. 13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795; Urt. v. 17.3.1995 - V ZR 178/93, NJW 1995, 1757). Das gilt unabhngig davon, ob man den Kl - ger fr befugt hlt, die Rechtsanwendung mit verbindlicher Wirkung fr das Gericht auf einen von mehreren konkurrierenden materiellen Ansprchen zu beschrnken (verneinend die h.M., vgl. MnchKomm./Gottwald, ZPO 2. Aufl., § 322 ZPO Rdn. 106; a.A. MnchKomm./Lke, aaO, vor § 253 ZPO Rdn. 36), da eine solche Beschrnkung, sofern man sie nach dieser Meinung fr zulssig und fr das Gericht bindend erachtet, keinen Einfluû auf den Umfang der mat e - riellen Rechtskraft des klageabweisenden Urteils hat (MnchKomm./Lke, aaO, § 253 ZPO Rdn. 71 ff.). 2. Bei der Bestimmung des Umfangs der Rechtskraft eines die Le i - stungsklage abweisenden Urteils sind allerdings Tatbestand und Entsche i - dungsgrnde einschlieûlich des Parteivorbringens heranzuziehen, da allein sich aus der Urteilsformel Streitgegenstand und damit Inhalt und Umfang der getroffenen Entscheidung nicht notwendig erkennen lassen (BGH Urt. v. 13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795 m.w.N.). Eine Einschrnkung des Umfangs der Rechtskraft eines die Leistungsklage abweisenden Urteils wird danach angenommen, wenn dem Urteil zu entnehmen ist, daû das Gericht e i - nen rechtlichen Gesichtspunkt bewuût ausgespart hat. Eine Einschrnkung der Rechtskraft eines die Leistungsklage abweisenden Urteils ist danach dann g e - boten, wenn der Entscheidung unmiûverstndlich der Wille des Prozeûgerichts - 9 - zu entnehmen ist, ber den zugrunde liegenden Sachverhalt nicht abschli e - ûend zu erkennen und dem Klger so eine Klage zu diesem Anspruch auf der gleichen tatschlichen Grundlage und aufgrund von bereits im Zeitpunkt der letzten mndlichen Verhandlung vorliegenden Umstnden vorzubehalten (Z l - ler/Vollkommer, ZPO 23. Aufl., vor § 322 ZPO Rdn. 42, 43; dahingestellt in BGH Urt. v. 22.11.1988 - VI ZR 341/87, NJW 1989, 393). Ein Vorbehalt in diesem Sinne ergibt sich hier aus den Entscheidung s - grnden des Urteils des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Dsseldorf vom 8. August 1994. Denn dort ist ausgefhrt, daû sich das Gericht gehindert sah, ber bereicherungsrechtliche Ansprche zu entscheiden, weil sie der Klger in diesem Verfahren nicht zur Entscheidung gestellt habe. II. In der Sache fhrt die Revision zur Abweisung der Widerklage und im brigen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurckverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht zur anderweiten Verhandlung und En t - scheidung, auch ber die Kosten der Revision. A) Zur Klage: 1. Das Berufungsgericht hat zur Abweisung der Ansprche des Klgers aus ungerechtfertigter Bereicherung und auf Rechnungslegung ausgefhrt, sie seien schon deshalb unbegrndet, weil das Streitpatent rechtskrftig mit Wi r - kung ex tunc widerrufen sei. Zwar habe der Bundesgerichtshof wiederholt en t - schieden, daû derjenige, dem eine entgeltliche Lizenz an einem spter wide r - rufenen oder fr nichtig erklrten Patent erteilt worden sei, die vereinbarte L i - zenzgebhr fr die Zeit bis zum Widerruf oder zur Nichtigerklrung des lize n - - 10 - zierten Schutzrechts zu zahlen habe. Diese Rechtsprechung sei aber vorli e - gend nicht anwendbar, weil es an einem wirksamen Lizenzvertrag fehle, der dem Lizenznehmer gegenber dem Lizenzgeber eine geschtzte Rechtsposit i - on hinsichtlich der Nutzung des lizenzierten Schutzrechts gebe. Vielmehr h t - ten die Beklagten von Anfang an befrchten mssen, wegen der Unwirksamkeit des Vertrages vom Klger jederzeit auf Unterlassung der weiteren Nutzung in Anspruch genommen zu werden. Weiter hat das Berufungsgericht ausgefhrt, dem Klger knnten gegen die Beklagten zu 1 und 2 Zahlungs - und Rechungslegungsansprche nur z u - stehen, wenn diese durch die Nutzung des ihnen vom Klger berlassenen Know-how und/oder durch eine bis zum Widerruf des Streitpatents bestehende faktische Vorzugsstellung auf seine Kosten etwas erlangt htten. Das sei nicht der Fall. Das den Beklagten vom Klger berlassene Know -how habe lediglich in den vom Vater des Klgers stammenden Zeichnungen bestanden, eine da r - ber hinausgehende Beratung htten die Beklagten nicht erhalten. Die Zeic h - nung JO 200, in der nach dem Vortrag des Klgers der "entscheidende Erfi n - dungsgedanke" niedergelegt sei, sei in die Anmeldung des Streitpatents be r - nommen worden und daher mit der Offenlegung der Patentanmeldung allg e - meinkundig geworden, so daû jedenfalls fr die Zeit nach der Offenlegung der Patentanmeldung eine zur Herausgabe von Nutzungsvorteilen verpflichtende Bereicherung nicht angenommen werden knne. Eine solche liege auch fr die Zeit vor der Offenlegung nicht vor. Nach dem eigenen Vorbringen des Klgers sei eine Vorrichtung, bei welcher die von den Federn beaufschlagten Hebela r - me der Ausleger so kurz wie in der Zeichnung JO 200 dargestellt seien, nicht brauchbar, weil eine Verkrzung der Hebelarme auf weniger als 120 mm weder sinnvoll noch berhaupt mglich sei. Die von den Beklagten hergestellten und - 11 - gelieferten Abstreifer des Typs 530 wiesen einen Abstand von 160 mm zw i - schen Drehachse und Angriffspunkt der Feder auf und entsprchen daher nicht der Zeichnung JO 200. Zwar entsprchen die Abstreifer des Typs 523 weitg e - hend der Zeichnung JO 310, Abstreifer diesen Typs seien von den Beklagten aber nach dem eigenen Vorbringen des Klgers nie gebaut worden. Da die von den Beklagten ohne Verwertung des ihnen berlassenen Know -how durch e i - gene Leistung entwickelten Abstreifer mit ihrem gegenber der Erfindung des Vaters des Klgers wesentlich grûeren Abstand der Feder zur Drehachse der Auslegerarme auch vom Gegenstand des Streitpatents keinen Gebrauch g e - macht htten - die Feder sei entgegen dem Patentanspruch und der Beschre i - bung nicht in unmittelbarer Nhe der Drehachse angebracht -, seien den B e - klagten durch die Anmeldung des Streitpatents keine Vorteile erwachsen, die sie dem Klger herausgeben mûten. Denn das Streitpatent habe es ihnen nicht ermglicht, etwaige Mitbewerber wegen des Vertriebs gleichartiger Vo r - richtungen rechtlich in Anspruch zu nehmen. 2. Das hlt der rechtlichen Nachprfung nicht stand. a) Das Berufungsgericht ist bei seinen Erwgungen zutreffend davon ausgegangen, daû es sich bei dem von den Parteien am 6. Mrz 1989 g e - schlossenen Vertrag um einen Patentlizenz - und Know -how-Vertrag handelt, der - was hier nach der rechtskrftigen Entscheidu ng in dem Vorprozeû zw i - schen den Parteien ber die vom Klger geltend gemachten Lizenzansprche zugrunde zu legen ist - wegen Verstoûes gegen das kartellrechtliche Schrif t - formerfordernis nach § 34 GWB a.F. unwirksam ist, so daû dem Klger A n - sprche auf Zahlung der vertraglich vereinbarten Lizenzgebhren und vertra g - liche Ansprche auf Rechnungslegung nicht zustehen. - 12 - b) Die Beklagten haben aufgrund des formnichtigen Lizenzvertrages durch Leistung des Klgers das Know-how erlangt, das der Klger der B e - klagten zu 1 auf Grund des Vertrages vom 6. Mrz 1989 in Form von techn i - schen Zeichnungen zur wirtschaftlichen Verwertung berlassen hat. Davon, daû die Beklagte zu 1 diese technischen Kenntnisse durch Leistung des Kl - gers zur wirtschaftlichen Verwertung erlangt hat, geht auch das Berufungsg e - richt aus. c) Bei dieser Sachlage knnen Ansprche des Klgers auf Wertersatz fr die von der Beklagten zu 1 aus der Verwertung des Lizenzgegenstandes gezogenen Nutzungen (§ 818 Abs. 2 BGB) nicht schon dem Grunde nach ve r - neint werden. Denn im Falle eines formnichtigen, aber durchgefhrten Lizen z - vertrages kann die Position, die der Lizenznehmer durch die bertragung des Lizenzgegenstandes erlangt hat, nicht herausgegeben werden. Deshalb ko m - men im Umfang der tatschlichen Nutzung des Lizenzgegenstandes durch den Lizenznehmer grundstzlich Ansprche auf Wertersatz gemû § 818 Abs. 2 BGB in Betracht (Sen.Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/99, GRUR 2000, 685 - formunwirksamer Lizenzvertrag; BGH Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 8 38 - Lizenz - und Beratungsvertrag; Urt. v. 6.5.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 781 - sprengwirkungshemmende Bauteile). Die E r - wgungen, mit denen das Berufungsgericht derartige Ansprche des Klgers gleichwohl verneint hat, sind nicht frei von Rechtsfehlern. aa) Die Revision macht zunchst zu Recht geltend, daû bereicherung s - rechtliche Ansprche des Klgers nicht schon deshalb dem Grunde nach ve r - neint werden knnen, weil es an einem wirksamen Lizenzvertrag fehle, der der - 13 - Beklagten zu 1 eine gesicherte Rechtspos ition verschafft habe, so daû die B e - klagten von Anfang an htten befrchten mssen, wegen der Unwirksamkeit des Vertrages vom Klger jederzeit auf Unterlassung weiterer Nutzung in A n - spruch genommen zu werden, und weil das Streitpatent widerrufen worden sei. Mit der Erwgung, die Beklagte zu 1 habe infolge der Formunwirksa m - keit des Lizenzvertrages von Anfang an keine gesicherte Rechtsposition g e - genber dem Klger erlangt, verkennt das Berufungsgericht, daû diese Erw - gung die Frage der Vertragserfllung und damit der wechselseitigen Verpflic h - tungen aus dem infolge der Formunwirksamkeit gescheiterten Vertragsverhl t - nis betrifft. Demgegenber richtet sich der Anspruch aus ungerechtfertigter B e - reicherung auf Herausgabe des vom Bereicherungsschuldner ohne Recht s - grund Erlangten, im Falle der Leistungskondiktion also desjenigen, was der Leistende dem Empfnger tatschlich verschafft hat (Jestaedt, WRP 2000, 899, 900). Das ist im vorliegenden Fall die Mglichkeit der wirtschaftlichen Verwertung des der Beklagten zu 1 in Vollzug des Vertrages vom 6. Mrz 1989 bertragenen Know -how und der Vorzugsstellung, die die Beklagten zu 1 durch das auf seiner Grundlage vertragsgemû angemeldete und ihr zunchst auch erteilte Patent erlangt hat. Da die rechtsgrundlos erlangte wirtschaftliche Ve r - wertungsmglichkeit nicht herausgegeben werden kann, ist fr sie Wertersatz zu leisten (§ 818 Abs. 2 BGB). An dieser Beurteilung ndert sich grundstzlich nichts durch den U m - stand, daû das Streitpatent im Verlauf des Berufungsverfahrens widerrufen worden ist und der Widerruf des Patents auf den Zeitpunkt der Anmeldung z u - rckwirkt. Denn die Beklagte zu 1 hat das ihr berlassene Know -how bis zur Offenlegung der Anmeldung des Streitpatents als geheimes Know -how und - 14 - danach - soweit das Know -how in die Patentanmeldung eingegangen war - z u - nchst unter dem Schutz der offengelegten Patentanmeldung nach § 33 PatG und spter unter dem Schutz des Streitpatents und der durch seine Erteilung begrndeten Vorzugsstellung genutzt. Sie hat damit von den wirtschaftlichen Verwertungsmglichkeiten Gebrauch gemacht, die sie mit diesem Know -how infolge des formunwirksamen Lizenzvertrages rechtsgrundlos erlangt hat. I n - soweit ist anerkannt, daû bis zum Widerruf oder zur Nichtigerklrung eines Patents derjenige, dem der Patentinhaber die wirtschaftliche Verwertung der patentierten Erfindung bertrgt, an einer Vorzugsstellung teilhat, wenn das Patent bis dahin von den Mitbewerbern respektiert wird (BGHZ 86, 330 - Brckenlegepanzer m.w.N.). An dieser Vorzugsstellung hat te die Beklagte zu 1 schon deshalb teil, weil sie nach dem Lizenzvertrag in eigenem Namen Schutzrechte auf das ihr bertragene Know -how anmelden, innehaben und erst mit Beendigung des Lizenzvertrages auf den Klger bertragen sollte. Entg e - gen der Auffassung der Revisionserwiderung scheitert der Bereicherungsa n - spruch des Klgers deshalb auch nicht an einer fehlenden rechtlichen Zuwe i - sung der von den Beklagten aufgrund des Vertrages vom 6. Mrz 1989 e r - langten Rechtsposition zum Vermgen des Klgers. Denn dem Klger waren das lizenzierte Know -how und damit ersichtlich auch die Rechte aus der Erfi n - dung von seinem Vater bertragen worden, das Recht auf das Patent stand daher infolge der Formnichtigkeit des von den Parteien geschlossenen Vertr a - ges dem Klger zu (§§ 6, 15 PatG). bb) An dieser Beurteilung ndert sich entgegen der Auffassung des B e - rufungsgerichts nichts durch den Umstand, daû die Beklagte zu 1 das ihr vom Klger zur wirtschaftlichen Verwertung berlassene Know -how zum Patent a n - gemeldet und die Patentanmeldung zur Offenlegung gefhrt hat. - 15 - Das Berufungsgericht geht mit dem Vorbringen des Klgers davon aus, daû das in der Zeichnung JO 200 enthaltene Know-how in die Anmeldung des Streitpatents bernommen worden sei. Davon ist mangels gegenteiliger Fes t - stellungen des Berufungsgerichts auch fr das Revisionsverfahren auszug e - hen. Da die Patentanmeldung diesen Gedanken des der Beklagten zu 1 be r - lassenen Know -how enthielt und zur Erteilung des Streitpatents gefhrt hat, war das Know -how in dem Umfang, in dem es Eingang in die Patentanmeldung gefunden hat, mit der Offenlegung der Anmeldung zwar nicht mehr geheim; es genoû aber den vorlufigen Schutz der offengelegten Patentanmeldung nach § 33 PatG und stand mit der Patenterteilung bis zum Widerruf des Streitpatents unter Patentschutz, so daû sich die der Beklagten zu 1 zunchst in Form der bertragung des in den Zeichnungen niedergelegten Know -how eingerumte Verwertungsmglichkeit in der Mglichkeit der wirtschaftlichen Verwertung des unter dem Schutz des Streitpatents stehenden Gegenstandes fortgesetzt hat. cc) Das Berufungsurteil kann auch nicht mit der Begrndung aufrecht erhalten werden, eine Vorzugsstellung fr die Beklagte zu 1 habe schon de s - halb nicht bestanden, weil ein Dritter Einspruch gegen das Streitpatent eing e - legt habe. Feststellungen, daû das Streitpatent vor der Rechtskraft der Entsche i - dung ber seinen Widerruf von den Mitbewerbern nicht mehr beachtet worden sei und die Beklagte zu 1 daher durch den Bestand des Schutzrechts whrend der tatschlichen Vertragsdurchfhrung keine Vorzugsstellung innegehabt h a - be, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Eine fehlende Vorzugsstellung whrend der tatschlichen Vertragsdurchfhrung ergibt sich entgegen der - 16 - Auffassung der Revisionserwiderung nicht bereits daraus, daû gegen das Streitpatent Einspruch eingelegt worden ist. Daraus folgt lediglich, daû der Einsprechende das Patent nicht oder nicht in vollem Umfang fr zu Recht e r - teilt ansieht; es besagt aber fr sich allein und ohne weitere tatschliche Fes t - stellungen zur Benutzung des Gegenstandes des Streitpatents durch Dritte vor seinem Widerruf nicht, daû das Streitpatent bis zur Rechtskraft der Entsche i - dung ber seinen Widerruf von den Konkurrenten nicht respektiert worden sei. dd) Die Revision rgt schlieûlich zu Recht, daû die Auffassung des B e - rufungsgerichts, der zufolge die Beklagte zu 1 mit der Herstellung und dem Vertrieb der Abstreifer keinen Gebrauch von dem ihr berlassenen Know -how und dem Gegenstand des auf seiner Grundlage angemeldeten und erteilten Streitpatents gemacht htte, dessen Inhalt verkenne und wesentlichen Sac h - vortrag des Klgers auûer acht lasse (§ 286 ZPO). Denn es ist nicht ersichtlich, ob und mit welchem Ergebnis sich das Berufungsgericht mit dem Gegenstand des der Beklagten zu 1 berlassenen Know -how und dem Gegenstand des Streitpatents befaût hat. Nach dem Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist der entscheidende Gedanke des der Beklagten zu 1 berlassenen Know -how in der Zeichnung JO 200 enthalten und in die Anmeldung des St reitpatents bernommen wo r - den. Nach der Beschreibung des Streitpatents wiesen bekannte Vorrichtungen zum Reinigen von Frderbndern der erfindungsgemûen Art die Nachteile einer raumgreifenden Anordnung an schwer zugnglichen Stellen sowie der Anordnung der Feder an einem Ende des Auslegerarms in weitest mglicher Entfernung von dessen Drehachse auf. Aufgrund der mit einem relativ langen Hebelarm zur Drehachse angreifenden Feder muû diese bei den bekannten - 17 - Vorrichtungen mit einer relativ weichen Kennlinie versehen werden, was zu einem Flattern der Abstreifleiste und damit zu einer unbefriedigenden Abstre i - ferleistung fhrt. Demgegenber wird nach den Angaben der Beschreibung des Streitpatents durch die Ausbildung der Vorrichtung mit den Merkmalen des A n - spruchs 1 des Streitpatents ermglicht, einer Vielzahl von Einbausituationen mit nur einer einmal konzipierten Abstreifvorrichtung gerecht zu werden, die durch die Lnge der Auslegerarme variabel gestaltbar ist und bei der im B e - reich des Drehpunktes eine einstellbare Anpreûkraft ber einer Feder mit h - herer Federsteifigkeit und grûerer Eigendmpfung je nach Einbausituation aufgebracht werden kann. Durch die nahe Anordnung der Feder an der Dre h - achse wird den Angaben der Beschreibung zufolge eine kompakte Bauform erreicht, die den Einbau der Vorrichtung an schwer zugnglichen Orten erm g - licht (Streitpatent Beschreibung Spalte 2, Zeilen 49 - 59). Angesichts dieser Angaben des Streitpatents zum Stand der Technik und zur Ausbildung der erfindungsgemûen Vorrichtung beruht die Auffassung des Berufungsgerichts, die von der Beklagten zu 1 hergestellten und vertrieb e - nen Abstreifer machten keinen Gebrauch vom Gegenstand des Know -how und des auf seiner Grundlage erteilten Streitpatents, weil bei ihnen der Abstand zwischen der Drehachse der Auslegerarme und dem Angriffspunkt der Federn 160 mm betrage, whrend der Abstand zwischen Drehachse und Federn 120 mm betrage und der in der Zeichnung JO 200 dargestellte Abstand noch darunter liege, auf einer fehlerhaften Auslegung des der Beklagten zu 1 be r - lassenen Know -how und des auf seiner Grundlage angemeldeten Streitpatents. Denn das Berufungsgericht geht mit diesen Erwgungen ersichtlich davon aus, eine unmittelbare Nhe zwischen Feder und Drehachse liege nur dann vor, - 18 - wenn ein Abstand von 120 mm gewhlt oder nur unwesentlich berschritten werde. Daû der Fachmann Patentanspruch 1 des Streitpatents in diesem Sinne verstehen muûte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Der Anspruch und die Beschreibung des Streitpatents erwhnen derartige Maûangaben nicht. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge wiesen die vorbekannten Vorrichtungen eine weite, wenn nicht eine mglichst weite Entfernung zwischen Feder und Drehachse auf. Das Streitpatent sieht dagegen vor, Feder und Drehachse in unmittelbarer Nhe zueinander anzuordnen (Anspruch 1), also eine nahe Anordnung der Feder an der Drehachse vorzusehen (Beschreibung Spalte 2, Zeilen 54, 55). Die Revision weist in diesem Zusammenhang zutre f - fend darauf hin, daû der Klger hierzu ergnzend und unter Beweisantritt vo r - getragen hatte, das Denken des Fachmanns am Priorittstag des Streitpatents sei von relativ raumgreifenden Ausfhrungsformen mit weit von der Drehachse entfernten Anpreûfedern geprgt gewesen und bei keiner vorbekannten Vo r - richtung sei der Angriffspunkt der Feder in eine so groûe und damit unmittelb a - re Nhe der Drehachse gerckt worden wie bei dem der Beklagten zu 1 durch Vertrag vom 6. Mrz 1989 berlassenen Know -how und daher in gleicher We i - se beim Gegenstand des Streitpatents wie bei smtlichen Ausfhrungsformen der von der Beklagten zu 1 hergestellten und vertriebenen Abstreifer. Das Berufungsgericht htte sich demzufolge mit der Frage auseinande r - setzen mssen, ob der Fachmann den der Beklagten zu 1 berlassenen Zeic h - nungen in gleicher Weise wie der Angabe in Patentanspruch 1, die Federn in unmittelbarer Nhe der Drehachse anzubringen, lediglich entnimmt, daû die Feder nicht auf der der Drehachse gegenberliegenden Seite weit von der - 19 - Drehachse entfernt, sondern auf der Seite der Drehachse nahe der Drehachse anzuordnen ist. Da das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, daû der en t - scheidende Gedanke des Know -how aus der Zeichnung JO 200 in die Anme l - dung des Streitpatents bernommen worden ist, fehlt es mithin an Feststellu n - gen, die den Schluû tragen knnten, die Beklagten htten vom Gegenstand des mit Vertrag vom 6. Mrz 1989 lizenzierten Know -how keinen Gebrauch gemacht. Darauf, ob in der Zeichnung JO 200 eine bestimmte Entfernung zw i - schen Feder und Drehachse (weniger als 120 mm) dargestellt ist, kommt es bei dieser Sachlage nicht an, da weder der Patentanspruch 1 noch die Beschre i - bung des Streitpatents eine bestimmte Maûangabe fr den Abstand von Feder und Drehachse enthalten und auch nichts dafr festgestellt ist, daû der Fac h - mann das von dem Klger berlassene Know -how als auf die Maûangaben der Zeichnung JO 200 beschrnkt verstehen muûte. Fr das Revisionsverfahren ist daher mit den Behauptungen des Klgers davon auszugehen, daû die Beklagte zu 1 das ihr mit Vertrag vom 6. Mrz 1989 berlassene Know -how, das spter durch das Streitpatent geschtzt war, durch die Herstellung und den Vertrieb von Abstreifern wirtschaftlich verwertet hat. 3. Auch im Streitfall ist daher - wie in stndiger Rechtsprechung ane r - kannt - der formunwirksame, von den Parteien aber durchgefhrte Lizenzve r - trag nach bereicherungsrechtlichen Grundstzen unter Anwendung der Sald o - theorie abzuwickeln (§§ 812 ff. BGB; Sen.Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685 - formunwirksamer Lizenzvertrag; BGH U rt. v. 2.2.1999 - KZR 51/97, GRUR 1999, 776 - Coverdisk; Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag; Urt. v. 6.5.1997 - KZR 42/95, - 20 - GRUR 1997, 781 - sprengwirkungshemmende Bauteile; Urt. v. 11.3.1997 - KZR 44/95, GRUR 1997, 482 - Magic Print; jeweils m.w.N.; vgl. auch J e - staedt, WRP 2000, 899; Bartenbach/Gennen, Patentlizenz - und Know -how -Vertrag, 5. Aufl., Rdn. 364 ff.). Dadurch bleibt der von den Parteien bei Vertragsschluû gewollte Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenle i - stung auch bei der bereicherungsrechtlichen Abwicklung erhalten, so daû nur derjenige einen Bereicherungsausgleich beanspruchen kann, zu dessen Gu n - sten nach der Gegenberstellung von Leistung und Gegenleistung ein positiver Saldo verbleibt (BGH Urt. v. 6.5.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 781 - sprengwirkungs hemmende Bauteile; Urt. v. 17.3.1998 KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz - und Beratungsvertrag). Nach alledem kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben. Es ist daher, soweit es die Klage abgewiesen hat, aufzuheben und die Sache zur a n - derweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurckz u - verweisen. In der erneuten Berufungsverhandlung wird insbesondere zu klren sein, wie der Fachmann das Merkmal "in unmittelbarer Nhe der Drehachse" versteht und ob die Beklagte mit den von ihr hergestellten und vertriebenen Vorrichtungen zum Reinigen von Frderbndern vom Gegenstand des Strei t - patents Gebrauch gemacht hat. Gegebenenfalls wird in der erneuten Ve r - handlung des Rechtsstreits zu klren sein, welche Lizenz fr den Gegenstand des Streitpatents als angemessen und blich anzusehen ist und ob sich die Widerrufbarkeit des Streitpatents ausnahmsweise schmlernd auf den als a n - gemessen und blich anzusehen Lizenzsatz ausgewirkt haben kann. - 21 - B) Zur Widerklage: Die Revision hat auch Erfolg, soweit sie die Abweisung der Widerklage begehrt. Das Berufungsgericht hat den mit der Widerklage geltend gemachten Bereicherungsanspruch der Beklagten zu 1 zu Unrecht nicht als verjhrt ang e - sehen. 1. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgefhrt, daû der mit der Wide r - klage geltend gemachte Rckzahlungsanspruch der Beklagten aus §§ 812 ff. BGB nach § 197 BGB in der bis zum 31.12.2002 geltenden Fassung, (im fo l - genden a.F.) verjhre. Das lût einen Rechtsfehler nicht erkennen. Denn nach der Rechtsprechung des Senats gilt fr Ansprche auf in bestimmten Zeitr u - men zu zahlende Lizenzvergtungen § 197 BGB (BGHZ 28, 144 - Pansana; Urt. v. 8.12.1992 - X ZR 123/90, GRUR 1993, 469 - Mauer -Rohrdurch- fhrungen). Der kurzen Verjhrungsfrist nach dieser Vorschrift unterliegt nicht nur der vertragliche Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebhren, sondern auch der Anspruch auf ein Surrogat wie der Anspruch auf Wertersatz aus Bereich e - rungsrecht, der im Falle der Formunwirksamkeit an die Stelle des vertraglichen Anspruchs tritt (BGHZ 50, 25; 86, 313; 98, 174; MnchKomm./Grothe, BGB 4. Aufl., § 195 Rdn. 19, jeweils m.w.N.). 2. Die Verjhrung war nicht, wie das Berufungsgericht angenommen hat, bis zum Widerruf des Streitpatents im September 1998 gehemmt, so daû die Verjhrungsfrist erst zu dieser Zeit zu laufen begonnen habe und daher bei Erhebung der Widerklage noch nicht abgelaufen gewesen sei. - 22 - Wie bereits ausgefhrt worden ist, hatte der Widerruf des Patents keine Auswirkungen auf die Bereicherungsansprche der Parteien. Ein sich aus der Saldierung der wechselseitig erbrachten Leistungen mglicherweise ergebe n - der bereicherungsrechtlicher Ausgleichsanspruch der Beklagten zu 1 bestand daher sptestens mit der Erbringung der letzten vertragsgemûen Lizenzza h - lung auf Grund des formunwirksamen Lizenzvertrags. Diese ist am 14. Mai 1992 erfolgt, so daû die am 14. Oktober 1999 eingereichte und tags darauf zugestellte Widerklage die Verjhrungsfrist nicht mehr unterbrechen konnte. Soweit die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang darauf ve r - weist, im Streitfall bestehe die Besonderheit, daû die Beklagte zu 1 nach der Rechtsprechung des Senats an den Lizenzvertrag bis zum Widerruf des Strei t - patents gebunden gewesen sei, verkennt sie, daû eine solche Bindung nur im Falle eines formwirksamen Vertrages besteht und deshalb die wechselseitige Saldierung der bereicherungsrechtlichen Ansprche nicht davon abhing, wann das Streitpatent widerrufen wurde. Im brigen ist die Verjhrung eines mgl i - chen bereicherungsrechtlichen Ausgleichsanspruchs der Beklagten zu 1 gegen - 23 - den Klger ohne Einfluû auf die Berechnung eines mglichen Ausgleichsa n - spruchs des Klgers, weil die Saldierung bei der Berechnung eines mglichen Ausgleichsanspruchs des Klgers ohne weiteres vorzunehmen ist. Die Widerklage ist daher abzuweisen. Melullis Jestaedt Scharen Keukenschrijver Asendorf
Full & Egal Universal Law Academy