X ZR 144/15 - X. Zivilsenat

ECLI:DE:BGH:2017:101017UXZR144.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 144 /15 Verkündet am: 10. Oktober 2017 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh andlung vom 10. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski , Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 24. Septe m- ber 2015 abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhabe rin des am 2. April 2002 - unter Inanspruchnahme der Priorität einer US - amerikani schen Patent anmeldung vom 2. April 2001 - angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi schen Patents 1 390 810 (Streitpatents). Patentans pruch 1, auf den die w eiteren Patentansprüche 2 bis 19 unmi t- telbar oder mittelbar rückbezogen sind, hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut: 1 2 - 3 - " An electrophoretic display comprising an electrophoretic medium (100; 200; 300) comprising a plurality of particles (108; 108, 218; 218, 320) suspended in a suspending fluid (106; 206; 306), the particles (108; 108, 218; 218, 320) being capable of moving through the fluid (106; 206; 306) upon application of an electric field to the medium (100; 200; 300), the display further comprising at least one electrode (110, 112) arranged a d- jacent the medium and capable of applying an electric field to the med i- um, the display being characterized in that the fluid (106; 206; 306) has dissolved or dispersed therein a polyme r having a number average m o- lecular weight in excess of 20,000, the polymer being essentially non - absorbing on the particles (108; 108, 218; 218, 320). " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit . Zudem offenbare das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fac h- mann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und in der Fas sung von elf Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitp a- tent für nichtig erklärt , soweit sein Gegenstand über Hilfsan trag 9 hinausgeht . Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent im Hauptantrag we i- terhin in der erteilten Fassung sowie mit zwei Hilfsan trägen . Die K lägerin tritt dem Rechtsmittel entge gen und erstrebt mit der von ihr eingelegten Berufung die uneingeschränkte Nichtigerklärung des Streitpatents. G egenüber der Ber u- fung der Klägerin verteidigt die Beklagte das S treitpatent in der Fas sung des patentgericht lichen Urteils sowie mit sechs Hilfsanträgen . Entscheidungsgründe: Die Berufung der Beklagten ist zulässig und hat auch in der Sache E r- folg . Die Berufung der Klägerin ist ebenfalls zulässig, aber nicht begrün det . I. Das Streitpatent betrifft eine elek trophoretische Anzeige. 3 4 5 - 4 - 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, eine solche Anzeige verfüge im Vergleich zu Flüssigkristallanzeigen über eine gute Helli g- keit, einen guten Kontrast, einen großen Betrachtungswinkel, einen Bistabil i- tätszu stand und einen geringen Leistungsverbrauch. In diesem Zusammenhang ( " herein " ) würden die Ausdrücke " bistabil " und " Bistabilität " entsprechend ihrer herkömmlichen Bedeu tung verwendet. Sie bezögen sich auf Anzei gen , deren Anzeigeelemente einen ersten und ei nen zweiten Anzeige zustand auf wiesen , welche sich in wenigstens einer opti schen Eigenschaft unterschieden. Das Element nehme den jeweiligen Anzeigezustand an , nachdem es über einen Adressierungsimpuls endlicher Dauer angesteuert wor den sei, und dieser Z u- st and habe eine Zeitdauer von wenigstens einige n Zeit takte n (Abs. 1). Die Bistabilität sei jedoch nicht unbegrenzt. Die Anzeige n würden lan g- sam verblassen, so dass ein Bild, das über längere Zeit erhalten bleiben solle, einer periodischen Auffrischung bed ürfe . Auch sei es bekannt, " Austastimpulse " in regelmäßigen Intervallen vorzusehen, die aber zunächst die Steuerung aller Pixel der Anzeige auf einen ersten optischen Zustand ( z.B. weiß) und dann eine Schaltung aller Pixel der Anzeige auf den entgegengeset zten optischen Z u- stand (z.B. schwarz) und anschließend das Schreiben des gewünschten Bildes erforderten. Da sowohl bei der Auffrischung als auch bei der Austastung Ene r- gie verbrau cht werde , sei es erwünscht, die insoweit erforderlichen I nter valle möglichst zu verlängern (Abs. 6) . Die Bildstabilität in elektrophoretischen Anzeigen werde vor allem durch die Sedimentierung der Pigmentpartikel unter Schwerkraft be grenzt. Die Stabil i- tät des Bildes könne zwar durch eine Erhöhung der Viskosität verbessert we r- de n, da die Rate der Sedimentierung annähernd umgekehrt proportional zur Viskosität der flüssigen Phase sei, in der die Pigmentpartikel suspen diert seien. Die Erhö hung der Stabilität durch Erhöhung der Viskosität gehe jedoch mit e i- 6 7 8 - 5 - ner Verlängerung der Zeiten einher, welche die Pigmentpartikel benötigten, um sich bei einem Wechsel der Anzeige durch das flüssige Medium zu bewegen. Zwar könne höheren Schaltzeiten infolge erhöhter Viskosität auch durch eine Erhöhung der angelegten Spannung entgegengewirkt werden, dies führe aber wiede rum zu einem höher en Energieverbrauch (Abs. 7). 2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische Pro b- lem zugrunde, die Bistabilität bei einer elektropho retischen Anzeige zu verbe s- sern . 3. Das soll nach der Lehre a us Patentanspruch 1 in der erteilten Fa s- sung durch folgende Vorrichtung erreicht werden: 1. Elektrophoretische Anzeige mit a. einem elektrophoretischen Medium und b. wenigstens einer Elektrode. 2. Das elektropho retische Medium weist auf: a. eine Vielzahl von Partikel n , b. ein Suspendierungsfluid und c. ein Polymer. 3. Die Partikel sind a. in dem Suspendierungsfluid suspendiert und b. in der Lage, sich durch das Fluid zu bewegen, nachdem an das Medium ein elektrisches Feld angelegt ist. 4. Die Elektrode is t 9 10 - 6 - a. in der Lage, ein elektrisch es Feld an das Medium anzulegen, und b. benachbart zu dem Medium angeordnet. 5. Das Polymer a. ist in dem Fluid gelöst oder dispergiert, b. besitzt ein zahlenmäßiges durchschnittliches Molekula rgewicht von mehr als 20.000 , c. ist im Wesentlichen nicht - ab sorbierend auf den Partikel n ( " being essentially non - ab sorbing on the par t icles " ) . 4. Die erfindungsgemäße Lehre ist wie folgt zu erläutern: a) Aus Sicht des Fachmann s , der vom Patentgericht zutreffend als Diplom - Chem iker oder Diplom - Physiker mit Hochschulabschluss, guten Kenn t- nissen auf dem Gebiet der physikalischen Chemie und mehrjähriger Berufse r- fahrung auf dem Gebiet der elektrophoretischen Anzeigetechnik bestimmt wo r- den ist, sind unter einer elektrophoretischen An zei ge nach Merk mal 1 allein A n- zeigeele mente zu verstehen , bei denen ein elektrische s Feld an das Medium zur Bewirkung eines Wechsels von einem Anzeigezustand zu einem anderen Anzeigezustand angelegt wird, nicht aber Anzeigen , bei denen dies auch zur Aufrec hterhaltung eines Anzeigezustands erfolgt. Dieses Verständnis entspricht der Definition einer elektrophoretischen Anzeige in der Beschreibung des Streit - patents und trägt dem Ziel der Er findung Rechnung, den zur Aufrechterhaltung der Bi stabilität erforderl ichen Energieaufwand möglichst gering zu halten, indem die Bi stabilität ver bessert und dadurch ein Auffrischen des Bildes oder ein A n- steuern der optischen Zu stände seltener erforderlich wird. 11 12 13 - 7 - b) Das Polymer soll nach Merkmal 5c im Wesentlichen nicht - abs or - bierend auf den Partikeln sein. Damit ist nicht gemeint , dass das Polymer nicht in der La ge sein darf , die Partikel " zu absorbieren " (= verschwinden zu lass en ) . Einem solchen rein sprachlichen Verständnis des Merkmals steht bereits en t- gegen , dass Polyme rmoleküle zwar tatsächlich ( in aller Regel ) nicht in der Lage sind, Partikel zu absorbieren, eine solche (Nicht - )Eigenschaft aber keinen Be i- trag zur Erreichung des erfindungsgemäßen Ziels einer Verbesserung der Bil d- stabilität der elektrophoreti schen Anzeig e leisten würde . Entsprechend wird in der Beschrei bung erläutert , das s das Polymer zweckmäßigerweise ein Kohle n- wasser stoff - Polymer sei , das im Wesentlichen frei von funktionellen Gruppen, wie z.B. ionisierbaren oder ionischen Be standteilen sei , die bewirke n könnten, dass das Polymer mit chemischen Bestandteilen der elektrophoretischen Part i- kel zusammenwirkt oder physikalisch nach der Oberfläche der elektrophoret i- schen Partikel adsorbiert (Abs. 31 : " , that may cause the polymer to in t eract with chemical si tes on the electrophoretic particles, or to physically adsorb to t he surfaces of t he el ec trophoretic par t icles. " ). Dem entnimmt der Fachmann, dass mit ei nem " auf den Partikeln nicht - abso r bierenden Polymer " , erfindung s- gemäß ein Polymer bezeichnet wird , das mit der Oberfläche der Partikel weder aufgrund einer chemischen B indung noch aufgrund einer physikalischen Anha f- tung (Physisorption) assozi iert ist. Ausgeschlossen von der Lehre des Patent - anspruchs 1 sind damit Polymere , die aufgrund Physisorption als Ads or bat an der Oberfläche des Partikels als Adsorbens haften , ohne dass sich deren elek t- ronische Struktur grundlegend verändert . Ausgeschlossen sind aber auch Poly - mere , die a ufgrund chemi scher B indung mit den P artikel n assoziiert sind. D as gilt nicht nu r für chemische Bindungen, bei denen für die Beweglic h- keit des Polymers über die Oberfläche des Partikels signifikant weniger Aktivi e- rungsenergie benötigt wird als für eine Ablösung von der Oberfläche, so ndern auch für solche chemische Bindungen, bei denen die jeweils benötigte Energie 14 - 8 - annähernd gleich ist . Der Sachverständige der Klägerin möchte in seiner gu t- achterli chen Stellungnahme zwar im genannten Sinne unterscheiden, indem er in ersterem Fall von einer Adsorbat - Subs trat - Bindung spricht , welche die Kl äg e- rin als eine der physikalischen Anhaftung (Physisorption) vergleichbare chem i- sche Anhaftung (Chemisorption) ansieht, wäh rend er in letzterem Fall eine chemische Bindung im herkömmlichen Sinne ( " Aufpfropfen " oder " G raf ting " ) annimmt (vgl. Gutac hten Prof. H . , NK 22 Rn. 21 ff. ; vgl. auch Rn. 14, 20 ). Ob eine solche Unterscheidung unüblich ist, wie das Patentgericht ausgeführt hat, kann dahingestellt bleiben. Sie hat jedenfalls, worauf das Patentgericht zu Recht weiterhin abgestellt hat, keine Grundlage im Streitpatent, das hinsichtlich des in Merkmal 5c verwendeten Begriffs des für die Parti kel im Wesentlichen nicht - absorbierenden Polymers bei chemischen Bindungen nicht zwischen Chemisorption und " Aufpfropfen " bzw. " Grafting " unterscheidet, sondern eine chemische Bindung des Polymers auf der Oberfläche der Partikel insoweit u n- ter schiedslos im Wesentli chen ausschließt (vgl. Abs. 51). c) D as Patentgericht hat zudem zu Recht darauf hingewiesen, dass Merk mal 5c mit der Einschränkung " im Wesentlichen nicht - ab sorbierend " den Umstand berücksichtigt, dass selbst wenn die Partikel, das Polymer und das Lösungsmittel mit dem Ziel gewählt worden sind, eine dauerhafte Assoziation des Polymers auf der Oberfläche der Partikel effektiv zu vermeiden, aufgrund des dynam ischen Gleichgewichts nicht auszuschließen ist, dass sich bei einer Momentaufnahme vereinzelt Polymermoleküle auf der Oberfläche der Parti kel befinden . Der demgegenüber von der Klägerin erhobene Einwand, mit der Ei n- schränkung eines " im Wesentlichen nicht - a bsorbierenden " Polymer s könne auch der Umstand angesprochen sein, dass nur ein geringer Teil der Polyme r- kette in Kontakt mit der Partikeloberfläche sei, weil diese im Wesentlichen aus (mit den Partikeln nicht in Kontakt stehenden) " tails " und " loops " beste he und nur aus wenigen (mit den Partikeln in Kontakt stehenden) " train " - Bereichen, 15 - 9 - überzeugt nicht. Mit der Lehre des Streitpatents soll ein Zusammenwirken des Polymers mit chemischen Bestandteilen der Partikel oder eine physikalische Adsorption des Polyme rs an der Oberfläche der Partikel möglichst vermieden we rden (vgl. Abs. 51). Damit stünde es nicht in Einklang, Polymerketten nicht auszuschließen, wenn sie nur in wenigen " train " - Bereichen auf der Partikelobe r- fläche adsorbiert sind . II. Das Patentgeric ht hat, soweit für die Berufungsentscheidung rel e- vant, zur Begründung im Wesentlichen F olgendes ausgeführt: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht patentfähig, weil er dem Fachmann aus dem Stand der Technik nahegelegt worden sei. Aus der inte rnationalen Anmeldung WO 98/03896 (NK7) sei eine elek t- rophoretische Anzeige entsprechend den Merkmalen 1 bis 4 bekannt. Die En t- gegenhaltung erwäh ne auch , dass die Partikel zur Verbesserung der Bistabilität - außer beim Anlegen eines elektrischen Feldes - r elativ unbeweglich sein sol l- ten , gebe aber nicht an, wie dies erreicht werden solle. Es feh le zudem an A n- gaben über das Molekulargewicht des Polymers und ob dieses an der Oberfl ä- ch e adsorbiert werde oder nicht. Zur Verwirklichung der Vorgabe aus der NK7 , ein Polymer zur Verbess e- rung der Bistabilität hinzuzugeben, habe der Fachmann auf sein Fachwissen zurückgegriffen. Welchen Einfluss Polymere auf k l eine Partikel in einer Su s- pension haben könnten, werde in Tabel le 1.4 des Lehrbuchs von D.H. Napper ( Polyme ric Stabilization of Colloidal Dispersions, Academic Press Inc. London 1983, NK20, S. 17) gezeigt. Ausgehend von dem in den Figuren 3C und 3D der NK7 gezeigten Beispiels sei es naheliegend, eine Stabilisierungsmethode zu verwenden, bei der das Polymer nich t an die Partikel anhafte, da deren Obe r- 16 17 18 19 - 10 - fläche bereits mit anderen Molekülen besetzt sei, nämlich den Farbstoffen. Es kämen somit in einer Auswahl die Effekte der Verarmungsstabilisierung (depl e- tion stabilisation) und der Flockenbildung durch Verarmung (de pletion floccul a- tion) in Frage. In den weiteren Kapiteln des Lehrbuchs (NK20a, NK20b und NK20c) würden die Effekte der freien Polymere auf die Suspension näher ausgeführt. Dabei werde im Kapitel 17 auch der Einfluss des Molekulargewichts auf die Verarmu ngsstabilisierung untersucht und ein Zusa mmenhang zur benötigten Polymerkonzentration hergestellt. I n Tabelle 17.1 werde gezeigt , dass bei e i- nem höheren Molekulargewicht derselbe Effekt mit einer geringeren Konzentr a- tion eintrete. Da der Fachmann daran int eressiert sei, die Zusatzstoffe in ihrer Konzentration so gering wie möglich zu halten, weil dies auch die Viskosität in geringerem Maße beeinflusse, liege es nahe, aus der Tabelle mit Molekularg e- wichten von 4.000 bis 300.000 ein Polymer mit einem hohen za hlenmäßig durchschnittlichen Molekulargewicht zu wählen, also insbesondere einem Wert von über 20.000. Das gelte auch für die bei elektrophoretischen Anzeigen übl i- cherweise vorhandenen nichtwässrigen Suspensionen, wie Absatz 17.2.2 e r- kennen lasse, wo beisp ielsweise ein Polymer mit einem Molekulargewicht von 2x10 6 eingesetzt worden sei. A uch in einem von R.A. Williams vorveröffentlichten Fachb uch (Colloid and Surface Engineering: Applications in the Process Industries, Buttenworth - Heinemann Ltd., Oxford, 1992 , NK8, S. 124 f.) sei beschrieben, wie das Pro b- lem der Sedimentation auf Grund unterschiedlicher Dichten vermieden werden könne. Darunter seien als Lösung auch Polymere im Dispergiermittel genannt. Der Fachmann werde diese Polymere mit den in der NK7 erwähnten gleichse t- zen, wenngleich es in der NK8 um wasserbasierte Suspensionen gehe. Die in der NK8 beschriebenen Polymere hätten ein Molekulargewicht von 1 bis 5x10 5 20 21 - 11 - und damit deutlich über 20.000. In der NK8 werde als ein Mechanismus des Wirkens der Pol ymere die " d epletion flocculation " dargestellt, die darauf beruhe, dass die Polymere, wie etwa Zelluloseether, nicht auf den Partikeln adso r bie r- ten. III. Da s Urteil des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung der Beklagten nicht stand. Der Gegens tand von Patentanspruch 1 wurde dem Fachmann durch die NK7, das Lehrbuch von D.H. Napper (NK20 bis NK20c) und das Fachbuch von R.A. Williams (NK8 und NK8a) nicht nahegelegt. 1. Suchte der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents, die Bistabil ität bei einer elektrophoretischen Anzeige zu verbessern, ohne gleichze i- tig den Energieverbrauch oder die Schaltzeit der Anzeige zu erhöhen, war a l- lerdings auch die NK7 für ihn von Interesse. Die Entgegenhaltung befasst sich in einer Ausführungsform mi t einem mikroverkapselten Tintensystem, das durch ein elektrisches Feld betätigt wird, das zur Adressierung durch untere und gegebenenfalls auch obere Elektroden geeignet ist und das mittels zweifarbiger, zweipoliger Mikrokügelchen, einem elektrophoretisch en Färbungssystem, flüssigem Kristall, einem elektrolumine s- zente n Färbungssystem oder dielektrophoretischem Effekt arbeitet (NK7, S. 2, Z. 22 ff.; vgl. auch Ansprüche 1 ff., S. 23 ff.). Das mikroverkapselte Tintensy s- tem wird dem Fachmann im Hinblick auf ei n elektrophoretisches System a n- hand eines Ausführungsbeispiels in Figur 3B gezeigt , die nachfolgend wiede r- gegeben wird, 22 23 24 - 12 - und in der Beschreibung der NK7 näher erläutert. Danach kann eine Mikroka p- sel 120 positiv geladene Partikel einer Farbe 210 und negat iv geladene Partikel einer weiteren Farbe 220 aufweisen, so dass sich mit Anlegen eines elektr i- schen Feldes durch die Elektroden 100 und 110 eine der Farben in Abhängi g- keit von der Polarität des Feldes an die Oberfläche bewegt und infolgedessen eine Farbän derung wahrgenommen wird (NK7, S. 9, Z. 22 ff.). Nicht offenbart ist jedoch, dass in dem Fluid des elektrophoretischen Mediums ein Polymer gelöst oder dis pergiert ist . 2. Bei dem in den Figuren 3C und 3D , die ebenfalls nachfolgend wi e- dergegeben werden, offen barten Ausführungsbeispiel kann eine Mikrokapsel 120 u.a. einen Farbstoff einer gegebenen Chargenpolarität 230 und einen Farbstoff einer anderen 25 - 13 - Chargenpolarität 240 aufweisen . Unter Anwendung eines elektrischen Feldes wird die Farbstoffsubstan z 230 distal zu den re duzierten, oxidierten, Protonen donatierenden, Protonen absorbierenden oder lösenden Mitteln 240 gehalten. Wird das elektrische Feld aufge hoben, könn en sich die Farbstoffsubstanzen verbinden, um einen Komplex 245 eines zweiten Farbzus tandes 245 zu bilden, wie er in Figur 3D darge stellt ist (NK7, S. 10, Z. 7 ff.). Dieses Ausführungsbeispiel ist keine elektrophoretische Anzeige im Si n- ne des Streitpatents. Zwar bewegen sich die Farbstoffsubstanz 230 und ihr R e- aktionspartner 240 bei An legen des elektrischen Feldes auseinander, um von dem in Figur 3D gezeigten Anzeigezustand zu dem in Figur 3C gezeigten A n- zeigezustand zu wechseln. Das elektrische Feld muss jedoch auch nach Erre i- chen des in Figur 3C gezeigten Anzeigezustands weiterhin sol ange anliegen, wie dieser Anzeigezustand aufrechterhalten bleiben soll. Erst wenn der in Figur 3C gezeigte Anzeigezustand wieder in den in Figur 3D gezeigten Anzeigez u- stand geändert werden soll, wird das elektrische Feld ausgeschaltet, so dass sich die Far bstoffsubstanz 230 und ihr Reaktionspartner 240 wieder verbinden können, um den Komplex 245 und damit den zweiten Farbzustand zu bilden. Anders als bei der erfindungsgemäßen elektrophoretischen Anzeige wird das elektrische Feld also nicht allein zur Herbei führung eines anderen Bildzusta n- des angelegt, sondern dient das Anlegen des elektrischen Feldes der Herbe i- führung und der Aufrechterhaltung eines von zwei Bildzuständen, indem das An - und Ablegen des elektrischen Feldes jeweils eine chemische Reaktion he r- b eiführt, die zu einer Farbänderung der Substanz und damit zu einem anderen Bildzustand führ t. 3. Hinsichtlich des in den Figuren 3C und 3D gezeigten Ausführung s- beispiels wird in der Beschreibung der NK7 weiterhin in einem Satz ausgeführt, dass e in zusä tzliches Gel oder Polymermaterial dem Inhalt der Mikrokapsel z u- 26 27 - 14 - gesetzt werden könne , um eine Bistabilität des Systems zu erreichen, so dass die Bestandteile relativ unbeweg lich seien , es sei denn, es we rd e ein elektr i- sches Feld angelegt (NK7, S. 10, Z. 22 ff. : " An additional gel or polymer mater i- al may be added to the contents of said microcapsule in order to effect a bist a- b i lity of the system such that said constituents are relatively immobile accept on application of an electric field " ; gemeint ist aber h insichtlich des letzten Halbsa t- zes offensichtlich : " ex cept on application of an elect r ic field . " ). N ach Ansicht der Beklagten be zieht sich dieser Satz auf den in Figur 3D gezeigten und in der Beschreibung zuvor erläuterten Bildzustand nach Abscha l- tun g des elektrischen Feldes , dessen Stabilität durch die Zugabe von Gel oder Polymaterial verbessert werden solle. Gegen ein solches Verständnis spricht jedoch d er Be griff " einer Bistabilität des Systems " , wenngleich dieser durch die Verwendung des unbestimm ten Artikels " ein " eine sprachliche Relativierung erfährt . Mit " Bistabilität " ist nach allgemei ner Definition die Eigenschaft eines Sys tems gemeint , zwei mögliche stabile Zustände einzunehmen, wobei der Wechsel von einem zum anderen Zustand durch einen äuß eren Impuls bewirkt wird (vgl. etwa auch Streitpatentschrift, Abs. 2). Zudem soll " eine Bistabilität des Systems " durch das Zusetzen eines Gels oder Polymermaterials " erreicht " we r- den. Beide s ist mit der Beschreibung des dem genannten Satz vorangehenden Au sführungsbeispiels (NK7, S. 10, Z. 22 ff.) nicht vereinbar, wonach der in F i- gur 3C gezeigte Bildzustand durch Anwendung des elektrischen Feldes er reicht und aufrechterhalten wird und der in Figur 3D gezeigte Bildzu stand er reicht und aufrechterhalten wird, nachdem das elektrische Feld ab gestellt wor d en ist (NK7, S. 10, Z. 7 ff.) . Aus Sicht des Fach manns spricht daher viel dafür, dass mit dem genannten Satz (S. 7, Z. 22 ff.) ein elektrophoretisches System ange deutet wird, bei dem der Wechsel zwischen den in d en Figuren 3C und 3D gezeigten Bildzustän den durch Anlegen ein es elektri schen Feld es und die Stabili tät des 28 - 15 - Bildzustands zwischen den Wechseln - " eine Bistabilität des Sys tems " - durch die Zugabe von Gel oder Polymermaterial " erreicht " werden soll. Ein solches Verständnis steht in Einklang mit den Ansprü ch en 22 und 23 der NK7 . Anspruch 22 beschreibt ei ne elektronische Anzeige, bei der die A n- zeigeelemente - insoweit entsprechend der Beschreibung des in Figur 3C und 3D gezeigten Ausführungsbeispiels (vgl. NK7, S. 9, Z. 31 ff.) - einen F arbstoff , der mit einem Kopf einer Charge assoziiert ist, und ein reduzierende s , oxidi e- ren des oder lösen des Mittel , das mit einem Kopf einer entgegengesetzten Cha rge assoziiert ist, umfassen. Beide (Farbstoff und Mittel) kön nen dazu ve r- anlasst werden , einen ersten Farbzustand infolge der Anwendung eines elektr i- schen Feldes einer ersten Art und einen zweiten Farbzustand infolge der A n- wendung eines zweiten (ele k trischen) Feldes zu bewirk en (NK7, S. 25, Z. 25 ff.). Anspruch 23 , der sich auf Anspruch 22 rückbezieht , sieht darüber hinaus in einer von zwei Alternativen das Vorhandensein " ein es bistabilen M o- lekül s " vor (NK7, S. 26, Z. 8 ff.). 29 - 16 - 4. Wird v or diesem Hintergrund davon ausgegangen , dass in dem g e- nannten Satz der NK7 e ine elektrophoretische Anzeige mit Bistabilität angede u- tet wird , kann dem Patentgericht dennoch nicht in der Annahme bei getreten werden, dass es für den Fachmann nahelag, ein Polymer in dem Fluid zu lösen oder zu dispergie ren, das im erfindungsgemäßen Sinn e " im Wesentlichen nicht - absorbierend " auf den Partikeln ist. Entgegen den Ausführungen des Patentgerichts sieht sich der Fachmann - ausgehend von dem in den Figuren 3C und 3D gezeigten Ausführungsbeispiel und dem genannten Satz der NK7 - nicht vor die Aufgabe gestellt, die Bistabil i- tät durch Zugabe eines Polymers " zu verbessern " . Vielmehr geht es der NK7 an dieser Stelle darum , Gel oder Polymermaterial der Mik rokapsel zuzusetzen, um eine Bistabilität des Systems " zu erreichen " . Dieser Ansatz erklärt si ch vor dem Hintergrund, dass die Stabilität der beiden Bildzustände im Ausgangsbeispiel der Figuren 3C und 3D durch Anwendung des elektrischen Feldes (in Fi gur 3C gezeigter Bildzustand) bzw. Abschalten des elektrischen Feldes und dadurch mögliche Bildung d er K omplexe 245 (in Figur 3D gezeigter Bildzustand) erreicht wir d (NK7, S. 10, Z. 7 ff.). In dem im letzten Satz genannten abgewandelten Beispiel der Figuren 3C und 3D dient das elektrische Feld ( nach obigem Ve r- ständnis ) hingegen der Herbeifüh rung der Wech sel vo n einem zum anderen Bildzustand und soll die Bistabilität der jeweiligen Bildzustände bzw. die relative Unbeweglichkeit der Bestandteile durch die Zugabe von Gel oder Polymermat e- rial erreicht werden. Bei diesem Ausgangspunkt hat te der Fachmann ke ine Veranlassung, sich allgemein mit Stabilisierungsmethoden anhand von Fach - und Lehrbüchern zu befassen, um die Stabilisierungsmethode herauszufinden, mit der sich " eine Verbesserung " der Bistabilität einer elektrophoretischen Anzeige erreichen lässt , wi e sie etwa in der Streitpatentschrift angesichts des Dilemmas diskutiert 30 31 32 - 17 - wird, dass die Sedimentierung der Partikel unter Schwerkraft zwar durch eine Erhöhung der Viskosität verbessert werden kann, diese jedoch mit einer Ve r- längerung der Zeiten einhergeht, die die Partikel benötigen, um sich bei einem Anzeigenwechsel durch das flüssige Medium zu bewegen (vgl. Streitpaten t- schrift, Abs. 7). Vielmehr ging sein Augenmerk auf Grundlage des im genannten Satz abgewandelten Ausführungsbeispiels der Figuren 3C und 3 D der NK7 d a- hin herauszufinden, wie Bistabilität bei einer elektrophoretischen Anlage übe r- haupt erreicht werden kann. Insoweit lehrte ihn beispielsweise die US - amerikanische Patentschrift 6 113 810 (NK2), dem Medium einer elektrophoretischen Anzeige zu r Herste l- lung einer thermodynamischen und stabil en Dispersion mit positiv und n e g ativ geladenen Partikeln eine Mischung aus Ladungssteuerungsmi tteln und ster i- schen - mithin nicht an der Oberfläche der Partikel haftenden (vgl. etwa NK20, S. 13 f. ) - Stabili satoren zuzugeben (NK2, Sp. 6, Z. 61 ff.). Der US - amerikani - schen Patentschrift 5 914 806 (NK1) entnahm er insoweit , dass bei einer elek t- rophoretischen Anzeige die Pigmentpartikel durch in Suspendierungsfluid g e- lö s te oder dispergierte Polyme re st abilisiert werden können (NK1, Sp. 4, Z. 37 f.). Hingegen zeigt die Klägerin nicht auf und es ist auch sonst nicht e r- sichtlich, dass sich aus dem Stand der Technik eine auf die Herstellung von Bistabilität bei elektrophoretischen Anzeigen bezogene Anregung zur Verwe n- dung eines Polymers ergab, das im oben erläuterten Sinne der Erfindung " im Wesentlichen nicht - absorbierend auf den Partikeln " ist. Entnahm der Fachmann dem Stand der Technik, wie etwa der NK2 oder der NK1, die Anregung, bei elektrophoretischen Anzeige n als Polymermaterial zur Erreichung einer Bistabilität bzw. einer relativen Unbeweglichkeit der B e- standteile , wenn kein elektrisches Feld angelegt wird, ein auf der Oberfläche der Partikel adsorbierendes oder chemisch bindendes Polymer zu verwenden, 33 34 - 18 - hatte er auch keinen Anlass mehr, sich mit Stabilisierungsmechanismen a n- hand von allgemeiner Fachliteratur zur polymerischen Stabilisierung von kollo i- dalen Dispersionen wie dem Lehrbuch von D.H. Napper (NK20 bis NK20c) oder dem Fachbuch von R.A. Williams (NK8 u nd NK8a) zu befassen, in denen n e- ben der sterischen Sta bilisierung allgemein auch die Verarmungsstabilisierung ( depletion stabilisation ) und die Flockenbildung durch Verarmung (depletion flocculation) aufgeführt und erläutert werden . IV. Das Urteil des Patentgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar. 1 . a) Der G egenstand von Patentanspruch 1 ist gegenüber den weiterhin von der Klägerin entgegengehalt enen Druckschriften neu. (1 ) Wie bereits das Patentge richt in sein em Hinw eis vom 7. Mai 2015 z u treffend ausgeführt hat und worauf wegen der Einzelheiten verwiesen wird, of fenbart die NK1 eine elektrophoretische Anzeige nach Maßgabe der Merkm a- le 1 bis 4 des Patentan spruchs 1. Die Pigmentpartikel werden durch in dem Suspendierung sfluid gelöste oder dispergierte Polymere stabilisiert (NK1, Sp. 4, Z. 37 f.) , indem die Partikel kovalent an der Oberfläche der Partikel gebunden sind (NK1, Sp. 1, Z. 54 ff.). Zur Ausbildung der kovalenten chemischen Bindu n- gen verfügen die Polymere und di e Partikel über komplementäre chemische Funktionalitäten (NK1, Sp. 3, Z. 12 ff.). Da nach den obigen Erläuterungen P o- lymere, die kovalente chemische Bin dungen mit den Pa rtikeln bilden, wenn es sich dabei nicht nur um vereinzelte Pol ymermoleküle handelt, na ch Merkmal 5c ausgeschlos sen sind, fehlt es an einer Offenbarung der Lehre aus Patenta n- spruch 1. (2 ) Nichts anderes gi lt im Ergebnis hinsichtlich der NK2 . Auch die se Entgegenhaltung offenbart eine elektrophoretische Anzeige entsprechend den 35 36 37 38 - 19 - Merkmalen 1 bis 4. Unter anderem wird d er Einsatz von Mischungen aus L a- dungssteuerungsmitteln und sterischen Stabilisatoren zur Herstellung einer thermodynamischen und stabilen Dispersion mit positiv und negativ geladenen Partikeln vorgeschlagen (NK2, Sp. 6, Z. 61 ff .) . Die Verwendung von Ladung s- steuerungsmitteln, die nach den Angaben der St reitpatentschrift von den elek - t r o phoretischen Partikeln " absorbiert " werden müssen, um ihre Funktion der Steuerung der Ladung der Partikel zu ermöglichen (Streitpatentschrift, Abs . 29), lässt - entgegen der Ansicht der Klägerin - nicht darauf schließen, dass die nach der NK2 ebenfalls einzusetzenden Stabil i satoren nicht an den Partikeln absorbieren. Dagegen spricht bereits, dass diese Stabilisatoren in der NK2 als " sterische " Stabi lisatoren bezeichnet werden, womit aus Sicht des Fachmanns gemeint ist, dass eine Koagulation der Partikel durch mit diesen verbundene oder adsorbierte Makromoleküle vermieden wird (vgl. NK20, S. 13 f.; Piirma, " Polymeric Surfactants " , Marcel Dekker Inc., New York 1992, S. 1 ff. ; NK 11a, S. 4 f. ). (3 ) Auch in der US - amerikanischen Patentschrift 6 117 368 (NK3) und 5 360 689 (NK4) ist jedenfalls das Merkmal 5c nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, wobei zur Begründung auf die Ausführungen des Patentg erichts im Hinweis vom 7. Mai 2015 verwiesen werden kann, denen die Klägerin nicht mehr in erheblicher Weise entgegengetreten ist. b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfi n- derischen Tätigkeit. Die Klägerin hat nicht aufgezeigt und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass sich dieser für den Fachma nn in naheliegender Weise aus d em zu 1. erörterten Stand der Technik ergeben hat. 2. Die Erfindung nach Patentanspruch 1 wird durch das Streitpatent so deutlich und vollständig off en bart, dass ein Fachmann sie ausführen konnte . 39 40 41 - 20 - a) Das Patentgericht hat hierzu ausgeführt: Der Fachmann wisse, dass die Adsorptionsneigung eines einzelnen M o- l- pie, abhänge, was im Hinblick auf die erfindungsgemäße Lehre bedeute, dass neben den Molekülen, den Partikeln und der Temperatur auch das Lösungsmi t- tel zu berücksichtigen sei. Bei der Adsorption handele es sich um einen dyn a- mischen Prozess, was in Merkmal 5b durch das A ttribut "im Wesentlichen" zum Ausdruck komme. Entsprechend werde der Fachmann die Partikel, das Pol y- mer, das Lösungsmittel und die Temperatur so wählen, dass kein dauerhaftes Anhaften des Polymers auf der Oberfläche der Partikel erfolge, was aber au f- grund des dynamischen Gleichgewichts nicht ausschließe, dass einzelne Pol y- mermoleküle auf der Oberfläche zu finden seien. Das Streitpatent gebe im Ü b- rigen klare Anweisungen, welche Partikel zu verwenden seien, indem in den Ausführungsbeispielen Möglichkeiten für die Wahl der Partikel, des Lösungs - bzw. Dispersionsmittels und des Polymers aufgezeigt würden. Etwa würden als Beispiele für die Partikel polymerbeschichtetes Titanoxid und polymerbeschic h- teter Ruß angegeben. Damit sei die Lehre hinreichend deutlich offe nbart. b) Die die Bejahung der Ausführbarkeit tragenden Feststellungen des Patentgerichts werden mit der Berufung der Klägerin nicht in einer Weise ang e- griffen, die konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an deren Richtigkeit ergäbe (§ 117 Satz 1 PatG i . V . m . § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist d ie Adsorption ein dynamischer Prozess und findet im " im Wesentlichen " dann nicht statt, wenn es für das Molekül aus energetischen Gründen günstiger ist, in Lösung zu verbleiben statt sich an der Oberfläche des Partikels anzula gern, wobei als Einflussfaktoren neben den Molekülen, den Pa r- tikeln und der Temperatur auch das Lösungsmittel zu berücksichtigen ist (v gl. auch Gutachten Prof. H . , NK22 Rn. 35 ff.) . 42 43 44 - 21 - Die Klägerin hält die Lehre aus Patentanspruch 1 für nicht ausführbar, weil der Fachmann keine Messmethode kenne, mit der festgestellt werden kö n- ne, ob eine Adsorption stattfinde oder nicht. Zudem sei die Lehre durch den Begriff des " im Wesentlichen " Nicht - Adsorbierens in einem Maße unscharf, dass der Fachmann nicht wisse könne, ob Merkmal 5c erfüllt sei oder nicht. Darin kann ihr nicht beigetreten werden. In der Streitpatentschrift wird dem Fachmann offenbart, wie er zur Au s- führung der erfindungsgemäßen Lehre geeignete Polym ere auswählen und mit Lös ungs mittel kombinieren sowie die weiteren Einflussfaktoren bestimmen kann , um eine Adsorption des Polymers auf den Partikeln zu verhindern. Etwa wird ihm als Verfahren zur Wahl einer geeigneten Polymer/Fluid - Kombination vorgeschlag en, die intrinsische Viskosität der Kombination gegen das Molek u- largewicht des Polymers aufzutragen, wobei solche Kombinationen geeignet seien, in den en der Anstieg des besten linearen Ausgleichs des Logarithmus der intrinsischen Viskosität gegen den Logar ithmus des Molekulargewichts mindestens 0,5 beträgt, vorzugsweise aber im Bereich von etwa 0,55 bis etwa 0,8 liegen sol l e (Streitpatentschrift, Abs. 3 0). Als typisches Suspendierungsfluid wird ein aliphatischer Kohlenwasserstoff allein oder zusammen mit ha logen i- sie r tem Kohlenwasserstoff genannt und als ein in Kombination damit zweckm ä- ßiges Polymer ein Koh lenwasserstoff - Polymer, das im W esentlichen frei von funktionellen Gruppen, zum Beispiel ionisierbaren oder ionischen Bestandteilen , sei , die bewirken könn t en, dass das Polymer mit chemischen Bestandteilen der elektropho retischen Partikel zusammenwirke oder physik alisch nach der Obe r- fläche der e lekt r o phoretischen Partikel adsorbiere . Als Beispiel für e in solches Polymer wird Polyisobutylen genannt (Streitpat entschrift, Abs. 3 1). Um siche r- zustellen, dass das Polymer nicht im Wesentlichen von den elektrophoretischen Partikeln absorbiert werde, sei es überdies erwünscht, ein Polymer zu wählen, 45 46 - 22 - das chemisch höher als das Suspendierungsfluid und entsprech end leich t in diesem löslich sei (Streitpatentschrift, Abs. 30). Dem Fachmann werden im Übrigen, wie das Patentgericht bereits erlä u- tert hat, Ausführungsbeispiele an die Hand gegeben, die konkrete Vorschläge für die Ausführung der Partikel, des Lösungs - bzw. Di spersionsmittels und des Polymers, etwa das Ausführungsbeispiel " Preparation of Medium A Internal Phase " (Streitpatentschrift, Abs. 39). Soweit die Klägerin demgegenüber ei n- wendet, es gebe keine n Beleg dafür, dass die Ausführungsbeispiele erfi n- dungsgemäß s eien, übersieht sie , dass nicht der Beklagten, sondern ihr als Nichtigkeitsklägerin die Darlegungs - und Beweislast dafür obliegt, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und den Zeichnungen der Patentschrift nicht mögli ch ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten ausz u- führen (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 ­ Polymerisierbare Zementmischung). Das ist dem Vorbringen der Klägerin j e- doch ni cht zu entnehmen. Vielmehr bezeichnet es der Sachverständige der Klägerin zwar als schwierig, ohne experimentellen Beweis oder detaillierte e x- perimentelle Erfahrung mit ähnlichen Substanzen eine a priori Abgrenzung da r- über vorzunehmen, ob ein Polymer adsor bierend oder nicht - adsorbierend sei (Gutachten Prof. H . , NK22 Rn. 37). Daraus ergibt sich aber zugleich, dass es nach sachverständiger Einschätzung für den Fachmann, der über mehrjähr i- ge Berufserfahrung auf dem Gebiet der elektrophoretischen Anzeigen verfügte, im Hinblick auf den Gegenstand von Patentanspruch 1 und gegebenenfalls nach Durchführung von Experimenten durchaus möglich war, festzustellen, ob ein Polymer adsorbierend oder nicht - adsorbierend ist. Es mag sein, dass angesichts des Umstandes, dass es sich bei der A d- sorption um einen von der Energiebilanz abhängenden dynamischen Prozess 47 48 - 23 - handelt, mit dem Begriff des auf den Partikeln " im Wesentlichen " nicht adsorbi e- renden Polymers nicht numer isch festgelegt ist, mit welchem Anteil die Adsor p- tion splätze auf den Partikeln noch besetzt sein dürfen. Die Ausführbarkeit der Erfindun g ist dadurch aber nicht in Frage gestellt , weil infolge dieser Einschrä n- kung lediglich nicht ausgeschlossen ist, dass bei einer Momentaufnahme ei n- zelne Polymermoleküle auf der Oberfläche der Partikel adsorbiert sind. Schließlich greift auch der Einwand der Klägerin, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei im Hinblick auf die Temperaturabhängigkeit der Adsorpt i- on des Polymers auf den Partikeln nicht übe r die gesamte Brei te ausführbar, nicht durch . Zutreffend ist zwar, dass das Adsorptionsverhalten des Polymers neben anderen Faktoren auch durch die Temperatur beeinflusst wird. Entspr e- chend wird der Fachmann sich bei der Wahl des Fluids für ein bestimmtes Poly - mer auch an dem Temperaturbereich ausrichten, der für den Einsatzbereich der elektrophoretischen Anzeige relevant ist , wie auch bereits das Patentgericht ausgeführt hat . Dass dies für den Fachmann aufgrund der Angaben in der Streitpatentschrift nicht möglich ist, wird vo n der insoweit darlegungs - und b e- weisbelasteten Klägerin nicht aufgezeigt. Vielmehr fü hrt ihr Sachverständiger aus, dass sich die Eigenschaft des Lösungsmittels und damit das Adsorption s- verhalten der Polymere zwar im Bereich extremer Temperaturen von gut z u schlecht verändern könne, dass die Polymere in Theta - Lösungsmittel bei Raumtemperaturen aber idealerweise ein mäßig gutes bis gutes Lösungsmitte l- verhalten aufweisen sollten ( Gutachten Prof. H . , NK22 Rn. 40 ff.). Schließlich lässt sich die von der Klägerin geltend gemachte nicht hinre i- chend offenbarte Ausführbarkeit auch nicht daraus ableiten, dass der in dem vor dem Landgericht Mannheim zwischen den Parteien anhängigen Verle t- zungsverfahren bestellte Sachverständige auf Schwierigkeiten beim experime n- tellen Nachweis der chemischen Komponenten in den Mikrokapseln der als p a- 49 50 - 24 - tentverletzend beanstandeten Ausführungsform hingewiesen hat, da es sich insoweit um unterschiedliche Fragestellungen handelt, wie auch von der Kläg e- rin in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Frage gestellt worden ist. V. Ist die K lage auf die Berufung der B eklagten abzuweisen, kann auch die Berufung der Klägerin keinen Erfolg haben. V I . Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO . Mei er - Beck Grabinski Bacher Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.09.2015 - 2 Ni 48/13 (EP) - 51 52

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