X ZR 146/13 - X. Zivilsenat

ECLI:DE:BGH:2016:020216UXZR146.13.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES TEILURTEIL X ZR 146/13 Verkündet am: 2. Februar 2016 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt : Die Berufung gegen das Urt eil des 7. Senats (Nichtigkeits senat s) des Bundespatentgerichts vom 11. Dezember 2014 wird zurüc k- gewiesen; die Berufung gegen das am 24. Oktober 2013 verkü n- dete Urteil des 10. Senats (Nichtigkeitssenats) wird insoweit z u- rückgewiesen, als das Streitpatent auf die Klage der Klägerin zu 1 für n ichtig erklärt worden ist. Die Beklagte trägt die im zweiten Rechtszug entstandenen auße r- gerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 und 3. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Er stanmeldung vom 15. Oktober 2003 am 29. September 2004 a n- gemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten euro - päischen Patents 1 524 385 (nachfolgend: Streitpatent). Patentanspruch 1 hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut: " Platte, insbesondere Bodenplatte, bestehend aus einem im Extrusionsverfahren hergestellten Körper (2) aus einer Mischung aus Naturstoffen, wie Holzfasern, Holzspäne, Stroh, Heu, Rei s- schalen oder dergleichen, und Kunststoff, wobei die Platte (1) an gegenüb erliegenden Längsseiten ein integral ausgebildetes Ve r- riegelungssystem aus Nut (9, 9 die Platte (1) verlegefertig ausgebildet ist, wobei an der Oberseite eine begehbare Oberfläche und an der Unterseite ebenfalls eine begehb are Oberfläche ausgebildet ist, wobei die Platte wahlweise mit der Ober - oder Unterseite nach oben verlegt werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass an der Oberseite eine rutschhemmende Profilierung (3, 4) einextrudiert ist und an der Unterseite eine ander s gestaltete, rutschhemmende Profilierung (5, 6) einextrudiert ist. " Die Patentansprüche 2 bis 8 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patent - anspruch 1 rückbezogen. Die Klägerinnen zu 1 und 2 und die Klägerin zu 3 haben jeweils Klage auf Erklärung der N ichtigkeit des Streitpatents erhoben. Die Klägerinnen zu 1 und 2 haben geltend gemacht, das Streitpatent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents nicht pate ntfähig. Die Klägerin zu 3 hat sich ebenfalls auf fehlende Patentfähigkeit berufen. Die Beklagte hat das Streitp a- tent jeweils in der erteilten Fassung und mit Hilfsanträgen verteidigt. 1 2 3 - 4 - Das Patentgericht hat das Streitpatent in beiden Verfahren für nich tig e r- klärt. Dagegen richten sich die - vom Bundesgerichtshof zu gemeinsamer Ve r- handlung und Entscheidung verbundenen - B e rufungen der Beklagten, mit d e- nen sie jeweils die Abänderung des Urteils des Patentgerichts und die Abwe i- sung der Klage beantragt. Hil fsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fa s- sung eines erstinstanzlichen und zweier neuer beschränkter Anspruchssätze . Die Klägerinnen sind den Berufungen entgegengetreten. Über das Vermögen der Klägerin zu 2 , eine in Luxemburg eingetragene Aktienges ellschaft, ist im Verlaufe des Berufungsverfahrens das Konkursverfahren eröffnet worden. Entscheidungsgründe: I. Über die zulässigen Berufungen der Klägerinnen zu 1 und 3 ist durch Teilurteil zu entscheiden. Dem steht nicht entgegen, dass das Verfahren h i n- sichtlich der Klägerin zu 2 durch Eröffnung des Konkursverfahrens unterbr o- chen ist (§§ 62, 240 ZPO). Zwischen mehreren K läger n einer Patentnichtigkeitsklage besteht zwar eine notwendige Streitgenossen schaft ge mäß § 62 ZPO, wenn sie - wie im vo r- liegend en Fall die Klägerinnen zu 1 und 2 - die Patentn ichtigkeitsklage gemei n- sam erhoben haben oder mehrere Klag e verfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entsche i- dung verbunden worden sind - wie im vorlie genden Fall die Berufungsverfahren einerseits der Klägerinnen zu 1 und 2 und andererseits der Klägerin zu 3 - , weil die Entscheidung über die Nichtigerklärung eines Patents durch Gestaltungsu r- teil gegenüber jedem der Kläger einheitlich erge hen muss und dar über hinaus eine vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Patents gemäß Art. 68 EPÜ oder §§ 22 Abs. 2, 21 Abs. 3 PatG Gestaltungswirkung gegenüber jede r- 4 5 6 - 5 - mann dahingehend hat, dass die Wirkungen des Patents in dem Umfang der Nichtigerklärung als von Anfang an nicht eingetreten gelten ( vgl. BGH , Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, Rn. 48 f. - Fugenband). Das bedeutet aber nicht, dass aufgrund der Eröffnung des Insolvenzve r- fahrens über das Vermögen eines v on mehreren Klägern eines Patentn ichti g- keitsverfahrens nicht über die Klagen der ande ren K läger durch Teilurteil e r- kan nt werden kann. Z wischen mehreren Klägern eines Patentn ichtigkeitsverfa h- rens besteht eine notwendige Streitgenossenschaft aus prozessrechtlichen Gründen nach § 62 Abs. 1 Alt. 1 ZPO und nicht eine notwendige Streitgeno s- senschaft aus materiell - rechtlichen Gründen nach § 62 Abs. 1 Alt. 2 ZPO, bei der ein Teilurteil gegenüber einzelnen notwendigen Streitgenos sen von vornh e- rein nicht zulässig ist (BGH, Urteil vom 12. Januar 1996 - V Z R 246/94 , BGHZ 131, 376, 381). Allerdings kann auch bei einer notwendigen Streitgenosse n- schaft aus prozessrechtlichen Gründen, wie sie insbesondere bei einer von mehreren Aktionären erhobenen Anfechtung sklage nach § 246 AktG oder eine Nichtigkeitsklage nac h § 249 AktG besteht, ein Teilurteil grundsätzlich nur für oder gegen alle, nicht aber für oder gegen bestimmte einzelne Streitgenossen ergehen (BGH, Urteil vom 5. April 1993 - II ZR 238/91, BG HZ 122, 211, 240; Urteil vom 1. März 1999 - II ZR 305/97, NJW 1 999, 1638 f.). Von diesem Grund - satz sind die Pate ntnichtigkeitsklagen mehrerer Kläger, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, jedoch ausgenommen, weil - anders als insbesondere bei einer gesellschaftsrechtlichen Anfechtungs - oder Nichtigkeitskl a ge (vgl . § 246 Abs. 3 Satz 6 , § 249 Abs. 2 Satz 1 AktG) - keine Verpflichtung des G e- richts best eht, mehrere Klagen zu verbin den. Vielmehr steht es bei einem Pa - tentnichtigkeitsverfahren im pflichtgemäßen richterlichen Ermes sen , das insb e- sondere auch von prozessök onomischen Gründen bestimmt sein kann, ob Ve r- fahren nach § 99 PatG in Verbindung mit §§ 145, 147 ZPO miteinander verbu n- den oder ( auch wieder ) getrennt werden (Benkard/ Hall/Nobbe, PatG, 11. Aufl. 2015, § 81, Rn. 43; Busse/ Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl. 201 3, § 82, Rn. 47; 7 - 6 - Fitzner/Lutz/Bodewig - Ahrens, PatG, 4. Aufl. 2012, § 81, Rn. 111 ; vgl. auch BGH, Urteil vom 30. Juni 1959 - I ZR 59/57, GRUR 1960, 27, 28 - Verbindung s- klemme ) . Es w äre daher , wird das Verfahren hinsichtlich eines von mehreren Nichtigkeitskl ägern durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterbrochen (§§ 62, 240 ZPO), möglich, die Nichtigkeitsklagen der anderen Nichtigkeitskl ä- ger abzutrennen und darüber in einem getrennten Verfahren zu verhandeln und zu entscheiden. Dann ist es aber auch zuläss ig, über die Nichtigkeitsklagen der Nichtig keitskläger, hinsichtlich deren das Verfahren nicht wegen Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterbrochen wurde, ohne Abtrennung durch Tei lurteil zu entscheiden. II. Die Berufungen der Klägerinnen zu 1 und 3 hab en in der Sache ke i- nen Erfolg. 1. Das Streitpatent betrifft eine Platte, insbesondere eine Bodenplatte, bestehend aus einem im Extrusionsverfahren hergestellten Körper. In der B e- schreibung wird ausgeführt, dass Bodenplatten aus einem Vollprofil aus Holz oder einem verpressten Holzwerkstoff mit Profilierungen zur Erhöhung der Rutschfestigkeit an der Oberseite und Nut - Feder - Verbindungen an den Läng s- kanten bek annt seien. S ie hätten jedoch den Nachteil, dass sie relativ schnell alter te n und deshalb nach mehre ren Jahren ausgetauscht werden müssten. Außerdem sei im Außenbereich eine Imprägnierung erforderlich, um die L e- bensdauer zu verlängern. Mit einer Laminatschicht versehene Platten seien in der Herstellung relativ aufwändig, weil sie abgetrennt und an ihren Kanten durch Fräsen profiliert werden müss ten, damit s i e beim Verlegen versiegelt werden könn t en. Aus der US - amerikanischen Patentanmeldung 2002/059766 seien auch im Extrusionsverfahren hergestellte Bodenplatten bekannt. Dem Streitpatent liegt das Prob lem zugrunde, eine Platte, insbesondere eine Bodenplatte zu schaffen, die einfach und kostengünstig herzustellen und zu verlegen ist, über eine hohe Witterungsbeständigkeit und Rutschfestigkeit 8 9 10 - 7 - verfügt und variabel einsetzbar ist . D ie s soll nach Patentansp ruch 1 (Hinzuf ü- gungen in der Anspruchsf assung des Hilfsantrags I sind durch Kursivdruck g e- kennzeichnet.) durch folgende Ausgestaltung erreicht werden: 1. Die Platte besteht aus einem im Extrusionsverfahren herg e- stellten Körper aus einer Mischung aus 1.1. N aturstoffen wie Holzfasern, Holzspänen, Stroh, Heu, Reisschalen oder dergleichen und 1.2 Kunststoff. 2. Die Platte ist verlegefertig ausgebildet und weist an gege n- überliegenden Längsseiten ein integral ausgebildetes Verri e- gelungssystem aus Nut oder Feder auf. 3. An der Oberseite und der Unterseite der Platte ist jeweils 3.1 eine begehbare Oberfläche ausgebildet und 3.2 eine rutschhemmende Profilierung einextrudiert. 4. Die Platte kann wahlweise mit der Ober - oder Unterseite nach oben verlegt werden. 5. Di e Profilierung der Unterseite ist anders gestaltet als die Profilierung der Oberseite. 6. Die Oberflächen sind gebürstet. B ei Patentanspruch 1 handelt es sich um einen Erzeugnisanspruch, der eine Platte unter Schutz stellt, die über die Eigenschaften ei ner im Extrusion s- verfahren hergestellten Platte verfügt, welche aus einer Mischung aus Natu r- stoffen und Kunststoff - mithin insbesondere aus üblicherweise als Wood Plastic Composite s (WPC) bezeichneten , mit Holz fasern gefüllten Polymerwerksto f- fen - besteht (Merkmal 1) . Beide Seiten der Platte sollen als begehbare Obe r- seite verwendbar sein und sind deshalb jeweils mit einer bei der Extrusion he r- gestellten rutschhemmende n Profilierung versehen (Merkmale 3 und 4). Sie kann beispielsweise aus mehreren beabstand et zueinander angeordneten Ri l- 11 - 8 - len bestehen. Zusätzlich (und nach Hilfsantrag I zwingend) kann die Oberfläche gebürstet sein , wodurch weitere, kleine re Längsrillen zur Verfügung gestellt werden (Abs. 8, 15 und 21; Figuren 1a und 1b sowie Figur 3). Sie werde n vom Streitpatent als rutschhemmend angesehen, weil sie den Abfluss von Rege n- wasser erleichtern und einen wechselseitigen Eingriff mit der Schuhsohle erla u- ben. Die Profilierung der beiden Plattenseiten muss sich dabei - in nicht näher festgelegter Weise - voneinander unterscheiden (Merkmal 5). Die wahlweise Verlegbarkeit der Platte mit der Ober - oder der Unterseite bedingt, dass das integral ausgebildete Verriegelungssystem aus Nut und Feder für beide Verl e- gungsvarianten ausgebildet ist, weitere Anpassunge n an der Platte also nicht erforderlich sind, um diese in beiden Verlegungsvarianten verriegeln zu können (Merkmal 2) . 2. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die US - amerikanische Patentanmeldung 2003/0154662 (N1) zeige eine verlegefertig ausgebildete Bodenplatte aus extrudiertem WPC - Material mit einem integral an gegenüberliegenden Seiten ausgebildeten Verriegelungssy s- tem aus Nut und Feder sowie einer an der Oberseite der Platte ausgebildeten begehbaren Oberfläche. Von dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unterscheide sich die aus der Entgegenhaltung N1 bekannte B o- denplatte dadurch, dass ihre Unterseite nicht als begehbare Oberfläche vorg e- sehen sei, sie nicht wahlweise mit der Ober - oder Unterseite nach oben verlegt werden könne und weder der O ber - noch der Unterseite eine rutschhemmende Profilierung einextrudiert sei. Der Fachmann - ein Ingenieur der Fachrich tung Maschinenbau mit Sp e- zialkenntnissen in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von mittels Extrusionsverfahren hergestellten Baue lementen - , der die Aufgabe habe, die 12 13 14 - 9 - aus N1 bekannte Platte insbesondere im Hinblick auf deren Rutschfestigkeit zu ve rbessern , und dabei auch Kostengesichtspunkte und die Wettbewerbsfähi g- keit des Produktes im Auge gehabt habe, werde sich an bekannten Bod enbel ä- gen aus Holz orientieren . Für Hersteller der im Prioritätszeitpunkt noch relativ neuen WPC - Platten habe es sich a ngeboten, das äußere Erscheinungsbild - und nicht zuletzt die Oberflächenprofile - von Bodenplatten aus Holz nachz u- ahmen. Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 298 23 195 (N2) sei eine Diele bekannt, die mit einer rutschhemmenden Profilierung auf der Oberseit e und mit einer davon abweichenden ebenfalls rutschhemmenden Profilierung auf der Unterseite versehen sei. Aufgrund der symmetrisch ausgebildeten Nuten an den Längsseiten der Bretter erkenne der Fachmann, dass diese wahlweise auch mit der Unterseite nach o ben verlegt werden könnten. Von einer Nacha h- mung der aus N2 bekannten Holzdielen sei der Fachmann auch nicht durch die unterschiedliche Herstellungstechnik bei Holz - und Extruderprodukten abgeha l- ten worden. Es sei für den Fachmann möglich gewesen, das Extr usionsw er k- zeug so zu konzipieren, dass eine Platte mit unterschiedlich profilierter Ober - und Unterseite extrudiert werden könne . Auch wenn der Fachmann bei der Herstellung von WPC - Bodenplatten mit unterschiedlichen Profilen an der Ober - und Unterseite vor besondere Herausforderungen gestellt worden sein sollte, wäre es ihm möglich gewesen , diese Schwierigkeiten auf der Grundlage seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen mit Hilfe von Versuchen in den Griff zu b e- kommen. In der Streitpatentschrift ließen sich au ch keine Hinweise auf Schwi e- rigkeiten des Herstellungsverfahrens finden . B esondere Schwierigkeiten bei einer asymmetrischen Verteilung der extrudierten Massen könnten zudem ve r- m i e den werden , wenn die Masse auch bei unterschiedlichen Profilen an der Ober - u nd Unterseite einer Platte ober - und unterhalb einer gedachten, auf mit t- lerer Höhe der Platte verlaufenden Querachse gleichmäßig verteilt werde. - 10 - Auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags sei naheliegend gewesen, da Bürsten eine dem Fachmann geläuf i- ge Maßnahme zum Aufrauen glatter Oberflächen sei, etwa um diese weniger rutschig zu machen. Das Argument, es sei bei der mit dem Aufrauen durch Bürsten verbundenen Beschädigung der Oberflächen zu erwarten gewesen, dass die Platten ihre Witterungsbeständigkeit verlieren würden, und es habe sich erst bei Versuchen der Patentinhaberin herausgestellt, dass das Material durch die Einstellung geeigneter Parameter beim Extrusionsvorgang eine wei t- gehend geschlossene Matrix bilde, di e auch beim Bürsten eine hohe Dichtigkeit bewahre, überzeuge nicht. Das Argument beziehe sich auf den Herstellung s- vorgang und könne die Patentfähigkeit eines Erzeugnisanspruchs nicht begrü n- den. Zudem sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht auf Platte n b e- schränkt, die eine bestimmte Matrix oder Dichtigkeit aufwiesen. 3. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand. a) Die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Lehre war für den - vom Patentgericht rechtsfehlerfrei bestimmten - Fac hmann zum Prioritätszei t- punkt naheliegend. Die Entgegenhaltung N1 offenbarte dem Fachmann eine Bodenplatte aus extrudiertem WPC - Material mit einem integral an gegenüberliegenden Se i- ten ausgebildeten Verriegelungssystem aus Nut und Feder sowie einer an der Oberseite der Platte ausgebildeten begehbaren Oberfläche. Ihm war zudem bekannt, dass es sich, wie das Patentgericht unbeanstandet festgestellt hat (vgl. auch n . GmbH, Studie Wood - Plastic - Comp osites (WPC), Januar 2006, S. 6 [ Anlage 3 zu dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten von Prof. Dr. - Ing. H . , Hochschule W . , Lehrstuhl Werkstoffkun - de/Kunststofftechnik , vom 11. Februar 2014 ] ), zwar um eine relativ neue Tec h- nik handelt e , die aber über besondere Vorzüge, wie leichtes Gewicht und gute Handhabbarkeit bei der Montage, aber auch hohe Belastbarkeit und Beständi g- 15 16 17 18 - 11 - keit gegenüber Sonne, Witterung und starker Beanspruchung verfügt e (vgl. N1, Abs. 1 und 3). Interessierte sich der Fachmann wegen dieser Vorzüge für die in der N1 of fenbarte Bodenplatte aus WPC - Material, wollte er aber deren Eige n- schaften im Hinblick insbesondere auf die Rutschfestigkeit der an der Oberfl ä- che ebenen Platte - und gegebenenfalls deren holzähnliche Anmutung - ve r- bessern und sie variabel verwendbar ausges talten , lag es , wie das Patentg e- richt überzeugend ausgeführt hat, für ihn auf der Hand, sich darüber zu info r- mieren, wie dieses Problem bei Bodenplatten aus den bislang gängigen Mater i- alien wie insbesondere Holz gelöst wird und ob WPC - Bodenplatten entspr e- c hend gestaltet werden können. Vor diesem Hintergrund war die N2 für den Fachmann von besonderem Interesse. Dieser Druckschrift geht es zwar vorrangig darum, den Verbund von Holzbrettern etwa für die Wand einer Laube oder für einen Fußboden oder eine Ter rasse zu verbessern (N2, S. 2). Sie offenbart aber in diesem Zusamme n- hang auch Bretter bzw. Platten mit unterschiedlichen Oberflächenprofilierungen in Längsrichtung (N2, S. 5; Ansprüche 6 und 7; Figur 4). Der Fachmann erkan n- te, dass diese Profilierungen de r Verbesserung der Rutschfestigkeit dienen können. Zudem wurde ihm ein Brett offenbart, das auf der einen Oberseite über Längsnuten und auf der anderen Oberseite über ein wellenförmiges Profil ve r- fügt und wahlweise mit der einen oder der anderen Seite als Oberseite verlegt werden kann (N2, S. 5; Figur 4). Er erhielt dadurch die Anregung, auch bei e i- ner Platte aus WPC nicht nur an der Oberseite, sondern zusätzlich an der U n- terseite eine rutschhemmende Profilierung vorzusehen, wobei die Profilieru n- gen jeweils unterschiedlich ausgestaltet sind und wahlweise die eine oder and e- re Seite als Oberseite verlegt werden kann. Er gelangte auf diese Weise zu e i- nem WPC - Profil mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1. 19 - 12 - Der von der Holzverarbeitung abweichende Herst ellungsprozess eines zu extrudierenden WPC - Profils stand weder dem Rückgriff auf die in der N2 beschriebene Holzplatte als solchem noch der Übernahme des Gedankens u n- terschiedlich profilierter, jeweils als begehbare Oberflächen nutzbarer Seiten entgegen. D ie im Mittelpunkt des Berufungsangriffs stehende, mit dem Parte i- gutachten H . untermauerte Rüge, das Patentgericht habe vernachläs - sigt, dass der Fachmann nicht in Erwägung ziehen werde, das in Figur 4 der N2 offenbarte Profil eine r Bodenplatte aus H olz als WPC - Bodenplatte auszubilden, weil das Fließverhalten hochgefüllter Kunststoffschmelzen im Prioritätszeitpunkt kaum erforscht gewesen sei , greift nicht durch. Der Berufung kann nicht darin beigetreten werden, dass der Fachmann Anregungen aus der N2 für die Profi l- gestaltung mit der Erwägung verworfen hätte, aus den unterschiedlichen Schwindungsmaßen von Randschicht und Querschnittsinnerem resultierende Eigenspannungen i n eine m asymmetrische n Querschnitt eines hochgefüllten Extrusionsprofils, die zu ei nem Verzug des Profils führ t en, geböten ein symme t- risch zur Mittellinie ausge bildetes Extrudatprofil mit entsprechend symmetr i- schen Abkühlbedingungen. Zutreffend ist, dass, wie bereits das fachkundig besetzte Patentgericht hervorgehoben hat, die Herstel lung von WPC - Platten den Fachmann vor b e- sondere Herausforderungen gestellt hat. In dem Lehrbuch " Extrusionswerkze u- ge " des VDI - Verlags aus dem Jahr 1996 (Anlage 3 zum Gutachten H . , S. 40) wird insoweit ausgeführt, dass es allgemein bekannt sei, dass eine asymmetrisch e Massenverteilung immer zu Erschwernissen bei der Extrusion führt. Der Parteigutachter hebt in seinem Gutachten hervor, dass dem Fac h- mann nicht bekannt sein könne, welche Eigenspannung im Querschnitt eines hochgefüllten Extrusionsprofils sich aus den unterschiedlichen Schwindung s- maßen von Randschicht und Querschnittsinneren einstellen werde und welche Veränderungen des Eigenspannungszustands im Querschnitt eines hochgefül l- ten Extrusionsprofils sich aus der Nachkristallisation in der Randsc hicht einste l- 20 21 - 13 - len werde . D er Fachmann werde deshalb immer bestrebt sei n , durch ein sy m- metrisch zur Mittellinie aus ge führ tes Profil eine n Verzug zu vermeiden (Gutac h- ten H . , S. 15). Diese Schwierigkeiten bei der Herstellung von WPC - Profilen im Extru s i- onsverfahren schlossen es aber aus fachlicher Sicht nicht aus, die aus der N1 bekannten WPC - Platten mit einer rutschhemmenden Profilierung an Ober - und Unterseite in Anlehnung an die Ausgestaltung der in Figur 4 der N2 dargestel l- ten Holzplatte zu versehe n. Prof. Dr. - Ing. S . , Se . , weist in seiner für die Klägerinnen zu 1 und 2 abgegebenen Stellungnahme darauf hin, dass asymmetrische WPC - Profile im Prioritätszeitpunkt bereits hergestellt wurden (vgl. etwa Kaczmarek/Wortberg, Kunststoff e 2/2013, S. 18 [Anlage 2 zur Stellungnahme S . ]) und die von dem Parteigutachter H . genannten Schwierigkeiten komplizierte asymmetrische Profilgeometrien betr ä- fen , wie sie beispielsweise auch in dem Lehrbuch " Extrusionswerkzeuge " g e- zeigt sind (Anlage 3 zum Gutachten H . , S. 41, Bild 7). Bei der in Figur 4 der N2 dargestellten Bodenplatte ist der Schwerpunkt des Profilumfangs und der Profilquerschnittsfläche hingegen nahezu identisch, so dass für den Fac h- mann ein für die Herstellung von W PC - Bodenplatten extrusionstechnisch einf a- ches Profil vorliegt, das sich nur durch eine abweichende Oberflächenstruktur auf der Ober - und Unterseite des Profils unterscheidet (Stellungnahme S . , S. 5). Hinzu kom mt, dass aus fachlicher Sicht keine Notwendigkeit bestand , die in Figur 4 der N2 für Holzplatten gezeig te Profilierungstiefe " eins zu eins " auf Bodenplatten aus WPC zu übertragen. Viel mehr können bei Bodenplatten aus WPC auch vergleichsweise geringere und damit herstellungstechnisch unpro b- l ematischere Profilierungstie fen v or gesehen werden, ohne dass die s deren Rutschfestigkeit in erheblicher Weise beeinträchtigt. 22 23 - 14 - Dafür, dass es sich insoweit um einen beherrschbaren Herstellungsvo r- gang handelt, spricht indiziell auch, dass sich weder in d er zugrundeliegenden Anmeldung noch in der Streitpatentschrift ein Hinweis auf Schwierigkeiten bei der Herstellung einer WPC - B odenplatte mit unterschiedlichem Oberflächenprofil auf der Ober - und Unterseite findet (vgl. BGH, Urteil vom 15. September 2009 - X ZR 115/05, GRUR 2010, 322 Rn. 49 - Sektionaltor). Inwieweit der Fac h- ma nn in der Lage war, das Fließverhalten hochgefüllter Kunststoffschmelzen in einem beliebig geformten Extrusionswerkzeug zu berechnen oder wenigstens näherungsweise vorauszusagen, ist hierfür unerheblich. Aber selbst wenn der Fachmann Bedenken gehabt haben sollte, ob das in Figur 4 der N2 dargestellte Profil als WPC - Platte extrudierbar ist, hätte ihm dies lediglich Veranlassung gegeben, über eine im Extrusionsprozess einfacher zu han dhabende Ausgestaltung der beiderseitigen Oberflächenprofilierung nachzudenken. Nichts nötigte ihn, das in der N2 verwendete Profil sklavisch auf eine WPC - Platte wie die in N1 dargestellte zu übertragen. Wie das Patentg e- richt zutreffend ausgeführt hat, bot es sich aus fachlicher Sicht an, bei weiterhin unterschiedlicher Ausgestaltung der Profile an der Ober - und an der Unterseite die Masse ober - und unterhalb einer gedachten, auf mittlerer Höhe der Platte verlaufenden Querachse - bei gegebenenfalls geringer er Profilierungstiefe als in Figur 4 der N2 für ein Holzbrett gezeigt - möglichst gleichmäßig zu verteilen, so dass im Extrusionsprozess gegebenenfalls nicht zu beherrschenden Asymme t- rien jedenfalls weitgehend vermieden werden. Dieser Ansatz wird durch den Parteigutachter S . bestätigt, der auf der einen Seite eine gr ö bere und auf der anderen Seite eine feinere Wellenstruktur in Erwägung zieht, wobei sich die Größe der Oberfläche der Ober - und Unterseite des Pro fils und die beiden Schwerpunkt lagen fü r den Profilumfang und für die Profilquerschnittsfläche nicht ändern (Stellungnahme S . , S. 5). 24 25 - 15 - Das von der Berufung weiterhin angesprochene Problem der Massea n- häufungen stellt sich aus Sicht des Fachmanns schon deshalb nicht, weil ihm in der N1 WPC - Platten mit Hohlprofil offenbart werden und es allein darum geht, deren Rutschfestigkeit an der Oberfläche zu verbessern. Ein Anlass, bei dem aus der N1 bekannten Hohlprofil zusätzliche Masseanhäufungen zu bilden, die zu den in dem Lehrbuch " Extrusions werkzeuge " genannten Problemen führen (Anlage 3 zum Gutachten H . , S. 42, Bild 8), bestand nicht. Im Übrigen geht auch aus dem Gutachten H . nicht hervor, dass der Fachmann bei der Übertragung der Oberf lächenprofile der in Figur 4 der N2 gezeig ten Hol z- platte auf die in N1 offenbarten WPC - Platten Schwierigkeiten im Hinblick auf Masseanhäufungen erwarte n musste . b) Auch die in Patentanspr uch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I unter Schutz gestellte Lehre, wonach die Oberfläche gebürstet sein soll, war für den Fachmann naheliegend. Dem Fachmann war es nach den Feststellungen des Patentgerichts bekannt, die glatten Oberflächen von Bodenplatten durch Bür s- ten aufzurauen, etwa um die Oberflächen rutschhemmend zu gestalten oder die Haftung für einen nachfolgenden Farb - oder Lackauftrag zu verbessern. Das Bürsten von WPC - Bodenplatten kam, wie den Erläuterungen des Parteigutac h- ters H . entnommen werden kann (Gutachten S. 18), in Betracht, um deren Optik weniger kunststoffartig und damit natürlich er zu gestalten, die Rutschfestigkeit zu verbessern und um durch den Extrusionsprozess hervorg e- rufene Farbschlieren zu kaschieren. Die Hinzufügung dieser Maßnahme kann daher erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Dem steht nicht entgegen, dass die Fac hwelt nach den weiteren Ausfü h- rungen im Gutachten H . der Auffassung war , dass durch das Bürsten die Holzfasern des WPC - Profils frei gelegt würden, wodurch Feuchtigkeit aus der Umgebung aufgenommen werde, was sich negativ auf die Beständigkeit der WPC - Dielen auswirke. Denn zum einen schließt dieses Bedenken eine 26 27 28 - 16 - Verwendung gebürsteter WPC - Bodenplatten jedenfalls in Bereichen, in denen Feuchtigkeit üblicherweise nicht auftritt (etwa in Innenbereichen) , nicht aus. Zum anderen ist nichts dafür festgestell t oder vorgetragen, dass die Auffassung der Fachwelt unzutreffend gewesen wäre. Es begründet jedoch regelmäßig ke i- ne erfinderische Tätigkeit, wenn Nachteile, die den Fachmann üblicherweise von einer ihm ohne weiteres zur Verfügung stehenden Maßnahme abhalt en, schlicht in Kauf genommen werden ( BGH, Urteil vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94, GRUR 1996, 857 , 860 - Rauchgasklappe; Urteil vom 25. September 2012 - X ZR 10/10, GRUR 2013, 160 = BlPMZ 2013, 142 Rn. 43 - Kniehebelklem m- vorrichtung) . Soweit die Beklagte si ch in erster Instanz darauf berufen hat, durch die Einstellung geeigneter Parameter beim Extrusionsvorgang bilde das Material eine weitgehend geschlossene Matrix mit trotz Bürsten hoher Dichti g- keit, hat das Patentgericht zutreffend darauf verwiesen, dass s olche Maßna h- men nicht Gegenstand des Patentanspruchs sind und daher einen Patentschutz für ein gebürstetes WPC - Profil mit beliebiger Matrix nicht zu rechtfertigen ve r- mögen. Patentanspruch 1 schließt im Übrigen auch nicht aus, dass die gebür s- tete Oberfläche mit einer vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützenden Oberfläche versehen wird. c) Ob die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der erstmals in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsanträge II und III zulässig ist, nachdem das Patentgericht der Beklagten in beiden Verfahren in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis bereits mitgeteilt hatte, dass der Gegenstand des Patenta n- spruchs 1 nach seiner vorläufigen Auffassung nicht erfinderisch sei, bedarf ebenso wenig der Entscheidung wie die Fra ge, ob die Gegenstände der Hilf s- a n träge II und III ursprungsoffenbart sind , weil auch die Gegenstände dieser Ansprüche jedenfalls nicht patentfähig sind . 29 - 17 - aa) Patentanspru ch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II ist auf die Ve r- wendung der Platte nach Pate ntanspruch 1 , bei der die Oberfläche gebürstet ist und die einen eingefärbten Kunststoff enthält , für Terrassen und Balkone g e- richtet. Was die im Belieben des Fachmanns stehende Einfärbung des Kuns t- stoffs zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könnte, ist nicht ersichtlich. Die Verwendung für Terrassen ist bereits in den Entgegenhaltungen N1 und N2 angesprochen; was die Eignung gebürsteter Oberflächen hierfür anbelangt, so gilt das vorstehend zu 2 Ausgeführte. bb) Hilfsantrag III fügt den Merkmalen des H ilfsantrags I das weitere Merkmal hinzu, dass die Platte als Vollprofil ausgebildet ist. Dabei handelt es sich um eine nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten zu treffende Auswahl aus den beiden dem Fachmann offenstehenden Möglichkeiten, die Platte entweder al s Hohl - oder Vollprofil auszuführen. Entsprechend ist auch bei den in der Streitpatentschrift beschriebenen erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen neben eine r Bodenplatte mit Hohlkammern (Abs. 17, Figuren 1a bis 2b) eine als Vollprofil ausgestaltete Boden platte aufge führt, bei der die Hohlkammer n durch leistenförmige Aussparungen an der Unterseite ersetzt sind, so dass sich der Materialverbrauch und das Gewicht verringern (Abs. 21; Figur 3). 30 31 - 18 - III. Die E ntscheidung über die außergerichtlichen Kosten beru ht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Im Übrigen ist die Kostenentscheidung dem Schlussurteil vorbehalten. Meier - Beck Gröning Grabinski Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.10.2013 - 10 Ni 31/11 (EP) - 32

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