ECLI:DE:BGH:2016:190416UXZR148.11.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 148 /11 Verkündet am: 19. April 201 6 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Zöliakiediagnoseverfahren EPÜ Art. 52 Abs. 1, Art. 56; PatG § 1 Abs. 1, § 4 a) Ein Verfahren zum Nachweis einer bestimmten Antigen - Antikörper - Reaktion (hier: Antikörper gegen Gewebe - Transglutaminase) wird nicht durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen, in der zwa r eine spezifische Immunreaktion (hier: zur Diagnose der Zöliakie) beschrieben wird, jedoch weder Antigen noch Antikörper näher charakterisiert werden. - 2 - b) Der Umstand, dass in einem zusammenfassenden Zwischenbericht (Abstract) über noch nicht abgeschlossen e Forschungsarbeiten zwei Antig e- ne als identifiziert bezeichnet werden, legt es dem an der Entwicklung eines hinreichend spezifischen Immunoassays interessierten Fachmann nicht no t- wendigerweise nahe, sich um die Nacharbeitung der berichteten Fo r- schungserge bnisse zu bemühen. Für die Erfolgserwartung des Fachmanns kann auch von Bedeutung sein, inwieweit ihm die Angaben im Abstract eine Einschätzung der Sachgerechtigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsanlage und - durchführung und der Reproduzierbarkeit der an gegebenen Ergebnisse erlauben . BGH, Urteil vom 19. April 2016 - X ZR 148/11 - Bundespatentgericht - 3 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19 . April 201 6 durch den Vorsitzende n Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Rich ter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Schuster sowie den Richter Dr. Deichfuß für Recht erkannt : Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichti g- keitssenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 2011 abgeändert. Die Klage wir d abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. - 4 - Tatbestand: Die Beklagte n sind Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 912 898 (Streitpatents), das am 14. Juli 1997 unter Inanspruchnahme e iner deutschen Priorität vom 18. Juli 1996 angemeldet worden ist und ein immunologisches Verfahren zur Diagnose oder Therapiekontrolle der Sprue oder Zöliakie betrifft. Das Streitpatent um fasst neun Ansprüche, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet: " Verfah ren zur Diagnose oder Therapiekontrolle der Sprue oder Zöliakie, dadurch gekennzeichnet , dass Antikörper gegen Gewebe - Transglutaminase (tTG) aus Körperflüssigkeiten durch eine Immunreakt i- on mit Gewebe - Transglutaminase (tTG), deren immunreaktiven Seque n- zen oder Analoga nachgewiesen werden, wobei die Immunreaktion nicht mit einem Gewebeschnitt eines tierischen oder menschlichen Gewebes durchgeführt wird. " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents, insbesondere der Patentansprüche 8 und 9, sei nicht so deutlich offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Zudem fehle es an der Patentfähigkeit. Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten und haben das Streitpatent hilf s- weise in der Fassung von fünf Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen wenden sich die Beklagten mit der Berufung, mit der sie den Antrag auf Klageabweisung und die erstinstanzlichen Hilfsanträge weiterverfolgen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. Dr. S . B . , , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündli chen Ve r- hand lung erläutert und ergänzt hat. 1 2 3 - 5 - Entscheidungsgründe: D ie zulässige Berufung der Bekl agten hat auch in der Sache Erfolg . I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Diagnose oder Therapi e- kontrolle der Zöliakie oder Sprue (im Folgenden nu r: Zöliakie) . Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift war für die Diagnose der Zöliaki e und d ie Verlaufskontrolle unter glutenfreier Di ät im Prioritätszei t- punkt die Dünndarm - Biopsie der " Goldstandard " . Zunehmend ge wä nnen aber auch nicht - invasi ve Methoden der Diagnostik an Bedeutung, die auf immunol o- gischen Markern beruhten. Da in den Seren der Zöliaki e - Patienten Antikörper (Immunglobuline) der Klassen A (IgA) und G (IgG) vorkämen, die zum einen ge gen Gliadin und zum anderen gegen ein Autoantige n des En domysiums, e i- nes speziellen Bindegewebe s , gerichtet seien , könnten die Seren im enzymg e- koppelten Immunadsorptionstest ( ELISA ) au f IgG - und IgA - Antikörper gegen G liadin sowie durch indirekte Immunfluoreszenz auf IgG - und IgA - Antikörper gegen Endomys ium getestet werden. Während Antikörper gegen Gli a din nicht spezifisch genug für die Zöliaki e seien, werde für die IgA - Antikörper gegen E n- domysium eine hohe Sensitivi tät und Spezifität berichtet. Für den Immunflu o- reszenz - Nachweis würden jedoch Ösophagussch nitte von Primaten benötigt, was als generelle Screeningmethode zu aufwändig sei, einer subjektiven B e- wertung unterliege und nicht die Erfassung von Zöliaki e - Patienten mit einer IgA - Defizienz erlaube ( Abs . 9 und 13) . Nach den weiteren Ausführungen in der Streitpatentschrift existiert k ein nicht - invasiver, spezifischer, quantitativer, schnell, leicht und kostengünstig durchzuführender Nachweistest für die Zöliakie und deren Therapiekontrolle ( Abs . 14), womit das der Erfindung zugrunde liegende technische P roblem b e- zeichnet ist. 4 5 6 7 - 6 - Um einen solchen Test bereitzustellen, wird i n Patentan spruch 1 in der erteilten Fassung folgende s Verfahren vorge schlagen , das sich in Anlehnung an das angefochtene Urteil wie folgt gliedern lässt : 1. Das Verfahren dient der Diag nose oder zur Therapiekontrolle der Zöliakie . 2. Es werden Antikörper gegen Gewebe - Transglutaminase (tTG) aus Körperflüssigkeiten nachgewiesen . 3. Der Nachweis erfolgt durch eine Immunreaktion mit 3 .1 Gewebe - Transglutaminase (tTG), 3 .2 immunreaktiven tTG - S equenzen oder 3 .3 Analoga 4. Die Immunreaktion wird nicht mit einem Gewebeschnitt eines ti e- rischen oder menschlichen Gewebes durchgeführt. Ein Analogon im Sinne des Merkmals 3.3 ist eine antigene Struktur (etwa eines Po l ypeptids oder Proteins), die mit Rezeptoren von Antikörpern gegen Gewebe - Transglutaminase aus Körperflüssigkeiten eine Immunreaktion eingeht und diese dadurch nachweist. D ie s erschließt sich dem Fachmann, als der - in Übereinstimmung mit den Ausführungen im angefochtenen Urteil - ein prom o- vierter Diplom - Chemiker der Fachrichtung Biochemie, ein promovierter Diplom - Biomechaniker oder ein promovierter Biologe mit jeweils besonderen Kenntni s- sen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Immunologie sowie auf dem Gebiet der Aufarbeitung von Proteinen a nzusehen ist, der mit der Entwicklung von I m- muntests oder von Immunreagenzien befasst und vertraut ist, wenn er sich vor Augen führt, dass in den anderen beiden Varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens die Anti - tTG - Antikörper aus Körperflüssigkeit durch eine Immunr e- aktion mit Gewebe - Transglutaminase oder deren immunreaktiven Sequenzen nachgewiesen werden. Entsprechend muss ein Analogon solcher Sequenzen 8 9 - 7 - nach der dritten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens gleichfalls über diese Eigenschaft verfügen. Dieses Verständnis von Patentanspruch 1 wird g e- stützt durch die Beschreibung des Streitpatents, wonach als tTG - Analoga alle antigenen Strukturen verstanden werden, die mit Antikörpern gegen Gewebe - Transglutaminase eine Immunreaktion eingehen wie z.B. synt hetische Peptide ( Abs . 20). II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents für nicht p a- tentfähig erachtet und seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Bei der Bewertung der Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens komme es aus Sicht des Fachmanns nicht auf die enzymatische Funktion oder die Herkunft der eingesetzten Reagenzien an, sondern entscheidend sei allein die immunologische Fähigkeit des Reagenzes, mit den im Serum von Zöliakie - Patienten vorhandenen, gegen Gewebe - Transglutaminase gebildeten Antikö r- pern einen detektierbaren Immunkomplex zu bilden. Demnach seien unter An a- loga der Gewebe - Transglutaminase alle antigenen Strukturen bzw. diese en t- haltenden Stoffe (Peptide und Proteine) zu verstehen, die mit Anti - tTG - Anti körpern jedweder Herkunft eine Immunreaktion einzugehen bzw. einen I m- munkomplex zu bilden vermöchten. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents fehle danach die Neuheit. Bereits durch die Veröffentlichung von Mäki, Hällström und Marttinen ( " Reaction of human non - collagenous polypept i- des with coeliac disease autoantibodies " ; The Lancet 338 [1991], 724 f. K3) und die weitere Veröffentlichung der Autoren Marttinen und Mäki ( " Purification of Fibroblast Derived Celiac Disease Autoantigen Molecules " ; Pediatric Res e- arch 34 [1993], 420 - 423 K4) werde das erfindungsgemäße Verfahren vorwe g- genommen. In der Entgegenhaltung K3 seien gereinigte, nicht von Kollagen stammende Polypeptide aus Fibroblasten fötalen Lungengewebes bes chrieben, die spezifisch mit Autoantikörpern von Zöliakie - Patienten reagierten. Diese 10 11 12 - 8 - autoantigenen Polypeptide bänden spezifisch an Autoantikörper gegen Retic u- lin (ARA) und Endomysium (EMA). Die damit in K3 beschriebene Immunko m- plexbildung stelle ein imm undiagnostisches Verfahren zur Bestimmung der Z ö- liakie dar. Ebenso seien in der K4 aufgereinigte autoantigene Polypeptide der Zöliakie aus Humanfibroblasten beschrieben, die aufgrund ihrer immunolog i- schen Funktion an IgA - Antikörper aus Serum von Zöliakie - P atienten bänden. Bei den in der K3 und K4 offenbarten Polypeptiden handele es sich jedenfalls um tTG - Analoga. Denn das Vorliegen korrelierender Testergebnisse, die mit endomysialen Gewebeschnitten einerseits und isolierten Autoantigenen der Zöliakie andere rseits erhalten würden, bedeute nichts anderes als das Vorli e- gen oder Nicht - Vorliegen von IgA - und/oder IgG - Antikörpern gegen Gewebe - Transglutaminase. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 werde auch durch die - lediglich für die Neuheitsprüfung nach Art . 54 Abs. 3 EPÜ heranzuziehende - deutsche Offenlegungsschrift 195 20 480 (K5) offenbart. In der K5 werde ein ELI SA zur Diagnose der Zö l iakie durch den Nachweis von Antikörpern in Körperflüss igke i- ten beschrieben. A ls immundiagnostische Reagenzien würden an tigene P o- lypeptide aus Affendünndarm, aus Rattenleber und/oder aus Schafslunge und damit keine Gewebeschnitte eingesetzt, wobei das Vorkommen der von diesen Antigenen spezifisch gebundenen Antikörper mit der Gegenwart von Anti - E n domysium - Antikörpern korrel iere. Das bedeute nichts anderes als das Vo r- liegen oder Nicht - Vorliegen von IgA - und/oder IgG - Antikörpern gegen tTG, d e- ren immunreaktive Sequenzen und Analoga in den untersuchten Körperflüssi g- keiten, unabhängig davon, wie dieser Vergleich zwischen endomy se alem G e- webe und daraus isolierten Autoantigenen durchgeführt werde. Das erfindungsgemäße Verfahren sei auch nicht neu gegenüber dem u.a. auf die Erfinder zurückgehenden Abstract von Dieterich et al. (Gut, 4th United European Gastroenterology Week, 17 - 2 1 September 1995, A 76 f., A b- stract 773 K6). Die K6 betreffe bereits ausweislich ihres Titels die Charakter i- 13 14 - 9 - sierung von Autoantigenen der Zöliakie mit dem Ziel des Nachweises der gegen diese Antigene aus extrazellulärer Gewebematrix (Extracellular Matrix - ECM) von Endomysium gerichteten Antikörpern von Zöliakie - Patienten. Im Einzelnen seien aus der h umanen Fibrosarkom - Zelllinie HT - 1080 zwei native Antoantig e- ne der Zöliakie mit Molekulargewichten von 90 und 300 kD a nach Immunpräz i- pitation mit IgA - Antikörp ern aus Seren von Zöliakie - Patienten isoliert und tei l- weise charakterisiert worden. Die dabei verwendete Immunpräzipitation von IgA - Antikörpern mit Kult urmedium sowie Zelllysat von HT - 1080 habe sämtliche Arbeitsschritte einer Immunreaktion und damit eines diagnostischen Verfahrens umfasst. Die 90 - kD a - Bande wie auch die 300 - kD a - Fraktion hätten zumindest ein autoantigenes Protein der Zöliakie aufgewiesen, das mit gegen Endomys i- um bzw. die extrazelluläre Gewebematrix gerichteten Antikörpern von Zöliakie - Patien ten eine Immunpräzipitation eingehe und damit in seiner immunolog i- schen Funktion mit der im Endomysium lokalisierten Gewebe - Transglutaminase korreliere. Selbst wenn das erfindungsgemäße Nachweisverfahren in den Entg e- genhaltungen K3, K4 und K6 nicht vol lständig offenbart sein sollte, sei es jede n- falls durch diese Schriften nahegelegt worden. Der Fachmann habe Anlass g e- habt, jede dieser Veröffentlichungen als Ansatzpunkt zur Lösung der Aufgabe zu wählen, einen nicht - invasiven, spezifischen, schnellen und kostengünstigen immunologischen Test zum Nachweis der Zöliakie bereitzustellen, weil die Schriften jeweils konkret auf die Diagnostik der Zöliakie in Korrelation zu end o- mysialen Gewebeschnitten als Reagenz Bezug nähmen. Das gelte auch für die K6, weil sich schon aus deren Überschrift nicht nur die Charakterisierung der Autoantigene der Zöliakie, sondern auch die immunologische Relevanz für die Diagnostik der Zöliakie erkennen lasse. Ausgehend von der Bezugnahme in dem Abstract auf die Zöliakie - Diagnose anha nd des Nachweises von Endom y- sium mittels entsprechender Gewebeschnitte als diagnostischen Reagenzes habe der Fachmann auch deshalb Anlass gehabt, die K6 als Ausgangspunkt 15 - 10 - seiner Arbeit an einem Immuntest für Zöliakie zu wählen und gerade diese be i- den Antig ene dabei als Reagenzien zum Nachweis spezifischer Antikörper in den Körperflüssigkeiten von Zöliakie - Patienten in Betracht zu ziehen, weil es sich bei HT - 1080 um eine schnell wachsende, öffentlich verfügbare und sta n- dardisierte Zelllinie handele. Ausgehen d von den Angaben in der K6 gelinge dem Fachmann nicht nur die Anzucht von Human - Fibroblasten der Zell linie HT - 1080 , sondern auch die Aufreinigung der beiden in K6 identifizierten Prote i- ne mit autoantigenen Eigenschaften. Es habe auf der Hand gelegen, die se Pr o- teine in einem üblichen immunologischen Verfahren wie einem ELISA mit Pat i- entensera zu r Diagnose der Zöliakie einzusetzen. Die Nacharbeitung der Lehre der K6 zur Bereitstellung beider dort ident i- fizierter autoantigener Proteine bereite dem Fachma nn keine Pro bleme. Dies gelte auch für die Durchführung der Immunpräzipitation. Eine Präferenz für eine der beiden üblichen Methoden der Immobilisierung von Antikörpern (durch Aff i- nitätsbindung oder durch kovalente Bindung) gehe aus der K6 nicht hervor, d eshalb auch nicht zwingend eine Präferenz für eine Affinitätsbindung über S e- pharose - Protein A. Die Wahl und selbst eine gegebenenfalls notwendige Durc h- führung mit nach beiden Methoden immobilisierten IgA - Antikörpern überfordere den Fachmann, der das Ziel d urch Vergleichstests stets überprüfbar vor Augen habe, nicht . Auch das Vorliegen zweier Proteine mit autoantigenen Eigenscha f- ten stelle den Fachmann nicht vor Schwierigkeiten, weil beide in der K6 einde u- tig beschrieben und unterschiedlich lokalisiert seien . Im Gutachten des italien i- schen Gerichtssachverständigen Dr. C . G . aus einem de n itali e- nischen Anteil des Streitpatents betreffenden, vor dem Tribunale di Roma g e- führten Patentstreitverfahren sei demgegenüber das Wissen und Können d es Fachmanns deutlich zu niedrig angesetzt. III. Die Beurteilung des Patentgerichts hält der Nachprüfung im Ber u- fungsverfahren nicht stand. 16 17 - 11 - 1. Die Verfahrenslehre aus Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ist neu. a) Sie wird nicht durch die K 3 und die K4 vorweggenommen. In der K3 werden zwar sechs gereinigte, aus Fibro b lasten fötalen Lungengewebes sta m- mende, nicht kollagene Polypeptide mit einem Molekulargewicht von 18,5 bis 37 kD a beschrieben, die spezifisch mit Autoantikörpern von Zöliakie - P atienten reagieren . E s wird jedoch nicht offenbart, dass es sich bei diesen Polypeptiden um Gewebe - Transglutaminase oder immunreaktive Sequenzen der selben ha n- delt. Infolgedessen ist der Entgegenhaltung auch nicht zu entnehmen, dass die mit ihrem Molekularg ewicht identifizierten Polypeptide Epitope aufweisen, die mit Rezeptoren von Anti - tTG - Antikörpern eine Immunreaktion eingehen. Gle i- ches gilt für die vier in der K4 beschriebenen, aus fötalem Lungengewebe stammenden, nicht kollagenen und gereinigten Polypep tide mit Molekularg e- wichten von 17 bis 39,5 kD a . Bei diesen konnte ebenfalls eine spezifische R e- aktion mit Autoantikörpern von Patienten mit Zöliakie festgestellt werden, ohne dass die Entgegenhaltung einen Hinweis darauf enthäl t, dass es sich bei den Poly peptiden gerade um Gewebe - Transglutaminase , immunreaktive Seque n- zen derselben oder antigene Strukturen handelt, die mit Anti - tTG - Antikörpern immunologisch reagieren. Zudem wird in keiner der beiden Vorveröffentli chu n- gen ein Verfahren offenbart, das der Dia gnose oder der Therapiekontrolle der Zöliakie dient. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts genügt es für eine Vorwe g- nahme der erfindungsgemäßen Lehre nicht, dass die aufgefundenen Polypept i- de immunreaktive tTG - Sequenzen oder Analoga umfasst haben m ögen. Denn Patentanspruch 1 ist nicht auf die Gewebe - Transglutaminase, immunreaktive Sequenzen derselben oder Analoga gerichtet, sondern auf ein Verfahren, bei dem Antikörper gegen Gewebe - Transglutaminase nachgewiesen werden. Ein Verfahren zum Nachweis von Antikörpern gegen Gewebe - Transglutaminase wird jedoch nicht offenbart, wenn weder Antigen noch Antikörper identifiziert 18 19 20 - 12 - sind und daher nicht Anti - tTG - Antikörper nachgewiesen werden, sondern nur eine zöliakiespezifische Immunreaktion aufgezeigt wird. b ) Die Verfahrenslehre aus Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung geht auch nicht aus der K5 hervor, die nach Art. 54 Abs. 3 EPÜ für die Ne u- heitsprüfung zu berücksichtigen ist. Danach wird zwar ein Test zur Diagnose von Zöliakie anhand der Bestimmung von Antikörpern in Seren von Patienten mit Zöliakie vorgeschlagen, bei dem als immundiagnostische Reagenzien ant i- gene Polypeptide aus Affendünndarm, aus Rattenleber und/oder aus Schaf s- lunge verwendet werden. Auch di e K5 offenbart jedoch nicht, dass es sich be i diese n Polypeptide n um Gewebe - Transglutaminase , immunreakti ve Sequenzen dersel ben oder antigene Strukturen handelt , die mit Anti - tTG - Antikörpern i m- munologisch reagieren. c) Da s erfindungsgemäße Verfahren ist schließlich auch neu gege n- über der u.a. auf die Erfinder des Streitpatents zurückgehende n Zusammenfa s- sung (Abstract) K6 . In der K 6 wird zwar angegeben, dass unter Verwendung der mesenchymalen humanen Zelllinie HT - 1080 und mittels Immunopräzipitat i- on zwei native Au toantigene der Zöliakie mit einem s cheinbaren Molekularg e- wicht von 90 kDa ( z ellassoziiert) und von 300 kD a (ins Medium freigesetzt) identifiziert worden seien . Die Proteine werden jedoch nicht näher charakter i- siert, und es wird kein Verfahren aufgezeigt , welches der Diagnose oder Ther a- pieko ntrolle der Zöliakie dient. Es bleibt damit offen, ob eines der beiden als " identifiziert " bezeichneten Autoantigene zur Herbeiführung einer Immunreakt i- on im Rahmen eines solchen Diagnose - oder Therapiekontrollverfahren s g e- eignet ist. 2. Die Verfahrens lehre a us Patentanspruch 1 beruht auch auf einer e r- finderi schen Tätigkeit, weil sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. 21 22 23 - 13 - a) Dem Patentgericht kann nicht in der A nnahme beigetreten werden, der Fachmann, der zum Prioritätszeitpu nkt bestrebt war , einen nicht - invasiven, spezifischen und empfindlichen Nachweistest für die Zöliakie zu entwickeln, habe die K6 als Ausgangspunkt für seine Arbeiten gewählt . Verhandlung und Beweisaufnahme haben keine hinreichende Anha ltspunkte dafür erbracht, dass der Fachmann Anlass hatte, seine Bemühungen in der Erwartung, die in dem Abstract berichteten Ergebnisse nacharbeiten zu können und auf diese Weise ein für die Entwicklung eines Nachweisverfahrens geeignetes Autoantigen in di e Hand zu bekommen (vgl. z ur hinreichend begründeten Erfolgserwartung als Kriterium für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 X ZR 98/09, GRUR 2012, 803 Rn. 46 Calcipotriol - Monohydrat ) , auf die Identifizierung der in der K6 nur mit ihrem Molekulargewicht bezeichn e- ten Proteine zu richten . (1) Der Abstract bemerkt einleitend, dass die molekularen Mechanismen noch immer unbekannt seien, obwohl Gliadin offensichtlich bei der Pathogen e- se von Zöliakie beteiligt sei. Auße rdem scheine Zöliakie mit intestinalen T - Zell - Lymphomen assoziiert zu sein. Das Serum unbehandelter Patienten enthalte IgG - und IgA - Antikörper, die mit der extrazellulären Matrix (ECM) normaler menschlicher Zellen reagierten. Für die Zöliakiediagnose würde n Antikörper gegen Endomysium, Retikulin und Gliadin durch indirekte Immunfluoreszenz oder ELISA nachgewiesen. Insbesondere der IgA - Endomysium - Antikörper sei hochsensitiv und stehe in Beziehung zu den aktiven Zöliakiephasen. Bis jetzt seien jedoch die Ziel antigene nicht identifiziert worden, möglicherweise, weil sie durch Western - Blot - Verfahren nicht nachweisbar seien. Insoweit wird der Stand der Technik wiedergegeben, wie er dem Fachmann insbesondere aus den En t- gegenhaltungen K3 und K4 bekannt war. (2) In dem Abstract wird sodann berichtet, dass z um Zweck d er Identif i- zierung der ECM - Antigene HT - 1080 - Zellen von menschlichem Fibro sarkom mit S - Methionin metabolisch markiert und das Kulturmedium sowie das Zelllysat mit 24 25 26 - 14 - IgA - Antikörpern von Zöliakie - Patienten immunopräzipitiert worden seien . Bei der SDS - PAGE/Autoradiographie seien zwei Proteine mit einem scheinbaren Molekulargewicht von 90 kD a (zell - assoziiert) und einem Molekulargewicht von 300 kD a (ins Medium freigesetzt) identifiziert worden. Ausreiche n de M engen der Proteine würden gegenwärtig isoliert, um Informationen zur Primärsequenz zu erhalten. Als Schlussfolgerung wird wiedergegeben, dass unter Verwendung der mesenchymalen humanen Zelllinie HT - 1080 und mittels Immunopräzipitat i- on zwei native Autoantig ene der Zöliakie identifiziert worden seien . (3) Die Entgegenhaltung K6 enthält damit zwar die Behauptung, es sei nunmehr gelungen, zwei native Autoantigene der Zöliakie zu identifizieren. Der Fachmann erhielt aus dem Abstract jedoch keinerlei nähere I nformationen, au f- grund dere r er abschätzen konnte, ob diese Behauptung tatsächlich zutraf (was objektiv nicht oder nur zum Teil der Fall war, da sich später zeigte, dass es sich bei einem der beiden vermeintlichen Autoantigene der Zöliakie um Fibronectin h andelte). Da ausgeführt wird, gegenwärtig würden zur Bestimmung der Pr i- märsequenz ausreichende Mengen der Proteine isoliert, wird unmittelbar deu t- lich, dass von einer Identifizierung zweier nativer Autoantigene im strengen Sinne noch keine Rede sein konnte ; der gerichtliche Sachverständige spricht in seinem schriftlichen Gutachten dementsprechend anschaulich davon, die Aut o- ren lehnten sich mit dieser Bemerkung " sehr weit aus dem Fenster " . In dem offenbar gemeinten weiteren Sinne war die Identifizierung von zöliakiespezif i- schen Antigenen jedoch auch bereits in der K3 und in der K4 ( " We have ident i- fied extracellular matrix noncollagenous protein molecules that specifically react with CD patient sera IgA " , K4 S. 420 l i . Sp. ) berichtet worden, ohne dass bi s- lang tatsächlich solche Antigene näher charakterisiert worden wären. (4) Dieser Umstand wiegt um so schwerer, als der K6, ihrem Charakter als Abstract und eine Art " Zwischenbericht " über die nach Einschätzung der Autoren bisher erzielten Ergebnisse entsprec hend , keinerlei Einzelheiten über Anlage und Durchführung der Untersuchungen zu entnehmen waren. Der " Zw i- 27 28 - 15 - schenbericht " konnte demgemäß auch nicht Gegenstand einer kritischen Pr ü- fung auf die Wahrung wissenschaftlicher Standards gewesen sein, wie sie bei ein er " Originalarbeit " zu erwarten war, und aus dem Umstand, dass ein verhe i- ßungsvolles Ergebnis angekündigt wurde, war mithin nicht zu schließen, dass sich dieses Ergebnis tatsächlich verifizieren ließ. Der Fachmann, der die Ve r- fahrensschritte nacharbeiten w ollte, hätte zudem die konkreten Bedingungen für Versuchsaufbau und Durchführung erst selbst festlegen und damit das Risiko eingehen müssen, auch aufgrund abweichender Bedingungen zu anderen E r- gebnissen zu gelangen, als sie in der K6 genannt werden. Hin zu kommt, dass der Abstract auch hinsichtlich der Ergebnisse der durchgeführten Verfahren nur wenige Informationen enthält. Weder ist die e r- wähnte Autoradiographie des immunpräzipitierten Zelllysats aus HT - 1080 - Zellen nach der Trennung durch Gelelektrophor ese in der K6 wiedergegeben, noch enthält d er Abstract nähe re Angaben zur Reaktivität der Antigene mit den Seren von Zöliakie - P atienten . Zudem fehlen Angaben , ob die angegebene R e- aktivität der Proteine mit einem Molekulargewicht von 90 und 3 0 0 kDa mit Zöl i- akie seren durch fehlende Reaktivität mit Seren von gesunden Erwachsenen oder Patienten mit anderen Erkrankungen validiert wurde. (5) Bei der in der K6 zur Identifizierung der Ziel - Antigene vorgeschlag e- nen Immun präzipitation des aus der HT - 1080 - Zelllini e gewonnene n Zell l y sat s mit IgA - Antikörpern von Patienten mit aktiver Zöliakie war für den Fachmann aufgrund der Polyklonalität der Patientenseren zudem nicht absehbar, ob er die Ziel - Antigene mit hinreichend gesicherter Aussicht auf Erfolg und in erforder l i- chen Mengen reprodu zier en konnte. Da polyklonale Seren anders als ein def i- nierter monoklonaler Antikörper in der Regel gegen verschiedene Epitope g e- richtet sind, musste er vielmehr mit einer je nach Patient unterschiedlichen Bandbreite an Reaktivität en oder gegebenenfalls Kreuzreaktivi täten rechnen. Es war da her nicht unwahrscheinlich , dass bei Nacharbeitung des in der K6 nur allgemein beschriebenen Verfahrens mehr als ei n Protein mit 90 oder 300 kD a 29 30 - 16 - präzipitiert wer den würde oder - mit anderen Worten auch ganz andere Ant i- gene als die Zielantigene erhalten würden, zumal durch die in der K6 vorg e- schlagene Gelelektrophorese gerade auch sehr gerin ge Me ngen präzipitiertes Protein er fasst werden konnt en. Dieses Risiko wurde nicht dadurch ausg e- schlossen, d ass die beiden Zielantigene in der K6 mit ihrem Molekulargewicht von 90 und 300 kDa charakterisiert werden , weil derartige Gewichtsan gaben als alleiniges Kriteri um nicht hinreichend sind , um Protein e sicher zu identifizieren. (6) Gegen die Annahme, die Entgegenhaltung K6 habe dem Fachmann eine hinreichend begründete Erfolgserwartung vermittelt, spricht vor diesem Hintergrund weiter, dass in der K6 nicht begründet wird, weshalb als Au s- gangsmaterial, aus dem die Autoantigene gewonnen worden sein sollen, ke in gesundes humanes Gewebe gewählt wurde, sondern die Zelllinie HT - 1080 von menschlichem Fibrosarkom, die zum Prioritätszeitpunkt bereits über 20 Jahre alt war. Nach den überzeugenden Erläuterungen des gerichtlichen Sachverstä n- digen war für den Fachman n, der einen spezifischen und sensitiven Test zur Diagnose der Zöliakie durch Immunreaktion entwickeln wollte, die Auswahl des richtigen Ausgangsmaterials (Ressource) zur Gewinnung des für einen Bioa s- say benötigten Antigens von großer Bedeutung. Dabei bot es sich für ihn primär an, humanes Gewebematerial zu wählen, das idealer - , aber nicht notwendige r- weise aus Dünndarmproben stammt. Entsprechend wird auch in wissenschaftl i- chen Veröffentlichungen aus den letzten fünf Jahren vor dem Prioritätstag des Streitpa tents humanes Gewebe als Ressource für die Immunreaktion mit Aut o- antikkörpern von Zöliakie - Patienten verwendet, wie in den Publikationen von Mäki/H ä llström und Marttinen sowie Marttinen und Mäki (K3 und K4) fötales Lungengewebe und in einem Untersuchungsbe richt von Volta et al. ( " IgA anti - endomysial antibodies on human umbilical cord tissue for celiac disease scree n ing. Save both money and monkey " , Digestive diseases and sciences. 1995, 1902 ff.; vgl. auch Streitpatent, Abs. 9) humane Nabelschnüre. Lediglic h 31 32 - 17 - in der vor der Priorität des Streitpatents angemeldeten, aber nicht veröffentlic h- ten deutschen Offenlegungsschrift K5 wird die Verwendung von Affendünndarm vom Rhesusaffen oder Orang - Utan, von Rattenleber oder Schafslunge vorg e- schlagen. Zwar handelt es s ich auch bei den in der K6 für die Immunreaktion mit IgA - Antikörpern ausgewählten HT - 1080 - Zellen von Fibrosarkom um hum a- nes Zellmaterial. Gegen deren Verwendung sprach jedoch, dass es Tumorze l- len sind und der Fachmann auf derart veränderte Zellen als Ausga ngsmaterial für das Zielantigen zum immunologischen Nachweis von Zöliakie nur dann z u- rückgegriffen hätte, wenn sichergestellt gewesen wäre, dass mit der Tumore i- genschaft der Zellen - im Vergleich zu gesundem humanen Gewebe - keine Komplikationen im Hinblic k auf die angestrebte Immunreaktion zu erwarten w a- ren. Dass dies, etwa durch entsprechende Testverfahren (vgl. die Nachverö f- fentlichung Dieterich, Ehni, Bauer, Donner, Volta, Riecken und Schuppan in Nature Medicine 1997, 797, l i . Spalte, letzter Abs. - K83 ) überprüft worden war, ergab sich für den Fachmann jedoch weder aus allgemeinen fachlichen Erw ä- gungen noch aus der K6 selbst, in der die Auswahl von HT - 1080 - Zellen von Fibrosarkom als Ressource nicht begründet wird. Bedenken gegen die Verwe n- dung von HT - 10 80 - Zellen als Ausgangsmaterial folgten auch daraus, dass es sich zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents um eine über 20 Jahre alte Zelll i- nie handelte, die bereits vielfach passagiert worden war. Der demgegenüber mit der humanen Fibrosakom - Zelllinie HT - 1 080 verbundene Vorteil, dass aufgrund der Proliferationsfähigkeit der Zelllinie potentiell eine beliebig große Zellmenge für eine Sequenzierung der isolierten und aufgereinigten IgA - reaktiven Antigene zur Verfügung stand, fiel für die Auswahlentscheidung s olange nicht ins G e- wicht, wie deren grundsätzliche Eignung für eine Reaktion mit IgA - Antikörpern in Patientenserum nicht hinreichend geklärt war, und hierzu konnte der Fac h- mann der K6 nichts entnehmen. Das Fehlen einer Begründung für die Entscheidung, HT - 1080 - Zellen als Ausgangsmaterial zu wählen, wurde auch nicht dadurch kompensiert, dass u n- 33 - 18 - ter den sechs als Autoren der K6 aufgeführten Wissenschaftler n an vierter Ste l- le Umberto Volta genannt ist , der bereits als Koautor des (oben genannten) im Jahre 19 95 veröffentlichten Untersuchungsberichts sowie einer Vielzahl von weiteren Publikationen auf diesem Gebiet in Erscheinung getreten war. Auch wenn Professor Volta, wie die Klägerin vorträgt, zum Prioritätstag des Streitp a- tents einer der weltweit führenden Meinungsbildner auf dem Gebiet der Imm u- nologie von Zöliakieerkrankungen gewesen sein mag , wäre es doch aus fachl i- cher Sicht rein spekulativ gewesen, aus seiner Nennung als Koautor des Abstracts Schlüsse auf die Verlässlichkeit der dort berichteten Ergebnis se zu ziehen. (7) Ge gen die Wahl der K6 als Ausgangsp unkt für die Entwicklung eines immunr eaktiven Verfahrens zum Nachweis von Zöliakie s prach schließlich auch , dass dem Fachmann aus damaliger Sicht mit der K3/K4 ein vergleich s- weise aussichtsrei cher Ans atz zur Verfügung stand . I m Abstract der K4 wird (unter Bezugnahme auch auf die Ergebnisse der K3) davon berichtet, dass in s- ge samt elf gereinig te und mit ihrem Molekulargewicht bestimmte Autoantigen - Polypeptide aus der nicht - kollagenen Matrix - Zone von föta lem Lungengewebe " entdeckt " worden seien , die mit IgA - Serum von Zöliakie - Patienten reagiert h ä t- ten . Damit wurden zwar auch in der K3/K4 IgA - Seren verschiedener Zöliakie - Patienten für die Immunpräzipitation eingesetzt , so dass die Reprodu zierbarkeit von Aut oantigenen in hinreichender Menge und Reinheit aufgrund der Polykl o- nalität genauso wenig abschätzbar war wie bei der K6. Gegenüber der K6 ha t- ten die K3/K4 je doch den Vorzug , dass nicht kan zerogen verändertes humanes Gewebe als Ausgangsmaterial gewählt wurd e. In der K3/K4 wird zudem das Verfahren zur Identifizierung der Autoantigene konkret in seinen ein zelnen Schritten (vgl. i n K4, S. 420 r e . S p. unter " Materials and Methods " ) und Erge b- nissen ( K4, S. 421 unter " Results " ; zur Reaktivität der 11 " entdeckten " Autoa n- tigen - Polypeptide vgl. auch K4, Figuren 3 und 4 ) beschrie ben . Auch lässt sich der K4 entnehmen, dass die antigene Spezifität der Polypeptide durch ELISA 34 - 19 - unter Verwendung von zehn Kindern mit unbehandelter Zöli a kie und zehn Tes t- personen ohne Zöliakie bestätigt worden seien (K4, S. 422, l i . Sp. vorletzter vollständiger Abs.). Alle diese Angaben erleichterte n dem Fachmann nicht nur die praktische Nacharbeitung der beschriebenen Verfahren , sondern vermitte l- te n ihm auch eine größere Si cherheit , d ass er d ie Verfah ren erfolgreich würde nacharbeiten können . D ie eher kleine Zeitspanne von zwei Jahren zwischen der Veröffentlichung der K4 im Jahr 1993 und der K6 im Jahr 1995 stand dieser E rfolgse rwar tung nicht entgegen, zumal der Prioritätstag des Streitpatents n ur ein knappes Jahr später liegt. Die rechtliche Verfügbarkeit des in der K3/ K4 offenbarten Ausgangsm a- terials (fötales Lungengewebe) wurde durch die 1991 veröffentlichten " Richtl i- nien zur Verwendung fetaler Zellen und fetaler Gewebe " der zentralen Komm i s- sion der Bundesärztekammer zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Repr o- duktionsmedizin, Forschung an menschlichen Embryonen und Genthera pie nicht ausgeschlossen . Die Richtlinien se hen zwar in Nr. 4.8 vor, dass exper i- mentelle Forschungen und Heilversuche , die Untersuchungen an oder mit fe t a- len Zellen oder fetalen Geweben zum Gegenstand haben, einer öffentlich - rechtlichen Ethikkommission zur Beurteilung vorgelegt werden müssen u nd die Ethikkommission sich unter anderem zu vergewissern hat, dass die gewünsc h- ten Erkenntnisse nicht auf eine andere Weise gewonnen werden können ( Deu t- sches Ärzteblatt 88, Heft 48, 28. November 1991, A - 4296, A - 4298, Nr. 4.8 K81 ). Diese Voraussetzungen sind jedoch im vorliegend en Fall nicht gegeben, weil der Fachmann aus damaliger Sicht den in der K6 allgemein beschriebenen An satz für ein Verfahren zur Diagnose von Zöliakie als weniger erfolgverspr e- chend angesehen hat als den, der in der K3/ K4 aufgezeigt wurde. b) Ausgehend von der K3/ K 4 war die Lehre aus Patentanspruch 1 des St reit patents nicht naheliegend. Nach diesen Entgegenhaltungen wurde aus fötalem Lungengewebe ein Proteinkomplex synthetisiert und sekretiert, der mit IgA von Zöliakie - P atienten reagiert und daraus insgesamt elf Monokomp o ne n- 35 36 - 20 - ten - Polypeptide mit einem Molekula rgewicht von 17 bis 39,5 kDA identifiziert, die mit IgA aus Serum von Kindern mit Zöliakie reagierten (K4 , S. 420, l i . Sp.). Eine Anregung, nach Gewebe - Transglutaminase, einer Sequenz derselben o- der einem Analogon zu forschen, war dem nicht zu entnehmen . Z udem wird in der K4 im Hin blick auf eine wissenschaftliche Vorveröffentlichung ausgeführt, dass das dort beschriebene, aus einem seltenen Hauttumor extrahierte epith e- liale, extrazelluläre 90 - kD a - Glycoprotein nicht das Anti gen zu sein scheine , das durch Ant i - R etikulin - Antikörper (ARA) erkannt werde (K4, S. 422, r e . Sp. unten). Zwar ergibt sich daraus keine Aussage zur Reaktivität des Proteins mit Anti - E ndomysium - Antikörper. Eine Motivation in diese Richtung zu forschen, folgt e daraus aber auch nicht. Vielmeh r wurde der Fachmann durch die K3/ K4 allein dazu veranl asst, seine Forschung auf die elf identifizierten Monokomponenten - Polypeptide mit den genannten Molekulargewichten von 17 bis 39,5 kD a ausz u- richten. IV. Ohne Erfolg macht d ie Klägerin ferner gelten d , der Gegenstand der Patentansprüche 8 und 9 sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen k önne . Nach der Rechtsprechung des Senats ist es hinreichend, wenn dem Fachmann ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der Erf indung offenbart wird (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 36 Polymerisierbare Zementmischung; Urteil vom 10. November 2015 X ZR 88/13, Rn. 24). Dies ist hier hinsichtlich der Patentansprüche 1 bis 7 der Fall, da dem Fachmann in der Beschreibung des Streitpatents ein Protein mit der enzymatischen Funktion einer Transglutaminase aus dem Lebergewebe eines Meerschweinchens offenbart wird, das erfolgreich als Reagenz in einem immunologischen Verfahren zur Diagnose und Verlaufskontr olle der Zöliakie eingesetzt wurde (Abs. 46 ff.), wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat. Die Beschreibung hat den Fachmann zudem in die Lage versetzt, mittels im Handel erhältlicher Gewebe - Transglutaminase aus Meerschweinchen ein oral 37 38 - 21 - zu verabreich endes Mittel zur Behandlung von Patienten mit Zöliakie bereitz u- stellen bzw. zu verwenden, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend hinsich t- lich der Patentansprüche 8 und 9 ausgeführt hat. Dem Fachmann war es damit zudem möglich, immunreaktive tTG - Sequenz en und Analoga für ein Verfahren zur Diagnose und Therapiekontrolle von Zö liakie und auf ihre Eignung als or a- les pharmazeutisches Mittel zu deren Behandlung hin zu untersuchen. V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO. Mei er - Beck Grabinski Hoffmann Schuster Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.06.2011 - 3 Ni 10/10 (EU) - 39
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