BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILX ZR 151/99Verkündet am: 18. Februar 2003MayerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein der Patentnichtigkeitssache - 2 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-handlung vom 18. Februar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullisund die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorffür Recht erkannt:Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nich-tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. Juni 1999 abge-ändert:Das Patent 36 37 393 wird für nichtig erklärt.Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits einschließlichder durch die Streithilfe verursachten Kosten.Von Rechts wegen - 3 -Tatbestand: Die Beklagten waren bei Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens eingetra-gene Inhaber des am 3. November 1986 unter Inanspruchnahme der innerenPriorität einer Patentanmeldung vom 19. Februar 1986 angemeldeten deut-schen Patents 36 37 393 (Streitpatents), das seither auf den Erstbeklagten alsalleinigen Inhaber umgeschrieben worden ist. Das Streitpatent betrifft "Verfah-ren und Vorrichtung zur Abfallkompostierung" und umfaßt die Verfahrensan-sprüche 1 bis 8 sowie die Vorrichtungsansprüche 9 bis 24; die Patentansprüche1 und 9 lauten:"1.Verfahren zur Kompostierung von Hausmüll oder hausmüllähn-lichen Abfällen, wobei durch eine dem mikrobiellen Wachstumangepaßte Luftzuführung ohne Bewegung der Abfälle zunächstdie biologisch leichter zersetzbaren organischen Bestandteileder Abfälle abgebaut werden, dadurch gekennzeichnet, daß dieKompostierung durch Trocknung dann zum Stillstand gebrachtwird, wenn die biologisch leichter zersetzbaren organischenBestandteile der Abfälle abgebaut worden sind. 9.Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem dervorhergehenden Ansprüche, bestehend aus einem Kanal mitluftdurchlässigen mobilen Bodenplatten (1), unter denen Luft-kastenräume (6) mit je einem Lufteinlaß zur Luftzuführung an-geordnet sind." - 4 -Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 und 9rückbezogenen Patentansprüche 2 - 8 und 10 - 24 wird auf die Patentschriftverwiesen.Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Siehat geltend gemacht, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht ausführbarund nicht patentfähig sei, weil er sich für den Fachmann in naheliegender Wei-se aus dem Stand der Technik ergeben habe. Hierzu hat sie sich auf verschie-dene Patentveröffentlichungen, Aufsätze und Berichte sowie ein Angebot ausdem Jahr 1983 gestützt; wegen der Einzelheiten wird auf das angefochteneUrteil verwiesen. Die Beklagte hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassungverteidigt. Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehrenweiter. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen. Die im Berufungsver-fahren auf Klägerseite beigetretene, aus dem Streitpatent wegen Patentverlet-zung in Anspruch genommene Streithelferin schließt sich dem Antrag der Klä-gerin an.Prof. Dr.-Ing. habil. W. B. , hat im Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstellt,das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Der gerichtli-che Sachverständige hat weiteres Material, u.a. die US-Patentschrift 4,050,917(Varro), herangezogen, auf die sich die Klägerin, die im Berufungsverfahrenweiteres Material genannt hat, gestützt hat. - 5 -Entscheidungsgründe: I.Klage und Berufung sind zulässig; auch gegen die Zulässigkeit derim Berufungsverfahren erklärten Nebenintervention bestehen keine Bedenken.Die nach Eintritt der Rechtshängigkeit erfolgte Umschreibung des Streitpatentsauf den Beklagten zu 1 allein ist für den Verfahrensgang ohne Bedeutung (§ 99Abs. 1 PatG i.V.m. § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO; vgl. BGHZ 117, 144, 146 - Tauch-computer).II.Das Rechtsmittel führt unter Abänderung des angefochtenen Ur-teils zur Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang, weil sich sein Ge-genstand für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-nik ergab (§ 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1; §§ 1, 4 PatG). Dabei kann dahinste-hen, ob das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, daß einFachmann sie ausführen kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).1.Nach der Beschreibung des Streitpatents setzt die Kompostierungvon Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen eine intensive Sauerstoffzufuhrzu den aeroben Mikroorganismen im Abfallgemenge voraus. Dieses Abfallge-menge besteht jeweils zum Teil aus biologisch leicht zersetzbarer organischerSubstanz wie Zellflüssigkeiten, biologisch schwerer zersetzbarer organischerSubstanz wie Lignin- und Zelluloseverbindungen sowie aus biologisch nichtzersetzbarer organischer Substanz. Das Streitpatent schildert Kompostierver-fahren als bekannt, bei denen zwischen der Kompostierung biologisch leichterund biologisch schwerer abbaubarer organischer Substanzen kein Unterschiedgemacht wurde; es seien vielmehr immer wieder neue mikrobielle Abbaupha-sen eingeleitet worden, ohne daß dadurch eine wesentliche Verringerung des - 6 -übrig bleibenden Grundsubstrats habe erreicht werden können. Es sei weiterbekannt gewesen, daß eine Kompostierung nur dann stattfinden könne, wennein bestimmter Feuchtigkeitsgehalt vorhanden sei.2.Durch das Streitpatent soll ein Verfahren zur Verfügung gestelltwerden, das es ermöglicht, in kurzer Zeit eine gute Kompostqualität bei gerin-gen Herstellungskosten zu erreichen (vgl. Beschreibung Sp. 3 Z. 5 - 8). Weitersoll eine Vorrichtung geschaffen werden, die zur Durchführung des Verfahrensdient, insbesondere eine ausreichende Luftversorgung der zu kompostierendenAbfälle ermöglicht.3.Hierzu lehrt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 ein Ver-fahren mit folgenden Verfahrensschritten:(1)Die Abfälle werden durch eine dem mikrobakteriellen Wach-stum angepaßte Luftzuführung abgebaut.(2)Der Abbau erfolgt ohne Bewegung der Abfälle.(3)Zunächst werden die biologisch leichter zersetzbaren organi-schen Bestandteile abgebaut.(4)Die Kompostierung wird durch Trocknung zum Stillstand ge-bracht.(5)Dies erfolgt dann, wenn die biologisch leichter zersetzbaren or-ganischen Bestandteile der Abfälle abgebaut worden sind. - 7 -4.In seinem Patentanspruch 9 lehrt das Streitpatent eine Vorrichtungzur Durchführung des Verfahrens nach den Patentansprüchen 1 bis 8,(1)die aus einem Kanal besteht (d.h. einen Kanal aufweist),(1.1)mit luftdurchlässigen mobilen Bodenplatten,(2.)unter denen Luftkastenräume angeordnet sind,(2.2) mit je einem Lufteinlaß zur Luftzuführung.Die Figuren 3 und 4 der Zeichnungen des Streitpatents zeigen eineAusführungsform dieser Vorrichtung im schematischen Querschnitt und in einerAnsicht von oben: - 8 - - 9 -III.Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ergabsich für den Fachmann, einen Maschinenbauingenieur mit Hochschul- oderFachhochschulabschluß, der sich die erforderlichen vertieften biotechnologi-schen Kenntnisse insbesondere auf dem Gebiet der Umwelttechnik durch He-ranziehung von einschlägig erfahrenen Personen verschaffte, jedenfalls in na-heliegender Weise aus dem Stand der Technik.Die im Jahr 1977 veröffentlichte US-Patentschrift 4,050,917 beschreibteine Prozeßführung für eine Kompostierung fester Abfallstoffe durch kontrol-lierte Luftzuführung, die innerhalb von 48 Stunden zum Abbau der leicht abbau-baren Stoffe führt, wobei der Wassergehalt in dieser Zeit auf rund 30% reduziertwird. Die Veröffentlichung gibt u.a. an, daß es durch Kompostierung ermöglichtwird, die im Müll enthaltene Zellulose, die stabilisiert werden kann, von den ver-rottbaren Materialien zu reinigen (Sp. 2 Z. 52 - 54). Die Verfahrensführung kannauf die erwünschten Charakteristika des Produkts eingestellt werden (Sp. 2Z. 55 - 58). Das Ausmaß der Sauerstoffzufuhr wird dabei als direkte Funktionder Teileoberfläche der dem Sauerstoff ausgesetzten Masse bezeichnet (Sp. 3Z. 52 ff.). Die Lufttemperatur wird vorzugsweise 2° bis 30°C oberhalb der zukompostierenden Masse gehalten, was vorzugsweise durch die Verwendunggeschlossener Kreisläufe beheizter Luft bewirkt wird (Sp. 4 Z. 49 ff.). Hierin liegteine Anpassung der Belüftung an das mikrobakterielle Wachstum.Unter einer angepaßten Luftzufuhr im Sinn des Patentanspruchs 1 desStreitpatents ist nach den überzeugenden und von den Beteiligten nicht inZweifel gezogenen Angaben des gerichtlichen Sachverständigen in der mündli-chen Verhandlung eine Steuerung dahin zu verstehen, daß zum einen genü-gend Luft für das gewünschte Mikroorganismenwachstum zur Verfügung steht, - 10 -zum anderen eine Luftzufuhr, die zum gewünschten Zeitpunkt zu einem Aus-trocknen des zu kompostierenden Materials (der "Rotte") durch Wasserentzugführt. Wie der gerichtliche Sachverständige weiter überzeugend angegeben hat,war eine Steuerung der Luft- (Sauerstoff-)zufuhr in Anpassung an den Sauer-stoffbedarf der Rotte zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents in verschiedenenVeröffentlichungen (u.a. Haug, Ann Arbor 1980, Willson u.a., Cincinnati 1980;Dissertation Moreno, Stockholm 1982) beschrieben; die Parteien haben dieseAussage seines Gutachtens nicht in Zweifel gezogen. Damit war Merkmal 1 desPatentanspruchs 1 des Streitpatents zu dessen Prioritätszeitpunkt bekannt.Fig. 3 der US-Patentschrift 4,050,917 zeigt, daß binnen 48 Stunden Zuk-ker und Fette vollständig abgebaut werden, während Zellulose erst zu einemgeringen Anteil abgebaut ist: - 11 - Damit konnte der Fachmann aus dem Stand der Technik die Erkenntnisentnehmen, daß der Abbau der leichter abbaubaren Komponenten wesentlichschneller vonstatten geht als der vollständige Kompostierungsvorgang unterEinschluß von Zellulose (und den in dieser Veröffentlichung nicht eigens ge-nannten Ligninen). Merkmal 3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents wardamit ebenfalls für den Fachmann dieser Veröffentlichung entnehmbar.Wie der gerichtliche Sachverständige weiter überzeugend ausgeführthat, war es technisches Allgemeinwissen, daß der Rotteprozeß durch Wasser-entzug (Trocknung) zum Stillstand gebracht werden kann. Belegt wird dies auchdurch die Beschreibung der US-Patentschrift 3,138,448 (Schulze), in der aus- - 12 -geführt ist daß durch Wasserentzug der Kompostierungsprozeß gehindert wird("... the air ... tends to cool and dehydrate ... the entire composting mass there-by inhibiting the composting process"; Sp. 3 Z. 28 - 31); ob der Fachmann hier-bei von einer Hemmung oder von einer Beendigung des Rotteprozesses aus-gehen wird, ist für den wesentlichen Aussagegehalt dieser Literaturstelle entge-gen der Auffassung der Beklagtenvertreter nicht ausschlaggebend. Damit warauch Merkmal 4 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zum Prioritätszeit-punkt bekannt.Der gerichtliche Sachverständige hat angegeben, daß der gezielte Ab-bruch der Kompostierung nach Abbau der leicht abbaubaren Substanzen auseinem 1974 im Kompostwerk H. angewendeten Verfahren bekannt war.Die Beklagten stellen dies allerdings in Abrede. Sie machen geltend, daß dieKompostierung im Kompostwerk H. nicht durch Trocknung zum Stillstandgebracht worden sei, und bestreiten weiter die Offenkundigkeit der Benutzungim Kompostwerk H. . Es kann indessen offen bleiben, ob die Angaben desgerichtlichen Sachverständigen insoweit eine offenkundige Vorbenutzung die-ser Maßnahme belegen. Die US-Patentschrift 4,050,917 offenbart dem Fach-mann nämlich deutlich, daß die leicht abbaubaren Fette und Kohlenhydrate("Sugar") binnen 48 Stunden vollständig abgebaut sind, während die Zellulosezu diesem Zeitpunkt erst zu einem geringen Anteil abgebaut ist. Zusammen mitder Information, die der fachmännische Leser dieser Patentschrift aus derenBeschreibung (Sp. 2 Z. 52 - 60) erhielt, konnte er erkennen, daß er die Verrot-tung zu diesem Zeitpunkt zum Stillstand bringen kann, wenn er ein Produkt ineinem entsprechenden Rottestadium, d.h. mit nur wenig zersetzten Zellulose-anteilen erhalten will. Auf dieses Ziel wurde er aber durch die genannte Be-schreibungsstelle der US-Patentschrift hingelenkt ("cellulose which is one of the - 13 -most important natural contents of the waste masses"). Damit legte es schondiese Veröffentlichung dem Fachmann nahe - je nach gewünschtem Produkt -die Kompostierung dann zum Stillstand zu bringen, wenn die biologisch leichterzersetzbaren organischen Bestandteile der Abfälle abgebaut sind.Dies entsprach, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichenVerhandlung überzeugend ausgeführt hat, den Marktgegebenheiten zum Prio-ritätszeitpunkt. Auf dem Markt bestand nicht nur Bedarf für sog. Fertigkompost,d.h. ein Material, bei dem der Kompostiervorgang bis zu einem Endstadium derVerrottung abgelaufen war, sondern auch, wenngleich für eher spezielle An-wendungen in der Landwirtschaft und im Weinbau außerhalb der Vegetations-periode, für Frischkompost, nämlich ein Produkt, bei dem die Verrottung nichtbis zum Endzustand geführt worden war. Die Bereitstellung eines durch Trock-nung lagerfähig gemachten Frischkomposts führte zu einer Vergrößerung derzeitlichen Disponibilität dieses Materials, das von den Abnehmern nur zu be-stimmten Zeiten außerhalb der jeweiligen Vegetationsperiode benötigt wurde,nunmehr wegen der Lagerfähigkeit aber auch außerhalb der Zeiten der Nach-frage hergestellt werden konnte.Einen weiteren entsprechenden Hinweis erhielt der Fachmann aus demim Jahr 1985 veröffentlichten Beitrag von Schnorr "Kompostierung besondersfeuchter Abfälle" in Thomé-Kozmiensky (Hrsg.), Kompostierung von Abfällen,S. 121 ff., 128, in dem für die Kompostierung von organischen Abfällen eine"kürztmögliche Stabilisierungsdauer" als grundsätzliche Forderung genanntwird. Die Veröffentlichung enthält zudem (S. 135) einen Hinweis darauf, daßnach Zerstörung elementarer Zellbestandteile günstigere Lagereigenschaftenentstehen. - 14 -Damit lenkte der Stand der Technik den Fachmann auch darauf hin, diein Merkmal 5 des Patentanspruch 1 des Streitpatents vorgesehene Maßnahmezu verwirklichen. Eines ausdrücklichen Hinweises bedurfte es insoweit entge-gen der Auffassung des Beklagtenvertreters nicht.Allerdings wird das Verfahren nach der US-Patentschrift 4,050,917, wieauch der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, mit bewegtem Rottegutdurchgeführt, es verwirklicht mithin nicht Merkmal 2 des Patentanspruchs 1 desStreitpatents, wonach der Abbau ohne Bewegung der Abfälle erfolgt. Verfahren,bei denen dies der Fall ist, waren indessen zum Prioritätszeitpunkt des Streit-patents bekannt, wie der gerichtliche Sachverständige angegeben und in dermündlichen Verhandlung nochmals ausdrücklich bestätigt hat, und gehörtenzum Fachwissen, auf das der Fachmann nach Belieben zurückgreifen konnte.Die Bewegung des Abfalls dient nach den überzeugenden Ausführungen desgerichtlichen Sachverständigen allein dazu, den für die Zersetzung erforderli-chen Sauerstoff heranzuführen; er hat in diesem Zusammenhang weiter daraufhingewiesen, daß es zum Wissen des Fachmanns im Prioritätszeitpunkt ge-hörte, daß dem auch durch eine gesteuerte Luftzufuhr in die zur Rotte be-stimmten Masse genügt werden konnte. Diese Einschätzung, der der Senatfolgt, wird durch die vorliegende Literatur bestätigt. Nach alledem stellten Be-wegung der Masse und gesonderte Luftzufuhr im Belieben des Fachmannsstehende Alternativen zur Einleitung und Aufrechterhaltung des Rotteprozessesdar. Von daher trägt es zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nichts Ent-scheidendes bei, ob die übrigen Verfahrensschritte bei einem Verfahren durch-geführt werden, bei dem der Abfall bewegt wird oder bei einem Verfahren, beidem dies nicht der Fall ist. - 15 -IV. Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8betreffen weitere Ausgestaltungen des Verfahrens dahin, daß die Abfälle vorBeginn der Kompostierung zerkleinert werden (Patentanspruch 2), gemischtwerden (Patentanspruch 3), die Trocknung dann erfolgt, wenn die niedrigenFettsäuren vollständig (Patentanspruch 4), die Aminosäuren zu ca. 75% biolo-gisch abgebaut worden sind (Patentanspruch 5), nach der Trocknung die anor-ganischen Substanzen abgetrennt werden (Patentanspruch 6), bei sinkendenAußentemperaturen die zugeführte Luft vorgewärmt wird (Patentanspruch 7)oder daß entstehendes Sicker- bzw. Preßwasser zentral gesammelt, auf derOberfläche versprüht und als gereinigtes Kondensat aus der Abluft auskonden-siert wird (Patentanspruch 8). Der gerichtliche Sachverständige hat in ihneneinen eigenständigen erfinderischen Gehalt nicht gesehen; die Beklagten ha-ben einen solchen auch auf Nachfrage des Senats nicht geltend gemacht.V. Das Bundespatentgericht hat die Vorrichtung nach Patentan-spruch 9 des Streitpatents, hinsichtlich derer Bedenken gegen die Ausführbar-keit nicht bestehen, als gegenüber der Nichtigkeitsklage rechtsbeständig ange-sehen, weil eine Vorwegnahme nicht vorliege und die Klägerin zur Untermaue-rung ihrer Behauptung, der Einsatz mobiler Bodenplatten sei eine rein hand-werkliche Maßnahme, weder auf ein druckschriftlich belegtes Vorbild auf demGebiet der Kompostierung verwiesen noch praktische Gegebenheiten odersonstige Erwägungen angeführt habe, die dem Fachmann hätten Anlaß gebenkönnen, mobile Bodenplatten in einschlägigen Vorrichtungen in Betracht zu zie-hen. - 16 -Auch insoweit kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. DerSenat ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung davon überzeugt,daß sich auch der Gegenstand des Patentanspruchs 9 des Streitpatents auchinsoweit in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.Aus der US-Patentschrift 3,138,448 ist eine Kompostiervorrichtung miteinem belüftbaren Boden bekannt. Die deutsche Offenlegungsschrift 29 09 515(Willisch; Von Roll AG) beschreibt Kompostiereinrichtungen mit einem Kanal(Beschreibung S. 9 Z. 11), einem luftdurchlässigen Gitterrost (Figuren, Bezugs-zeichen 3) und einem unten liegenden Luftraum (Beschreibung S. 11 Z. 6 - 8).Die dieser Entgegenhaltung nicht unmittelbar entnehmbaren Merkmale wie dieBeweglichkeit der Bodenplatten, die Aufteilung des Luftraums in "Luftkasten-räume" und die Zuordnung der Lufteinlässe zu den Luftkastenräumen sind, wieder gerichtliche Sachverständige überzeugend und von den Beklagten unwider-sprochen ausgeführt hat, gängige konstruktive Ausgestaltungen, die vorzuse-hen im Belieben des Fachmanns lag; eine erfinderische Leistung liegt in ihnennicht. Der gerichtliche Sachverständige hat dazu in der mündlichen Verhand-lung in Klarstellung seiner Ausführungen im schriftlichen Gutachten weiter an-gegeben, daß es seiner Auffassung nach für den hier maßgeblichen Fachmannkeiner überdurchschnittlichen Leistung bedurfte, um zu der Vorrichtung nachPatentanspruch 9 zu gelangen.VI. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der auf Patentanspruch 9rückbezogenen Patentansprüche 10 bis 24 ist nicht erkennbar; auch die Be-klagten haben sich auf einen solchen Gehalt nicht berufen. - 17 -VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91Abs. 1, § 101 Abs. 1 ZPO.MelullisJestaedtScharenKeukenschrijverAsendorf
Full & Egal Universal Law Academy