BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 153/03 Verk374ndet am: 13. Juni 2006 Wermes Justizhauptsekret344r als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja BGHR : ja PatG 1981 247 10 Abs. 1, 247 139 a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erf374llt, wenn der Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene oder gelie-ferte, f374r die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgem344337 zu ver-wenden. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant wei337 oder den Umst344nden nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in pa-tentverletzender Weise verwenden wird, und kn374pft insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an. b) Welche Vorsorgema337nahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl erfindungsgem344337 als auch in anderer Weise verwendet werden kann, zu treffen hat, um die Erwartung einer erfindungsgem344337en Verwendung auszuschlie337en, hat der Tatrichter unter Abw344gung aller Umst344nde des Einzelfalls zu entscheiden. BGH, Urt. v. 13. Juni 2006 - X ZR 153/03 - Kammergericht LG Berlin - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 13. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das am 12. September 2003 verk374ndete Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts aufgeho-ben. Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-r374ckverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Kl344ger nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Er ist Inhaber des am 12. Juli 1988 angemeldeten und am 16. M344rz 1994 erteilten europ344ischen Patents 0 299 909 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine 1 - 3 - Raumdecke aus Metallplatten, die zum Heizen oder K374hlen eingesetzt werden kann. Patentanspruch 1 lautet (ohne Bezugszeichen) in der Verfahrenssprache Deutsch: "Aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion f374r diese bestehen-de Raumdecke, die von einem Heiz- und K374hlmedium durchstr366m-bare rohrf366rmige Leitungen zur Erzielung gew374nschter Tempera-turwerte innerhalb des Raumes tr344gt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die rohrf366rmigen Leitungen als flexible R366hrchen ausgebildet sind, die mattenf366rmig zusammengefasst lose auf den Metallplatten direkt aufliegen." Die Beklagte zu 1, deren Gesch344ftsf374hrer der Beklagte zu 2 ist, stellt in Matten ("Clina-Matten") zusammengefasste R366hrchen aus flexiblem Kunststoff zum Durchleiten eines Heiz- oder K374hlmediums her. 2 Die D. H. GmbH und die Beklagte zu 1 schlossen am 14. Oktober 1994 einen Vertrag 374ber die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Vermarktung und Weiterentwicklung eines Kapillarrohrsystems. In diesem Vertrag gestatteten sie sich wechselseitig die kostenlose Nutzung der dieses System betreffenden Patente und Gebrauchsmuster. Nach Ende der Vertrags-laufzeit sollte f374r die Nutzung der jeweiligen Schutzrechte eine angemessene Lizenzgeb374hr gezahlt werden. Nach K374ndigung dieses Vertrags durch die D. H. GmbH verlangte die Beklagte zu 1 von dieser Scha- densersatz im Hinblick auf die gescheiterte Zusammenarbeit. Das gerichtliche 3 - 4 - Verfahren endete durch Prozessvergleich. Die Parteien haben im vorliegenden Rechtsstreit zun344chst darum gestritten, ob der Prozessvergleich der Beklagten zu 1 die Benutzung des Klagepatents auch f374r die Zukunft gestattete. Diese Frage haben Landgericht und Berufungsgericht verneint und angenommen, die Beklagte zu 1 sei seit dem 1. Oktober 1995 nicht mehr zur Nutzung des Klage-patents berechtigt. In der Revisionsinstanz streiten die Parteien hier374ber nicht mehr. In der Zeit nach Abschluss des Prozessvergleichs verteilte die Beklagte zu 1 an Installateure einen Pr374fbericht der TU Berlin vom 10. Januar 1997, der Angaben zur Planung und Ausf374hrung der Deckenkonstruktion enth344lt. Die dort beschriebene Konstruktion sieht vor, dass Kapillarrohrmatten in Metallkassetten eingelegt werden. Au337erdem verteilte die Beklagte einen weiteren Pr374fbericht vom 28. Juni 1995, wonach die Matten in Stahlblechkassetten "eingelegt und aufgeklebt" werden sollten. In einem Werbeprospekt der Beklagten zu 1 hei337t es, dass die Clina-Matten in die Metalldeckenplatten eingelegt w374rden, wobei das Einlegen schon im Werk erfolgen k366nne, um die Montage vor Ort zu verein-fachen. In einem weiteren Prospekt wird ein Monteur bei der Montage einer K374hldecke gezeigt, wobei in der Bildunterschrift darauf hingewiesen wird, dass die Clina-Matten in Metalldeckenplatten eingelegt werden. In einer Referenzliste der Beklagten zu 1 374ber die von ihr ausgef374hrten Projekte ist ausgef374hrt, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten K374hlmatten ausgef374hrt sind. Inzwi-schen empfiehlt die Beklagte zu 1 ihren Kunden eine Ausf374hrung der Decken-konstruktion, bei der die Leitungsr366hrchen nicht lose aufliegen, sondern einge-klebt werden. 4 Das Landgericht hat der auf Unterlassung, Rechnungslegung und Fest-stellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage stattgegeben. Es hat die 5 - 5 - Beklagten verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland aus flexiblen R366hrchen bestehende Matten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- oder K374hlmediums vorgesehen und f374r die Herstellung von aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion f374r diese bestehenden Raumde-cken, bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Das Landgericht hat die Beklagten weiter verurteilt, dem Kl344ger dar374ber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die zuvor bezeichneten Hand-lungen seit dem 1. Oktober 1995 begangen worden sind. Weiter hat das Land-gericht festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kl344ger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch solche Handlungen entstanden ist und k374nftig noch entstehen wird. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Gegen dieses Urteil richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, mit der diese die Klageab-weisung erstreben. Der Kl344ger tritt dem Rechtsmittel entgegen. 6 Entscheidungsgr374nde: Die Revision hat Erfolg. Sie f374hrt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhand-lung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Revisionsverfahrens. 7 I. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass sich mattenf366rmig zusammengefasste Rohrleitungen, wie sie die von den Beklagten angebotenen Clina-Matten darstellen, auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Pa- 8 - 6 - tentanspruch 1 des Klagepatents beziehen und deshalb in dem Angebot der Matten eine mittelbare Patentverletzung nach 247 10 Abs. 1 PatG liegen kann. Dies h344lt im Ergebnis revisionsrechtlicher Pr374fung stand. 9 1. Das Klagepatent betrifft eine Raumdecke, die aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion besteht. Die Klagepatentschrift bezeichnet es als be-kannt, bei solchen Raumdecken an den Platten oder der Tragekonstruktion Rohre f374r den Durchlauf eines Heiz- oder K374hlmediums zu befestigen. Dabei sei es anzustreben, dass die Verbindung zwischen den Metallplatten und den Rohren m366glichst gleichm344337ig fest und gut w344rmeleitend sei, um eine hohe W344rme- bzw. K374hlwirkung zu erzielen. Bei den bekannten Konstruktionen sei eine Vielzahl von Rohrverbindungsstellen erforderlich, wodurch die Montage erschwert werde und sich die Gefahr von Undichtigkeiten erh366he. Auch das Auswechseln einzelner Metallplatten wie auch der Rohre werde dadurch kom-pliziert. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Klagepatentschrift als Aufga-be der Erfindung, eine aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion f374r diese bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- oder K374hlmedium durchstr366mba-re rohrf366rmige Leitungen zur Erzielung gew374nschter Temperaturwerte innerhalb des Raums tr344gt, zu schaffen, die sich einfach montieren l344sst und auch sp344te-re Reparatur- oder Wartungsarbeiten ohne Schwierigkeiten erm366glicht, wobei trotzdem eine hohe Heiz- bzw. K374hlwirkung erreicht wird. 10 Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Raumdecke mit fol-genden Merkmalen: 11 - 7 - Raumdecke aus 1. Metallplatten und 2. einer Tragekonstruktion; 3. die Raumdecke tr344gt rohrf366rmige Leitungen, die a) als flexible R366hrchen ausgestaltet und b) mattenf366rmig zusammengefasst c) lose auf den Metallplatten d) direkt aufliegen und e) zur Erzielung gew374nschter Temperaturwerte f) von einem Heiz- oder K374hlmedium durchstr366mt werden k366n-nen. Aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergibt sich, dass die R366hrchen lose aufgrund ihres Eigengewichts und des Gewichts der durchgeleiteten Fl374ssigkeit auf den Metallplatten aufliegen. Allein durch dieses lose Aufliegen soll eine hin-reichende W344rme374bertragung stattfinden. Weitere Anforderungen an die Be-schaffenheit der R366hrchen stellt Patentanspruch 1 nicht. Hiernach bilden aber die mattenf366rmig zusammengefassten Rohrleitungen selbst ein wesentliches Element der Erfindung. 12 - 8 - Diese Auslegung des Patentanspruchs 1 kann der Senat selbst vorneh-men. Nach st344ndiger Rechtsprechung des Senats ist es eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist (BGHZ 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung m.w.N.). 13 2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die von den Beklagten ver-triebenen Clina-Matten geeignet sind, f374r die Benutzung der Erfindung verwen-det zu werden. Es hat ausgef374hrt, nach dem Gutachten des gerichtlichen Sach-verst344ndigen sei eine Auflage der von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten im Mittelbereich (ca. 1.000 mm L344nge und 310 bis 320 mm Breite) zu 100 % gew344hrleistet. Im 374brigen Kassettenbereich betrage die Auflage 50 %, so dass sich insgesamt eine unmittelbar bestehende Kontaktfl344che von 74 % ergebe. Da in der Klagepatentschrift keine Angaben 374ber eine Mindestauflagefl344che vorhanden seien, gen374ge diese Auflage, um von der Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen. 14 Dies greift die Revision ohne Erfolg an. 15 a) Sie macht geltend, die Beklagten h344tten wiederholt darauf hingewie-sen, dass Flexibilit344t und damit die M366glichkeit der losen Auflage nur zu errei-chen sei, wenn die Kunststoffr366hrchen einen geringen Wanddurchmesser von maximal 2 mm aufwiesen und der verwendete Kunststoff mit chemischen Weichmachern versehen sei. Hierauf werde in der Beschreibung des Klagepa-tents ausdr374cklich hingewiesen. Die Beklagten dagegen setzten Polypropylen ein, was dazu f374hre, dass eine Kontakt herstellende Auflage nur aufgrund des Eigengewichts inklusive der Wasserf374llung nicht m366glich sei. Hinzu komme, 16 - 9 - dass die Clina-Matten einen erheblich gr366337eren Rohrdurchmesser aufwiesen, n344mlich Au337endurchmesser von 3,4 mm mit einer Wandst344rke von 0,55 mm und Au337endurchmesser von 4,3 mm mit einer Wandst344rke von 0,8 mm, was weiter zu verminderter Flexibilit344t f374hre. Au337erdem h344tten die Beklagten vorge-tragen, dass die Matten, um den von der Beklagten zu 1 in Werbeprospekten, Planungshandb374chern und Datenbl344ttern garantierten Leistungs-DIN-Wert von 83,5 W/qm zu erf374llen, fest mit den Deckenplatten zu verbinden seien. Der W344rmetransport werde nicht durch ein unmittelbares und loses, allein durch besondere Flexibilit344t herbeigef374hrtes Aufliegen auf den Metalldecken erreicht, sondern durch feste Verbindung mittels Klebung oder entsprechender Klemm-vorrichtung. Das Berufungsgericht habe auch festgestellt, dass die R366hrchen geklebt werden m374ssten, um die von der Beklagten zu 1 garantierte K374hlleis-tung zu erreichen. Lege man dies aber zugrunde, so treffe es nicht zu, dass - wie das Berufungsgericht, gest374tzt auf das von ihm eingeholte Sachverst344ndi-gengutachten, angenommen habe - das Grundkonzept des Klagepatents nicht verlassen werde, vielmehr werde gerade das Merkmal der losen Verbindung bei den Clina-Matten aufgegeben. Der Umstand, dass eine 100 prozentige Kon-taktaufnahme ohne zus344tzliche Ma337nahmen, wie beispielsweise das Verkleben, bei den Clina-Matten nicht gew344hrleistet werden k366nne, im 334brigen ohne Fixie-rung der vorgegebene Wert von 83,5 W/qm nicht erreicht werden k366nne, werde vom Berufungsgericht nicht ber374cksichtigt. Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision einen Rechtsfehler nicht auf. Die Argumentation der Revision macht die von den Beklagten garantierte Norm-leistung zum Ausgangspunkt ihrer 334berlegungen. Dem entgegen ist das Beru-fungsgericht zu Recht vom Gegenstand des Klagepatents ausgegangen. F374r die Frage, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, kommt es nicht darauf an, welche Normleistungen die von den Beklagten angebotenen Matten erf374llen 17 - 10 - sollen. Das Klagepatent lehrt keinen bestimmten Grad der Flexibilit344t. Es gibt auch nicht vor, in welchem Ausma337 die R366hrchen aufliegen sollen. Ebenso ga-rantiert es keine bestimmte Leistung, etwa die von den Beklagten zugesagte Normleistung. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht aufgrund der Ausf374hrungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen in tatrichterli-cher W374rdigung ein jedenfalls teilweise Kontakt herstellendes, eine W344rme-374bertragung erm366glichendes Aufliegen der Clina-Matten auf ihrem Tr344gerele-ment und damit zugleich die nach Merkmal 3 a erforderliche Flexibilit344t bejaht hat. b) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Clina-Matten liefen nicht einheitlich 374ber die gesamte Raumdecke, sondern w374rden auf Ma337 pas-send zur Gr366337e der Metallkassette gefertigt und dann mittels Steckverbindung mit anderen Decken- bzw. Kapillarrohrmatten verbunden, eine solche Ausf374h-rungsform werde in der Klagepatentschrift jedoch als aufwendig bezeichnet. Das Klagepatent beziehe sich vielmehr auf durchgehende, sich in einer Rich-tung 374ber die gesamte Decke erstreckende Rohre. 18 Diese Ausf374hrungen der Revision treffen nicht zu. Patentanspruch 1 setzt nicht den Verlauf der R366hrchen 374ber die gesamte Decke voraus. Dies ist viel-mehr, wie die Revision selbst geltend macht, Gegenstand von Patentan-spruch 5. Damit ist das Klagepatent nicht auf Ausf374hrungsformen beschr344nkt, bei denen sich die Rohrleitungen 374ber die gesamte Decke erstrecken. 19 c) Auch soweit die Revision schlie337lich geltend macht, das Berufungsge-richt habe die Einwendungen der Beklagten im Anschluss an die Anh366rung des gerichtlichen Sachverst344ndigen zum Anlass nehmen m374ssen, die m374ndliche Verhandlung gem344337 247 156 Abs. 1 ZPO wieder zu er366ffnen, hat sie keinen Er- 20 - 11 - folg. Das Vorbringen des Beklagten bezieht sich auf Aussagen des gerichtli-chen Sachverst344ndigen zur Flexibilit344t der R366hrchen bei den Clina-Matten. Auf den entsprechenden Beklagtenvortrag kommt es jedoch wie unter oben a) dar-gestellt nicht an. II. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht die subjektiven Vorausset-zungen einer mittelbaren Patentverletzung bejaht. 21 1. Nach 247 10 PatG ist dazu erforderlich, dass der Anbieter oder Lieferant wei337 oder es auf Grund der Umst344nde offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, f374r die Benutzung der gesch374tzten Erfindung verwendet zu werden. Nach gefestigter Rechtsprechung des Senats ist die Bestimmung zur Benutzung der gesch374tzten Erfindung ein in der Sph344re des Abnehmers liegender Umstand (zuletzt Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug). Der Tatbe-stand der mittelbaren Patentverletzung ist jedoch nicht erst dann erf374llt, wenn der Abnehmer die Bestimmung zur patentverletzenden Verwendung des Mittels tats344chlich bereits getroffen hat und der Anbieter oder Lieferant dies wei337. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn eine Bestimmung der Mittel zur patent-verletzenden Verwendung f374r den Dritten im Sinne des gesetzlichen Tatbe-stands, d.h. den Anbieter oder Lieferanten der f374r eine patentgem344337e Benut-zung geeigneten Mittel, den Umst344nden nach offensichtlich ist. Damit soll der Nachweis einer mittelbaren Patentverletzung erleichtert werden. Dies rechtfer-tigt es, den Tatbestand bereits dann als verwirklicht anzusehen, wenn aus der Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umst344nden die hinrei-chend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird. 22 - 12 - Gegenstand der Verletzungshandlung nach 247 10 PatG ist keine Teilnah-me an dem Versto337 des Abnehmers gegen die ihm nach dem Patentgesetz obliegenden Pflichten, sondern eine eigene Verletzungshandlung des Dritten. Dementsprechend hat der Senat mehrfach entschieden, dass es f374r eine mittel-bare Patentverletzung keiner - versuchten oder vollendeten - unmittelbaren Ver-letzung des Patents durch den Abnehmer bedarf, sondern bereits Angebot oder Lieferung geeigneter Mittel gen374gen, wenn die subjektiven Voraussetzungen ihrer Bestimmung zur patentgem344337en Verwendung erf374llt sind (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Fl374gelradz344hler). Ins-besondere bei einem vom Gesetz einbezogenen unaufgeforderten ersten An-gebot wird eine Bestimmung der Mittel f374r eine patentgem344337e Benutzung durch den Abnehmer im Sinne einer bereits getroffenen Entscheidung indes in der Regel nicht vorliegen. Sie wird auch in der Folge vielfach schon objektiv fehlen und jedenfalls nach dem ma337geblichen Kenntnisstand des Anbieters fraglich erscheinen. Seiner Natur als Patentgef344hrdungstatbestand (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Fl374gelradz344hler) ent-sprechend soll 247 10 PatG den Patentinhaber auch in diesem Fall vor einer dro-henden Verletzung seiner Rechte sch374tzen. Die Vorschrift muss deshalb schon dann eingreifen, wenn aus der Sicht des Dritten hinreichend sicher zu erwarten ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentgem344337er Weise verwen-den wird. 23 Die im Gesetz aufgef374hrten Merkmale zur Ausf374llung des subjektiven Tatbestands (wenn er wei337 oder es nach den Umst344nden offensichtlich ist) er-366ffnen damit die M366glichkeit, den erforderlichen Kenntnisstand des Anbieters oder Lieferanten von der drohenden Verletzung der Rechte des Patentinhabers 374ber zwei Alternativen festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgem344337en Benutzung bestimmt hat, oder eine 24 - 13 - solche Bestimmung ist nach den Umst344nden des Einzelfalls offensichtlich zu erwarten, etwa weil sie sich aufdr344ngt. Kenntnis und Offensichtlichkeit sind da-mit zwei Wege, den erforderlichen hohen Grad einer Erwartung patentgem344337er Verwendung der Mittel festzustellen. Vor diesem Hintergrund liegt der notwen-dige hohe Grad der Erwartung regelm344337ig insbesondere dann vor, wenn der Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat. 2. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat die Beklagte zu 1 auf die M366glichkeit erfindungsgem344337er Benutzung hingewiesen. Sie hat an Installateure einen Pr374fbericht der Technischen Universit344t Berlin vom 10. Januar 1997 verteilt, der eine Konstruktion zeigt, bei der Kapillarrohr-matten in Metallkassetten eingelegt werden. Eine solche Ausf374hrungsform zeigt auch der von der Beklagten zu 1 verwendete Werbeprospekt. Schlie337lich ergibt sich aus einer von der Beklagten zu 1 gef374hrten Referenzliste 374ber von ihr aus-gef374hrte Projekte, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten K374hlmatten ausgef374hrt worden sind. 25 Darauf, ob die Beklagte zu 1 inzwischen ihren Kunden empfiehlt, die De-ckenkonstruktion so auszuf374hren, dass die Leitungsr366hrchen nicht lose auflie-gen, sondern eingeklebt werden, kommt es nicht entscheidend an. Die Bege-hungsgefahr f374r weitere derartige Verletzungen ist damit nicht ausger344umt. Eine Unterwerfungserkl344rung haben die Beklagten nicht abgegeben. Die Vermutung der Gefahr einer Wiederholung der rechtswidrigen Handlung kann in der Regel nur dadurch beseitigt werden, dass der Verletzer eine uneingeschr344nkte, be-dingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemesse-ner H366he gesicherte Unterlassungserkl344rung abgibt und damit seinen ernsthaf-ten Unterlassungswillen zum Ausdruck bringt. Allein die Empfehlung an Kun-den, das Produkt nur noch in einer bestimmten Weise zu verwenden, gen374gt 26 - 14 - diesen Anforderungen nicht (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 853 - Antriebsscheibenaufzug). III. Danach hat das Berufungsgericht zu Recht die Voraussetzungen f374r einen Unterlassungsanspruch aus 247 10 PatG bejaht. Bei der Fassung des Ur-teilstenors hat das Berufungsgericht jedoch dem Landgericht folgend den Be-klagten untersagt, aus flexiblen R366hrchen bestehende Matten Dritten anzubie-ten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- o-der K374hlmediums vorgesehen und f374r die Herstellung von aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion f374r diese bestehenden Raumdecken, bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Damit hat das Berufungsgericht den Unterlassungsausspruch von der bei dem einzelnen An-gebot oder der Lieferung erst noch festzustellenden und diesen gegebenenfalls erst nachfolgenden Bestimmung durch den Abnehmer abh344ngig gemacht; ein solcher Ausspruch ist nicht vollstreckbar. Andererseits w344re ein uneinge-schr344nktes Verbot nur m366glich, wenn das Mittel ausschlie337lich in patentverlet-zender Weise Verwendung finden k366nnte (Scharen, GRUR 2001, 995, 996 f.), was hier nicht der Fall ist. Die Gefahr, dass Abnehmer der Beklagten das Mittel f374r die Benutzung der Erfindung verwenden, kann dadurch ausger344umt werden, dass den Beklagten das Anbieten und/oder Liefern des Mittels f374r den Fall un-tersagt wird, dass sie bei Vornahme des jeweiligen Gesch344fts bestimmte Ma337-nahmen nicht ergreifen, die den Abnehmer von der Verwendung des Mittels f374r die Benutzung der Erfindung abhalten sollen (Scharen, aaO 997). Eine blo337e Empfehlung, die Matten einzukleben, wird dazu allerdings nicht gen374gen. Auch wenn die Beklagte zu 1 eine m366glicherweise patentfreie Verwendung empfiehlt, ist damit nicht ausgeschlossen, dass ihre Kunden, wenn ihnen die dadurch zu erzielende Leistung gen374gt, weiterhin die Matten lose einlegen, um damit die Vorteile einer einfacheren Montage zu nutzen. In Betracht k344me hier etwa eine 27 - 15 - Formulierung des Klageantrags und des Urteilstenors dahin, dass ein Warnhin-weis der Beklagten an ihre Kunden zu erfolgen hat, wonach ein loses Einlegen der R366hrchen nicht ohne Zustimmung des Kl344gers als Patentinhabers erfolgen darf. Welche Vorsorgema337nahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen hat, bestimmt sich nach Abw344gung aller Umst344nde des Einzelfalls. Dabei ist zu ber374cksichtigen, dass die Ma337nahmen einerseits geeignet und ausreichend sein m374ssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhin-dern, andererseits den Vertrieb der Mittel zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern sollen. Die Abw344gung unterliegt tatrichterlicher W374rdigung, die im Revisionsverfahren nicht nachgeholt werden kann (BGH, Urt. v. 08.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Urt. v. 30.04.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II). In der wiederer366ffneten Tatsacheninstanz wird daher zun344chst auf eine entsprechende Antragstellung hinzuwirken sein. Bei Klagen wegen mittelbarer Patentverletzung haben die Gerichte der Pflicht, auf sachdienliche Antr344ge hin-zuwirken, besondere Beachtung zu widmen (Sen.Urt. v. 11.01.2005 - X ZR 233/01, GRUR 2005, 407, 409 - T-Geschiebe). Der etwa f374r erforderlich gehaltene Warnhinweis ist dabei im Rahmen des Unterlassungsanspruchs vom Kl344ger zu formulieren (Benkard, PatG, 10. Aufl., 247 10 Rdn. 24). 28 IV. Das Berufungsgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Beklagten dem Kl344ger zum Schadensersatz verpflichtet sind. Hierf374r gen374gt es, wenn dar-getan wird, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden ist (BGH Urt. v. 17.05.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177, 1178 - Feststellungsinteresse II), der sich daraus ergeben kann, dass die Verlet-zungshandlungen der Beklagten unmittelbare Verletzungen des Klagepatents 29 - 16 - zur Folge gehabt haben (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheibenaufzug). Soweit dem Urteil "Antriebsscheibenauf-zug" zu entnehmen sein sollte, dass mindestens eine unmittelbare Verletzungs-handlung festgestellt werden m374sse, stellt der Senat klar, dass die Wahrschein-lichkeit eines Schadenseintritts ausreichend ist, wenn die oben dargestellten Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im 374brigen vorliegen. Die-se Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts hat das Berufungsgericht vorlie-gend zu Recht bejaht, weil die Beklagten ihren Kunden die M366glichkeit patent-verletzender Benutzung der Clina-Matten aufgezeigt haben und diese das pa-tentverletzende einfachere lose Einlegen der Matten nur dann durch patentfreie Ma337nahmen, beispielsweise das Verkleben, ersetzen mussten, wenn sie eine bestimmte W344rme374bertragung erreichen wollten. Dabei ergibt - 17 - sich aus der von der Beklagten zu 1 gef374hrten Referenzliste 374ber von ihr ausge-f374hrte Projekte, dass etwa 20 % mit lose eingelegten R366hrchen ausgef374hrt sind. Nach alledem besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass dem Kl344ger durch das Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist. Melullis M374hlens Meier-Beck Asendorf Kirchhoff Vorinstanzen: LG Berlin, Entscheidung vom 12.10.1999 - 16 O 235/99 - KG Berlin, Entscheidung vom 12.09.2003 - 5 U 9099/99 -
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