BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 153/04 vom 28. Juli 2009 in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: nein Druckmaschinen-Temperierungssystem III GKG 247 51 Abs. 1 Bei der Bestimmung des Werts des Patentnichtigkeitsverfahrens ist die Klage-summe einer bezifferten Patentverletzungsschadensersatzklage regelm344337ig in voller H366he zu ber374cksichtigen. BGH, Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen sowie die Richter Asendorf, Gr366ning, Dr. Berger und Dr. Grabinski beschlossen: Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsberufungsverfahrens wird auf 30.000.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Beklagte hat wegen Verletzung des Streitpatents Klage erhoben, die u.a. eine auf 32.672.592 200 bezifferte Schadensersatzforderung zum Gegen-stand hat. Der Verletzungsprozess ist mit Blick auf das inzwischen abgeschlos-sene Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt worden. Der Senat hat den Parteien Ge-legenheit zur Stellungnahme zur Wertfestsetzung gegeben. 1 Die Kl344gerin h344lt lediglich den Wert von 2.500.000 200 f374r angemessen, den auch das Bundespatentgericht erstinstanzlich festgesetzt hat. Sie macht geltend, von der Schadensersatzforderung der Beklagten seien schon deshalb erhebliche Abstriche zu machen, weil das Oberlandesgericht im Verletzungs-verfahren zu Unrecht eine unmittelbare Patentverletzung anstatt der allenfalls vorliegenden mittelbaren angenommen habe, wobei zudem 80 % der Lieferun- 2 - 3 - gen in das Ausland erfolgt seien und insoweit keine schadensbegr374ndende Handlung vorliege. Des Weiteren habe die Beklagte ihrer Schadensberechnung auch nicht ber374cksichtigungsf344hige Ums344tze zugrunde gelegt und dort in gro-337em Umfang nicht erstattungsf344hige Positionen eingestellt, insbesondere Kos-ten f374r Entwicklung/Konstruktion sowie Herstellung und Vertrieb. Der Gewinn der Kl344gerin reduziere sich schon deshalb auf unter 12.500.000 200. Dieser Ge-winn stehe aber nicht in vollem Umfang in urs344chlichem Zusammenhang mit der ihr vorgeworfenen Patentverletzung, sondern sch344tzungsweise nur in H366he von 10 %, so dass der Verletzergewinn sogar deutlich unter dem erstinstanzlich festgesetzten Streitwert liege. Die Beklagte regt an, den Streitwert auf 2.500.000 200 festzusetzen. Zwar sei nach den Grunds344tzen der bisherigen Rechtsprechung auch ein Streitwert in der Gr366337enordnung des Betrags der Schadensersatzklage gut vertretbar, jedoch m374sse auch mit Blick auf den Popularklagencharakter des Patentnich-tigkeitsverfahrens vermieden werden, dass von der Wertfestsetzung eine prohi-bitive Wirkung ausgehe. 3 II. Das Prozessgericht hat den Wert f374r die zu erhebenden Geb374hren festzusetzen, sobald eine Entscheidung 374ber den gesamten Streitgegenstand ergeht (247 63 Abs. 2 Satz 1 GKG). Diese Voraussetzung ist vorliegend erf374llt, nachdem das Nichtigkeitsberufungsverfahren rechtskr344ftig abgeschlossen ist. 4 Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsverfahrens ist nach 247 51 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der st344ndigen Rechtspre-chung des Senats sind daf374r im Allgemeinen der Betrag der bis dahin entstan-denen Schadensersatzforderungen und der gemeine Wert des Patents bei Er-hebung der Klage bzw. bei Einlegung der Berufung ma337geblich (Sen.Beschl. v. 5 - 4 - 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; vgl. auch Beschl. v. 17.12.1963 - I ZR 146/59, Mitt. 1963, 60 und Beschl. v. 7.11.2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175 - Sachverst344ndigenentsch344digung IV). Ist zu diesem Zeitpunkt 374ber die streitige H366he des wegen Verletzung des Streitpatents bereits entstandenen Schadens noch keine abschlie337ende gerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es regelm344337ig billigem Ermes-sen, den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in voller H366he in die Wertbestimmung einzustellen. Gegenstand des Verfahrens zur Wertfestsetzung im Rahmen eines im Allgemeininteresse liegenden Verfahrens auf Nichtigerkl344-rung eines Patents ist nicht die gegebenenfalls im Wege gesetzlich zul344ssiger Sch344tzung vorzunehmende Ermittlung der durch die unerlaubte Benutzung der patentierten Lehre entstandenen Schadensersatzanspr374che. Das ist den Ver-letzungsgerichten im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses vorbehalten. Dementsprechend gehen auch beide Parteien in ihren Stellungnahmen zu der Frage des Streitwerts f374r das Nichtigkeitsberufungsverfahren 374bereinstimmend davon aus, dass es nicht Aufgabe des Senats ist, zum Zwecke der Wertfestset-zung eine konkrete Schadensermittlung vorzunehmen. Dann aber ist Klage-summe der bezifferten Schadensersatzforderung regelm344337ig der insoweit ein-zige substanzielle Anhaltspunkt f374r die Wertbestimmung. Der Wert der Klage-forderung erlaubt - abgesehen davon, dass der Zahlbetrag das betragsm344337ige Interesse des Beklagten an der Schadensersatzklage darstellt - objektiv, von einem mindestens entsprechenden Interesse des Kl344gers auszugehen, weil mit der erstrebten Vernichtung des Streitpatents der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll. Angesichts dessen w344re jede von dem mittels Klage bezifferten Schadensersatzbetrag abweichende Festlegung einer bereits entstandenen Schadensersatzforderung im Rahmen der Streitwertbestimmung regelm344337ig ohne sachlichen Bezug. 6 - 5 - Es ist nicht ersichtlich und auch nicht dargetan, dass hier ausnahmswei-se eine andere Wertung geboten sein k366nnte. Das Argument der Kl344gerin, an-gesichts der geltend gemachten M344ngel der Berechnung der eingeklagten Schadensersatzforderung durch die Beklagte k366nne und werde der Schadener-satzprozess bei weitem nicht zu dem beantragten Verurteilungsbetrag f374hren, betrifft lediglich die Frage der Berechtigung der Schadensersatzforderung, die nach dem Vorgesagten ausschlie337lich im Patentverletzungsprozess zu kl344ren ist. Auch der erhobene Vorwurf, die Beklagte habe einen v366llig unrealistischen "Phantasiewert" eingeklagt, kann daher nicht als berechtigt erkannt werden. Angesichts der Vorschusspflichten, die der eingeklagte au337erordentlich hohe Betrag f374r die Beklagte mit sich gebracht hat, kann abgesehen davon jedenfalls hier nicht angenommen werden, dass die Beklagte sich von Beweggr374nden hat leiten lassen, die auch im Streitwertfestsetzungsverfahren keine Beachtung ver-dienen. 7 In Anbetracht der Regelung in 247 144 PatG, 247 51 Abs. 2 GKG erfordert schlie337lich eine andere Entscheidung auch nicht der in der Stellungnahme der Beklagten anklingende Gesichtspunkt, wenn der Streitwert f374r das Nichtigkeits-verfahren unter Ber374cksichtigung des vollen Betrags einer hohen Schadenser-satzklage festgesetzt werde, k366nne wom366glich das verfassungsm344337ige Recht auf Zugang zu den Gerichten betroffen sein. Durch die gesetzlich vorgesehene M366glichkeit, auf gesonderten Antrag gegebenenfalls nach einem herabgesetz-ten Streitwert (Teilstreitwert) eine gerichtliche Entscheidung 374ber den Bestand eines Patents zu erlangen, ist gew344hrleistet, nicht wegen eines auf Grund einer bezifferten Schadensersatzklage festzusetzenden Streitwerts und der deshalb drohenden Kosten von der Nichtigkeitsklage Abstand nehmen zu m374ssen, die als Reaktion auf die Patentverletzungsklage f374r geboten erachtet wird. 8 - 6 - Da die Klagesumme im Verletzungsprozess vorliegend 374ber 32.000.000 200 betr344gt, ist allerdings die - bereits zur ma337geblichen Zeit der Ein-legung des Rechtsmittels (247 40 GKG) geltende - Kappungsgrenze von 30.000.000 200 (247 39 Abs. 2 GKG a.F.) zu ber374cksichtigen. Deshalb ist der Wert des Nichtigkeitsberufungsverfahrens in dieser H366he festzusetzen. Auf den an sich additiv zu ber374cksichtigenden gemeinen Wert des Streitpatents in der Zeit von der Berufungseinlegung bis zum Ablauf der Schutzdauer kommt es danach nicht mehr an. 9 Scharen Asendorf Gr366ning Berger Grabinski Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.07.2004 - 4 Ni 17/03 (EU) -
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