BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 16/09 Verk374ndet am: 10. Mai 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Okklusionsvorrichtung EP334 Art. 69 a) Bei Widerspr374chen zwischen den Patentanspr374chen und der Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentanspr374chen kei-nen Niederschlag gefunden haben, grunds344tzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit ber374cksichtigt werden, als sie sich als Erl344uterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen l344sst. b) Offenbart die Beschreibung mehrere M366glichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser M366glich-keiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begr374ndet die Benut-zung einer der 374brigen M366glichkeiten regelm344337ig keine Verletzung des Pa-tents mit 344quivalenten Mitteln. BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09 - OLG D374sseldorf LG D374sseldorf - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 10. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster f374r Recht erkannt: Auf die Rechtsmittel der Beklagten zu 1 werden das am 22. De-zember 2008 verk374ndete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlan-desgerichts D374sseldorf aufgehoben und das am 31. Juli 2007 ver-k374ndete Urteil der 4b-Zivilkammer des Landgerichts D374sseldorf abge344ndert, soweit zum Nachteil der Beklagten zu 1 erkannt wor-den ist. Die Klage wird - auch im Umfang der Klageerweiterung in der Be-rufungsinstanz - abgewiesen. Von den Gerichtskosten und den au337ergerichtlichen Kosten der Kl344gerin in erster und zweiter Instanz tragen der Beklagte zu 2 ein Achtel und die Kl344gerin sieben Achtel. Die Beklagte zu 1 wird von allen Kosten freigestellt. Die Kl344gerin tr344gt die Kosten des Revisi-onsverfahrens sowie die au337ergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 in erster und zweiter Instanz. Von den au337ergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 3 und 4 in erster Instanz tr344gt die Kl344ge-rin 15%. Im 334brigen tragen die Parteien ihre au337ergerichtlichen Kosten selbst. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Kl344gerin ist seit 2006 eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten, am 10. Juli 1995 international an-gemeldeten europ344ischen Patents 808 138 (Klagepatents), das eine Intravasku-l344r-Okklusionsvorrichtung und ein Verfahren zu deren Herstellung betrifft. 1 Die mit der Klage geltend gemachten Patentanspr374che 1 und 16 lauten in der Verfahrenssprache Englisch und in der deutschen 334bersetzung der Pa-tentschrift: 2 "1. A collapsible medical device (60) comprising a metal fabric formed of braided strands, the device (60) having a col-lapsed configuration for delivery through a channel in a pa-tient's, and has a generally dumbbell-shaped expanded configuration with two expanded diameter portions (64) separated by a reduced diameter portion (62) formed be-tween opposed ends of the device, characterized in that clamps (15) are adapted to clamp the strands at the op-posed ends of the device. 16. A method of forming a medical device according to any one of the preceding claims, the method comprising the steps of (a) providing a metal fabric formed of a plurality of braided strands, the strands being formed of a metal which can be heat treated to substantially set a desired shape; (b) deforming the metal fabric to generally conform to an internal wall surface of a moulding element; (c) heat treating the metal fabric in contact with the surface of the moulding element at an elevated temperature, the temperature and the duration of the heat treatment being sufficient to substantially set the shape of the fabric in its deformed state; - 4 - (d) removing the metal fabric from contact with the mould-ing element and (e) clamping the opposite ends of the strands of the device with clamps." "1. Kollabierbare medizinische Vorrichtung (60), umfassend ein aus geflochtenen Metalllitzen gebildetes Metallgewebe, wobei die Vorrichtung (60) eine kollabierte Konfiguration zur Zuf374hrung durch einen Kanal in einem Patienten hat und eine allgemein hantelf366rmige entfaltete Konfiguration mit zwei Teilen mit erweitertem Durchmesser (64) hat, die durch einen zwischen entgegengesetzten Enden der Vor-richtung gebildeten Teil mit reduziertem Durchmesser (62) getrennt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmen (15) zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetz-ten Enden der Vorrichtungen ausgef374hrt sind. 16. Verfahren zum Herstellen einer medizinischen Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: (a) Bereitstellen eines Metallgewebes, das aus einer Mehrzahl von geflochtenen Litzen gebildet ist, wobei die Litzen aus einem Metall hergestellt werden, das w344rmebehandelt werden kann, um im Wesentlichen eine gew374nschte Form festzulegen; (b) Verformen des Metallgewebes, damit es allgemein ei-ner inneren Wandfl344che eines Formelements ent-spricht; (c) W344rmebehandeln des Metallgewebes in Kontakt mit der Oberfl344che des Formelements bei einer erh366hten Temperatur, wobei die Temperatur und die Dauer der W344rmebehandlung ausreichen, um die Form des Ge-webes in seinem verformten Zustand im Wesentlichen festzulegen; (d) Entfernen des Metallgewebes aus dem Kontakt mit dem Formelement und (e) Festklemmen der entgegengesetzten Enden der Litzen der Vorrichtung mit Klemmen." - 5 - Die Beklagte zu 1, deren Gesch344fte der Beklagte zu 2 gef374hrt hat, ver-treibt unter der Bezeichnung "F. O. " ein Verschlussimplantat zur Be- handlung von Septumdefekten aus einem Metallgewebe, dessen (in der deut-schen 334bersetzung des Patentanspruchs als Litzen bezeichnete) Dr344hte aus einer Nickel-Titan-Legierung (Nitinol) bestehen. Die Dr344hte werden um etwa 180260 umgeschlagen, wodurch die Drahtenden s344mtlich am proximalen Ende der fertigen Vorrichtung zu liegen kommen. Nach einer formgebenden W344rmebe-handlung wird 374ber das Drahtb374ndelende eine Nitinolmuffe geschoben. Das Drahtb374ndel wird am proximalen Ende der Muffe abgeschnitten und ein Endab-schnitt mit der Muffe verschwei337t. 3 Die Kl344gerin hat deswegen die Beklagten zu 1 und 2 sowie die Beklagte zu 3 und deren Gesch344ftsf374hrer, den Beklagten zu 4, wegen wortlautgem344337er, jedenfalls aber 344quivalenter Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Das Landgericht hat im Wesentlichen antragsgem344337 er-kannt. 4 Im Berufungsverfahren hat die Kl344gerin im Weg der Anschlussberufung die Klage gegen374ber den Beklagten zu 1 und 2 auf eine weitere Ausf374hrungs-form erweitert. Sie hat au337erdem die Beklagten zu 1 und 2 auch aus einem deutschen Gebrauchsmuster und einem weiteren europ344ischen Patents in An-spruch genommen, insoweit die Klage jedoch wieder zur374ckgenommen. 5 Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zur374ckgewiesen und auch der Anschlussberufung entsprochen (OLG D374sseldorf, InstGE 10, 248). 6 - 6 - Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte zu 1 (im Folgenden auch: Beklagte) ihr Klageabweisungsbegehren in vollem Umfang weiter. 7 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Revision f374hrt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter Ab344nderung der erstinstanzlichen Entscheidung zur Abweisung der gegen die Beklagte zu 1 gerichteten Klage. 8 I. Das Berufungsgericht hat dem Klagepatent das technische Problem entnommen, eine kollabierbare medizinische Vorrichtung, insbesondere eine solche, mit der Blutgef344337e eines Patienten verschlossen werden k366nnen (Em-bolisationsvorrichtung), zur Verf374gung zu stellen, die pr344zise in ein Gef344337 ein-gesetzt und am Ort ihres Einsatzes ohne Schwierigkeiten entfaltet werden kann. 9 Das Berufungsgericht hat Patentanspruch 1 des Klagepatents wie folgt gegliedert: 10 1. Kollabierbare medizinische Vorrichtung, die ein Metallgewebe um-fasst. 2. Das Metallgewebe ist aus geflochtenen Metalllitzen (in der Verfah-renssprache: braided metal strands) gebildet. 3. Die Vorrichtung hat - 7 - a. eine kollabierte Konfiguration zur Zuf374hrung durch einen Kanal in einem Patienten und b. eine allgemeine hantelf366rmige entfaltete Konfiguration. 4. Die allgemein hantelf366rmige (entfaltete) Konfiguration hat a. zwei Teile mit erweitertem Durchmesser, die b. durch einen Teil mit reduziertem Durchmesser getrennt sind, der zwischen entgegengesetzten Enden der Vorrichtung gebildet ist; 5. Klemmen zum Festklemmen der Litzen (clamps 205 to clamp the strands) sind an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung aus-gef374hrt. Eine Ausf374hrungsform zeigt Figur 5A des Klagepatents: 11 II. Die Beklagte zu 1 hat nach den Feststellungen des Berufungsge-richts die angegriffenen Ausf374hrungsformen FigullaPFO (Patent Foramen Ova-le)-Occluder und FigullaASD-Occluder, katheterbasierte Verschlussimplantate zur Behandlung von Atriumseptumdefekten (Vorhofscheidewanddefekten), n344mlich Perforationen der Herzscheidewand, gefertigt, auf einem Kongress in 12 - 8 - Frankfurt am Main vorgestellt, im Internet beworben und in den Verkehr ge-bracht (Abbildungen im Berufungsurteil S. 11 bis 13). Die Litzen bestehen dabei aus einst374ckigen Nitinoldr344hten, die um etwa 180260 umgeschlagen werden, wo-durch die Litzenenden zusammen mit den in fertigem Zustand ohnehin dort po-sitionierten Litzenenden s344mtlich am sp344teren proximalen Ende der Vorrichtung und nicht an deren entgegengesetzten Enden zu liegen kommen. Diese ersten Ausf374hrungsformen weisen einen Ring aus Nitinol (einer Nickel-Titan-Legierung mit "Formged344chtnis") auf, mit dem ein definierter proximaler Endabschnitt ver-schwei337t oder verschmolzen wird; an dem Nitinolring wird eine Stahlmuffe mit Innengewinde befestigt, um ein Einschrauben eines F374hrungsdrahts zu erm366g-lichen. Die zweite Ausf374hrungsform verzichtet auf den Nitinolring, die Stahlmuf-fe wird unmittelbar auf das zuvor verschwei337te Ende des Drahtb374ndels aufge-setzt. III. Das Berufungsgericht hat mit dem Landgericht angenommen, die angegriffene Ausf374hrungsform I entspreche wortlautgem344337 der technischen Lehre des Patentanspruchs 1. Die Verwirklichung der Merkmale 2 bis 4b des Sachanspruchs werde von den Beklagten mit Recht nicht in Abrede gestellt. Die Vorrichtungen seien auch kollabierbare Vorrichtungen im Sinn des Merkmals 1; auf Embolisationsvorrichtungen sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht beschr344nkt. Auch aus der Hantelform der gesch374tzten Vorrichtung ergebe sich keine Einschr344nkung des Einsatzbereichs der Vorrichtung; diese k366nne auch zur Behandlung von Septumdefekten verwendbar sein. Das Berufungsge-richt hat dabei angenommen, dass die erfindungsgem344337e Vorrichtung in der kollabierten Form etwa mit Hilfe eines Katheters in ein Gef344337 des Patienten eingef374hrt werden k366nne; werde sie aus dem distalen Ende des Katheters ent-lassen, k366nne sie eine definiert entfaltete Form einnehmen, die es gew344hrleiste, dass sie sich nicht unbeabsichtigt vom Einsatzort entfernen k366nne. Die Vorrich- 13 - 9 - tung werde innerhalb des zu verschlie337enden Gef344337es so positioniert, dass ihre Achse generell mit derjenigen des Blutgef344337es 374bereinstimme. Die besondere Hantelform der entfalteten Konfiguration begrenze dabei die M366glichkeit, dass sich die Verschlussvorrichtung gegen374ber der Gef344337achse im Winkel verdrehe. Dies l344sst keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision nicht beanstandet. Ebenso sei das Merkmal 5 verwirklicht. Mit der erstmals in der Beru-fungsinstanz aufgestellten Behauptung, zur festen Verbindung der Dr344hte diene nicht die Nitinolmuffe, die keine Klemmwirkung entfalte, sondern die Plas-maschwei337verbindung der Drahtenden mit der Muffe, k366nnten die Beklagten nicht geh366rt werden. Erfolglos bleibe schlie337lich das Vorbringen der Beklagten, dass die angegriffene Vorrichtung die Dr344hte nur an einem Ende der Vorrich-tung zusammenf374hre. Dies entspreche noch dem technischen Wortsinn des Merkmals 5, denn der in der Patentbeschreibung hervorgehobene, erfindungs-gem344337 durch das Vorsehen von Klemmen angestrebte Schutz der Litzen gegen ein Ausfasern einzelner Drahtenden und ihr Zur374ckkehren in die ungeflochtene Position erscheine nur dort notwendig, wo ein abgeschnittenes freies Ende vor-liege, das ausfasern k366nne. Die Klagepatentschrift beschreibe (Abs. 27/28 der Beschreibung), dass auch aus einem flachen Gewebe, wie es in Figur 1B dar-gestellt sei, erfindungsgem344337e Verschlussvorrichtungen durch Umschlagen der vier Enden des Gewebest374cks nach oben hergestellt werden k366nnten. Die sich nach dem Festklemmen bildende leere Tasche brauche dann nur am oberen "Rand" zusammengeklammert zu werden. Zwar lehre das Klagepatent bei phi-lologischer Betrachtung mehrere Klemmen und schreibe dar374ber hinaus vor, mit diesen Klemmen die Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrich-tung, also sowohl am proximalen als auch am distalen Ende, festzuklemmen. Bei diesem rein sprachlichen Verst344ndnis bleibe der Fachmann jedoch nicht 14 - 10 - stehen. Er sehe, dass die Klemmen dem B374ndeln der Litzen dienten, und zwar unabh344ngig davon, ob die Litzen in gestrecktem Zustand belassen oder ihre Enden durch Umbiegen 374bereinander gelegt seien, denn dadurch h366rten die beiden Litzenenden nicht auf zu existieren. Der Fachmann werde deshalb da-von ausgehen, dass Patentanspruch 1 in seinem technischen Sinngehalt auch Ausf374hrungen umfasse, bei denen beide Litzenenden 374bereinander gelegt und nur an einem Ende der Vorrichtung geb374ndelt seien. Aus Absatz 27 der Be-schreibung in Verbindung mit Figur 1B ergebe sich, dass die Herstellung eines Okkluders aus einem flachen Gewebest374ck durch Umschlagen erfasst sein sol-le, bei der nur eine Klemme erforderlich sei. In dieser Ausf374hrungsvariante er-gebe es mit R374cksicht auf die Funktion der Klemmen nur einen technischen Sinn, Klemmen dort anzubringen, wo 374berhaupt freie Litzenenden vorhanden seien. Der im Patentanspruch verwendete Plural "Klemmen" stehe dem nicht entgegen, denn der Fachmann begreife die Formulierung vor dem Hintergrund des in Absatz 27 erl344uterten Ausf374hrungsbeispiels als Gattungsbezeichnung. Dieser Auslegung stehe auch nicht entgegen, dass auch Merkmal 4 auf die entgegengesetzten Enden der Vorrichtung Bezug nehme und dort eindeutig das proximale und das distale Ende der Vorrichtung selbst gemeint seien. Denn in Merkmal 4 gehe es um die Bestimmung der Lage des mittleren Teils der Vor-richtung mit reduziertem Durchmesser. Fehl gehe auch der durch die Entschei-dung der Rechtbank Den Haag im niederl344ndischen Verletzungsverfahren un-termauerte Einwand der Beklagten, der Anmelder habe im Erteilungsverfahren auf Patentschutz f374r Ausf374hrungsformen nach Absatz 27 verzichtet, weil die Erteilungsakten grunds344tzlich kein zul344ssiges Auslegungsmaterial seien. Der Fachmann, dem sich aus der Patentschrift nicht erschlie337e, dass - wie die Be-klagten meinten - Teile der Beschreibung h344tten gestrichen werden m374ssen, werde die betreffenden Textstellen als Erl344uterung des gesch374tzten Gegen- - 11 - stands verstehen und versuchen, sie in einen sinnvollen Gesamtzusammen-hang zu bringen, bei dem sich Widerspr374che nicht erg344ben. Hinsichtlich der mit der Anschlussberufung eingef374hrten zweiten Ausf374h-rungsform g344lten dieselben Erw344gungen. Ein Unterschied zur Ausf374hrungsform I bestehe lediglich darin, dass die Drahtenden ohne Nitinolring verschwei337t sei-en und auf die verschwei337ten Enden eine Stahlh374lse zur Verbindung mit einem F374hrungsdraht aufgeschoben werde. F374r die Stahlh374lse gelte wie f374r die Niti-nolh374lse der ersten Ausf374hrungsform, dass sie die Drahtenden aufnehme und schon dadurch zusammenhalte. 15 IV. Diese Ausf374hrungen halten der revisionsrechtlichen Nachpr374fung nicht in vollem Umfang stand. 16 Dabei kann f374r die Pr374fung einer wortsinngem344337en Patentbenutzung zu-gunsten der Kl344gerin unterstellt werden, dass die von der Beklagten vertriebe-nen Vorrichtungen eine Klemme im Sinn des Merkmals 5 des Patentanspruchs 1 des Klagepatents nach der Gliederung des Berufungsurteils aufweisen, mit der die Drahtenden geklemmt werden. 17 Merkmal 5 verlangt weiter an den entgegengesetzten Enden der Vorrich-tung angebrachte Klemmen ("clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device"). Diesem Erfordernis entspricht eine einzige, an einem Ende der Vorrichtung angebrachte Klemme nicht. 18 Zwar sagt weder der Begriff "Klemmen" (clamps) noch der Begriff "En-den" (ends) f374r sich genommen etwas dar374ber aus, wie viele von ihnen vorhan- 19 - 12 - den sein m374ssen; grunds344tzlich ist auch eine Auslegung dahin denkbar, dass es sich um Gattungsbegriffe handelt, wie dies das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend gesehen hat. Das Berufungsgericht hat aber nicht hinreichend be-r374cksichtigt, dass mit der Formulierung "at the opposed ends of the device" eine Festlegung dahin getroffen ist, dass Klemmen an den entgegengesetzten En-den der Vorrichtung angebracht werden sollen, und dass damit notwendiger-weise zwei Klemmen vorhanden sein m374ssen, wie dies auch die englischen (vgl. das Urteil des High Court vom 31. Juli 2009 - [2009] EWHC 2013 (Ch) Rn. 68 ff., 72, 76, 77 und das Urteil des Court of Appeal vom 22. Juni 2010 - [2010] EWCA Civ 702 Rn. 48 ff.) und niederl344ndischen Gerichte (Urteil der Rechtbank Den Haag ('s-Gravenhage) vom 29. Oktober 2008 - 2992367/HA ZA 07-3614 Rn. 4.2, 4.3; Urteil des Gerechtshof Den Haag ('s-Gravenhage) vom 19. Oktober 2010 - 200.020.925/01) gesehen haben. Die entgegengesetzten Enden der Vorrichtung werden, wie das Beru-fungsgericht nicht verkennt, bereits in Merkmal 4 b erw344hnt und k366nnen dort nicht anders als w366rtlich verstanden werden. Die Annahme des Berufungsge-richts, die entgegengesetzten Enden seien in Merkmal 4 b anders zu verstehen als in Merkmal 5, findet weder im Patentanspruch noch in der Beschreibung eine St374tze. 20 Das Berufungsgericht hat sich insoweit ma337geblich von der 334berlegung leiten lassen, dass von Patentanspruch 1 auch Ausf374hrungsformen umfasst seien, bei denen die Dr344hte durch Umbiegen 374bereinander gelegt und deshalb nur an einem Ende der Vorrichtung geb374ndelt seien, weswegen Patentan-spruch 16 auch auf ein Festklemmen der entgegengesetzten Enden der Litzen und nicht der Vorrichtung abstelle. Zwar kann sich diese Begr374ndung auf die Erw344hnung einer durch Umschlagen herzustellenden "leeren Tasche" ("the 21 - 13 - fabric can be inverted upon itself to form a recess or depression and the fabric can be clamped about this recess to form an empty pocket ... before the fabric is cut") in Absatz 27 der Beschreibung des Klagepatents (in der ma337geblichen Verfahrenssprache) st374tzen. Dieser R374ckgriff auf die Beschreibung vermag die Auslegung durch das Berufungsgericht jedoch nicht zu tragen: Die Erw344gung des Berufungsgerichts, einer Klemme bed374rfe es erkenn-bar nur dort, wo Drahtenden zu klemmen seien, geht, wie die Revision mit Recht r374gt, daran vorbei, dass sich nach Patentanspruch 1 an beiden Enden der Vorrichtung Drahtenden befinden, die zusammengeklemmt werden k366nnen und geklemmt werden m374ssen, um ein Ausfasern zu vermeiden. Eine Ausf374h-rungsform, bei der es auf einer Seite an solchen Drahtenden fehlt, kann daher nicht dazu herangezogen werden, entgegen dem klaren Wortlaut des Patentan-spruchs ein Festklemmen s344mtlicher Litzen an ein und demselben Ende der Vorrichtung statt an den entgegengesetzten als wortsinngem344337e Verwirklichung der erfindungsgem344337en Lehre anzusehen. 22 Nach der Vorgabe in Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EP334 wird der Schutzbereich eines Patents durch die Patentanspr374che bestimmt. Damit diese Bestimmung so erfolgen kann, dass die Ziele des Artikels 1 des Auslegungsprotokolls er-reicht werden, ist zun344chst unter Ber374cksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen der technische Sinngehalt zu ermitteln, der dem Wortlaut des Pa-tentanspruchs aus fachm344nnischer Sicht beizumessen ist. Zwar ist ein buch-st344bliches Verst344ndnis der Patentanspr374che nicht zur Erfassung des gesch374tz-ten Gegenstands geeignet, andererseits darf der Schutzgegenstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkreter, im Anspruch angegebener L366sungs-mittel erweitert werden (vgl. Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986, 337, 341). Insbe-sondere darf ein engerer Patentanspruch nicht nach Ma337gabe einer weiter ge- 23 - 14 - fassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch hat vielmehr Vorrang gegen374ber der Beschreibung (BGH, Urteile vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 - bodenseitige Ver-einzelungseinrichtung; vom 13. Februar 2007 - X ZR 74/05, BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 - Kettenradanordnung I; vom 17. April 2007 - X ZR 72/05, BGHZ 172, 88, 97 = GRUR 2007, 778, 779 - Ziehmaschinenzugeinheit I; vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung). Was in den Patentanspr374chen keinen Niederschlag gefunden hat, kann nicht unter den Schutz des Patents fallen. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zwar nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EP334 zur Auslegung der Patentanspr374che heranzu-ziehen, da diese der Erl344uterung der Patentanspr374che dienen. Beschreibung und Zeichnungen sind mithin heranzuziehen, um den Sinngehalt des Patentan-spruchs zu ermitteln. Ihre Heranziehung darf aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands f374hren (BGH, aaO - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, aaO - Ziehmaschinenzugeinheit I; BGH, aaO - Gelenkanordnung). Lassen sich die technische Lehre der Beschreibung und die technische Lehre des Patentanspruchs nicht in Einklang bringen, ist der Pa-tentanspruch ma337geblich (vgl. schon BGH, Urteile vom 29. November 1988 - X ZR 63/87, BGHZ 106, 84 , 93 f. = GRUR 1989, 205, 208 - Schwermetall-oxidationskatalysator; vom 16. Juni 1987 - X ZR 51/86, BGHZ 101, 159 = GRUR 1987, 794 - Antivirusmittel). Bei Widerspr374chen zwischen Patentanspr374-chen und Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentanspr374chen keinen Niederschlag gefunden haben, grunds344tzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf somit nur insoweit be-r374cksichtigt werden, als sie sich als Erl344uterung des Gegenstands des Patent-anspruchs lesen l344sst. - 15 - Auch die 334berlegung, dass die Fachwelt grunds344tzlich bestrebt ist, die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und ihren Gesamtin-halt im Zweifel so zu verstehen, dass sich Widerspr374che nicht ergeben (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juli 2008 - X ZB 13/06, GRUR 2008, 887 - Momentan-pol II; Urteil vom 31. M344rz 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 = GRUR 2009, 653 - Stra337enbaumaschine), f374hrt hier nicht zu einer Einbeziehung der insoweit 374bereinstimmenden angegriffenen Ausf374hrungsformen in den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents. Dieser Grundsatz wird n344mlich durch den Vorrang des Patentanspruchs eingegrenzt. Kann, wie hier, der Wortlaut des Patentanspruchs mit einer Beschreibungsstelle nicht in Einklang gebracht wer-den, kann die Beschreibung nicht zur "Korrektur" des Patentanspruchs heran-gezogen werden; andernfalls w374rde gegen den Grundsatz des Vorrangs des Patentanspruchs versto337en. 24 Relevante Widerspr374che zwischen Beschreibung und Patentanspr374chen sind, was die Lage der Klemmen an den entgegengesetzten Enden betrifft, al-lerdings zu verneinen. Die Beschreibungsstelle, auf die sich das Berufungsge-richt gest374tzt hat (Abs. 27), l344sst sich nicht ohne Weiteres mit Patentanspruch 1 in Verbindung bringen. Sie besagt n344mlich lediglich, dass bei Verwendung ei-nes flachen Gewebes entsprechend der Figur 1B des Klagepatents als Aus-gangsmaterial dieses umgeklappt und geklammert werden kann, um eine "leere Tasche" (an empty pocket) zu bilden, bevor es zugeschnitten wird (before the fabric is cut). In dieser unklaren Passage wird nicht ausgef374hrt, ob und inwie-fern sich aus der Tasche eine praktisch brauchbare allgemein hantelf366rmige Konfiguration herstellen l344sst, wie sie Gegenstand von Patentanspruch 1 ist (Merkmal 4); das Berufungsgericht hat auch ausdr374cklich offen gelassen, ob dies m366glich ist. Die Textpassage schlie337t zudem unmittelbar an Absatz 26 an, in dem nichtpatentgem344337e Formen der Fixierung der Drahtenden er366rtert wer- 25 - 16 - den. Damit betrifft sie ersichtlich schon kein Ausf374hrungsbeispiel der erfin-dungsgem344337en Vorrichtung, sondern beschreibt nicht mehr als einen m366gli-chen Arbeitsschritt beim Herstellungsvorgang und nicht das fertige patentge-m344337e Erzeugnis. Damit kann die Beschreibungsstelle, auf die sich das Beru-fungsgericht gest374tzt hat, aber nicht die Grundlage f374r eine den Wortsinn des Patentanspruchs korrigierende Auslegung des Patentanspruchs bilden. Es kann daher auch hier uner366rtert bleiben, ob es der Grundsatz, dass nicht auf Vor-g344nge im Erteilungsverfahren zur374ckgegriffen werden darf, die im Patent keinen Niederschlag gefunden haben (BGH, Urteil vom 12. M344rz 2002 - X ZR 43/01, BGHZ 150, 161 = GRUR 2002, 511 - Kunststoffrohrteil), auch verbietet, auf Pa-tentver366ffentlichungen wie die amtlich ver366ffentlichte Patentanmeldung oder fr374here Fassungen der sp344ter etwa im Einspruchsverfahren oder im Beschr344n-kungsverfahren ge344nderten Patentschrift zur374ckzugreifen, wenn sich der Gehalt der ma337geblichen Fassung der Patentschrift erst aus einem Vergleich mit die-sen erschlie337t und damit zu einem Niederschlag auch in dieser gef374hrt hat (vgl. hierzu schon BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 33 - Gelenkanordnung). Da es mithin jedenfalls an Klemmen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung fehlt, ist eine wortsinngem344337e Verletzung zu verneinen. Die abweichende Betrachtung des Berufungsgerichts f374hrt zur Einbeziehung einer Unterkombination in den Patentschutz. Dies ist, wie der Senat bereits wieder-holt ausgef374hrt hat, nicht statthaft (BGH, Urteil vom 31. Mai 2007 - X ZR 172/04, BGHZ 172, 298 = GRUR 2007, 1059 - Zerfallszeitmessger344t; BGHZ 180, 215 = GRUR 2009, 653 - Stra337enbaumaschine). 26 V. Das Berufungsurteil ist mithin aufzuheben. Einer Zur374ckverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht, da der Senat in der Sache 27 - 17 - selbst entscheiden kann. Die Klage gegen die Beklagte zu 1 erweist sich als unbegr374ndet, da die angegriffenen Ausf374hrungsformen die erfindungsgem344337e Lehre auch nicht mit 344quivalenten Mitteln verwirklichen und daher nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fallen. 1. F374r die Pr374fung der geltend gemachten, vom Berufungsgericht folge-richtig nicht er366rterten Patentverletzung mit 344quivalenten Mittel kann zugunsten der Kl344gerin unterstellt werden, dass die Ausgestaltung der angegriffenen Aus-f374hrungsformen, bei denen nur eine einzige Klemme vorhanden ist, die s344mtli-che Dr344hte an einem (dem proximalen) Ende der Vorrichtung zusammenh344lt, w344hrend das andere Ende der Vorrichtung auf Grund der dort umgeschlagenen Dr344hte verschlossen ist, mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln dasselbe Problem l366st wie der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestell-te Gegenstand, bei dem die Klemmen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung ausgef374hrt sind, und dass der Fachmann, wie die Kl344gerin in ihrem Schriftsatz vom 15. April 2011 noch einmal eingehend dargelegt hat, durch sei-ne Fachkenntnisse dazu bef344higt ist, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden (Senat, Urteil vom 12. M344rz 2002 - X ZR 168/00, BGHZ 150, 149, 154 = GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I). 28 2. Zu verneinen ist dagegen, dass die 334berlegungen, die der Fach-mann hierzu anstellen muss, am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind. Die abweichende Ausf374h-rung mit ihren abgewandelten Mitteln ist daher aus fachm344nnischer Sicht nicht als gleichwertig in Betracht zu ziehen (vgl. u.a. Senat, Urteile vom 12. M344rz 2002 - X ZR 168/00, BGHZ 150, 149, 154 - Schneidmesser I und vom 14. De-zember 2010 - X ZR 193/03, GRUR 2011, 313 Rn. 35 - Crimpwerkzeug IV). Zu dieser rechtlichen Beurteilung, zu der der Bundesgerichtshof als Revisionsge- 29 - 18 - richt berufen ist, bedarf es keiner Zur374ckverweisung der Sache an das Beru-fungsgericht. Eine Aussage dar374ber, ob eine vom Wortsinn des Patentanspruchs ab-weichende Ausf374hrung in den Schutzbereich eines Patents f344llt, kann zwar re-gelm344337ig nur dann getroffen werden, wenn sich der Tatrichter mit den betref-fenden Fragen befasst hat. Denn bei der Gleichwirkung handelt es sich um eine Frage, deren Beantwortung tatrichterlicher Feststellungen bedarf, die in der Re-visionsinstanz nicht nachgeholt werden k366nnen (BGH, Urteile vom 22. No-vember 2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313 Rn. 22 - Stapeltrockner und vom 17. April 2007, GRUR 2007, 959 Rn. 28 - Pumpeinrichtung). Dies liegt aber daran, dass der Tatrichter gegebenenfalls keinen Anlass hatte, Feststellungen zu einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden, indessen gleich-wohl die technische Wirkung der Erfindung erzielenden Ausgestaltung der an-gegriffenen Ausf374hrungsform zu treffen. Insoweit kann jedoch im Streitfall auf die Feststellungen zur tats344chlichen Beschaffenheit der angegriffenen Ausf374h-rungsform zur374ckgegriffen werden, die das Berufungsgericht als wortsinnge-m344337e Benutzung gewertet hat und auf die auch die Kl344gerin die von ihr hilfs-weise geltend gemachte 344quivalente Verletzung st374tzt. 30 - 19 - Die Gleichwertigkeit des abweichenden Mittels ist hingegen eine Rechts-frage, die der revisionsrechtlichen Pr374fung zug344nglich ist. Sie h344ngt zwar in der Regel entscheidend ebenfalls von den in der Tatsacheninstanz zu kl344renden tats344chlichen Grundlagen ab (BGH, Urteile vom 22. November 2005, aaO Rn. 23 - Stapeltrockner und vom 14. Dezember 2010, aaO Rn. 36 - Crimpwerk-zeug IV). Das schlie337t jedoch nach 247 563 Abs. 3 ZPO nicht aus, dass sie vom Revisionsgericht unmittelbar entschieden werden kann, wenn diejenigen tat-s344chlichen Feststellungen, die die Annahme einer 344quivalenten Verletzung ge-gebenenfalls tragen k366nnten, bereits getroffen sind und weitere Feststellungen nicht zu erwarten sind (BGH, Urteile vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, aaO - Gelenkanordnung und vom 14. Dezember 2010, aaO Rn. 34 ff. - Crimpwerk-zeug IV). So liegt der Fall hier. 31 Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die "Litzen" entwe-der in gestrecktem Zustand belassen werden oder ihre Enden - gleichwirkend - durch Umbiegen 374bereinander gelegt und dann nur an einem Ende der Vorrich-tung geb374ndelt werden k366nnen. Daran schlie337t sich die weitere 334berlegung an, dass es in diesem Fall nicht erforderlich ist, zwei Klemmen zu verwenden, son-dern dass beide Enden mit einer einzigen Klemme erfasst und zusammen-gehalten werden k366nnen. Die eine, s344mtliche Litzenenden erfassende Klemme wird danach als Ersatzmittel f374r die zwei Klemmen angesehen, die nach dem Wortlaut des Patentanspruchs die Litzen einerseits am proximalen, andererseits am distalen Ende zusammenklemmen. Auf dieser Grundlage verficht auch die Kl344gerin eine gleichwertige Benutzung des Klagepatents. 32 Diese 334berlegung ist schon in ihrem Ausgangspunkt nicht am Patentan-spruch orientiert. Das Klagepatent (auch der Patentanspruch, der ein aus ge-flochtenen Metalllitzen gebildetes Metallgewebe verlangt, Merkmal 2) verkn374pft 33 - 20 - die gesch374tzte Vorrichtung eng mit dem Herstellungsverfahren. Welche Varian-ten der erfindungsgem344337en Vorrichtung aus fachm344nnischer Sicht aufgrund von am Patentanspruch orientierten 334berlegungen als gleichwertig in Erw344gung zu ziehen sind, l344sst sich deshalb nicht unabh344ngig von der Frage beantworten, ob und wie sich eine solche ge344nderte Ausf374hrungsform einfach und kosten-g374nstig so herstellen l344sst, wie dies das Klagepatent f374r die dem Wortsinn des Patentanspruchs entsprechende Ausf374hrung der Vorrichtung lehrt, n344mlich in Form des in Figur 1A gezeigten Flechtschlauchs (wie er im 334brigen auch von der von der Kl344gerin herangezogenen japanischen Gebrauchsmusterver366ffent-lichung Hei 04-47415 verwendet wird). Demgegen374ber hat die 334berlegung, die Litzen k366nnten auch um 180260 umgebogen werden, so dass alle Litzenenden an demselben Ende der Vorrichtung liegen, schon deshalb keine Grundlage im Patentanspruch, weil nicht erkennbar ist, wozu eine derartige Ausgestaltung bei der Bereitstellung eines (schlauchf366rmigen) Metallgewebes dienen sollte, aus dem sich eine Vorrichtung mit den Merkmalen 3 bis 5, d.h. mit freien, jeweils mit einer Klemme zusammen zu haltenden Drahtenden an beiden Enden der Vor-richtung, formen l344sst. Die Funktion der Klemmen an den entgegengesetzten Enden der Vor-richtung ersch366pft sich nicht darin, dort die Drahtenden durch Klemmwirkung zusammenzuhalten. Vielmehr soll die Vorrichtung an beiden Enden geschlos-sen werden, indem das Metallgewebe gehindert wird, sich aufzul366sen (Abs. 25 der Beschreibung). Die Erw344gung der Kl344gerin, die technische Lehre des Kla-gepatents werde nicht verlassen, wenn auf Grund des in der Patentschrift of-fenbarten Herstellens der patentgem344337en Vorrichtung (scil. aus einem flachen Metallgewebe bzw. einer daraus geformten "leeren Tasche") oder auch nach Umschlagen eines Schlauchgewebes nach dem Vorbild der japanischen Gebrauchsmusterver366ffentlichung ein offenes Drahtende nur noch auf einer 34 - 21 - Seite vorliege und dann auch nur dort eine Klemme zum Einsatz komme, w344h-rend das andere Ende durch das ausdr374cklich beschriebene Umschlagen des Gewebes verschlossen sei, und der Fachmann werde eine abweichende Aus-gestaltung, bei der das eine Ende durch Umschlagen und das andere Ende durch Vorsehen von Klemmen geschlossen werde, als an der technischen Leh-re des Merkmals 5 orientiert ansehen, greift daher zu kurz. Denn der Patentan-spruch begn374gt sich weder mit der Anforderung, die offenen Drahtenden klem-mend zusammenzuhalten, noch mit der Anforderung, beide offenen Enden der Vorrichtung zu verschlie337en, sondern verlangt, dass der Verschluss an diesen beiden Enden der Vorrichtung in der Weise ausgef374hrt wird, dass dort die (En-den der) Dr344hte mittels Klemmen festgeklemmt werden. Er trifft damit eine Auswahl aus den in Absatz 26 der Beschreibung erw344hnten vielf344ltigen M366g-lichkeiten, die Enden der gew374nschten Gewebel344nge "alternativ" (durch L366ten, Hartl366ten, Schwei337en oder auf andere Weise) zu fixieren. Bei der Pr374fung der Orientierung am Patentanspruch, die Voraussetzung der Einbeziehung einer als gleichwirkend auffindbaren Abwandlung der wort-sinngem344337en Lehre in den Schutzbereich des Patents ist, darf dies nicht au337er Betracht bleiben. Orientierung am Patentanspruch setzt voraus, dass der Pa-tentanspruch in allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die ma337gebliche Grundlage f374r die 334berlegungen des Fachmanns bildet (BGH, Urteil vom 29. November 1988 - X ZR 63/87, BGHZ 106, 84 , 90 f. = GRUR 1989, 205 - Schwermetalloxidationskatalysator; Urteil vom 12. M344rz 2002 - X ZR 168/00, BGHZ 150, 149, 154 = GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I). Trifft der Patentanspruch eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen M366glichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, m374ssen die fachm344nni-schen 334berlegungen zu m366glichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Aus-wahlentscheidung in Einklang stehen. Nur solche fachm344nnischen 334berlegun- 35 - 22 - gen sind daher auch im Streitfall an der durch den Patentanspruch gesch374tzten technische Lehre orientiert, die auch der Auswahlentscheidung des Patentan-spruchs Rechnung tragen, an beiden Enden der Vorrichtung die Dr344hte mittels einer Klemme durch eine Klemmverbindung zusammenzuhalten. Ebenso wenig wie das im Patentanspruch vorgesehene Klemmen an beiden Enden der Vor-richtung durch eine Schwei337- oder sonstige Verbindung ersetzt werden darf, die vom Klagepatent zwar offenbart, aber nicht beansprucht wird, darf an einem Ende der Vorrichtung die Klemmverbindung durch eine andere Verbindungs-form ersetzt werden. Eine solche andere Verbindungsform stellt es aber - wie auch die Kl344gerin ihren 334berlegungen zur Gleichwertigkeit zugrunde legt - dar, wenn die Verbindung der Dr344hte am distalen Ende der Vorrichtung durch das Umschlagen des Gewebes erfolgt. Entgegen der Auffassung des englischen Berufungsgerichts, das ge-meint hat, die "Schneidmesser-Fragen" enthielten nichts, was der dritten der in Improver v. Remington ([1990] FSR 181) von J. Hoffmann als Teil seiner Wie-dergabe von Lord Diplocks Auslegungsansatz in Catnic gestellten Fragen ent-spreche (aaO Rn. 28 f.), f374hrt somit die Pr374fung der Orientierung am Patentan-spruch zum Ausschluss einer Ausf374hrungsform aus dem Schutzbereich des Patents, die zwar offenbart oder f374r den Fachmann jedenfalls auffindbar sein mag, von der der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie - aus welchen Gr374nden auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte (vgl. BGH, aaO, 159 - Schneidmesser I). 36 - 23 - VI. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 91 Abs. 1, 247 100 Abs. 1 ZPO. 37 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Grabinski Schuster Vorinstanzen: LG D374sseldorf, Entscheidung vom 31.07.2007 - 4b O 297/06 - OLG D374sseldorf, Entscheidung vom 22.12.2008 - I-2 U 65/07 -
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