ECLI:DE:BGH:2017:130617UXZR16.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 16/15 Verkündet am: 13. Juni 2017 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandl ung vom 13. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Septem - ber 2014 abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 888 223 (Streitpatents), das am 13. März 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität von drei deutschen Anme l- dungen vom 22. März 1996, vom 11. November 1996 und vom 29. Januar 1997 sowie eines deutschen Gebrauchsmusters vom 12. Dezember 1996 angeme l- det wurde und nach Erlass des angefochtenen Urteils durch Zeitablauf erl o- schen ist. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gege n- standes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere an einem Printmed ium. Es ist im Einspruchsverfahren in geänderter Fassung 1 - 3 - mit fünf Patentansprüchen aufrechterhalten worden. Patentanspruch 1, auf den die übrigen Ansprüche rückbezogen sind, lautet in dieser Fassung in der Ve r- fahrenssprache wie folgt: " Verfahren zum lösbar en Befestigen eines Gegenstandes, insb e- sondere einer Datenträgerplatte (8), an einem gebundenen Prin t- medium (1), wobei - der Gegenstand (8) auf eine ebene Fläche (4) des Printmed i- ums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt, - im Anschluss hier an der Gegenstand (8) zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt und - die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf di e- se Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist, und - d anach die ebene Fläche über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden wird. " Wegen der übrigen Ansprüche wird auf die neue Streitpatentschrift (EP 888 223 B2) verwiesen. Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat geltend gemach t, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der im Einspruchsverfahren aufrecht erhaltenen Fassung und hilfsweise in vier geänderten Fassungen, die nur noch einen Patenta n- spruch zum Gegenstand haben, vert eidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt und das Streitpatent hilfsweise in vier abermals geänderten Fassungen verte i- digt . Die Kläg erin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist begründet. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gege n- standes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere an einem Printmedium. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift werden Zeitschri f- ten oder Büchern häufig Gegenstände, wie Parfumfläschchen, Cremeproben, Beihefter und Materialproben oder um dem Nutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen auch Datenträgerplatten, wie beispielsweise CD - ROMs, beigelegt. Hierfür werde b ei den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahrensweisen eine Papier - oder Folientasche auf den Umschlag oder eine Seite des Printmediums aufgeklebt, in die der betreffend e Gegenstand gesteckt werden könne (Beschr. Abs. 4). So offenbare beispielsweise die britische P a- tentanmeldung 341 146 für eine Schallplatte als Beilage, die Platte entweder in eine auf dem Umschlag eines Buches befestigte Tasche einzulegen oder sie fest m it dem Buch so zu verbinden, dass das Buch zusammen mit der Platte auf den Plattenteller gelegt werden könne. Die US - amerikanische Patentanme l- dung 4 084 696 (D1) betreffe ein Verfahren zum lösbaren Befestigen eines G e- genstandes an einem gebundenen Printm ed ium, bei dem der beizufügende Gegenstand auf einen flachen Papierzuschnitt mit Leimstreifen platziert werde, der dann so gefaltet werde, dass ein an einer Seite mit einer Lasche und a n- sonsten durch beleimte Abschnitte verschlossener Umschlag entstehe, der über ein en Bindebereich in das Printmedium eingebunden werde n könne . Die Strei t- patentschrift schildert es als nachteilig, dass sowohl das Einführen von Date n- trägerplatten oder anderen Gegenständen in Papier - oder Folientaschen als auch das Anliefern, Verei nzeln, Positionieren und Festkleben der Tüten auf e i- 5 6 7 - 5 - ner bestimmten Seite eines Printmediums arbeitsaufwändig und in großen Stückzahlen nur mit komplizierten Maschinen durchführbar sei en . Dadurch ve r- teuerten sich Printmedien, denen Gegenstände beigefügt wür den, unverhäl t- nismäßig (Beschr. Abs. 7). 2. Das Patentgericht hat unter Bezugnahme auf die Formulierung der Aufgabe in der Streitpatentschrift zunächst angenommen, diese bestehe darin, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem Gegenstände wie Datenträgerplatt en ei n- fach und kostengünstig an einer Fläche , wie beispielsweise einem Printmedium , befestigt werden können. Dies ist nicht zu beanstanden. Nicht beigetreten we r- den kann jedoch der vom Patentgericht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde gelegten Annahme , dass die Aufgabe darin bestehe, das aus der US - amerikanische Patentanmeldung 4 084 696 (D1) bekannte Verfa h- ren zu vereinfachen, indem auf das dort vorgesehene Umfalten und Aufkleben einer Verschlusslasche verzichtet wird. Diese Definitio n enthält bereits einen Hinweis auf die erfindungsgemäße Lösung, der nicht in die Formulierung der Aufgabe einfließen darf, weil diese nicht dazu dient, eine Vorentscheidung über die Patentfähigkeit zu treffen, sondern den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung lokalisieren soll, um bei der anschließenden und davon zu trenne n- den Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene L ö- sung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht (BGH, Urteil vom 11. November 2014 X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 Repaglinid). Aus demselben Grund ist es nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Sofern sich nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte, wäre es ve r- fehlt, schon bei der Definition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anr e- gungen dem Fachman n durch den Stand der Technik gegeben wurden. Vie l- 8 - 6 - mehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie rel e- vant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 Quetiapin). Das tec h- nische Problem ist daher allgemeiner darin zu sehen, ein Verfahren zur Verf ü- gung zu stellen, mit dem Gegenstände wie Datenträgerplatten einfach und ko s- teng ünstig an einem Printmedium befestigt werden können. 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patenta n- spruch 1 in der geltenden Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Pat entgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 1. Das Verfahren dient dem lösbaren Befestigen eines Gege n- standes, insbesondere einer Datenträgerplatte (8), an einem gebundenen Printmedium (1) [A; B]. 2. Das Verfahren umfasst folgende Schritte: 2.1 Der Gegenstand wird auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt [E], indem 2.1.1 entweder der Gegenstand auf die ebene Fläche (4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt wird [C], 2.1.2 der Gegenstand (8) im Ansc hluss hieran zumi n- dest teilweise mit einer Schicht bedeckt wird [D], und 2.1.3 die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Au f- kleben auf diese Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist [E; E1]. 2.2 Die ebene Fläche wird über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden [F]. 9 - 7 - 4. Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre sind folgende B e- merkungen veranlasst: Nach der erfindungsgemäßen Lehre soll der Gegenstand anders als nac h den bisher im Stand der Technik bekannten Verfahren ohne die Verwe n- dung eines Umschlages oder einer Tüte an dem gebundenen Printmedium lö s- bar befestigt werden, wobei das vorgeschlagene Verfahren in zwei Arbeitsgä n- ge gegliedert ist. Im ersten Arbeitsgan g wird der Gegenstand auf eine ebene Fläche aus Papier oder Karton aufgelegt und zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt, die ihrerseits auf der ebenen Fläche, auf der der Gegenstand aufliegt, aufgeklebt wird und so den Gegenstand an dem Printmedium befestigt (Merkmalsgruppe 2.1; Beschr. Abs. 10 und 11). Vorteilhafte Ausführungen b e- stehen nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift darin, dass die Fläche eine Vertiefung aufweist, in die der Gegenstand eingelegt werden kann, dass die Schicht zumi ndest teilweise, vorzugsweise an der Stelle, an der sie an der Fläche befestigt wird, selbstklebend ist oder dass die Schicht nur an den Rä n- dern, mit denen sie auf der Fläche aufliegt, mit einem Kleber versehen ist (B e- schr. Abs. 16 - 19). Die derart präparie rte Fläche wird mit dem Gegenstand zw i- schen die Seiten des Printmediums gelegt und kann im zweiten Arbeitsgang wie eine normale Buchseite in das Print medium gebunden werden (Mer k- mal 2.2; Beschr. Abs. 12). Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift en tfällt damit das arbeitsaufwändige Einführen des betreffenden Gegenstandes in eine flexible Tüte und beim Binden des Printmediums werden keine zusätzl i- chen Einrichtungen zum Positionieren und Aufkleben von Tüten benötigt. Vie l- mehr können die einzelnen Verf ahrensschritte mit bekannten Maschinen prei s- günstig, schnell und in gr o ß en Stückzahlen mit hoher Präzision durchgeführt werden (Beschr. Abs. 10, 12, 13). 10 11 - 8 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht patentfähig, weil er j e- denfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die US - amerikanische P a- tentanmeldung 4 084 696 (D1) offenbare ein Verfahren zum lösbaren Befest i- gen eines Gegenstandes an einem gebundenen Printmediu m, das sich vom Verfahren des Streitpatents nur dadurch unterscheide, dass der Gegenstand mittels einer Verschluss - Lasche befestigt werde, die auf der vom Binderand abgewandten Seite umgefaltet und aufgeklebt werde. Für den Fachmann, einen Diplomingenieur des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung in B e- zug auf Konzeption und Konstruktion von Verpackungsmaschinen und Kenn t- nissen , insbesondere auf dem Gebiet der Einlegeteil - Befestigungen , sowie der entsprechenden Verfahren bei der Herstellung von gebu ndenen Druckerzeu g- nissen, liege es nahe, das als arbeitsaufwändig und kompliziert bekannte Fa l- ten, Schließen und Aufkleben einer Verschlusslasche durch ein einfaches und billigeres Verfahren zu ersetzen. Auf der Suche nach einer gegenüber dem Stand der Tec hnik verbesserten Lösung werde er an bekannte Lösungen bei Verpackungsmaschinen und Einlegeteilbefestigungen anknüpfen und dabei auf das deutsche Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) stoßen. Diese Entgegenhaltung offenbare eine Schutzhülle für Einlegeteile, die nach dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel auf den offenen Seiten oben, unten und rechts ohne Ve r- schlusslasche oder andere Zusatzteile verklebt werde, während die linke Seite durch Umfalzen beim Klebevorgang automatisch geschlossen werde. Dass in di esem Ausführungsbeispiel ein in der Regel für Einzelstücke und Austausc h- seiten verwendeter Heftrand und kein zum dauernden festen Ein binden vorg e- sehener Bindebereich gezeigt werde, halte den Fachmann nicht davon ab, das Klebeverfahren der D7 für ein gebund enes Printmedium zu über nehmen. Vie l- mehr liege es aufgrund der Übereinstimmung wesentlicher Merkmale für den 12 13 - 9 - Fachmann nahe, die offenen Seitenflächen nicht - wie in der D1 vorgesehen - mittels einer Lasche zu verschließen, sondern das Klebeverfahren nach d er D7 anzuwenden, wonach der Gegenstand in verfahrenstechnisch einfacher Weise in einem Arbeitsgang durch eine direkte Verklebung aller offener Seitenflächen zwischen ebener Fläche und Schicht befestigt werden kön ne. Das Ersetzen d es nach der D7 zum Befest igen vorgesehenen Heftrands durch einen auch für größere Stückzahlen geeigneten Binderand sei nur als einfache fachmännische Maßnahme zu sehen , so dass der Fachmann ohne weiteres zu dem einfache n und preis werten Befestigungsverfahren mit den Merkmalen des Gegenstands von Patentanspruch 1 gelange. Dass damit die Patentfähigkeit von Patenta n- spruch 1 in der geltenden Fassung abweichend von der Entscheidung im Ei n- spruchsverfahren beim Europäischen Patentamt verneint werde, beruhe darauf, dass die D7 nicht Gegen stand des Einspruchsverfahrens gewesen sei. Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hi n- aus, da sich dieser eine durchgängige Ausführung aller Verfahrenss chritte durch Maschinen nicht entnehmen lasse. Der Gegenstand des jeweils einzigen Patentanspruchs der mit den Hilfsanträgen II, III und IV verteidigten Fassungen werde dem Fachmann wie schon der Gegenstand von Patentanspruch 1 der geltenden Fassung durch die Entgegenhaltungen D1 und D7 nahegelegt. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend und von den Partei en unb e- anstandet definiert hat, nicht durch eine Kombination der US - amerikanische n Patentanmeldung 4 084 696 (D1) mit dem deutschen Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) nahegelegt. 14 15 - 10 - 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung wird durch die D1 nicht vorweggenommen (Art. 54 Abs. 1 EPÜ). a) Die D1 betrifft einen Beihefter ( bind - in insert ) in Gestalt eines aus e i- nem Einzelblatt Papier hergestellten, zur Aufnahme einer Warenprobe ( sample ) bestimmten Umschlags ( envelope ) mit einem Bindestreife n ( bind - in strip ), über den der Beihefter zwischen die Seiten einer Zeitschrift eingebunden werden kann. Bei der in den Figuren 4 bis 7 der D1 dargestellten Ausführungsform wird die dem Printmedium beizufügende Warenprobe auf die Hälfte des noch ung e- faltet en Papierblattes gelegt, die nach dem Faltvorgang die Unterseite des U m- schlags bildet. Anschließend wird das Blatt auf einer Seite so umgefaltet, dass die Warenprobe bedeckt ist, die Seitenränder des Blattes bündig aufeinander liegen und an der der Faltlin ie gegenüber liegenden Seite ein Streifen übe r- steht. Die Seitenränder des Blattes werden mit an den Seitenkanten befindl i- chen Klebestreifen miteinander verklebt. An der noch offenen Seite wird der Umschlag durch Umklappen des mit Klebstoff versehenen, an d er Unterseite überstehenden Streifens, der eine Lasche ( flap ) bildet, geschlossen. An der diesem Verschluss gegenüberliegenden Seite des Umschlags mit der Faltlinie befindet sich der Bindebereich ( binding piece ), der aus einem parallel zur Faltl i- nie verlau fenden Bindestreifen ( bind - in strip ) besteht und den Umschlag an di e- ser Seite schließt, so dass der Beihefter am Ende des Faltvorgangs einen gefa l- teten, auf allen Seiten verschlossenen Umschlag aufweist, wobei eine Seite mit einer Verschlusslasche und die dieser gegenüberliegende Seite mit dem Bind e- streifen verschlossen und die beiden verbleibenden Seiten an den Seitenrä n- dern verklebt sind. An dem Bindestreifen entlang verläuft eine Perforationslinie, über die der Umschlag abgetrennt und damit automatisch g eöffnet dem Prin t- medium entnommen werden kann, während der Bindestreifen in dem Printm e- dium verbleibt (Sp. 2 Z. 21 - 58; Sp. 3 Z. 3 - 6). 16 17 - 11 - b) Die D1 offenbart damit die Merkmale 1, 2.1.1 und 2.2, nicht jedoch wie auch das Patentgericht zutreffend angenomme n hat die Merkmale 2.1.2 und 2.1.3. Nicht beigetreten werden kann d er Argumentation der Klägerin, der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents werde durch die Entg e- genhaltung D1 vorweggenommen, weil der Fachmann Patentanspruch 4, w o- nach die Hüll e auch aus zwei sich gegenüberliegenden, an wenigstens zwei Kanten miteinander verklebten Schichten bestehen könne, entnehme, dass die Hülle statt mit einer ohnehin in keinem Patentanspruch der D1 erwähnten - Verschlusslasche auch durch Verkleben der wei teren Kanten der sich gege n- überliegenden Schichten, insbesondere der Außenkante, ver schlossen werden könne. Patentanspruch 4 bezieht sich auf Patentanspruch 1 zurück und s etzt damit für d i e Aufnahme des dem Printmedium beizufügenden Gegenstand s ein en Umsch lag ( envelope ) mit den dort genannten Merkmalen voraus. Auch wenn es nach Patentanspruch 4 möglich ist, dass alle Kanten des Umschlags miteinander verklebt sind, verbleibt es dabei, dass der Umschlag und der Bi n- destreifen, weil aus einem Einzelblatt Papier hergestellt (Merkmal b des P a- tentanspruchs 1) , einstückig ausgebildet sind und der Umschlag über eine p a- rallel zum Bindestreifen verlaufende Perforationslinie als solcher vom Bind e- streifen abge trennt und so gleichzeitig zur Entnahme des beigefügten Gege n- s tands geöffnet werden kann (Merkmal e des Patentanspruchs 1) . Damit en t- spricht der von der D1 vorgeschlagene Beihefter auch in der Ausführungsform, dass der Umschlag an allen Kanten verklebt ist , nicht der Befestigungsmeth o- de, wie sie nach den Merkmalen 2. 1.2 und 2.1.3 vorgesehen ist, weil beim Streitpatent durch das Aufkleben der den Gegenstand bedeckende n und befe s- tigende n Schicht auf die Fläche des Printmediums kein Umschlag im Sinne der D1 entsteht, der dem Printmedium als solcher zusammen mit dem darin befin d- lichen Gegenstand entnommen werden könnte (so auch die Technische B e- schwerdekammer des Europäischen Patentamts in der Ladung vom 18 - 12 - 8. August 2012 zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren T 2152/09 3.2.05 in Abschnitt 5.1 ) . 2. Der Gegenst and von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war dem Fachmann weder durch die D1 noch durch die Kombination der D1 mit der D7 nahegelegt (Art. 56 EPÜ). a) Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist nach der Rechtsprechung des B undesgerichtshofs zum einen erforderlich, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung e r- worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfi n- dungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anr e- gungen, Hinweise oder sonstiger A nlässe (BGH, Urteil vom 30. April 2009 Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 einteilige Öse). In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fac hmann A n- regungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestim m- ter Weise weiterzuentwickeln, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwo r- tung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfo r- dert. Dabei sind nicht et wa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann b e- achtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übl i- che Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, t echnische Bedür f- nisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehe n- den Gegenstands ergeben und auch nicht - technische Vorgaben eine Rolle 19 20 21 - 13 - spi e len (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 Rn. 17 Installierein richtung II). b) Entgegen der Annahme des Patentgerichts ergibt sich aus der D1 für den Fachmann schon kein Anlass, nach Alternativen für die dort vorgeschlag e- ne Art der Befestigung zu suchen. aa) Die Aufgabenstellung der D1 betrifft zum einen das Pr oblem, dass die Maschinen, mit denen Beihefter in einen Stapel von zu bindenden Blättern eingeordnet werden, oft statt eines Beihefters mehrere Beihefter auf einmal e r- fassen, wenn diese aus leichtem Papier hergestellt sind. Zum anderen will die D1 einen Be ihefter bereitstellen, bei dem der Umschlag oder die Einlage dem Druckerzeugnis einfach entnommen werden können. Nach der D1 werden di e- se Probleme durch einen einstückig als Umschlag ausgebildeten Beihefter ( unitary bind - in insert ) gelöst. Die Verwendung e ines Umschlags sieht die D1 im Hinblick auf dessen weitere Verwendbarkeit als solchen und auf die aufgrund der beim Heraustrennen des Umschlags automatische Öffnung leichte En t- nehmbarkeit des beigefügten Gegenstands als Vorteil an (Sp. 2 Z. 16 - 20; Z. 27 31 ; Sp. 3 Z. 4 - 6). Vor diesem Hintergrund erhält der Fachmann, der nach einer Lösung sucht, wie das Vereinzeln, Positionieren und Festkleben von T ü- ten für die einem Printmedium beizufügenden Gegenstände und damit der Ei n- satz komplizierter und die Produkte ve rteuernder Maschinen vermieden werden kann, aus der D1 keine Anregung, in Richtung der erfindungsgemäßen Lösung zu gehen. bb) Entgegen der Auffassung der Klägerin kann auch nicht angenommen werden, dass dem Fachmann der Gegenstand des Streitpatents ausg ehend von der D1 durch sein Fachwissen nahegelegt war. 22 23 24 - 14 - Zwar ist bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachman n unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012 X ZR 134/11, GRUR 2013, 363 Rn. 27 - Polymerzusa m- mensetzung). Dabe i kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Ve r- anlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung bereits dann bestehen, wenn sie als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen oder Standar d- repertoire des angesprochenen Fachmanns gehört und sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckm ä- ßig darstellt sowie keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine A n- wendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 Farbversorgungssystem; s. auch B e- schluss vom 25. Februar 2014 X Z B 5/13, BGHZ 200, 229 Rn. 38 Kolla - genase I). Auch wenn man der Klägerin darin folgte, der Fachmann entnehme der D1, dass das Aufeinanderkleben von zwei Kantenbereichen ein generelles und für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel für eine verpackungstechnische Lösung darstelle, das sich somit auch für die weiteren Kantenbereiche anbiete, führte ihn dies nicht zum Gegenstand der Erfindung. Denn er erhielte dadurch allenfalls wiederum einen Umschlag, der den dem Printmedium b eizufügenden Gegenstand aufnimmt. Das Streitpatent verfolgt jedoch eine Abkehr von der zum Prioritätszeitpunkt im Stand der Technik b e- 25 26 27 - 15 - kannten Verwendung von Taschen oder Umschlägen und schlägt dementspr e- chend eine Lösung vor, bei der der auf einer Fläche d es Printmediums aufg e- legte Gegenstand mit einer Schicht bedeckt wird, die auf die Fläche des Prin t- mediums aufgeklebt wird und den Gegenstand nicht einmal notwendig vollstä n- dig bedecken muss. cc) Selbst wenn der Fachmann nach alledem ausgehend von der D1 A n- lass gehabt hätte, sich mit anderen Lösungen zur Befestigung von Gegenstä n- den in Printmedien zu befassen und dabei auf das deutsche Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) gestoßen wäre, wäre er durch die Kombination der beiden En t- gegenhaltungen nicht zum Gegens tand der Erfindung gelangt. Die D7 , die entgegen der Annahme des Patentgerichts auch bereits G e- genstand des das Streitpatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens vor dem Europäischen Patentamt war (vgl. Technische Beschwerdekammer des Europäische n Patentamts in der Ladung vom 8. August 2012 zur mündl i- chen Verhandlung i m Beschwerdeverfahren T 2152/09 3.2.05 in A b- schnitt 5.1), betrifft eine Schutzhülle für flache Gegenstände, die aus zwei Fol i- enblättern besteht, von denen eines der Folienblätter o der beide innenseitig zumindest teilweise längs der Seitenränder Klebestoffschichtstreifen oder Pr ä- genutverschlussstreifen aufweisen. Hiermit können die beiden Folien an einem, zwei oder drei ihrer vier Seitenränder durch Falzung, und/oder Schweißung und/o der eine Klebstoffschicht verbunden werden. Die eingelegten Gegenstä n- de werden allseitig von der Hülle umschlossen, so dass sie nicht herausru t- schen können und vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt sind (D7 S. 4 und S. 8). In einer Ausführungsform d er Schutzhülle ist an einem oder zwei benachbarten Seitenrändern eines Folienblattes eine Heftleiste ausgebildet, über die die Schutzhülle entweder im Hochformat oder im Querformat in einen Ordner oder in ein Album eingeheftet werden kann (D1 S. 6 - 7 und S. 8 - 9). 28 29 - 16 - Wie bereits die Technische Beschwerdekammer des Europäischen P a- tentamts in der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwe r- deverfahren ausgeführt hat, betrifft die D7 schon nicht die Befestigung eines Gegenstands an einem gebundenen Pr intmedium (vgl. Ladungsschreiben vom 8. August 2012 i m Beschwerdeverfahren T 2152/09 3.2.05 in Abschnitt 5.2) , sondern stellt lediglich eine Schutzhülle für Gegenstände zur Verfügung, die nach einem Ausführungsbeispiel eine Heftleiste zum Abheften der Hü lle in e i- nem Ordner aufweisen kann . Unabhängig hiervon gibt die D7 dem Fachmann allenfalls die Anregung, nicht wie in der D1 ein Ei nzelblatt zu verwenden , das erst gefaltet werden muss, um ein den Gegenstand umgebende s Behältnis zu erhalten, sondern den Ge genstand zwischen zwei Folienblätter zu legen, die an allen ihren Seitenrändern mittels Klebestreifen zusammengeklebt werden. I n- dessen erhält der Fachmann auch damit lediglich ein Behältnis für den Gege n- stand, das als solches in das Printmedium eing ebunden werden muss und nicht - wie es das Streitpatent anstrebt eine präparierte Fläche, die wie eine regul ä- re Buch - oder Heftseite eingebunden werden kann. Eine Anregung für ein B e- festigungsverfahren nach dem Streitpatent ergab sich für den Fachmann damit auc h nicht aus der D7. IV. Das Urteil des Patentgerichts erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend. 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird auch durch die weiteren von der Klägerin vorgelegten Entgegenhaltungen nicht vor weggenommen. a) Die deutsche Offenlegungsschrift 43 13 365 (D9) betrifft ein Druc k- werk mit einem entnehmbaren Informationsträger und befasst sich neben dem Problem der Ausgestaltung des Informationsträgers in Bezug auf Art, Aussta t- tung und Inhalt sowie den Möglichkeiten zum Abruf der Zusatzinformationen 30 31 32 33 - 17 - auch mit der Frage der Befestigung des Informationsträgers an einem Druc k- werk. Insoweit verweist die D9 zwar z um einen auf den Stand der Technik (Sp. 3 Z. 45 - 48) , beschreibt zum anderen aber auch zwei als vorteilhaft ang e- sehene Ausgestaltungen der Erfindung (Sp. 4 Z. 47 ff.) . Bei der e rsten dieser Ausführungsform en , die Gegenstand der Unteransprüche 2, 3 und 4 ist, wird auf der Deckseite des Druckwerks eine Vertiefung an gebracht , die nach innen, zum Druckw erk hin, einen Boden hat und nach außen hin offen ist. Der Inform a- tionsträger wird in die Vertiefung eingelegt und die Deckseite des Druckwerks zumindest im Bereich der Vertiefung mit einer auftrennbaren Klarsichtfolie b e- deckt (Sp. 7 Z. 45 - 61; Figur 2 ) . Be i der zweiten Ausführungsform , die Gege n- stand der Unteransprüche 5, 6 und 7 ist, ist der Informationsträger nicht in einer Vertiefung im Buchdeckel, sondern in einer Folientasche untergebracht, d ie mit dem Druckwerk, beispielsweise durch Verkleben, verbund en ist (Sp. 4 Z. 58 - 63; Sp. 9 Z. 33 - 39) . Die Verwendung einer Folientasche bietet nach der Beschre i- bung der D 9 den Vorteil, dass an dem Druckwerk keine Veränderung vorg e- nommen , i nsbesondere keine Vertiefung hergestellt werden müsse (Sp. 5 Z. 4 9). Diese Mö glichkeit der Verbindung eines Informationsträgers mit einem Druckwerk ist dementsprechend auch nicht auf den Buchdeckel beschränkt. Vielmehr kann eine Folientasche auch an den Innenseiten eines Druckwerks angebracht werden. Die D9 offenbart damit zwar Merkmal 1 des Gegenstands von Patenta n- spruch 1 in der geltenden Fassung. Jedoch sind keine r der beschriebenen Au s- führungsformen sämtliche Merkmale de r Merkmalsgruppe 2 zu entnehmen . Zwar offenbart die D9 mit der Ausführungsform, bei der der Informationsträ ger durch Einlegen in eine Vertiefung auf der Deckseite mit dem Druckwerk ve r- bunden wird, die Merkmalsgruppe 2.1 zumindest insoweit, als auch beim Strei t- patent die ebene Fläche des Printmediums nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift in einer vor teilhaften Ausführungsform eine Vertiefung au f- 34 - 18 - weisen kann, um das Überziehen des Gegenstands mit einer Schicht oder Folie zu erleichtern (Beschr. Abs. 16). Dennoch wird der Gegenstand von Patenta n- spruch 1 von d ies er Ausführungsform der D9 nicht neuheitssch ädlich getroffen. Denn die D9 beschreibt die se Möglichkeit der Verbindung ausschließlich für die Deckseite des Dr u ckwerks . Diese wird aber nicht im Sinne von Merkmal 2.2 in das Printmedium eingebunden. Bei der Ausführungsform, die die Verwendung einer Foli entasche vorsieht, ist zwar das Merkmal 2.2 offenbart, weil diese Form der Verbindung des Informationsträgers mit dem Printmedium nicht auf die Deckseite beschränkt ist. Es fehlt jedoch an einer Offenbarung der Merkmal s- gruppe 2.1. b) Das deutsche Gebrau chsmuster 295 20 349 (D10) betrifft einen Ha l- ter zum Befestigen von Datenträgern an Zeitschriften, bei dem das Auflageteil zusammen mit dem auf ihm aufgelegten Datenträger von einer Hülle umgeben wird. Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Mer kmalsgruppe 2.1 . 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann auch nicht durch die D9 oder die D10 nahegelegt. a) Zwar kommt die D9 mit der Ausführungsform, bei der der Informat i- onsträger dadurch mit dem Druckwerk verbunden wird, dass er i n eine Verti e- fung eingelegt und diese mit einer Folie überzogen wird , dem Gegenstand der Erfindung nahe . Indessen offenbart die D9 diese Art der Verbindung nur für den Buchdeckel, nicht aber für zu bindende Buchseiten . Für diese kommt nach der D9 nur die d ort als weitere Verbindungsm öglichkeit vorgeschlagene, nicht auf den Buchdeckel beschränkte Befestigung des Informationsträgers mittels Fol i- entasche n in Betracht. In der Beschreibung der D9 wird hierzu ausgeführt, dass diese Lösung gegenüber einer mit Foli e bedeckten Vertiefung den Vorteil habe , dass am Druckwerk keine Veränderungen vorgenommen werden müssen 35 36 37 - 19 - (Sp. 5 Z. 4 - 9) . Bereits d a rin komm t zum Ausdruck, dass die für die Deckseite eines Druckwerks vorgeschlagene Anbringung einer Vertiefung einen höheren Aufwand erfordert . Der Fachmann wird diese Lösung daher schon deshalb nicht ohne weiteres für die Innenseiten eines Druckwerks in Erwägung ziehen. Hinzu kommt, dass eine Vertiefung, wie sie in der D9 offenbart ist, nach innen zum Druckwerk hin einen Boden aufweisen soll (Sp. 7 Z. 47 - 50) . Dies setzt für den Fachmann erkennbar voraus, dass die betreffende Seite eine gewisse Stärke und Stabilität aufweist, was bei der Deckseite eines Druckwerks regelmäßig der Fall sein wird, nicht jedoch bei den Innenseiten. D ie Beklagte hat zudem in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass der Fachmann eine Ve r- tiefung im Buchdeckel zweckmäßigerweise durch eine Ausstanzung mit a n- schließender Kaschierung der Deckelinnenseite herstellen wird. Auch aus di e- sem Grunde kann der D9 keine Anregung für den Fachmann entnommen we r- den, die für die Deckseite vorgeschlagene Lösung auch auf die Innenseiten e i- nes Druckwerks anzuwenden, zumal die D9 insoweit mit der Verwendung von Folientaschen eine aus ihrer Sicht einfacher e und w eniger aufwändige Lösung zur Verfügung stellt. b) Die Entgegenhaltung D10 liegt vom Gegenstand der Erfindung noch weiter ab und konnte dem Fachmann damit erst recht keine Anregung für die patentgemäße Lösung g eben. 38 - 20 - V. Die Kostentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Grabinski Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.09.2014 - 1 Ni 13/14 (EP) - 39
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